RESOLUCIÓN N° 0975-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 155528-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0975-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 155528-2002
SOLICITANTE : INVERSIONES Y REPRESENTACIONES I.R. PRINCE S.R.L.
OPOSITORAS : GENERAL BISCUITS BELGIE N.V.
McDONALD’S CORPORATION
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
Sustracción de la materia
Lima, veintiocho de octubre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 26 de junio del 2002, Inversiones y Representaciones I.R. Prince S.R.L. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la figura ovoide en cuyo interior se aprecia la denominación MC PRINCE’S; en los colores rojo, amarillo, azul y verde; conforme al modelo, para distinguir bombones, chocolates, caramelos, waffers, turrones, galletas, gomas, helados, confitería, marshmellows, chupetines, bizcochos, tortas, pasteles, siendo todos estos productos y/o recubiertos y/o rellenos, gomas de mascar (que no sean para uso médico), de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 13 de febrero del 2003, General Biscuits Belgie N.V. (Bélgica) formuló oposición manifestando que el signo solicitado está constituido esencialmente por el término PRINCE, el cual se encuentra registrado por su empresa en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial y en otras clases conexas. Por lo tanto, el signo solicitado induciría a confusión al consumidor respecto al origen empresarial de los productos.
Con fecha 11 de marzo del 2003, Inversiones y Representaciones I.R. Prince S.R.L. absolvió el traslado de la oposición formulada por General Biscuits Belgie N.V. manifestando que no existe riesgo de confusión entre los signos, por cuanto el signo solicitado consta de una figura geométrica ovalada, mientras que el logotipo de la marca registrada consta de una figura humana.
Con fecha 27 de febrero del 2003, McDonald’s Corporation (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de las marcas McDONALD’S y logotipo, inscritas bajo certificados N° 21245 y N° 55537. Asimismo, es titular de las marcas BIG MAC, McFIESTA, McBURGER, McD.L.T., McMUFFIN, McPOLLO, McRIB, RONALD McDONALD, McNIFICA, McTOCINO, McHUEVO, que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) El elemento más relevante del signo solicitado es la expresión MC, en tal sentido, el signo solicitado resulta confundible con la familia de marcas de su empresa, caracterizadas por los prefijos MAC/MC, por lo que, de otorgarse el registro solicitado, el consumidor podría pensar que se trata de una derivación o variante de su familia de marcas.
(iii) Las marcas base de la oposición han sido registradas por McDonald’s Corporation en muchos países, a tal punto que prácticamente no existe un país en el mundo en donde no existan o no se conozcan los establecimientos MCDONALD’S, razón por la que debe otorgarse una protección más amplia a los signos de su empresa.
Posteriormente, el 4 de junio del 2003, señaló que su marca MCDONALD’S es notoriamente conocida para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, presentando documentos para acreditar ello.
No obstante haber sido notificada conforme a ley, Inversiones y Representaciones I.R. Prince S.R.L. no absolvió el traslado de la oposición formulada por Mc Donald’s Corporation.
Con fecha 27 de febrero del 2003, Société des Produits Nestlé S.A. (Suiza) formuló oposición manifestando ser titular de las marcas PRINCESA y PRINCESA y logotipo, que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, con las cuales el signo solicitado resulta confundible, debido a que presentan similitud fonética, gráfica y conceptual.
Con fecha 16 de abril del 2003, Inversiones y Representaciones I.R. Prince S.R.L. absolvió el traslado de la oposición de Société des Produits Nestlé S.A. manifestando que el término PRINCESA no se encuentra dentro del signo solicitado. Asimismo, señaló que el término PRINCESA no es de propiedad de un solo titular, puesto que este nombre tiene una connotación universal, de tal manera que puede ser usado por una infinidad de personas.
Mediante Resolución N° 5353-2004/OSD-INDECOPI de fecha 4 de mayo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición de General Buiscuits Belgie N.V.; infundadas las oposiciones de McDonald’s Corporation y Société des Produits Nestlé S.A. y, en consecuencia, denegó el registro solicitado. Respecto a la oposición formulada por General Biscuits Belgie N.V., consideró que :
(i) El signo solicitado y las marcas registradas PRINCE y PRINCE y logotipo son semejantes, debido a que presentan identidad en cuanto a la denominación PRINCE, que es el elemento más distintivo de los signos, por lo que son susceptibles de generar confusión en el consumidor.
(ii) El signo solicitado y las marcas registradas conformadas por la figura de un príncipe no son semejantes en grado de producir confusión, toda vez que econsumidor no va a relacionar el concepto que evocan las marcas figurativas con la denominación PRINCE que conforma el signo solicitado.
En cuanto a la oposición formulada por McDonald’s Corporation, consideró que :
(iii) Si bien la marca MCDONALD’S continúa ostentando la calidad de notoriamente conocida, no corresponde brindarle protección respecto al signo solicitado MC PRINCE’S y logotipo, toda vez que no se verifican los supuestos previstos en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, es decir, no se configura riesgo de confusión, riesgo de asociación, riesgo de aprovechamiento indebido, ni riesgo de dilución de la marca notoria.
(iv) Si bien los signos en conflicto presentan en común la partícula MC, los demás elementos que presentan permiten que su impresión visual y sonora de conjunto sean diferentes.
(v) La partícula MC se encuentra presente en otras marcas registradas a favor de terceros, razón por la cual el consumidor no va a percibir a la partícula MC como un elemento distintivo proveniente de una única empresa, con lo cual el argumento de la opositora – respecto a la familia de marcas en base a la partícula MC - resulta infundado.
Respecto a la oposición formulada por Société Des Produits Nestlé S.A., consideró que .
(vi) El signo solicitado y las marcas registradas PRINCESA (mixta) no presentan semejanzas que hagan posible su confusión, ya que el consumidor medio desconoce el idioma inglés, por lo que no va a poder relacionar conceptualmente los términos PRINCE y PRINCESA.
Con fecha 27 de mayo del 2004, McDonald’s Corporation interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó que, aun en el caso que no se reconociera la titularidad de una familia de marcas, el hecho que su empresa tenga varias marcas registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial y en clases vinculadas (principalmente en las clases 29 y 42) formadas por el prefijo MC determina que el consumidor pueda considerar que el signo solicitado es otra marca de su empresa, derivada de su grupo (familia) de marcas, o que se trata de una marca que distingue una nueva línea de productos de su empresa. Invocó la aplicación del artículo 135 inciso i) de la Decisión 486. Con fecha 23 de setiembre del 2004, General Biscuits Belgie N.V. solicitó se le corra traslado de la apelación interpuesta por la empresa solicitante (sic).
Mediante proveído de fecha 27 de setiembre del 2004, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual manifestó que a través del recurso de apelación interpuesto por McDonald’s Corporation se pretende cuestionar el registro del signo solicitado, por considerarlo confundible con la marca MC PRINCE’S. Teniendo en consideración que General Biscuits Belgie N.V. no es parte de dicha relación jurídico procesal, no corresponde acceder a lo solicitado.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde pronunciarse sobre los argumentos expuestos por McDonald’s Corporation en su recurso de apelación.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que McDonald’s Corporation es titular de las siguientes marcas de producto:
a) Constituida por la denominación McDONALD'S y logotipo, conforme al modelo, que distingue bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sucedáneos del café, té, sandwiches, comestibles, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, sazonadores, azúcar y alimentos dulces, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 21245, vigente desde el 16 de mayo de 1979 hasta el 16 de mayo del 2014.
b) Constituida por la denominación McDonald’s escrita en letras estilizadas, conforme al modelo, que distingue café, té, cacao, pastelería, confitería y todos los demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 55537, vigente desde el 23 de noviembre de 1984 hasta el 23 de noviembre del 2004.
2. Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo
De acuerdo al artículo 186 de la Ley 27444, pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el inciso 4) del artículo 188, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.
La norma agrega que también pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo.
Sobre esto último, Jorge W. Peyrano expresa lo siguiente: …. puede suceder (y de hecho acontece con habitualidad) que un “caso justiciable” se torne en “no justiciable” interin se está tramitando y que ello obedezca a circunstancias extrañas al sentir de los participantes en el proceso. Si ello ocurre se estará ante un supuesto de “sustracción de materia…( que)…. no es otra cosa que un medio anormal de extinción del proceso (no regulado por el legislador), constituido por la circunstancia de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de ser tal por razones extrañas a la voluntad de las partes, no pudiendo el tribunal interviniente emitir un pronunciamiento de mérito sobre la pretensión deducida…” 1 .
3. De la apelación de McDonald’s Corporation
En el presente caso, mediante Resolución N° 5353-2004/OSD-INDECOPI de fecha 4 de mayo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por McDonald’s Corporation, pero denegó el registro del signo solicitado MC PRINCE’S y logotipo, por considerarlo confundible con las marcas registradas a favor de General Biscuits Belgie N.V.
Dicha resolución ha sido apelada por McDonald’s Corporation, en el extremo que se declaró infundada su oposición, sin embargo, no ha sido apelada por la empresa solicitante, por lo que dicha resolución ha quedado consentida en el extremo que denegó el registro solicitado.
En tal sentido, se advierte que el efecto deseado por McDonald’s Corporation (que se deniegue el registro del signo solicitado) ha sido alcanzado por una circunstancia ajena a la relación jurídica procesal entablada entre la solicitante y la empresa opositora
(cual es la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas de General Biscuits Belgie N.V.).
Por lo expuesto, se está ante un supuesto de sustracción de la materia, por lo que carece de objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por McDonald’s Corporation, correspondiéndole a la Sala dejar firme la resolución apelada.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Por las razones expuestas, carece de objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por McDonald’s Corporation; en consecuencia, se deja FIRME la Resolución N° 5353-2004/OSD-INDECOPI de fecha 4 de mayo del 2004.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 El Proceso atípico, Buenos Aires, 1983, primera parte, pp. 129 a 133. En: Ticona Postigo. Análisis y comentarios al Código Procesal Civil, Lima 1996, Tomo II, pp. 845 y ss.