RESOLUCIÓN N° 0933-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 168015-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0933-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 168015-2002
ACCIONANTE : HAMBERGER INDUSTRIEWERKE GMBH
EMPLAZADO : INTER FLOOR S.A.C.
(antes Altek Trading S.R.Ltda.)
Nulidad de Resolución -Nulidad de registro de marca otorgado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Decisión 486 - Mala fe al solicitar el registro de una marca: Existencia
Lima, catorce de octubre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 29 de noviembre del 2002, Hamberger Industriewerke GmbH (Alemania) solicitó la nulidad del certificado N° 82162, correspondiente a la marca GO y logotipo, inscrita a favor de Altek Trading S.R.Ltda. para distinguir materiales de construcción no metálicos, tales como pisos laminados de madera, de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:
(i) Es titular en Alemania y otros países de la marca GO y logotipo, la misma que goza de reconocido prestigio a nivel internacional, para distinguir suelo laminados o chapados (clase 19) y suelos, revestimiento de suelos y suelos laminados (clase 27).
(ii) La marca cuya nulidad pretende es confundible con la suya, toda vez que están conformadas por la misma palabra, lo que acredita que la emplazada registró la misma con perfecto conocimiento que dicha marca le pertenecía, y con la clara intención de aprovecharse de su reputación, ello con el fin de obstaculizar el ingreso al mercado de los legítimos productos.
(iii) No puede deberse a la casualidad el hecho que la emplazada haya solicitado y registrado en forma idéntica, ocho de sus marcas inscritas en Alemania (GO y logotipo, CLICK & GO, TRITTY y diseño y HARO y diseño), en las mismas clases. Ello demuestra que la emplazada decidió apropiarse en el Perú de sus exitosas marcas, y de esta manera beneficiarse ilegítimamente de una reputación que no le corresponde e impedir la competencia, lo cual acredita su mala fe.
(iv) La emplazada pretende impedir el ingreso de los productos originales al país, ya que le enviaron una carta notarial a la empresa Cassinelli S.A., con la cual tenían un contrato, a efectos que ésta deje de comercializar los productos originales (identificados bajo su marca HARO y diseño) en el Perú.
Adjuntó diversos documentos a efectos de acreditar sus argumentos y citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso de autos. Posteriormente, adjuntó copia de la carta a través de la cual la empresa Cassinelli S.A. les manifiesta su incomodidad la haber sido conminados por la emplazada a no comercializar los productos marca HARO y diseño, y manifestó que tratándose de empresas dedicadas a la comercialización de pisos laminados, la emplazada no puede alegar desconocimiento de sus marcas. Asimismo, presentó diversos documentos.
Con fecha 10 de marzo del 2003, Altek Trading S.R.Ltda. absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando lo siguiente:
(i) Desde hace años realiza actividades económicas relacionadas con el sector de la construcción, comercializando pisos laminados de vinilo con la marca GO y logotipo, inscrita en las clases 19 y 27 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Según el principio de territorialidad, el hecho que la accionante tenga registrada la marca GO y logotipo en Alemania, no implica que en el Perú deba ser obligatoriamente admitida la nulidad ni que el registro de la misma sea automático.
(iii) A la fecha de solicitud de registro de su marca GO y logotipo no existía una solicitud de fecha anterior ni un registro a favor de la accionante, por lo que no cabe analizar el riesgo de confusión, siendo que tampoco la accionante se encontraba realizando actividades económicas en el país.
(iv) La accionante no ha acreditado la existencia de acuerdo alguno con la empresa Cassinelli S.A.
(v) Si se le envió una carta notarial a Cassinelli S.A., fue debido a que tomaron conocimiento que dicha empresa estaba haciendo un uso indebido de su marca registrada (HARO y diseño).
(vi) La accionante no ha demostrado que su empresa tuvo conocimiento que las marcas que registró en el país fueron registradas por un tercero en el extranjero, siendo que el simple dicho de la accionante, en el sentido que su marca tiene prestigio internacional, no resulta suficiente para dar por cierta dicha afirmación.
(vii) A la fecha de solicitud de registro de su marca, la empresa accionante no era conocida ni comercializaba productos con la marca GO y logotipo en el mercado peruano ni andino, por lo que no podían saber ni considerar previsible
que éstos productos ingresarían al territorio nacional.
(viii) Los productos de la accionante con la marca HARO y diseño ingresaron al país con posterioridad al registro de su marca en el Perú, los mismos que fueron retirados del mercado por los fundamentos antes expuestos.
Con fecha 12 de mayo del 2003, Hamberger Industriewerke GmbH presentó diversos documentos a efectos de acreditar la notoriedad de su marca y el conocimiento por parte de la emplazada de la existencia de la misma. Posteriormente, precisó que la emplazada viene actuando de mala fe no sólo contra su empresa, sino contra otras como Kronotex Fussboden GmbH, a quien también ha copiado su marca KRONOTEX, y ahora se ve impedida de comercializar sus productos originales en el Perú. Posteriormente, adjuntó otros documentos.
Con fecha 6 de junio del 2003, Altek Trading S.R.Ltda. manifestó que las pruebas presentadas pretenden acreditar la notoriedad de las marcas HARO y diseño y TRITTY y diseño, no haciendo mención alguna a las marcas GO y logotipo ni CLICK & GO. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que los documentos presentados no tienen fecha cierta ni es posible determinar su ámbito de difusión.
Con fecha 1° de agosto del 2003, Inter Floor S.A.C. presentó un escrito manifestando que la marca GO y logotipo, inscrita bajo certificado N° 82162 y objeto de la presente acción de nulidad, ha sido transferida a su favor.
Mediante proveído de fecha 5 de agosto del 2003, la Oficina de Signos Distintivos tuvo presente en adelante como emplazada a Inter Floor S.A.C.
Con fecha 14 de agosto del 2003, Hamberger Industriewerke GmbH presentó copia de diversas revistas en idioma alemán, italiano, inglés y castellano, a fin de acreditar la notoriedad de sus marcas registradas. Precisó que el socio principal de la empresa emplazada es de nacionalidad alemana, por lo que es obvio que conocía de la fama de sus marcas y de la intención de importar productos originales a través de empresas peruanas. Posteriormente, indicó que desde el año 2001, la empresa Altek Trading S.R.Ltda. importa al Perú pisos identificados con la marca alemana WITEX. Adjuntó documentos para acreditar sus argumentos y la notoriedad de sus marcas registradas en Alemania.
Con fecha 29 de setiembre del 2003, Hamberger Industriewerke GmbH señaló que su empresa y Cassinelli S.A. iniciaron serias tratativas para importar pisos laminados de marcas HARO y diseño y TRITTY y diseño, por lo menos desde mayo del 2001. Adjuntó documentos para acreditar sus argumentos. Posteriormente, adjuntó un listado con el número de los certificados de registro de sus marcas TRITTY y diseño, CLICK & GO y GO logotipo en diversos países.
Con fecha 4 de febrero del 2004, Inter Floor S.A.C. adjuntó copia de las Resoluciones N° 983258 y 983259, emitidas por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, en las cuales se declara fundadas las oposiciones formuladas por Altek Trading S.R.Ltda., en base a su marca HARO y diseño registrada en el Perú, y se deniega las solicitudes de registro de la marca HARO y diseño, presentadas por Hamberger Industriewerke GmbH.
Mediante Resolución N° 5947-2004/OSD-INDECOPI de fecha 17 de mayo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad. Consideró lo siguiente:
(i) No se tendrán en cuenta las declaraciones juradas presentadas, ya que se tratan de declaraciones de parte interesada, que no producen convicción sobre la veracidad de la información contenida en dichos documentos.
(ii) Los documentos presentados no son suficientes para acreditar que la marca GO y logotipo gozaba de la calidad de notoriamente conocida al momento de otorgarse la marca objeto de nulidad (26 de julio del 2002).
(iii) La mayoría de los medios probatorios están relacionados con las marcas TRITTY y diseño y HARO y diseño, y variantes de las mismas, no haciéndose mención a la marca GO y logotipo.
(iv) Las pruebas aportadas no logran acreditar que la marca GO y logotipo haya sido ampliamente difundida o promocionada en nuestro país, en el comercio subregional, o en el comercio internacional.
(v) Si bien la accionante ha acreditado a través de sus diversas marcas, principalmente HARO y diseño, tener una importante presencia en el mercado europeo y la pretensión de incursionar en el mercado sudamericano, en el presente expediente no se ha demostrado que la marca GO y logotipo haya sido notoriamente conocida.
(vi) Del análisis de los argumentos expuestos y de las pruebas presentadas se advierte que la emplazada actuó de mala fe al momento de solicitar y obtener el registro de la marca GO y logotipo en el Perú (certificado N° 82162), para distinguir productos de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, ya que con anterioridad al registro de dicha marca, la accionante ostentaba derechos sobre un signo muy similar en Alemania.
(vii) Las declaraciones de importación, los catálogos promocionando la marca WITEX y la información obtenida de la página web www.newventures.org/opportunities.investors.geanv.html acreditan fehacientemente que por lo menos desde el 25 de enero del 2001, fecha anterior al registro cuestionado, la emplazada se dedica a la importación desde Alemania de pisos laminados y similares identificados con la marca WITEX, y además tiene la representación en el Perú de la empresa alemana Witex, lo que acredita que al momento de solicitar le registro objeto de la presente acción, tenía conocimiento del mercado mundial, y sobre todo alemán, de pisos laminados, conociendo por ende, la existencia de la empresa accionante y de sus marcas
(viii) Existen suficientes indicios que permiten válidamente presumir que la empresa Altek Trading S.R.Ltda. sí conocía la existencia de la marca GO y logotipo antes de solicitarla a registro. Así, dada la estrecha semejanza fonética y gráfica entre los signos en conflicto - más aún tratándose de un término de fantasía -, así como el hecho que la emplazada se encuentra en el mismo rubro económico y comercial que la empresa accionante, es razonable presumir que la marca de la accionante fue conocida por la emplazada antes que presentara la solicitud de registro en el Perú, y que obtuvo el registro para luego impedir el ingreso a nuestro país de los productos identificados con la marca GO y logotipo, para así eliminar a un potencial competidor.
(ix) Dada las características peculiares de la marca GO y logotipo, no puede atribuirse a una simple casualidad que la emplazada haya registrado en nuestro país, precisamente la misma marca, para distinguir exactamente los mismos productos, más aún cuando la empresa accionante tiene una importante presencia en el mercado europeo y pretensiones de incursionar en el mercado sudamericano.
(x) No se puede permitir que la emplazada reproduzca en forma parasitaria e indiscriminadamente, marcas extranjeras registradas y posicionadas de propiedad de terceros.
(xi) La conducta antes descrita resulta una práctica recurrente de la emplazada.
Con fecha 11 de junio del 2004, Inter Floor S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) Para acreditar la mala fe, ésta debe ser probada fehacientemente y no sólo deducida, como lo pretende hacer la Primera Instancia.
(ii) La Oficina de Signos Distintivos se contradice en sus fundamentos, ya que señala en primer lugar que - para determinar la existencia de mala fe - no basta que la marca haya sido registrada en el extranjero con anterioridad, para luego indicar que uno de los indicios que determina la mala fe es la semejanza de los signos de ambas empresas.
(iii) Se debe tener en cuenta que casi la totalidad de las pruebas presentadas se refieren a las marcas HARO y diseño y TRITTY y diseño, no haciéndose mención a la marca objeto de la presente acción, por lo que no es posible determinar la supuesta intención de la accionante de incursionar en el mercado sudamericano.
(iv) Las resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual, en las cuales se consideró que su empresa actuaba de mala fe, han sido cuestionadas ante el Poder Judicial, por lo que su pronunciamiento no constituye cosa decidida.
Por lo demás, reiteró sus argumentos.
Con fecha 14 de julio del 2004, Hamberger Industriewerke GmbH absolvió el traslado de la apelación reiterando la mala fe de la empresa emplazada.
Con fecha 3 de agosto del 2004, Inter Floor S.A.C. solicitó el uso de la palabra.
Mediante proveído de fecha 11 de agosto del 2004, la Sala de Propiedad Intelectual denegó el uso de la palabra solicitado por Inter Floor S.A.C.
Con fecha 24 de agosto del 2004, Inter Floor S.A.C. solicitó la nulidad de la Resolución de la Oficina de Signos Distintivos, toda vez que consideró que fue emitida en disconformidad con la sistematización legal de la materia. Agregó que no pretenden ser los únicos comercializadores de pisos laminados alemanes, además que ello resultaría imposible.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si la Oficina de Signos Distintivos incurrió en alguna causal de nulidad al expedir la Resolución N° 5947-2004/OSD-INDECOPI de fecha 17 de mayo del 2004. b) De ser el caso, si el registro de la marca de producto GO y logotipo se obtuvo de mala fe.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado lo siguiente:
a) Inter Floor S.A.C. es titular de las siguientes marcas:
-Marca constituida por el logotipo conformado por las letras estilizadas GO, conforme al modelo, que distingue materiales de construcción no metálicos, tales como pisos laminados de madera, de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 82162, vigente hasta el 26 de julio del 2012. Dicho registro fue solicitado el 13 de mayo del 2002 y otorgado el 26 de julio del 2002.
-Marca de producto constituida por la denominación CLICK & GO escrita en letras características, conforme al modelo, para distinguir materiales de construcción no metálicos, tales como pisos laminados de madera, de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, bajo certificado N° 81992, vigente hasta el 23 de julio del 2012. Dicho registro fue solicitado el 26 de abril del 2002 y otorgado el 23 de julio del 2002.
-Marca constituida por la denominación HARO escrita en letras características, conforme al modelo, que distingue materiales de construcción no metálicos, tales como pisos laminados de madera, de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 81994, vigente hasta el 23 de julio del 2012. Dicho registro fue solicitado el 26 de abril del 2002 y otorgado el 23 de julio del 2002.
-Marca constituida por la denominación TRITTY escrita en letras características, conforme al modelo, que distingue materiales de construcción no metálicos, tales como pisos laminados de madera, de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 82000, vigente hasta el 23 de julio del 2012. Dicho registro fue solicitado el 26 de abril del 2002 y otorgado el 23 de julio del 2002.
b) Hamberger Industriewerke GmbH es titular en Alemania de las siguientes marca, las cuales distinguen productos de las clases 19 y 27 de la Nomenclatura Oficial:
CLICK & GO
2. Nulidad del acto administrativo
2.1 Marco legal
El artículo 10 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14 1 .
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.
Asimismo, el artículo 11.2 2 de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto.
De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.
2.2 Aplicación al caso concreto
En el presente caso Inter Floor S.A.C. ha manifestado en su recurso de apelación que la Resolución de la Oficina de Signos Distintivos carece de validez, toda vez que fue emitida en contravención de lo dispuesto por la legislación de la materia. En ese sentido, precisó que dicha Oficina incurre en contradicciones al momento de motivar sus fundamentos, además que se basa en supuestos e indicios para acreditar la existencia de mala fe, cuando dicha causal de nulidad debe ser debidamente acreditada. posible advertir que la Oficina de Signos Distintivos señaló expresamente que “(…) la autoridad administrativa no debe amparar comportamientos contrarios a la buena fe comercial ni tolerar flagrantes conductas que atenten contra el correcto funcionamiento del mercado”. En ese sentido, procedió a “analizar los argumentos de las partes, así como los medios probatorios en que se sustentan sus afirmaciones”, análisis del cual concluyó que la emplazada actuó con mala fe al momento de solicitar y obtener el registro de la marca en cuestión.
Al respecto, conviene señalar que entre sus considerandos, la Oficina de Signos Distintivos señaló lo siguiente:
-Con anterioridad al registro de la marca GO y diseño, la accionante ya ostentabaderechos sobre un signo muy similar en Alemania.
-Si bien la accionante ha acreditado a través de sus diversas marcas, principalmente HARO, tener una importante presencia en el mercado europeo, y que tiene serias pretensiones de incursionar en el mercado sudamericano, en el presente expediente no se ha demostrado que la marca GO y logotipo haya sido notoriamente conocida.
-Dada la estrecha semejanza fonética y gráfica entre los signos en conflicto - más aún tratándose de un término de fantasía -, así como el hecho que la emplazada se encuentra en el mismo rubro económico y comercial que la empresa accionante, es razonable que la marca de la accionante fue conocida por la emplazada antes que presentara la solicitud de registro en el Perú, y que obtuvo el registro para luego impedir el ingreso a nuestro país de los productos identificados con al marca GO y logotipo, eliminando así a un potencial competidor.
-Dada las características peculiares de la marca GO y logotipo, no puede atribuirse a una simple casualidad que la emplazada haya registrado en nuestro país una marca muy similar, para distinguir exactamente los mismos productos, más aún cuando la empresa accionante tiene una importante presencia en el mercado europeo y pretensiones de incursionar en el mercado sudamericano.
-Las declaraciones de importación, los catálogos promocionando la marca WITEX y la información obtenida de la página web www.newventures.org/opportunities.investors.geanv.html acreditan fehacientemente que por lo menos desde el 25 de enero del 2001, fecha anterior al registro cuestionado, la emplazada se dedica a la importación desde Alemania de pisos laminados y similares identificados con la marca WITEX, y además tiene la representación en el Perú de la empresa alemana Witex, lo que acredita que al momento de solicitar le registro objeto de la presente acción, tenía conocimiento del mercado mundial, y sobre todo alemán, de pisos laminados, conociendo por ende, la existencia de la empresa accionante y de sus marcas.
-No se puede permitir que la emplazada reproduzca indiscriminadamente marcas extranjeras registradas y posicionadas de propiedad de terceros, siendo que la conducta de Altek Trading S.R.Ltda. no constituye un hecho aislado, sino que resulta una práctica recurrente de la emplazada, tal como se ha establecido en diversas resoluciones emitidas tanto por la Oficina de Signos Distintivos, como por la Sala de Propiedad Intelectual (citó la Resolución N° 1348-2003/TPI-INDECOPI de fecha 1° de diciembre del 2003).
Conforme se advierte de los considerandos expuestos, la Oficina de Signos Distintivos analizó todos los argumentos esgrimidos por ambas partes, motivó sus fundamentos en lo referente a la notoriedad de la marca de la accionante y a la mala fe de la emplazada, analizando para tal efecto las pruebas pertinentes, presentadas por ambas partes. En ese sentido, la Primera Instancia consideró, en base a los argumentos expuestos, que existía suficientes indicios para determinar que Inter Floos S.A.C. ( antes Altek Trading S.R.LTDA.) solicitó el registro de la marca GO y diseño en el Perú, a sabiendas que pertenecía a un tercero, quien la tenía registrada en su país de origen (Alemania), ello con el objeto de impedir el ingreso de los productos originales al Perú, perjudicando al accionante.
En base a lo anterior, se establece, contrariamente a lo sostenido por la emplazada, que la Oficina de Signos Distintivos actuó teniendo en cuenta el principio del debido procedimiento 3 consagrado en el artículo IV, inciso 1.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General y motivando expresamente su decisión, conforme a lo establecido en el artículo 6.1 de dicha Ley 4 .
En consecuencia, la Oficina de Signos Distintivos no incurrió en alguna de las causales de nulidad previstas por el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General al expedir la Resolución N° 5947-2004/OSD-INDECOPI de fecha 17 de mayo del 2004.
3. Nulidad del registro de una marca
3.1 Determinación de la norma aplicable
La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución 5 .
En el caso concreto, al momento de otorgarse el registro de la marca GO y logotipo (26 de julio del 2002) se encontraban vigentes la Decisión 486 - norma actual, que entró en vigencia el 1° de diciembre del 2000 6 - y el Decreto Legislativo 823. En consecuencia, la acción de nulidad de la marca GO y diseño debe ser evaluada en base a dicha normatividad.
En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad. Por lo tanto, dado que la presente acción de nulidad fue interpuesta el 29 de noviembre del 2002, la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental es la Decisión 486.
3.2 Causales de nulidad
En el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 se establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
En el presente caso, Hamberger Industriewerke GmbH solicitó la nulidad de la marca GO y logotipo, inscrita a favor Inter Floor S.A.C. en la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, manifestando que esta última ( en ese momento Altek Trading S.R.Ltda.) solicitó y obtuvo el registro de la citada marca de mala fe, por cuanto conocía que su empresa era la legítima titular de dicha marca en Alemania, siendo que obtuvo el registro con la intención de impedir la entrada de sus productos al Perú, y con ello evitar cualquier tipo de competencia con su empresa.
4. Derecho de prelación y buena fe
4.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe
La buena fe es lo que se ha llamado un standard jurídico, es decir, un modelo de conducta social o una conducta socialmente considerada como arquetipo, o también una conducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo ético dado. El ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico.
Lo que se aspira a conseguir con el principio de buena fe es que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones se produzca conforme a una serie de principios que la conciencia jurídica considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el legislador, ni establecidos por la costumbre, principios que están implícitos o deben estarlo en el ordenamiento positivo.
4.2 Clasificación de la buena fe
Aunque el concepto de buena fe es único en el sentido de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva, clasificación que responde en buena cuenta a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad 7 .
Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia de no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.
Además, se requiere que la situación jurídica sobre la que recae la buena fe subjetiva no sea contraria a las normas rectoras del principio del orden público. Sin embargo, cabe señalar que no todo interés público merece la primacía sobre principios tan importantes para la vida de la comunidad como la buena fe. Sólo un interés jurídico específico para la seguridad del tráfico jurídico y de la administración de justicia puede justificar no ser modificado por el principio de la buena fe. Es por ello que el principio de buena fe tiene carácter general y amerita una solución específica en cada caso concreto.
Como consecuencia de esta escala de valores en la cual el principio de orden público limita la actuación del principio de la buena fe, es que los ordenamientos jurídicos modernos han optado simplemente por establecer una regulación orientada hacia el tratamiento -en sentido negativo- de la buena fe, especificando de manera objetiva las conductas que no son aceptadas en el tráfico mercantil porque se consideran que atentan contra el principio de orden público. De esta manera, la subjetividad sobre la que descansa el principio de la buena fe subjetiva ha sido dejada de lado por la tipicidad y regulación (objetivización) de determinadas conductas específicas.
La primacía del principio de orden público sobre el de la buena fe subjetiva se encuentra reflejado claramente en el último párrafo del artículo 11 del Decreto Legislativo 823, disposición que ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil 8 . La exclusión de este artículo implica que aunque el adquirente de un derecho de propiedad intelectual haya obrado de buena fe, en tanto creía erróneamente (basado en la inexactitud del registro) que el enajenante del derecho poseía facultades de disposición, la invalidez del derecho de propiedad industrial determinará la nulidad del acto jurídico.
4.3 El rol de la buena fe en el sistema competitivo
a ) Consideraciones generales
La buena fe constituye un principio cuya observancia es general para cualquier relación jurídica, pero en el campo del derecho industrial se manifiesta con un mayor grado de exigencia, en la medida que la actuación de la Administración en este campo se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.
Para comprender a cabalidad el concepto de la buena fe es necesario relacionarlo con el fenómeno de la competencia económica y las diversas ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.
La estrecha vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta de manifiesto por la doctrina9, hasta el punto de decirse que la competencia es el tejido que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier 10 la Teoría de la Propiedad Industrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de la existencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signos distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica privilegiada o exclusiva que ha de ser respetada por los competidores.
La doctrina española señala que “ el derecho industrial se orienta a satisfacer un doble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la concesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrollo de la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las que impiden la competencia misma. 11
Al respecto debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben hacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Presupuesto de esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad y honestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza recíproca, sin la cual sería imposible mantener la seguridad jurídica exigida para la fluidez de las transacciones mercantiles 12 .
Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.
Dentro de ese esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores.
El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral, sino además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.
El Tribunal Andino ha señalado en los Procesos 96-IP-2002 y 65-IP-2004, que: "La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.
En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella (…)."
En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser, dependiendo en el momento en el que se produzca, o bien desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro o bien denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 o bien sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.
En el campo de la propiedad industrial, no cabe duda que el principio del orden público ostenta una absoluta supremacía sobre el principio de la buena fe subjetiva, en la medida que, conforme se ha mencionado, su materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los del público de los consumidores. Es por ello que tanto la Decisión 486 como el Decreto Legislativo 823 no sólo restringen el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas al registro, sino que también regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el orden público a través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.
b) La mala fe en la etapa pre y post registral
En nuestra ley de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.
En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero 13 . En estos casos la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.
Cabe precisar que el supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo, por lo que para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que al no haber una causal de prohibición no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos - no debe olvidarse que durante la etapa pre-registral la actuación de la Administración debe orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.
Por ello, debe tenerse en consideración que al haber impuesto el artículo 614 del Decreto Legislativo 823 la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá, en forma análoga al procedimiento de nulidad.
Con relación a la etapa post-registral, cabe señalar que el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Cabe indicar que la Decisión 486 no describe ni siquiera a título ejemplificativo, como sí lo hacía la Decisión 344 15 , que conductas por ser reprobables objetivamente (ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia) constituyen actos de mala fe 16 .
La enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente, debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto.
Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno a la aplicación de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos generales, siguiendo a lo establecido en el derecho comparado 17 , que incurre en mala fe quien en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97, que "para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales."
Asimismo, señala que "se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo."
4.4 Análisis del presente caso
En el presente caso, Hamberger Industriewerke GmbH sostiene que la empresa Inter Floor S.A.C. ( antes Altek Trading S.R.Ltda. ) procedió de mala fe al solicitar y obtener el registro de la marca GO y logotipo, para distinguir materiales de construcción no metálicos, tales como pisos laminados de madera, de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, ya que éste sabía y conocía que su empresa era titular en Alemania de la marca GO y logotipo, que distingue - entre otros productos - suelos de laminado de la misma clase, registrando a su favor dicha marca con la intención de aprovecharse de una reputación que le es ajena y de impedir el ingreso de la accionante al mercado peruano con los productos originales.
A efectos de acreditar la mala fe de la emplazada, la accionante presentó los siguientes medios probatorios:
- Copia de la carta notarial de fecha 5 de octubre del 2002, cursada por los abogados de Altek Trading S.R.Ltda. a Cassinelli S.A., conminándola a cesar el uso de la marca HARO y diseño (fojas 142 y 143).
- Copia de la carta de fecha 9 de octubre del 2002, enviada por Cassinelli S.A. a Hamberger Industriewerke GmbH, manifestando su incomodidad por haber sido conminados por Altek Trading S.R.Ltda. a no comercializar los productos de la marca HARO y diseño (fojas 253 y 254).
- Copia del material publicitario difundido en nuestro país, elaborado por Cassinelli S.A., ofertando los pisos laminados de marca HARO y diseño, y precisando que se trata de pisos importados de Alemania (fojas 255 a 263).
- Copia de revistas donde se publicita y promociona productos identificados con la marca HARO y diseño, las mismas que se encuentran impresas en idioma español, italiano, alemán e inglés, algunas realizadas en revistas chilenas (fojas 456 a 822).
- Copia de doce declaraciones únicas de importación, en las cuales se detallan los productos marca WITEX, importados por Altek Trading S.R.Ltda., procedentes de Alemania (fojas 842 a 908).
- Copia de impresos de la página web www.witex.com (fojas 909 y 1006).
- Copia del catálogo ¡Sentirse simplemente bien!, donde se promocionan los productos marca WITEX, y en cuya contraportada aparece el sticker con la marca ALTEK (fojas1007 a 1038).
- Copia de impresos de la página web www.new-ventures.org/opportunities.investors.geanv.html (fojas 1039 y 1040).
- Copia de la declaración jurada de Gladys Pérez-Egaña Loli, gerente de Compras Internacionales de Cassinelli S.A., quien declara que las empresas Hamberger Industriewerke GmbH y Cassinelli S.A. iniciaron tratativas para importar al Perú productos identificados con las marcas HARO y diseño y TRITTY y diseño, por lo menos desde mayo de 2001 (fojas 1077 a 1079).
- Copia de la factura comercial de fecha 17 de mayo de 2001, expedida por Hamberger Industriewerke GmbH a favor de Cassinelli S.A., por concepto de muestras de pisos laminado y catálogos (foja 1080).
- Copia del documento expedido por DHL Worldwide Express, por el envío de muestras y catálogos (foja 1081).
- Copia de diversos correos electrónicos enviados desde el 4 de diciembre de 2001, entre empleados de la empresa Cassinelli S.A. y María Pía Arce, empleada de Hamberger Industriewerke GmbH (fojas 1083 a 1092)
- Copia de la tarjeta personal de Ana Arakaki, representante de ventas de Altek Trading S.R.Ltda. (foja 1093).
- Copia de catálogos titulados “Vivir sin limites”, con los cuales se promocionan los productos marca WITEX y en cuya contraportada aparece el sticker con la marca ALTEK (fojas 1194 a 1123 y 1129 a 1154).
- Copia de la carta enviada por Bautec Trading S.R.L. a la empresa Cassinelli S.A., de fecha 5 de abril de 2002, en la cual se hace mención al producto WITEX que se embarcaría desde Alemania, así como la fecha de pago (fojas 1124 a 1128).
- Copia del escrito de nulidad del certificado N° 78922, correspondiente a la marca KRONOTEX (clase 27), iniciado por Kronotex Gmbh & Co. Kg. contra Altek Trading S.R.Ltda. (fojas 1206 a 1226).
- Copia del escrito de nulidad del certificado N° 68711, correspondiente a la marca KRONOTEX (clase 19), iniciado por Kronotex Gmbh & Co. Kg. contra Altek Trading S.R.Ltda. (fojas 1227 a 1247).
- Copia del escrito de denuncia presentado por Altek Trading S.R.Ltda. contra Triplex Inversiones S.A., por la comercialización no autorizada de su marca KRONOTEX (fojas 1248 a 1260).
- Copia de los certificados de registro de las marcas CLICK & GO, HARO y diseño, HARO y diseño, TRITTY y diseño, GO y logotipo, inscritas a favor de Hamberger Industriewerke GmbH, en Alemania y otros países.
- Copia de secciones de las Revistas HARO TRITTY, HARO PARQUET, HARO HARDWOOD FLOOR, HARO FURNETT HARO CORKET.
Del análisis de los medios probatorios presentados se advierte lo siguiente:
(i) Los documentos de fecha posterior al 26 de julio del 2002, no serán tomados en cuenta, ya que fueron emitidos con posterioridad a la fecha de registro de la marca GO y logotipo, objeto de la presente acción de nulidad.
(ii) El material publicitario que aparece en revistas, no acreditan el conocimiento por parte de la emplazada de la existencia de la marca GO y logotipo en su país de origen u otros países, toda vez que promocionan y publicitan marcas distintas a la cuestionada bajo el presente expediente (HARO y diseño, TRITTY y diseño).
(iii) Lo mismo sucede con las copias del material publicitario elaborado por Cassinelli S.A., en el que se oferta productos de la marca HARO y diseño.
(iv) Respecto a la declaración jurada del gerente de compras internacionales de la empresa Cassinelli S.A.C., en la que declara que se iniciaron tratativas con la empresa Hamberger Industriewerke GmbH para importar al Perú productos de las marcas HARO y diseño y TRITTY y diseño, conviene precisar que se trata de acuerdos privados a los cuales no puede tener acceso la empresa emplazada, por lo que no son suficientes, además que se refieren a marcas distintas a la que es objeto de la presente acción.
Sin perjuicio de lo anterior, se ha tenido en cuenta lo siguiente:
(i) La Sala conviene en señalar - tal como lo manifestara en la Resolución N° 747-2003/TPI-INDECOPI 18 - que el solo hecho que la marca de la accionante se encontrara en uso o registrada en Alemania con anterioridad al registro de la marca GO y logotipo de la emplazada no basta - en principio - para determinar que ésta ha actuado de mala fe. Considerar sólo este hecho como un acto de mala fe implicaría vulnerar algunos principios básicos en materia de propiedad intelectual (Principio de territorialidad 19 y el Principio de inscripción registral). Sin embargo, ello no significa que se deban amparar conductas contrarias a la buena fe comercial.
. (ii) De acuerdo a lo verificado en los certificados de registro presentados por la accionante, se advierte (tal como se advierte del Informe de antecedentes) que ésta es titular en su país de origen de las marcas CLICK & GO, HARO y diseño, GO y logotipo y TRITTY y diseño, para distinguir productos de las clases 19 y 27 de la Nomenclatura Oficial, siendo que Inter Floor S.A.C. ( antes Altek Trading S.R.Ltda.) tiene registradas en el Perú marcas muy similares que se diferencian sólo en aspectos secundarios, tales como el tipo de letra en que se encuentran escritas, para distinguir los mismos productos.
(iii) Ambas empresas se dedican a la comercialización de pisos laminados - entre otros productos - de las clases 19 y 27, por lo que se tratan de empresas que comparten el mismo giro empresarial.
(iv) Si bien la accionante - al momento de registrarse la marca GO y logotipo comercializaba sus productos en el mercado europeo (especialmente Alemania), a diferencia de la emplazada que lo hacía en el Perú, se debe tener en cuenta que esta última se dedica a la importación de productos de las clases 19 y 27 provenientes de Alemania.
(v) La marca registrada GO y logotipo resulta muy similar a la marca GO y logotipo de la accionante, diferenciándose únicamente por la presencia en esta última del término DER BODEN dentro de un rectángulo, además que distinguen algunos de los mismos productos (suelos laminados de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial). En ese sentido, tratándose una denominación arbitraria para los productos que distinguen, dicho hecho no puede atribuirse a una simple casualidad, más aun si se tiene en cuenta que se trata de empresas pertenecientes al mismo rubro comercial.
(vi) La emplazada también tiene registradas en el Perú, las marcas HARO y diseño, TRITTY y diseño y CLICK & GO y diseño, las cuales fueron inscritas con anterioridad a favor de la accionante en su país de origen (Alemania).
(vii) De otro lado, se debe tener en consideración los antecedentes de la empresa emplazada, pues la Sala - conforme lo señalara en la Resolución N° 524-2004/TPI-INDECOI - ha determinado que Altek Trading S.R.Ltda. a sabiendas, ha solicitado el registro de marcas pertenecientes a terceros usadas en el extranjero. Tal es el caso de las marcas QUICK STEP y logotipo 20 , HDM y logotipo 21 y MEISTER y logotipo 22 que distinguen productos de las clases 19 y 27 de la Nomenclatura Oficial. Cabe agregar que en las solicitudes de registro de las marcas QUICK STEP y logotipo y MEISTER y logotipo, la Sala determinó la existencia de mala fe por parte de Altek Trading S.R.Ltda.
(viii) Lo anterior se ve reforzado el hecho que mediante Resolución Nº 917-2004/TPI-INDECOPI de fecha 12 de octubre del 2004 23 ,Resolución N° 91820004/TPI-INDECOPI de fecha 12 de octubre del 2004 24 , Resolución Nº 919-2004/TPI-INDECOPI de fecha 12 de octubre del 2004 25 y Resolución Nº 920-2004/TPI-INDECOPI de fecha 12 de octubre del 2004 26 , se declaró la nulidad del registro de las marcas HARO y diseño y TRITTY y diseño, inscritas en las clases 19 y 27 de la Nomenclatura Oficial y solicitadas por Altek Trading S.R.Ltda., por haber sido obtenidas de mala fe, al haberse acreditado que esta empresa conocía la existencia y uso de las mismas en otros países, especialmente Alemania, habiéndose determinado que registró las marcas con el objeto de impedir el ingreso de los productos originales al Perú. Asimismo, se tiene en cuenta que dichas marcas fueron solicitadas por la misma empresa emplazada sólo un mes antes (abril del 2002) en que se solicitó el registro de la marca GO y logotipo (mayo del 2002), materia del presente expediente.
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la mala fe de la emplazada en casos análogos, existen suficientes razones para considerar que Altek Trading S.R.Ltda. solicitó el registro de la marca GO y logotipo conociendo que dicha marca pertenecía a la accionante, lo que a criterio de la Sala configura una conducta de mala fe, ya que acredita la intención de la emplazada de perjudicar a la accionante, quien no podría obtener en el Perú la protección de su marca, y además podría tener obstáculos para el ingreso de sus productos en el mercado local, obstruyendo su actividad concurrencial, más aun tratándose de empresas que compiten en el mismo giro comercial.
5. Nulidad de registro del certificado N° 82162
En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que el certificado N° 82162, correspondiente a la marca de producto GO y logotipo, registrado a favor de Inter Floor S.A.C., para distinguir materiales de construcción no metálicos, tales como pisos laminados de madera, de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el artículo 172 de la Decisión 486.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 5947-2004/OSD-INDECOPI de fecha 17 de mayo del 2004 y, en consecuencia, declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Hemberger Industriewerke GmbH contra el registro de la marca GO y logotipo, inscrita bajo certificado N° 82162 a favor de Inter Floor S.A.C. ( antes Altek Trading S.R.Ltda.) , para distinguir materiales de construcción no metálicos, tales como pisos laminados de madera, de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Artículo 14.- Conservación del acto
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.
14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.
14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado.
14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.
14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial.
14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.
2 Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad
11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.
11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.
11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.
3 Principio que comprende, entre otros, el derecho a presentar material probatorio y a exigir que la administración produzca y actúe los ofrecidos por el administrado. En: Morón Urbina, Comentarios a la Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General, Lima 2001, p. 29.
4 Artículo 6.1.- La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.
5 Artículo 103.- Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.
6 Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
7 Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.
8 Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.
9 Franceschelli, Trattato de Diritto Industriale, Vol. I, Milán 1973, p. 28.
10 Le Droit de la Propriété Industrielle, T. I, París 1952, p. 1.
11 Angel López Gómez, El Principio de “la Ex Ubérrima Fides” como criterio inspirador del Derecho de la Propiedad Industrial y del Derecho Mercantil, ADI VIII, 1982, p. 190.
12 Cfr: Angel López Gómez, El Principio de “la Ex Ubérrima Fides” como criterio inspirador del Derecho de la Propiedad Industrial y del Derecho Mercantil, ob. cit. pp. 191 y 192.
13 Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.
14 Art. 6.- “La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.”
15 El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:
La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando: (...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.
16 Al comentar la posibilidad de decretar la nulidad de una solicitud de registro de marca, Otamendi comenta que la Corte Suprema de Justicia Argentina ha aceptado tal posibilidad. Sostiene que no debe olvidarse que una marca puede estar en trámite durante varios años y se pregunta por qué esperar a que se conceda lo que en definitiva ha de ser nulo. Agrega que no hay necesidad de esperar todo ese tiempo permitiendo que la autoridad administrativa continúe con un trámite inútil. Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. Segunda Edición Ampliada y Actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1995, p. 355.
17 Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.
18 Expediente N° 159241-2002, sobre nulidad de la marca BAD BOY CLUB y logotipo.
19 En el campo de la propiedad industrial, el principio de territorialidad tiene dos significados substanciales:
La protección conferida a la marca en cada Estado se rige por la ley nacional respectiva. Es la ley nacional la que determina las condiciones de adquisición, el contenido y la extinción de los derechos, sin perjuicio de lo establecido por tratados internacionales y regionales.
La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado está espacialmente limitada al territorio de ese Estado: Esos derechos carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera del territorio protegido.
20 Bajo expedientes N° 146226-2002 y 146227-2002, Altek Trading S.R.Ltda. solicitó el registro de las marcas QUICK STEP y logotipo, para distinguir productos de las clases 27 y 19 de la Nomenclatura Oficial, respectivamente. Mediante resoluciones N° 1050-2003/TPI-INDECOPI y N° 1051-2003/TPI-INDECOPI, respectivamente, de fecha 2 de octubre del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual denegó los registros solicitados, por considerar que se había acreditado la mala fe de la solicitante. La Sala determinó que existían indicios suficientes para considerar que la solicitante conocía de la marca QUICK STEP y logotipo de la opositora.
21 Bajo expedientes N° 150427-2002 y 150428-2002, Altek Trading S.R.Ltda. solicitó el registro de las marcas HDM y logotipo, para distinguir productos de las clases 19 y 27 de la Nomenclatura Oficial, respectivamente. Mediante Resoluciones N° 1346 y Nº 1347-2003/TPI-INDECOPI de fechas 1º de diciembre del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual denegó los registros solicitados, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención de Washington. En dichos casos la Sala estableció que existen fundadas razones para concluir que la solicitante tenía conocimiento de la existencia y uso de la marca HDM de la opositora, con anterioridad a la solicitud de registro.
22 Bajo expediente N° 146241-2002, Altek Trading S.R.Ltda. solicitó el registro de la marca MEISTER y logotipo, para distinguir productos de la clase 27 de la Nomenclatura Oficial. Mediante resoluciones N° 1348-2003/TPI-INDECOPI de fecha 1º de diciembre del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual denegó el registro solicitado, por considerar que se había acreditado la mala fe de la solicitante. La Sala determinó que existían indicios suficientes para considerar que la solicitante conocía de la marca MEISTER y logotipo de la opositora.
23 Expediente N° 167717-2002, sobre nulidad de registro de la marca HARO y diseño, inscrita en la clase 27 de la Nomenclatura Oficial.
24 Expediente N° 167814-2002, sobre nulidad de registro de la marca HARO y diseño, inscrita en la clase 19 de la Nomenclatura Oficial.
25 Expediente N° 167995-2002, sobre nulidad de registro de la marca TRITTY y diseño, inscrita en la clase 27 de la Nomenclatura Oficial.
26 Expediente N° 167996-2002, sobre nulidad de registro de la marca TRITTY y diseño, inscrita en la clase 19 de la Nomenclatura Oficial.