RESOLUCIÓN N° 0790-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 130054-2001
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0790-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 130054-2001
SOLICITANTE : JOSÉ MIGUEL TIRADO MELGAR
Levantamiento de suspensión – Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, tres de setiembre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 20 de junio del 2001, José Miguel Tirado Melgar (Perú) solicitó el registro de la marca de producto DERBY’S PREMIUM, para distinguir café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 13885-2001/OSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre del 2001, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Señaló que en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, existen registradas las marcas de producto DERBY y DERBY y etiqueta, con las cuales el signo solicitado resulta confundible, ya que comparten el término DERBY, lo que podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado es una variación de las marcas registradas.
Con fecha 20 de febrero del 2002, José Miguel Tirado Melgar interpuso recurso de reconsideración. Manifestó que no se puede determinar la confusión entre signos por el solo hecho que compartan algún elemento, ya que se debe apreciar los signos en su conjunto. Indicó que la autoridad no ha tenido en consideración que existe registrada la marca DERBY’S a favor de un tercero distinto al titular de las marcas sustento de la denegatoria. Afirmó que tiene un contrato de licencia de uso sobre la marca antes mencionada. Señaló que en el presente caso el titular de las marcas registradas no ha formulado oposición a la presente solicitud, de lo que se puede inferir que dichas marcas no están siendo utilizadas, y que además no se siente afectado con el registro solicitado. Adjuntó copia del contrato de licencia al que hace referencia.
Mediante Resolución N° 7703-2002/OSD-INDECOPI de fecha 17 de julio del 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración. Señaló que la nueva prueba instrumental – contrato de licencia de uso de la marca DERBY’S en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial – no desvirtúa el criterio por el cual se denegó el signo solicitado.
Con fecha 26 agosto del 2002, José Miguel Tirado Melgar interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Asimismo, señaló que ha solicitado la cancelación por falta de uso de las marcas sustento de la denegatoria de su registro. Indicó que no es posible que el público consumidor se confunda en el origen empresarial de los signos en conflicto, si las marcas registradas no están siendo utilizadas en el mercado. De otro lado, manifestó que el contrato de licencia de uso celebrado con la titular de la marca DERBY’S en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, le da el derecho preferente de registrar dicha denominación para distinguir productos vinculados, aún cuando estén en otras clases de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 1130-2002/TPI-INDECOPI de fecha 9 de diciembre del 2002, la Sala de Propiedad Intelectual suspendió la tramitación del expediente N° 130054-2001 hasta que se resuelvan los expedientes N° 158806-2002 y N° 158807-2002, correspondientes a las acciones de cancelación de las marcas de producto DERBY y DERBY y etiqueta, iniciado por José Miguel Tirado Melgar.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si corresponde suspender la tramitación del presente procedimiento.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Amay Commercial Inc. (Panamá) es titular de las siguientes marcas de producto:
- DERBY que distingue café, té, cacao, chocolatería, confitería y demás de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 14454, vigente hasta el 29 de marzo de 1995.
- Envoltura rectangular de fondo transparente, con líneas y puntos de color naranja en sus bordes, conteniendo la denominación “DERBY” escrita dentro de un óvalo de bordes dentados según modelo, que distingue café, té, cacao, chocolatería, confitería y demás de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 11786, vigente hasta el 2 de diciembre del 2004.
- Mediante expedientes N° 158806-2002 y N°158807-2002, iniciados el 7 de agosto del 2002, José Miguel Tirado Melgar solicitó la cancelación de las marcas de producto antes descritas. Dichos procedimientos se encuentran actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.
Mediante Resolución N° 2414-2003/OSD de fecha 28 de febrero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la cancelación de la marca de producto DERBY y figura, registrada bajo certificado N° 11786. Dicha resolución quedó firme al no haber sido impugnada.
Mediante Resolución N° 1803-2004/OSD de fecha 13 de febrero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la cancelación de la marca de producto DERBY, registrada bajo certificado N° 14454. Dicha resolución quedó firme al no haber sido impugnada.
2. Levantamiento de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 1130-2002/TPI-INDECOPI
2.1. Marco legal
El artículo cuarto de la Directiva N° 001-98-TRI-INDECOPI de fecha 23 de noviembre de 1998 establece que cuando las Oficinas o Comisiones del INDECOPI expidan una resolución que suspende la continuación del procedimiento a su cargo por considerar conveniente esperar, para mejor resolver el caso en cuestión, que otro órgano funcional del INDECOPI u otra entidad emita un pronunciamiento previo, podrán posteriormente levantar la suspensión decretada cuando se acredite que ha dejado de existir el motivo que justificó la suspensión.
En tal sentido, las Oficinas, Comisiones y Salas del Tribunal de INDECOPI podrán levantar las suspensiones decretadas, y emitir un pronunciamiento final, cuando haya dejado de existir la causa de la suspensión.
2.2 Aplicación al caso concreto
En el presente caso, mediante Resolución N° 1130-2002/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual, por razones de eficacia y economía procesal, suspendió la tramitación del presente procedimiento hasta que se resolvieran los expedientes N° 158806-2002 y 158807-2002, correspondiente a las acciones de cancelación por falta de uso de las marcas DERBY (certificado N° 11786) y DERBY y figura (certificado N° 14454), dado que se consideró que la decisión que se adoptara en dicho caso podría afectar la resolución de la presente solicitud de registro.
Habiéndose resuelto, en forma definitiva los expedientes antes mencionados - motivo de la suspensión - la Sala de Propiedad Intelectual, de conformidad con las disposiciones invocadas, considera conveniente levantar la suspensión de la tramitación del presente expediente, a fin de que continúe el trámite correspondiente.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado están incluidos dentro de los productos que distingue la marca registrada DERBY, ya que ésta distingue todos los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, tratándose de productos de consumo masivo, es razonable suponer que los consumidores no prestarán un grado de atención especial al momento de adquirirlos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión, la Sala advierte que, desde el punto de vista fonético, la presencia de la letra S precedida de un apóstrofe, así como del término PREMIUM en el signo solicitado, determina que la pronunciación e impresión visual de los signos en conflicto sean diferentes.
En virtud de las consideraciones anteriores, aun cuando exista identidad entre los productos que distinguen los signos en cuestión, dadas las diferencias fonéticas y gráficas entre los mismos, la Sala determina que su coexistencia en el mercado no sería susceptible de inducir al público consumidor a un riesgo de confusión directo (que ocurriría en el caso que el consumidor adquiera un producto con una marca distinta a la que pretendía adquirir, debido a la identidad o similitud entre los signos).
Sin perjuicio de lo expuesto, se determina que aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos en cuestión, el hecho que éstos distingan productos entre los que existe similitud o conexión competitiva y compartan el término DERBY, podría inducir al consumidor a un posible riesgo de confusión indirecto (que se presentaría en el caso que el público l legue a pensar que, no obstante ser signos con características distintas, el nuevo signo pertenece al titular de la marca registrada, o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas, ello debido a la presencia de manera relevante de algún elemento común y porque distinguen los mismos productos o servicios o entre los productos o servicios que distinguen los signos existe similitud y conexión competitiva), ya que puede creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada, o que este nuevo signo distintivo pretende distinguir una nueva línea de productos, o que entre las empresas que los elaboran existen relaciones comerciales.
Ello se ve reforzado por el hecho que el término DERBY es arbitrario en relación con los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, además en dicha clase no existe otra marca que contenga dicho término en su conformación.
Cabe agregar que el término PREMIUM que acompaña al signo solicitado es un término descriptivo, ya que alude al un producto de alta calidad, por lo que no contribuye a otorgarle la suficiente capacidad distintiva respecto a la marca registrada.
En opinión de la Sala, si mediante la prohibición contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 se protege la función indicadora de la procedencia empresarial, se contempla en ella cualquier relación de signos que perturbe la representación del origen empresarial.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición antes mencionada, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 7703-2002/OSD-INDECOPI de fecha 17 de julio del 2002 y, por sus efectos la Resolución N° 13885-2001/OSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre del 2001; en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto DERBY’S PREMIUM, solicitado por José Miguel Tirado Melgar.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/fn
1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 (nota 7), p. 15.