RESOLUCIÓN Nº 076-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 722-1999/OIN
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N º 076-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 722-1999/OIN
SOLICITANTE : PFIZER INC.
Solicitud de patente de invención – Nulidad de resolución de Primera Instancia
Lima, cinco de febrero de dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES.
Con fecha 16 de julio de 1999, Pfizer Inc. (Estados Unidos de América) - reivindicando prioridad en base a la solicitud N° 9815696.1, presentada en Gran Bretaña el 20 de julio de 1998 - solicitó patente de invención para INHIBIDORES DE LAS FKBP, cuyos inventores son: Martin James Wythes, Michael John Palmer, Mark Ian Kemp, Malcolm Christian Mackenny, Robert John Maguire y James Francis Blake Jr.
Con fecha 17 de agosto del 2000, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías emitió la orden de aviso N° 2000-867, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de agosto del 2000.
Con fecha 17 de marzo del 2003, la examinadora externa de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías emitió el Informe Técnico GM 16-2003, señalando que: - Las reivindicaciones 1 a 33 y 45 a 54 no cumplen con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 34 a 39, referidas al uso, no son patentables (interpretación del articulo 14 de la Decisión 486).
- Las reivindicaciones 40 a 44 no son patentables, por definir un método terapéutico (artículo 20 de la Decisión 486).
Precisa que si la solicitante absuelve la objeción de claridad, las reivindicaciones 1 a 29 modificadas, 33 modificada, 46, 47 modificada, 48 a 50 y 51 a 54 modificadas cumplirían con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial exigidos por la Decisión 486.
Mediante proveído de fecha 18 de marzo del 2003, se puso en conocimiento de la solicitante el Informe Técnico GM 16-2003, a fin de que envíe la información o documentación adicional solicitada, o haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes dentro del plazo de sesenta días hábiles, luego del cual se procedería a resolver.
Con fecha 26 de marzo del 2003, Pfizer Inc. solicitó un plazo adicional de 30 días para hacer valer sus argumentos, por lo que, mediante proveído de fecha 28 de marzo del 2003, se le concedió una prórroga de 30 días hábiles adicionales.
Con fecha 25 de julio del 2003, Pfizer Inc. adjuntó un nuevo pliego de 48 reivindicaciones en el que eliminó y canceló las antiguas reivindicaciones 40 a 44, pero mantuvo las reivindicaciones 33 a 38 referidas al uso. Afirmó que sí es posible la patentabilidad de los usos, basándose en lo siguiente:
- El Gobierno del Perú, mediante Decreto Supremo N°010-97-ITINCI, artículo 4, consagró la posibilidad de patentar segundos usos a condición que se cumplan con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial.
- Mediante Resolución N° 079 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, se retiraron las observaciones al artículo 4 del Decreto Supremo N° 010-97-ITINCI, de tal manera que la Secretaría General de la Comunidad Andina convalidó, en vía interpretativa, la aproximación que el Gobierno del Perú había hecho respecto a la patentabilidad de los segundos usos en una correcta aplicación del artículo 16 de la Decisión 344.
- Uno de los acuerdos comerciales multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda de Uruguay, aprobado por Resolución Legislativa N° 26407, es el denominado ADPIC – Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - dos de cuyos artículos consagran la necesidad que el Perú atienda la patentabilidad de los segundos usos. El primero de ellos, el artículo 65, establece la entrada en vigencia del Acuerdo ADPIC en los países miembros – en el caso del Perú el 1 º de enero del 2000-, en tanto que el artículo 70.2 establece la protección de la materia existente al tiempo en que entró en vigencia el Acuerdo ADPIC.
Con fecha 04 de agosto del 2003, la examinadora externa de patentes emitió el Informe Técnico GM 16-2003/a, señalando que:
- Las reinvindicaciones 1 a 32 y 39 a 48 cumplen con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- Las reivindicaciones 33 a 38, referidas al uso, no son patentables en concordancia con la interpretación del artículo 14 de la Decisión 486 - realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 89-AI-2000, publicado en la Gaceta Oficial N° 722 del 12 de octubre del 2001 - que sólo considera patentables los productos y los procedimientos.
Con fecha 27 de agosto del 2003, la solicitante presentó un escrito (recepcionado por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías el 28 de agosto del 2003), señalando que había detectado ciertos errores tipográficos en el nuevo pliego de 48 reivindicaciones presentado con su escrito de fecha 25 de julio del 2003, motivo por el cual adjuntó nuevas páginas 130, 135, 139, 140, 142 y 144.
Mediante Resolución N° 1059-2003/OIN-INDECOPI de fecha 28 de agosto del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías otorgó la patente de invención para “INHIBIDORES DE LAS FKBP”, C.I.P.7 CO7D 413/04; CO7D 401/04; CO7D 413/14; A61K 31/42; A61K 31/445, a favor de Pfizer Inc., aprobándose las reivindicaciones 1 a 32 y 39 a 48 que corren de fojas 295 a 309 y 311 a 320 del expediente.
Mediante proveído de fecha 19 de setiembre del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, decretó tener presente las nuevas páginas presentadas, precisando que serán evaluadas por el examinador externo en su oportunidad, a fin de determinar si su contenido constituye modificación, o no, que implique una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.
Posteriormente, mediante proveído de fecha 1° de octubre del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías dejó sin efecto el proveído de fecha 19 de setiembre del 2003 y dispuso elevar el expediente a la Sala de Propiedad Intelectual para que emita pronunciamiento con relación a la validez de la Resolución N°1059- 2003/OIN-INDECOPI de fecha 28 de agosto del 2003, al haberse emitido sin tomar en consideración el escrito presentado por la solicitante con fecha 27 de agosto del 2003.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si es procedente declarar la nulidad de la Resolución N° 1059-2003/OIN-INDECOPI de fecha 28 de agosto del 2003.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Norma aplicable
La Sala advierte que:
- Pfizer Inc. presentó su solicitud de patente de invención para INHIBIDORES DE LAS FKBP con fecha 16 de julio de 1999.
- La norma administrativa vigente a la fecha de presentación de la solicitud en cuestión era el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo N° 02-94-JUS, (en adelante TUO).
- Durante el trámite del presente procedimiento (11 de octubre del 2001) entró en vigencia la Ley 27444.
- De acuerdo al numeral 1 de la Primera Disposición Transitoria de la Ley 27444, los procedimientos administrativos iniciados antes de su entrada en vigor se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión (esto es, el TUO).
- En tal sentido, la norma aplicable al presente caso es el TUO, vigente a la fecha de presentación de la solicitud de patente.
2. Nulidad del acto administrativo. Marco legal
De conformidad con el artículo 43 inciso c) del TUO, son nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento y de la forma prescrita por ley.
Por otro lado, el artículo IV del Título Preliminar del TUO, modificado por la Ley N º 26654, toda autoridad del Estado que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encausarlo de oficio o a pedido de parte.
3. Autoridad competente para resolver la nulidad
De acuerdo al artículo tercero de la Directiva N º 001-98-TRI 1 – cuya base legal son los artículos 43 y 44 del TUO - las Oficinas, Comisiones y Salas del Tribunal no podrán declarar la nulidad de sus pro?ias resoluciones cuando declaren fundadas o infundadas las pretensiones de fondo.
En el presente caso, la Sala advierte que la expedición de la Resolución N°1059-2003/OIN-INDECOPI de fecha 28 de agosto del 2003, constituye un acto administrativo que se encuentra dentro del supuesto contenido en el artículo tercero citado anteriormente, en la medida que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró fundada la solicitud y otorgó la patente – aprobando las reivindicaciones 1 a 32 y 39 a 48 - sin tomar en cuenta el escrito presentado el 27 de agosto del 2003, toda vez que la emisión de dicha resolución constituye un acto definitivo que pone fin a dicha instancia.
Por tal motivo, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual pronunciarse respecto a la nulidad incurrida.
4. Aplicación al presente caso
En relación al acto administrativo materia de la presente solicitud de nulidad, la Sala conviene en precisar que el artículo 39 del TUO establece que todas las resoluciones serán motivadas, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho y, en el presente caso, al haberse emitido la Resolución N° 1059-2003/OININDECOPI de fecha 28 de agosto del 2003, sin considerar las rectificaciones efectuadas por la solicitante al nuevo pliego de 48 reivindicaciones presentado con su escrito de fecha 25 de julio del 2003, se encuentra incursa en la causal de nulidad establecida en el artículo 43 inciso c) del TUO, por lo que corresponde declarar la nulidad de la resolución antes citada.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Declarar NULA la Resolución N° 1059-2003/OIN-INDECOPI de fecha 28 de agosto del 2003 y, en consecuencia, devolver el expediente a la Oficina Invenciones y Nuevas Tecnologías para que se pronuncie con arreglo a ley.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /vr
1 Artículo Tercero.- Las Oficinas, Comisiones y Salas del Tribunal del INDECOPI no podrán declarar la nulidad de sus propias resoluciones y actos administrativos que ponen fin a la instancia administrativa o que resuelven de manera definitiva alguno o algunos de los temas de fondo que se estén discutiendo en el procedimiento. En tal sentido, las Oficinas, Comisiones y Salas del Tribunal no podrán declarar la nulidad de sus propias resoluciones en los siguientes casos: 3.1. Cuando declaren fundadas o infundadas las pretensiones de fondo, 3.2. Cuando declaren improcedente alguna o todas las pretensiones de fondo, 3.3. Cuando declaren inadmisible la denuncia o solicitud presentada, entendiéndose por denuncia o solicitud la que da inicio al procedimiento administrativo, 3.4. Cuando pongan fin al procedimiento por cualquier forma de culminación anticipada del mismo, 3.5. Cuando en los casos de competencia de la Comisión de Salida del Mercado o de sus entidades delegadas, se expidan resoluciones que se pronuncian en forma definitiva sobre una solicitud o algún extremo de la misma. Sin perjuicio de lo indicado, las Oficinas, Comisiones y Salas del Tribunal podrán rectificar los errores materiales de todas sus Resoluciones de conformidad con lo que establece el artículo 96 de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.
2 Cabe precisar que dicho texto ha sido recogido en similares términos en el artículo 1.2 de la Directiva 002-2001-TRI, cuya base legal es la Ley 27444: Las Comisiones, Oficinas, y Salas del Tribunal del INDECOPI no podrán declarar la nulidad de sus propias resoluciones en los siguientes casos:
1.2.1 Cuando declaren fundadas o infundadas alguna o todas las pretensiones de fondo, 1.2.2 Cuando declaren improcedente alguna o todas las pretensiones de fondo,
1.2.3 Cuando declaren inadmisible la denuncia o solicitud presentada, entendiéndose por denuncia o solicitud la que da inicio al procedimiento administrativo, 1.2.4 Cuando pongan fin al procedimiento por cualquier forma de culminación anticipada del mismo,