RESOLUCIÓN N° 0709-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 164292-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0709-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 164292-2002
ACCIONANTE : INDUSTRIAS NUEVA ESPERANZA SRLtda.
EMPLAZADA : COCINAS SUPERIOR
Acción por infracción a los derechos de propiedad industrial – Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial: Existencia – Sanciones a imponerse – Costas y costos
Lima, doce de agosto del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de octubre del 2002, Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. (Perú) interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial y a las normas de represión de la competencia desleal contra Cocinas Superior S.A.C. manifestando lo siguiente:
(i) Su empresa es titular de los siguientes signos:
- La marca de producto INDUSTRIAS SURGE PERUANAS y logotipo, registrada bajo certificado N° 69553 en la clase 11 de la Nomenclatura Oficial:
- El nombre comercial INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. y logotipo, registrado bajo certificado N° 9621 (el cual adquirieron por transferencia de su anterior titular), en la clase 11 de la Nomenclatura Oficial:
(ii) Sus signos distintivos vienen siendo utilizados por la empresa Cocinas Superior S.A.C., afectando los derechos que posee sobre dichos registros, además del hecho que “abundan razones para sostener que el producto” de la empresa emplazada “es típicamente un acto de competencia desleal al usar la marca SURGE”, de reconocido prestigio en el mercado.
(iii) Su nombre comercial INDUSTRIAS SURGE PERUANA (debió decir INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. y logotipo) ha adquirido prestigio al utilizarlo como licenciataria para distinguir su actividad en los locales de sus tiendas, debido a la calidad del servicio y de los productos que ofrece, logrando que el público consumidor prefiera comprar sus cocinas SURGE.
Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus argumentos y solicitó lo siguiente:
- La realización de una visita inspectiva en el local de la empresa emplazada.
- El cese inmediato del uso de la referida marca.
- El comiso e incautación o inmovilización de los productos y distribución de materiales publicitarios en que se consigne el signo SURGE.
- El cierre temporal del establecimiento de la empresa emplazada.
- El cese inmediato de la publicidad en los diferentes medios de comunicación, así como en su local.
- Se imponga a la empresa emplazada el pago de las costas y costos respectivos.
Con fecha 7 de noviembre del 2002, Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. cumplió con precisar – a pedido de la Oficina de Signos Distintivos – que los actos de competencia desleal cometidos por la emplazada están dados por la fabricación y venta al público de cocinas a gas, de kerosene y gas propano, en la que utilizan su marca SURGE y logotipo, sin contar con su autorización, aprovechándose indebidamente de su reputación en el mercado nacional, al emplear en los productos que comercializa un signo distintivo que confunde al consumidor, ya que ello puede llevar al consumidor a comprar los productos como si fueran de la marca SURGE, cuando en realidad constituyen meras imitaciones. Asimismo, adjuntó diversas pruebas a fin de acreditar el uso y el conocimiento de su nombre comercial por parte del público consumidor.
Mediante proveído de fecha 15 de noviembre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por interpuesta la acción presentada por Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda.; corrió traslado de la misma a Cocinas Superior S.A.C. y ordenó se practique inspección en el local de la emplazada. Asimismo, dado que de la revisión de los escritos presentados por la accionante, la emplazada estaría utilizando los signos distintivos de titularidad de la accionante para distinguir productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, lo que podría inducir a error o confusión a los consumidores respecto de los signos registrados a favor de la accionante, pudiendo además ocasionarle un daño económico o comercial injusto, la Oficina consideró que en el presente caso se habían presentado los elementos de juicio suficientes para dictar las medidas cautelares solicitadas, por lo que procedió a dictar la medida cautelar consistente en el cese de uso del signo SURGE, usado en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, para distinguir productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, así como en el material publicitario. Asimismo, de verificarse en la diligencia ordenada la existencia de productos de tal clase y/o material publicitario en los que se use el signo SURGE, en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, ordenó se dicte la medida cautelar consistente en la inmovilización de tales artículos (con excepción de carteles).
Con fecha 27 de noviembre del 2002, se llevó a cabo una diligencia de inspección en el local de Cocinas Superior S.A.C. (ubicado en la Avenida El Pozo N° 850-858 – Urbanización Canto Rey), que se dedica a la fabricación de cocinas a gas propano y kerosene, en presencia del gerente general de dicha empresa, Sr. Eduardo Antonio Soto de Jesús. Al realizarse la diligencia de inspección por los diferentes ambientes del local, se verificó el uso del signo distintivo SURGE, para distinguir productos correspondientes a la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, tales como: cocinas. Se hicieron efectivas las medidas cautelares de cese de uso del signo distintivo materia de la denuncia y la inmovilización de 32 cocinas de pie de dos hornillas a gas propano, 75 cocinas de mesa de dos hornillas (cocinas de ángulo) de patas cortas con stickers similares a la muestra que se adjuntó al acta, 85 cocinas de plancha de dos hornillas de mesa con los stickers antes mencionados, 68 cocinas de cuatro hornillas de mesa, 2 cocinas industriales a gas y 1 cocina a kerosene. Asimismo, se inmovilizaron productos en proceso, tales como 140 cocinas de mesa de dos hornillas sin quemadores, 28 muebles de cocina de dos hornillas sin llaves, 122 muebles de cocina de dos hornillas con llaves, 30 muebles de cocina de dos hornillas con pie corto, 11 muebles de cocina de dos hornillas de pie largo, 1 mueble de cocina industrial de tres hornillas, 6 muebles de cocina de kerosene de dos hornillas, 8 muebles de cocina de kerosene, 54 muebles de cocinas de dos hornillas por recuperar (con fallas, en reparación). Se dejó constancia que en el local materia de inspección operan las empresas Cocinas Superior S.A.C. y Cocinas Madre S.A. Finalmente, se adjuntó copia del certificado N° 79080-0 correspondiente al registro de la marca SURGE en Bolivia a favor de Cocinas Superior S.A. y además se manifestó que el sticker adjunto al acta es colocado en todas las cocinas producidas por la empresa inspeccionada con el signo SURGE.
Con fecha 28 de noviembre de 2002, Cocinas Superior S.A.C., manifestó lo siguiente:
(i) Cocinas Superior S.A.C. produce y comercializa cocinas con la marca SURGE en virtud a la autorización que le brindó Cocinas Surge S.A.C. con fecha 19 de octubre del 2000, dado que Cocinas Surge S.A.C. solicitó el registro de la marca SURGE en la clase 11 de la Nomenclatura Oficial mediante expediente N° 115510-2000 al haber obtenido la cancelación por falta de uso de la marca de producto SURGE, registrada bajo certificado N° 24251 a favor de Babson Bros. Co.
(ii) Si bien mediante expediente N° 9874697, Dalila Esperanza Tucto Gárate solicitó el registro de la marca de producto INDUSTRIAS SURGE PERUANAS, el mismo fue denegado por la Oficina de Signos Distintivos, por lo que con fecha 8 de setiembre del 2000, suscribió con Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. un contrato de transferencia de nombre comercial y “derechos procesales” (entiéndase expectaticios) derivados del expediente N° 9874697, por lo que el registro del signo solicitado en dicho expediente fue otorgado en segunda instancia. Dicho contrato ha sido impugnado judicialmente ante el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima mediante expediente N° 9930-2001, a fin de que se declare su nulidad por cuanto el referido contrato nunca se llegó a consumar al no haberse pagado el precio de venta, además de haberse considerado indebidamente la transferencia de un nombre comercial sin transferirse la empresa o el establecimiento que lo detentaba y sobre todo por haberse simulado un acto jurídico entre el gerente de la empresa Industrias Surge Peruanas S.A. (Abel Ciro Bustamante Rodríguez) y su esposa la gerente de Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. (Norrys Elizabeth Asenjo López) dado que Industrias Surge Peruanas S.A. transfirió a favor de Dalila Esperanza Tucto Gárate (y ela a su vez transfirió posteriormente a Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda.) el nombre comercial INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A., habiendo utilizado a la Administración Pública para ocultar patrimonio. Además, por la elaboración de un contrato falso de transferencia la gerente general de Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda., el gerente general de Industrias Surge Peruanas S.A. y Dalila Esperanza Tucto Gárate han sido denunciados penalmente por la comisión de delitos contra la fe pública.
(iii) Su empresa produce y comercializa cocinas con la marca SURGE por directa autorización de Cocinas Surge S.A.C., por lo que su derecho deriva del de dicha empresa.
(iv) Si bien Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. ha denunciado a Cocinas Superior S.A. por la supuesta infracción a sus derechos de propiedad industrial, dicho asunto ya fue de conocimiento del Quinto Juzgado Penal de Lima (Expediente N° 416-2001) en el cual se declaró no ha lugar a abrir instrucción contra el gerente general de Cocinas Surge S.A.C. ni contra el Gerente General de Cocinas Superior S.A.C. por el delito contra la propiedad industrial y el orden económico.
En atención a lo anterior, solicitó se suspenda la tramitación del presente procedimiento al haberse acreditado que la titularidad sobre la marca INDUSTRIAS SURGE PERUANAS, sobre la base de la cual Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. ha iniciado la presente acción, ha sido cuestionada ante la Autoridad Jurisdiccional con anterioridad al inicio del presente expediente. Asimismo, solicitó que al suspenderse el trámite del presente procedimiento se levante la medida cautelar ordenada en autos por ser contraria a derecho. Adjuntó los documentos que consideró pertinentes a fin de acreditar sus argumentos.
Mediante proveído de fecha 5 de diciembre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 13 de enero del 2003, en la cual, luego de efectuadas las deliberaciones correspondientes, las partes acordaron reanudar la audiencia el día 27 de enero del 2003; en dicha fecha acordaron reanudarla el día 24 de marzo del 2003 y en dicha fecha se acordó reanudarla con fecha 14 de abril del 2003, la cual no pudo llevarse a cabo debido a la inconcurrencia de la parte accionante.
Con fecha 4 de diciembre del 2002, Cocinas Superior S.A.C. (Perú) absolvió el traslado de la acción interpuesta manifestando que si bien la accionante sustenta su derecho en el certificado N° 69553 expedido dentro del trámite del expediente N° 9874697 iniciado por Dalila Esperanza Tucto Gárate con fecha 27 de noviembre de 1998, en dicho expediente Dalila Esperanza Tucto Gárate transfirió los derechos expectaticios del mismo a favor de Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda., por lo que los derechos sobre la marca INDUSTRIAS SURGE PERUANAS derivan de la adquisición que se obtuvo por dicho contrato de transferencia efectuada con fecha 8 de setiembre del 2000, el cual ha sido impugnado judicialmente por Cocinas Surge S.A.C., que es la empresa que autoriza a la suya a producir y comercializar cocinas con la marca SURGE. Asimismo, reiteró su pedido de suspensión efectuado con fecha 28 de noviembre del 2002 alegando las mismas razones expuestas en dicho escrito.
Con fecha 5 de diciembre del 2002, Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. manifestó que la emplazada viene haciendo caso omiso a la medida cautelar dictada con fecha 27 de noviembre del 2002, ya que continúa comercializando en forma normal y continua a sus diferentes distribuidores en el centro de Lima y el Jr. Puno y calles colindantes. Adjuntó documentos a fin de acreditar sus argumentos y solicitó se realice una visita de inspección a fin de verificar lo manifestado. Posteriormente, con fecha 6 de diciembre del 2002 adjuntó nuevos medios de prueba a fin de acreditar sus argumentos.
Mediante proveído de fecha 9 de diciembre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos dispuso se practique inspección en el local de la emplazada a fin de verificar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas mediante proveído de fecha 15 de noviembre del 2002.
Con fecha 13 de diciembre del 2002 se llevó a cabo la diligencia de inspección ordenada mediante proveído de fecha 9 de diciembre del 2002 en el local de Cocinas Superior S.A.C. Al mostrarse los documentos presentados por la accionante (guías de remisión), el gerente general de la empresa señaló que no tenía instrucciones por parte del representante de la empresa para pronunciarse al respecto. Asimismo, al solicitársele que muestre los bienes inmovilizados con fecha 27 de noviembre del 2002, manifestó la imposibilidad de mostrarlos por encontrase guardados en un almacén con llave, la cual se encuentra en poder del depositario, Sr. Segismundo Suárez Bustamante, quien no se encontraba en ese momento.
Con fecha 15 de enero del 2003, Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. manifestó que Cocinas Superior S.A.C. continúa haciendo caso omiso de la medida cautelar dispuesta al seguir comercializando el producto infractor. Adjuntó copia de una guía de remisión a fin de acreditar sus argumentos.
Con fecha 15 de enero del 2003, Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. solicitó se declare improcedente el pedido de suspensión del presente procedimiento manifestando lo siguiente:
(i) Su empresa es la única y exclusiva titular de los derechos de propiedad industrial sobre el signo distintivo SURGE para distinguir productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial al ser titular del nombre comercial INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. y logotipo (certificado N° 9621), y de la marca de producto INDUSTRIAS SURGE PERUANAS y logotipo (certificado N° 69553), además de haber solicitado a registro otras formas derivadas de la marca SURGE.
(ii) La originaria empresa Industrias Surge Peruanas S.A. durante más de 40 años fabricó cocinas a kerosene y gas, las que comercializaba y distribuía bajo la marca SURGE que por su calidad se hicieron ampliamente conocidas en el mercado. En 1988 Industrias Surge Peruanas S.A. obtuvo el registro del signo INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. y la palabra SURGE según modelo; en 1996, dicho registro fue transferido a Dalila Esperanza Tucto Gárate quien primero otorgó una licencia de uso del nombre comercial a favor de Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. y posteriormente le transfirió la titularidad del referido nombre comercial, transfiriéndole además los derechos expectaticios sobre la solicitud de registro de la marca SURGE que dio lugar al certificado N° 69553. Además, su empresa desde su constitución en 1994 ha fabricado las originales cocinas SURGE.
(iii) Cocinas Surge S.A.C. no tiene ningún derecho sobre la marca SURGE por lo que no puede licenciarla, quedando desvirtuados los argumentos esgrimidos por Cocinas Superior S.A.C., ya que el propietario de Cocinas Surge S.A.C. (Segismundo Suárez Bustamante) – y también apoderado de Cocinas Superior S.A.C. – fue quien teniendo acceso a la información de Industrias Surge Peruanas S.A. al haber laborado en el departamento legal de dicha empresa, y aprovechándose de haber tomado conocimiento de la declaratoria de insolvencia y posterior liquidación de la empresa, pretendió apropiarse de la marca SURGE, constituyendo la empresa Cocinas Surge S.A.C. y solicitando la cancelación de la marca SURGE de propiedad de Babson Bros Co. y al obtener dicha cancelación pretendió registrar la marca SURGE con un logotipo idéntico al de su empresa, el cual fue denegado. Además, Cocinas Surge S.A.C. solicitó la nulidad de su marca SURGE, la cual ha sido declarada infundada en Primera Instancia mediante Resolución N° 12362-2002/OSD-INDECOPI (la cual adjuntó en copia). Sin embargo, Cocinas Surge S.A.C. no se dedica a producir ni vender cocinas sino que licencia indebida e ilícitamente la marca SURGE aprovechándose de la trayectoria de su marca, por lo que debe ser sancionada, no pudiendo suspenderse el presente procedimiento ni mucho menos levantarse la medida cautelar dictada.
(iv) De suspenderse el presente procedimiento se permitiría a Cocinas Superior S.A.C. fabricar y comercializar “cocinas SURGE bambas” y se atentaría contra el sistema marcario, atentando contra la función indicadora de la procedencia empresarial y la calidad de la marca.
Con fecha 22 de enero del 2003, Cocinas Superior S.A.C. reiteró su pedido de suspensión del presente procedimiento.
Mediante proveído de fecha 10 de febrero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos, señaló que si bien se ha verificado que existen diversos recursos contra el registro de los signos distintivos de la accionante 1 , éstos no han desvirtuado los mismos, por lo que dichos registros se mantienen vigentes e inalterables. En tal sentido, declaró no ha lugar la suspensión solicitada por la emplazada, puesto que los procesos judiciales pendientes que invocó en su solicitud no resultan suficientes para que se disponga la suspensión solicitada.
Con fecha 20 de marzo del 2003, Cocinas Superior S.A.C. manifestó que ha tomado conocimiento que mediante expediente N° 175157-2003 se ha solicitado la cancelación de la marca INDUSTRIAS SURGE PERUANAS. En tal sentido, solicitó la acumulación de dicho expediente al presente a fin de resolverse conjuntamente. Asimismo, señaló que la supuesta accionante ha perdido legitimidad para obrar; toda vez que, el contrato por el cual adquirió los signos distintivos cuya defensa pretende ha sido resuelto por su anterior titular y vendedora, Dalila Esperanza Tucto Gárate. Adjuntó copia de la carta notarial que Dalila Esperanza Tucto Gárate envió con fecha 17 de marzo del 2002 a Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda.
Mediante proveído de fecha 28 de marzo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró no ha lugar a la acumulación solicitada y en cuanto a la supuesta pérdida de legitimidad para obrar por parte de la accionante, corrió traslado a dicha parte por el plazo de tres días a fin de que exponga lo que convenga a su derecho.
Con fecha 8 de abril del 2003, Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. manifestó que su empresa tiene y tendrá legitimidad para obrar hasta que la autoridad administrativa o Judicial determine lo contrario. Señaló que la carta notarial a la que hace referencia la emplazada en su escrito generó una respuesta de su parte e incluso la publicación de un aviso aclaratorio en el Diario Oficial “El Peruano” (documentos que adjuntó en copia), ya que en el referido contrato de transferencia no se pactó el pago del valor de la transferencia (S/. 100,00 soles) como condición para la transferencia.
Con fecha 9 de abril del 2003, Cocinas Superior S.A.C. manifestó que la accionante ha transferido la marca INDUSTRIAS SURGE PERUANAS (certificado N° 69553) a favor de Narciso Huamán Quispe, por lo que con fecha 20 de enero del 2003 mediante expediente N° 171317-2003 se ha solicitado la inscripción de dicha transferencia. En tal sentido, la empresa Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. ha quedado sustraída de la relación material y evidentemente ha perdido legitimidad para obrar, por lo que debe decretarse la conclusión del procedimiento sin pronunciamiento sobre el fondo.
Con fecha 20 de mayo del 2003, Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. manifestó que desconoce quien sea el Sr. Narciso Huamán Quispe y que en ningún momento le ha transferido su marca INDUSTRIAS SURGE PERUANAS y logotipo (certificado N° 69553).
Con fecha 7 de mayo del 2003, Cocinas Superior S.A.C. manifestó que no obstante encontrarse en trámite los expedientes N° 164291-2002 y 164292-2002 referidos a supuestas infracciones marcarias cometidas por Cocinas Madre S.A.C. y Cocinas Superior S.A.C. en agravio de Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda., la Fiscalía Especializada en Asuntos de Propiedad Intelectual y personal de la Policía Fiscal procedió a incautar cocinas y otros productos de sus empresas, sometiéndolos a un proceso penal iniciado contra los mismos sujetos, por los mismos hechos y por los mismos fundamentos. En tal sentido, solicitó se oficie al órgano indicado a fin de que comunique sobre las actuaciones realizadas y se expida, luego de recibida la comunicación respectiva, la correspondiente resolución inhibitoria como medida de precaución para que las autoridades no produzcan una eventual vulneración al principio del “non bis inidem”, conforme lo establecen los artículos 64 2 y 230.10 3 de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Posteriormente, con fecha 22 de mayo del 2003, Cocinas Superior S.A.C. informó que con fecha 28 de febrero del 2003 su local fue intervenido por la Policía Fiscal – División de Investigación de Delitos contra la Propiedad Intelectual, en la cual fueron incautadas las cocinas que fueron inmovilizadas por la Oficina de Signos Distintivos con fecha 27 de noviembre del 2003. En tal sentido, solicitó se oficie a dicha división de la Policía a fin de que informe sobre el estado de la mercadería que les fuera incautada con fecha 28 de febrero del 2003, y que fuera materia de inmovilización en la diligencia del 27 de noviembre del 2002.
Mediante proveído de fecha 26 de mayo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró no ha lugar al pedido de cursar oficio a la Policía Fiscal – División de Investigación de Delitos contra la Propiedad Intelectual debido a que la investigación que realiza la Policía Fiscal es de carácter reservado. Sin perjuicio de ello, corrió traslado a la otra parte del pedido efectuado a fin de que exponga lo que convenga a su derecho.
Con fecha 5 de junio del 2003, Cocinas Superior S.A.C. reiteró su pedido a fin de que se expida la resolución inhibitoria correspondiente. Precisó que el proceso penal en el cual se ha visto involucrada simultáneamente al presente procedimiento administrativo se encuentra en la Sétima Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, Número de Ingreso 081-2003, en la cual se ha formalizado la denuncia respectiva.
Con fecha 5 de junio del 2003, Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. manifestó que en vista que la emplazada hizo caso omiso a la medida cautelar dictada, continuando con la fabricación y comercialización de los productos con la marca SURGE se vieron obligados a denunciarlos ante la Policía Fiscal, quienes al intervenir encontraron cocinas con la marca SURGE, no siendo posible que la Policía haya incautado la mercadería inmovilizada por la Oficina de Signos Distintivos que según la emplazada se encontraba bajo llave.
Con fecha 27 de junio del 2003, Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. solicitó se declare improcedente la solicitud de inhibición planteada por la emplazada manifestando que los hechos del presente caso y los evaluados por la Policía Fiscal son distintos al haberse realizado en distinto tiempo, por lo que no se aplica el principio del “non bis inidem” y mas bien debe emitirse inmediato pronunciamiento sobre el presente caso.
Con fecha 10 de octubre del 2003, Cocinas Superior S.A.C. adjuntó copias de resoluciones judiciales a fin de que sean tomadas en cuenta al momento de resolver.
Mediante Resolución N° 12192-2003/OSD-INDECOPI de fecha 21 de octubre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda contra Cocinas Superior S.A.C. en base a la marca registrada SURGE y figura, pero declaró improcedente la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta en base al nombre comercial INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. – SURGE y figura, así como la acción por competencia desleal, en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación de la reputación ajena, también interpuestas por Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. contra Cocinas Superior S.A.C.
Previamente a resolver el presente caso, la Oficina precisó lo siguiente:
- Si bien la emplazada ha manifestado que la Oficina debe inhibirse del conocimiento del presente expediente al existir un proceso penal en el que se está ventilando el mismo supuesto que origina la presente acción, no ha quedado acreditado en autos que exista un proceso penal instaurado por los hechos que son materia de acción en el presente procedimiento y menos aun que involucre a las partes en litis (lo cual es imposible debido a que nuestra legislación no reconoce la posibilidad de que una persona jurídica pueda constituir sujeto activo de la comisión de un delito), ya que la emplazada sólo ha afirmado que ha sufrido una intervención policial y del Ministerio Público en virtud de la cual le habrían incautado los productos inmovilizados con motivo de la presente acción, lo cual no demuestra que exista un proceso penal, además del hecho que la accionante ha manifestado que sólo existe una investigación policial que aún no ha derivado en un proceso penal. En tal sentido, desestimó el pedido de inhibición formulado por la emplazada al no existir cuestión litigiosa en sede jurisdiccional que precise ser esclarecida previamente al pronunciamiento administrativo a emitirse en el presente caso, por lo que tampoco es posible la vulneración del principio “non bis inidem”.
- Si bien la emplazada ha manifestado que el contrato celebrado entre la accionante y Dalila Esperanza Tucto Gárate (en virtud del cual le transfirió a la accionante los derechos expectaticios sobre el registro de la marca base de la presente acción) se encuentra impugnado judicialmente, dicha situación no impide la resolución del presente procedimiento en la medida que dicho registro se encuentra vigente y por lo tanto genera plenos efectos en su titular, lo cual desvirtúa el argumento esgrimido por la emplazada respecto a la falta de legitimidad para obrar por parte de la accionante.
- Si bien mediante expediente N° 171317-2003 se está tramitando la transferencia de la marca registrada SURGE y figura, dicho procedimiento aún no ha concluido, por lo que de acuerdo a los registros la accionante continúa siendo la titular de la marca en cuestión.
- Respecto a las demás denuncias penales mencionadas por la emplazada, las mismas resultan irrelevantes para el presente caso al no estar involucrada en ellas Cocinas Superior S.A.C.
- El presente pronunciamiento en nada se opone ni desconoce la medida cautelar dictada por el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima en el expediente judicial N° 9930-2001, en tanto que la misma dispone que la accionante se abstenga de oponer sus derechos de propiedad industrial a la empresa Cocinas Surge S.A.C. mas no a personas distintas a ésta como sucede en el presente caso, instaurado contra Cocinas Superior S.A.C., por lo que la supuesta autorización otorgada por Cocinas Surge S.A.C. a la emplazada no la beneficia en ningún modo de la referida medida cautelar.
En cuanto a la cuestión de fondo, la Oficina consideró lo siguiente:
(i) Respecto al ejercicio legítimo de la acción por infracción:
- Si bien la accionante basa su acción por infracción en su marca SURGE y figura y su nombre comercial INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. – SURGE y figura, ambos registrados en la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, de la revisión de las pruebas que ha presentado la accionante para demostrar el uso de su nombre comercial, las mismas no cumplen con acreditar el uso o conocimiento en el Perú del nombre comercial base de su acción ya que las guías de remisión, facturas y boletas de venta presentadas consignan la denominación INDUSTRIAS NUEVA ESPERANZA S.R.LTDA. como nombre comercial mas no el signo que es materia de la presente acción y si bien se observan algunos elementos del mismo en dichos documentos, dicho uso es a título informativo respecto de los productos que son comercializados bajo el nombre comercial INDUSTRIAS NUEVA ESPERANZA S.R.LTDA., ya que incluso en los documentos se observan también otros signos, tales como: FENIX y figura y KAMISEA y figura, los cuales corresponderían a las marcas de otros productos también comercializados por la accionante bajo el nombre comercial antes señalado.
- En tal sentido, la Oficina consideró que únicamente correspondía evaluar si se habían infringido los derechos de propiedad industrial de la accionante derivados del registro de su marca de producto SURGE y figura que también es base de la presente acción.
(ii) Respecto a la supuesta infracción a los derechos de propiedad industrial:
- De la revisión de la lista de precios, las facturas y guías de remisión que adjuntó la accionante; de lo verificado en las diligencias inspectivas practicadas en el local de la emplazada y lo manifestado por la misma emplazada, la Oficina estableció que Cocinas Superior S.A.C. ha fabricado y comercializado cocinas con los signos SURGE y el signo constituido por la figura de la mitad de un engranaje en color azul en cuyo interior aparece la denominación SURGE sobre la figura de un ala delta, ambos en color rojo y fondo blanco (SURGE COCINAS SURGE S.A.C. y figura).
- Los signos en litis distinguen los mismos productos (cocinas de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial), así como actividades económicas relacionadas con éstos.
- Los signos en cuestión coinciden en el uso de la denominación SURGE como elemento denominativo de mayor relevancia, por lo que el impacto sonoro de los signos es idéntico, al resultar irrelevantes las denominaciones INDUSTRIAS, COCINAS, PERUANAS y las siglas S.A.C. que aparecen en algunos de los signos. Además, se aprecia en algunos de ellos la misma figura de la mitad de un engranaje con la palabra SURGE escrita en letras del mismo tipo y la figura de un ala delta coincidiendo además en sus colores rojo y azul.
- En tal sentido, es imposible la coexistencia de los signos en cuestión sin riesgo de afectar los derechos de propiedad industrial de la accionante, así como los intereses de los consumidores.
- Si bien la emplazada ha manifestado que produce y comercializa cocinas con la marca SURGE en virtud de una autorización recibida por parte de la empresa Cocinas Surge S.A.C., de la revisión de los informes de antecedentes pertinentes se advierte que es la empresa accionante la titular de la marca SURGE y figura, por lo que es la única facultada a usar y/o ceder el uso de tal signo a terceros, y si bien Cocinas Surge S.A.C. ha solicitado el registro de la marca SURGE mediante expediente N° 115510-2000 para distinguir productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, dicho procedimiento se encuentra suspendido, por lo que no existe derecho de propiedad industrial a su favor.
(iii) Respecto a la supuesta comisión de actos de competencia desleal:
- La emplazada ha utilizado sin la debida autorización el signo SURGE – confundible con la marca SURGE y figura registrada a favor de la accionante – para distinguir cocinas, induciendo de esta manera a confusión al público consumidor y consecuentemente incurriendo en una infracción a los derechos de propiedad industrial de la accionante, no encontrándose involucrados elementos adicionales que identifiquen a la accionante en el mercado, por lo que carece de sentido recurrir a la figura de los actos de confusión prevista en el artículo 8 del Decreto Ley 26122, en tanto la conducta efectuada por la reclamada es susceptible de ser reprimida en su integridad por las normas de propiedad industrial, por lo que la presente acción por competencia desleal en la modalidad de actos de confusión, resulta improcedente.
- La accionante no ha acreditado que su marca SURGE y figura (y menos aún el signo INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. – SURGE y figura cuyo uso como nombre comercial ni siquiera ha sido acreditado por la accionante) posea un grado de implantación elevado o goce de prestigio en el mercado de manera que se encuentre posicionada en el mismo, así como en la mente del sector de consumidores correspondiente, no pudiendo determinarse que existe un aprovechamiento de su reputación, por lo que la presente acción por competencia desleal en la modalidad de actos de explotación de la reputación ajena también resulta improcedente.
En atención a lo anterior, la Oficina de Signos Distintivos dispuso lo siguiente:
- Prohibir a Cocinas Superior S.A.C. el uso del signo SURGE COCINAS SURGE S.A.C. y figura así como la denominación SURGE, ambos materia de la presente acción, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir productos correspondientes a la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.
- Convertir en definitiva la medida cautelar de cese de uso y en comiso definitivo la medida cautelar de inmovilización dictadas con motivo de la interposición de la presente acción.
- Sancionar a Cocinas Superior S.A.C. con una multa equivalente a 4 UIT y disponer que Cocinas Superior S.A.C. asuma el pago de las costas y costos incurridos por Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. con motivo del presente procedimiento. A fin de imponer dichas sanciones se tuvo en cuenta que la emplazada había incumplido con la medida cautelar de cese de uso del signo SURGE, ya que los documentos presentados por la accionante demostraban que con posterioridad a la fecha en que fue notificada con la referida medida cautelar continuó comercializando cocinas de la clase 11 con el signo en cuestión.
Con fecha 10 de noviembre del 2003, Cocinas Superior S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) Su empresa ha actuado al amparo de un contrato de licencia de la marca SURGE suscrito con fecha 19 de octubre del 2000 con la empresa Cocinas Surge S.A.C. quien se presentó como titular de dicha marca “en trámite de registro para la clase 11”, fecha en que no se encontraba vigente el certificado N° 69553. Además, la denuncia presentada contra el gerente general de su empresa por delito contra la propiedad intelectual en agravio de Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. fue archivada, por lo que de ninguna manera Cocinas Superior S.A.C. pudo considerar que estaba vulnerando normatividad alguna, ya que el uso de la marca SURGE no era un uso gratuito sino que se pagaba una regalía a Cocinas Surge S.A.C.
(ii) La Sra. Norrys Elizabeth Asenjo López, gerente general de Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. actuó de mala fe en la obtención del registro de la marca base de la presente acción.
(iii) No se ha tenido en cuenta que a la fecha, la titularidad de la marca INDUSTRIAS SURGE PERUANAS viene siendo cuestionada judicialmente no sólo por Cocinas Surge S.A.C. (empresa de la cual deriva la licencia con la cual su empresa produjo y comercializó cocinas con la marca SURGE) sino también por la Sra. Dalila Esperanza Tucto Gárate, su anterior titular.
(iv) Al haber presentado copias de resoluciones judiciales de procesos anteriores al inicio del presente procedimiento, debe suspenderse el presente procedimiento hasta que se resuelvan definitivamente dichas acciones judiciales.
(v) Los signos en cuestión son diferentes al identificar dos empresas sin vínculo alguno. Señaló que su empresa utiliza la denominación SURGE en el logo de una uve (V) y no dentro de una “ala delta”.
Finalmente, reiteró el pedido de inhibición efectuado manifestando que de no acogerse el mismo se estaría vulnerando el principio del “non bis inidem”. Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus argumentos.
Con fecha 30 de enero del 2004, Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. absolvió el traslado de la apelación interpuesta manifestando que la apelante repite los mismos argumentos de su desestimada contestación a la presente acción por infracción sin aportar nuevos elementos que puedan desvirtuar la resolución apelada, por lo que debe confirmarse la resolución apelada debido a que los signos en conflicto originan confusión. Señaló que la emplazada no puede alegar que usa la marca SURGE en virtud a una licencia efectuada por quien no tiene derecho alguno sobre dicha marca. Precisó que el principio del “non bis inidem” no es aplicable al presente caso ya que los hechos que se ventilan en la vía judicial y los que generaron el presente procedimiento administrativo no son los mismos.
Con fecha 2 de julio del 2004, Cocinas Superior S.A.C. solicitó se suspenda el presente procedimiento, conforme se ha suspendido la tramitación del expediente N° 164291-2002 por parte de la Sala de Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 188-2004/TPI-INDECOPI de fecha 9 de marzo del 2004.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si corresponde suspender la tramitación del presente procedimiento en base a las razones expuestas por la emplazada.
b) Si Cocinas Superior S.A.C. ha infringido los derechos de propiedad industrial de Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda.
c) De ser el caso, las sanciones a imponerse.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
La Sala ha verificado lo siguiente:
a) Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. (Perú) es titular de los siguientes signos:
El nombre comercial constituido por la denominación INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A., la palabra SURGE, según modelo, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de cocinas a gas de kerosene y cocinas a gas propano, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, registrado bajo certificado N° 9621, vigente hasta el 27 de octubre del año 2003 4 . Solicitud de registro presentada con fecha 13 de abril de 1988 y registro otorgado con fecha 27 de octubre de 1988.
Dicho registro le fue transferido a su actual titular por parte de Dalila Esperanza Tucto Gárate (Perú) 5 , a quien le fue transferido por Industrias Surge Peruana S.A. (Perú) (asiento N° 02).
Mediante Resolución N° 273-2002/TPI-INDECOPI de fecha 15 de marzo del 2002, la Sala de Propiedad Intelectual declaró insubsistente la Resolución N° 9207-2001/OSD-INDECOPI de fecha 20 de agosto del 2001 y, por sus efectos, la Resolución N° 12036-2000/OSD-INDECOPI de fecha 2 de octubre del 2000, recaídas en el expediente N° 104211-2000, sobre la acción de cancelación por falta de uso del referido nombre comercial, iniciada con fecha 12 de abril del 2000 por Cocinas Surge S.A.C. (Perú). En tal sentido, dicho registro aún se mantiene vigente.
La marca de producto constituida por la denominación INDUSTRIAS SURGE PERUANAS en color negro, sobre la figura de la mitad de un engranaje en los colores azul y rojo en cuyo interior está la palabra SURGE y la figura representativa de un ala delta en color rojo y blanco, conforme al modelo - sin reivindicar los términos INDUSTRIAS y PERUANAS -, que distingue aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de secado, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 69553, vigente hasta el 21 de noviembre del año 2010. Solicitud de registro presentada con fecha 27 de noviembre de 1998 y registro otorgado con fecha 21 de noviembre del 2000.
Con fecha 5 de marzo del 2001, Cocinas Surge S.A.C. solicitó, mediante expediente N° 124324-2001, la nulidad del mencionado certificado.
Al respecto, cabe precisar que si bien mediante Resolución N° 12362-2002/OSD-INDECOPI de fecha 31 de octubre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción en cuestión, con fecha 22 de noviembre del 2002, Cocinas Surge S.A.C. interpuso recurso de reconsideración contra la mencionada resolución.
Además, mediante Resolución N° 5826-2003/OSD-INDECOPI de fecha 26 de mayo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos suspendió la tramitación de dicho expediente hasta que el Poder Judicial se pronuncie sobre la validez del contrato de transferencia celebrado entre Dalila Esperanza Tucto Gárate a favor de Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda.
Sin embargo, con fecha 11 de marzo del 2004, Cocinas Surge S.A.C. formuló desistimiento respecto de la acción de nulidad presentada, por lo que mediante proveído de fecha 23 de marzo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por desistida a la accionante, habiéndose remitido el referido expediente al área de archivo con fecha 28 de junio del 2004.
Con fecha 11 de marzo del 2003, Segismundo Suárez Bustamante (Perú) solicitó, mediante expediente N° 175157-2003, la cancelación por falta de uso del mencionado certificado. Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.
Asimismo, con fecha 12 de mayo del 2003, Segismundo Suárez Bustamante (Perú) solicitó, mediante expediente N° 180021-2003, la nulidad del mencionado certificado. Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.
b) Asimismo, Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. (Perú) ha solicitado el registro de los siguientes signos como marca de producto:
- La figura representativa de la mitad de un engranaje en color azul, en cuyo interior está la denominación SURGE sobre la figura de un ala delta, ambos en color rojo y fondo blanco, conforme al modelo, para distinguir aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias; válvulas, reguladores de gas de uso doméstico e industrial; quemadores; generadores, encendedores, mecheros de gas de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial. Solicitud de registro presentada con fecha 29 de mayo del 2001, mediante expediente N° 128872-2001, el cual se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.
- La denominación SURGE en color rojo escrita en letras características, conforme al modelo, para distinguir aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias; válvulas, reguladores de gas de uso doméstico e industrial; quemadores; generadores, encendedores, mecheros de gas de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial. Solicitud de registro presentada con fecha 29 de mayo del 2001, mediante expediente N° 128873-2001, el cual se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.
c) Babson Bros Co. (Estados Unidos de América) fue titular de la marca de producto SURGE, para distinguir equipos de refrigeración de leche y equipos para enfriar leche, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 24251, vigente hasta el 16 de febrero del año 2006. Solicitud de registro presentada con fecha 28 de marzo de 1995 y registro otorgado con fecha 16 de febrero de 1996.
Con fecha 12 de abril del 2000, Cocinas Surge S.A.C. (Perú) solicitó la cancelación de dicho certificado de registro mediante expediente N° 104210-2000, la cual fue declarada fundada por la Oficina de Signos Distintivos mediante Resolución N° 10353-2000/OSD-INDECOPI de fecha 29 de agosto del 2000.
Con fecha 14 de abril del 2000, Dalila Esperanza Tucto Gárate (Perú) solicitó mediante expediente N° 104364-2000 la nulidad del mencionado certificado de registro, la cual fue declarada improcedente por la Oficina de Signos Distintivos mediante Resolución N° 4029-2001/OSD-INDECOPI de fecha 18 de abril del 2001.
d) Asimismo, Cocinas Surge S.A.C. (Perú) ha solicitado el registro de la marca de producto constituida por la denominación SURGE en letras características enmarcado dentro de una uve estilizada, y parte de un engranaje; conforme al modelo, para distinguir aparatos de cocción y demás productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial. Solicitud de registro efectuada con fecha 9 de octubre del 2000, mediante expediente N° 115510-2000, el cual se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.
e) Finalmente, Industrias Surge Siglo XXI S.A. (Perú) ha solicitado el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación SURGE SIGLO XXI escrita en letras características de color azul, la misma que se encuentra dentro de un círculo rojo que a su vez está rodeado por un engranaje de doce dientes, en color azul sobre una V estilizada en color rojo; conforme al modelo, para distinguir cocinas, hornos, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial. Solicitud de registro efectuada con fecha 14 de julio del 2000, mediante expediente N° 110026-2000.
Mediante Resolución N° 1124-2002/TPI-INDECOPI de fecha 9 de diciembre del 2002, la Sala de Propiedad Intelectual suspendió la tramitación de dicho expediente hasta que se resuelva el expediente N° 124324-2001, correspondiente a la acción de nulidad de la marca de producto registrada bajo certificado N° 69553, interpuesta por Cocinas Surge S.A.C.
2. Cuestión previa
Previamente a analizar el presente caso, resulta necesario efectuar las siguientes precisiones:
(i) Cocinas Superior S.A.C. ha manifestado que la Sra. Norrys Elizabeth Asenjo López, gerente general de Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. actuó de mala fe en la obtención del registro de la marca base de la presente acción y que no se ha tenido en cuenta que a la fecha, la titularidad de la marca INDUSTRIAS SURGE PERUANAS viene siendo cuestionada judicialmente no sólo por Cocinas Surge S.A.C. (empresa de la cual deriva la licencia con la cual su empresa produjo y comercializó cocinas con la marca SURGE) sino también por la Sra. Dalila Esperanza Tucto Gárate, su anterior titular, por lo que debe suspenderse el presente procedimiento hasta que se resuelvan definitivamente dichas acciones judiciales, ya que de resolverse el presente caso se estaría vulnerando el principio del “non bis inidem”.
Al respecto cabe precisar que el hecho que el contrato por el cual se obtuvo el registro de la marca INDUSTRIAS SURGE PERUANAS y logotipo, base de la presente acción por infracción, se esté cuestionando en la vía judicial no implica que el titular de la marca cuestionada vea afectados sus derechos como titular, conferidos por la resolución que le otorgó el registro, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 154 de la Decisión 486 que establece que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
(ii) Si bien Cocinas Superior S.A.C. ha solicitado que se suspenda el presente procedimiento, conforme se ha suspendido la tramitación del expediente N° 164291-2002 por parte de la Sala de Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 188-2004/TPI-INDECOPI de fecha 9 de marzo del 2004, cabe precisar que si bien mediante Resolución N° 188-2004/TPI-INDECOPI de fecha 9 de marzo del 2004, la Sala de Propiedad Intelectual, por razones de eficacia y economía procesal, suspendió la tramitación del expediente N° 164291-2002 hasta que se resuelva el expediente N° 124324-2001 relativo a la acción de nulidad del certificado N° 69553 – correspondiente a la marca de producto INDUSTRIAS SURGE PERUANAS y logotipo registrada a favor de Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. en la clase 11 de la Nomenclatura Oficial – iniciado por Cocinas Surge S.A.C., ésta última se ha desistido de la referida acción de nulidad y, por lo tanto se ha archivado el expediente que la originó – encontrándose aún vigente la marca de producto cuya nulidad se pretendía – por lo que carece de sentido que se suspenda el presente procedimiento como se hizo mediante Resolución N° 188-2004/TPI-INDECOPI.
Finalmente, cabe precisar que si bien se ha verificado que Segismundo Suárez Bustamante ha interpuesto una acción de nulidad (expediente N° 180021-2003) contra dicha marca, ello resulta irrelevante al no ser parte en el presente procedimiento.
En consecuencia, no corresponde aceptar el pedido de suspensión efectuado por Cocinas Superior S.A.C.
iii) Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. ha formulado la presente acción por infracción a sus derechos de propiedad industrial y a las normas de represión de la competencia desleal contra Cocinas Superior S.A.C., sobre la base de su registro de marca de producto INDUSTRIAS SURGE PERUANAS y logotipo (certificado N° 69553) y de su nombre comercial INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. y logotipo (certificado N° 9621).
Sin embargo, la Oficina de Signos Distintivos consideró que no se había acreditado el uso del nombre comercial base de la acción y únicamente declaró fundada la presente acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta en base a la marca registrada bajo certificado N° 69553, declarando improcedente la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta en base al nombre comercial INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. – SURGE y figura (así como la acción por competencia desleal, en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación de la reputación ajena).
En consecuencia, y en atención a que la accionante no ha impugnado la Resolución de Primera Instancia sólo corresponde a esta Sala evaluar si la emplazada ha vulnerado los derechos de propiedad industrial que la accionante posee sobre el registro de su marca de producto INDUSTRIAS SURGE PERUANAS y logotipo (certificado N° 69553).
3. Infracción a los derechos de propiedad industrial
El artículo 238 de la Decisión 486 6 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
Asimismo, el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.
El artículo 244 de la Decisión 486 establece que el plazo de prescripción para las acciones por infracción es de dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.
4. Signos utilizados por la emplazada
En el presente caso, se ha tenido a la vista una lista de precios de “Cocinas SURGE” emitida por Cocinas Superior S.A.C. (foja 23) y una factura emitida por la misma empresa con fecha 21 de noviembre del 2000 (foja 24), por la venta de 4 cocinas de marca SURGE.
Asimismo, en la diligencia de inspección efectuada en el local de Cocinas Superior S.A.C. se verificó que dicha empresa se dedica a la fabricación de cocinas a gas propano y kerosene y que se usa el signo distintivo SURGE, para distinguir cocinas, habiéndose inmovilizado 263 cocinas de diversos modelos, así como diversos productos denominados “en proceso”, tales como 140 cocinas de mesa de dos hornillas sin quemadores, 28 muebles de cocina de dos hornillas sin llaves, 122 muebles de cocina de dos hornillas con llaves, 30 muebles de cocina de dos hornillas con pie corto, 11 muebles de cocina de dos hornillas de pie largo, 1 mueble de cocina industrial de tres hornillas, 6 muebles de cocina de kerosene de dos hornillas y 8 muebles de cocina de kerosene. Cabe precisar que al acta respectiva se adjuntó un sticker que es adherido a los productos, tal como se aprecia a continuación:
5. Aplicación al caso concreto
En el presente caso, a efectos de determinar si se han vulnerado los derechos de propiedad industrial de Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda., corresponde a la Sala establecer si existe riesgo de confusión entre los signos utilizados por Cocinas Superior S.A.C. y la marca de producto INDUSTRIAS SURGE PERUANAS y logotipo, registrada a favor de la accionante.
6. Determinación del riesgo de confusión
En general, la confusión entre los signos es mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos, servicios o actividades económicas que distinguen.
6.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, la marca registrada de la accionante distingue aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de secado, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, mientras que los signos utilizados por la emplazada están referidos a cocinas, por lo que existe vinculación entre los productos en cuestión.
6.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 aplicable por remisión del artículo 217 del mencionado Decreto Legislativo 7 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N °s 55-IP-2000 8 y 76-IP-2000 9 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de Los productos, servicios y actividades económicas a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé en relación con esos productos, servicios y actividades económicas.
En el caso específico de los productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, es razonable asumir que el consumidor antes de adquirirlos hará un detenido examen de los mismos en función de sus necesidades, así como de las características y precio de los productos.
La impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque, por lo general, la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
En este orden de ideas, en el caso de los signos mixtos - que de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo -, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial del producto o servicio; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 10 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico – denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que tanto la marca de la accionante y uno de los signos utilizados por la emplazada constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.
Así, se advierte que en la marca de la accionante tanto el aspecto figurativo como el denominativo – y en éste la denominación SURGE debido a su ubicación y a que las denominaciones INDUSTRIAS y PERUANAS resultan denominaciones accesorias que no le imprimen distintividad al signo – son relevantes a efectos de identificar un origen empresarial determinado, tal como se aprecia a continuación:
Del mismo modo, en el caso del signo mixto utilizado por la emplazada se advierte que tanto el aspecto denominativo y figurativo del mismo es el relevante a efectos de identificar un origen empresarial determinado, siendo igualmente relevante la denominación SURGE, tal como se aprecia a continuación:
Realizado el examen comparativo se advierte lo siguiente:
a) Entre el signo SURGE utilizado por la emplazada y la marca INDUSTRIAS SURGE PERUANAS y logotipo de la accionante:
Desde el punto de vista fonético se advierte que el elemento denominativo relevante de la marca de la accionante (SURGE) resulta idéntico a la denominación SURGE que utiliza la emplazada.
Desde el punto de vista gráfico se advierte que no obstante que la marca registrada de la accionante posee elementos figurativos y cromáticos, su presencia no es suficiente para determinar un impacto visual distinto en los signos debido a la presencia de la denominación SURGE en ambos.
b) Entre el signo SURGE y logotipo utilizado por la emplazada y la marca INDUSTRIAS SURGE PERUANAS y logotipo de la accionante:
Desde el punto de vista fonético se advierte que el elemento denominativo relevante de los signos en cuestión (SURGE) es idéntico.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que el signo utilizado por la emplazada reproduce en forma idéntica el logotipo conformado por la denominación SURGE dentro de la mitad de un engranaje de color azul y sobre la figura estilizada de forma de V de color rojo, lo cual produce un impacto visual muy similar al que produce la marca registrada de la accionante, sobre todo por la distribución de algunos de los mismos colores (rojo y azul) y elementos figurativos (figura de engranaje y figura de V estilizada) y tipo de letra que conforman sus denominaciones.
6.3 Riesgo de confusión
Por las consideraciones expuestas, dado que los signos en conflicto distinguen los mismos productos y que gráfica y fonéticamente los signos en cuestión presentan similitudes y, en algunos casos, identidad, se ha determinado que los signos utilizados por la empresa emplazada son capaces de generar confusión en el público consumidor.
7. Comisión del acto infractor
En atención a lo expuesto, los signos utilizados por Cocinas Superior S.A.C. vulneran los derechos de propiedad industrial de Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. respecto a su marca registrada INDUSTRIAS SURGE PERUANAS y logotipo, por lo que se ha configurado una infracción a los derechos de propiedad industrial de Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486, por lo que debe prohibirse a la emplazada el uso de los signos en cuestión para identificar productos de la clase 11 de la Nomenclatura
Oficial en la forma como lo viene haciendo, ya que afecta los derechos adquiridos por la accionante.
8. Determinación de las sanciones
La multa es la pena pecuniaria impuesta a la emplazada, de conformidad con el artículo 242 del Decreto Legislativo 823, por haber infringido los derechos de propiedad industrial del accionante. A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar estos derechos sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso económico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.
La Sala estima que el monto de la multa debe ser impuesto tomando en cuenta en primer lugar el provecho ilícito obtenido por el denunciado al realizar el acto infractor. Asimismo, para determinar la sanción a imponerse debe tenerse en cuenta el fin disuasivo de la misma, la conducta procesal de la emplazada y la gravedad de la falta.
Para efectos de determinar el monto de la multa a imponer, se ha tomado en consideración lo siguiente:
- No existe información sobre el provecho ilícito obtenido por la emplazada.
- La emplazada a lo largo del procedimiento, si bien ha cuestionado la comisión del acto infractorio, no ha obstaculizado la realización de las inspecciones ni el trámite del mismo.
- No obstante, la accionante adjuntó documentos consistentes en guías de remisión y facturas (fojas 162, 164, 165 y 199) que acreditan que la empresa emplazada continuaba comercializando cocinas con el signo SURGE con posterioridad a la fecha en que se dictó la medida cautelar de cese de uso de dicho signo
En consecuencia, se tendrán presentes dichas circunstancias al momento de fijar la multa.
Por las consideraciones anteriores, la Sala determina que debe mantenerse la sanción de multa impuesta por la Oficina de Signos Distintivos, la cual asciende a 4 UIT.
9. Costas y costos del procedimiento
El artículo 7 del Decreto Legislativo 807 11 establece que en cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI.
De acuerdo al criterio establecido en la Resolución N º 135-2000/TPI-INDECOPI del 26 de enero del 2000 12 , la facultad de ordenar el pago de costas y costos no debería encontrarse relacionada con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la comisión de una infracción, sino que más bien debería estar relacionada con la razonabilidad o no de que la materia controvertida sea discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo.
En este orden de ideas, al momento de evaluar si corresponde ordenar el pago de las costas y costos del proceso al infractor, se debe tomar en cuenta, en primer lugar, la gravedad de la infracción. A manera de ejemplo, podría suceder que la infracción cometida fuese tan flagrante, que pudiera considerarse evidente para quien la comete que será objeto de una denuncia ante algún órgano funcional del INDECOPI. De darse este supuesto, queda claro que quien llevó a cabo el acto es consciente de que su conducta puede dar origen al inicio de un procedimiento, que va a demandar costos para el denunciante o para la propia Administración. Este supuesto justificaría ordenar que el infractor asuma el pago de costas y costos del proceso.
En segundo lugar, debe tomarse en cuenta la conducta procesal demostrada por el infractor a lo largo del procedimiento. En este sentido, una conducta renuente u obstruccionista por parte del infractor ante la autoridad administrativa podría complicar y elevar los costos del proceso, lo que justificaría que se le condene al pago de costas y costos del mismo. Mientras que, por el contrario, una voluntad conciliadora y una conducta procesal idónea de la emplazada podrían evitar que a éste se le condene al pago de las costas y costos del proceso.
En el presente caso, la similitud existente entre los signos materia de la infracción y la marca registrada de la accionante hace presumir que la emplazada buscaba aproximarse a la marca registrada, lo que constituye un elemento que podía hacer suponer a la emplazada que con dicha conducta podía ser objeto de una acción por infracción.
Asimismo, si bien la emplazada ha manifestado que su empresa ha actuado al amparo de un contrato de licencia de la marca SURGE suscrito con fecha 19 de octubre del 2000 con la empresa Cocinas Surge S.A.C., que se presentó como titular de dicha marca “en trámite de registro para la clase 11”; ello no justifica el accionar de la emplazada, puesto que no resulta razonable que Cocinas Superior S.A.C. no tuviera conocimiento que aún no se tenía convicción de que prosperase el registro de la marca otorgada en licencia por parte de Cocinas Surge S.A.C., ya que se ha verificado que existe vinculación 13 entre las empresas Cocinas Surge S.A.C. y Cocinas Superior S.A.C.
En tal sentido, se han configurado los supuestos necesarios para imponer a la emplazada el pago de las costas y costos incurridos por la accionante en el presente procedimiento.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución N° 12192-2003/OSD-INDECOPI de fecha 21 de octubre del 2003.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
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(1) Al respecto, la Oficina tuvo en consideración lo siguiente:
(i) En la vía judicial:
a) Mediante expediente N° 444-2002 se tramitó la denuncia por delitos contra la función jurisdiccional, falsedad genérica y contra la fe pública contra Abel Ciro Bustamante Rodríguez y Elizabeth Asencio López, con la cual se pretendió indirectamente cuestionar la transferencia del nombre comercial INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. SURGE. Sin embargo, con fecha 16 de diciembre del 2002 se declaró fundada la excepción de naturaleza de acción que como medio de defensa dedujeron los denunciados.
b) En el expediente N° 2001-3857-0-0100-J-Cl-22 Cocinas Surge S.A.C. interpuso la nulidad de acto jurídico contra Industrias Nueva Esperanza S.R.L. y Dalila Esperanza Tucto Gárate en el que se objeta el Contrato de transferencia del nombre comercial INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. SURGE. Sin embargo, dicha demanda fue declarada improcedente mediante resolución N° 1 de fecha 9 de marzo del 2001, la cual se declaró consentida mediante resolución N° 3 de fecha 6 de junio del 2001.
c) En el expediente N° 2001-9930-0-0100-J-Cl-26 Cocinas Surge S.A.C. interpuso nulidad de acto jurídico contra Industrias Nueva Esperanza S.R.L. y Dalila Esperanza Tucto Gárate, la cual ha sido materia de la Resolución N° 15 de fecha 29 de noviembre del 2002 en la cual se declaró saneado el proceso y se dispuso que la audiencia de conciliación se lleve a cabo el día 29 de enero del 2003.
(ii) En la vía administrativa:
a) Cocinas Surge S.A.C. solicitó la acción de cancelación del nombre comercial INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. SURGE (certificado N° 9621), la cual no prosperó al no poder aplicarse la figura de la cancelación por falta de uso a los nombres comerciales.
b) Cocinas Surge S.A.C. solicitó la nulidad del registro de la marca de producto INDUSTRIAS SURGE PERUANAS SURGE y logotipo (certificado N° 69553), la cual ha sido declarada infundada mediante resolución N° 12362-2002/OSD-INDECOPI, que ha sido materia de un recurso de reconsideración que se encuentra pendiente de resolución.
(2) Artículo 64.- Conflicto con la función jurisdiccional
64.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.
64.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio.
La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, aun cuando no medie apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es comunicada al Procurador Público correspondiente para que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, se apersone al proceso.
(3) Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
“La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…):
10 Non bis in idem.- No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. (…)”.
(4) Al respecto, cabe precisar que con fecha 20 de abril del 204, Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. ha solicitado la renovación del referido nombre comercial bajo expediente N° 208196-2004, el cual se encuentra en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.
(5) Dicha transferencia fue dispuesta mediante Resolución N° 4532-2000/OSD-Ra-INDECOPI de fecha 22 de noviembre del 2000 (asiento N° 06). Cabe precisar que, previamente, mediante Resolución N° 2181-1999/OSDRa-INDECOPI de fecha 24 de junio de 1999, se dispuso inscribir la licencia de uso del nombre comercial en cuestión por parte de Dalila Esperanza Tucto Gárate a favor de Industrias Nueva Esperanza S.R.Ltda. (Perú) (asiento N° 04).
(6) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.
(7) Artículo 217.- Todo lo relativo al nombre comercial, en lo que sea aplicable y no exista disposición especial, se regirá por las normas establecidas para las marcas de productos y de servicios.
(8) Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
(9) Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 (ver nota 3), p. 15.
(10) Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.
(11) Ley sobre facultades, normas y organización de Indecopi. Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N º 716. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.
(12) Recaída en el expediente N º 280-98/ODA-AI relativo a la denuncia por infracción sobre derechos de autor interpuesta por Alicia Soledad Gómez Valdez contra Javier Luna Elías, Instituto Peruano de Administración de Empresas - IPAE y Banco J. P. Morgan por haber utilizado la obra musical CANCION DE LA SIRENA DE HUACACHINA y la obra teatral ESCENIFICACIÓN DE LA SIRENA DE HUACACHINA Y DE LA FIESTA DE ICA DE ANTAÑO.
(13) De las averiguaciones realizadas en la página web de SUNAT (www.sunat.gob.pe) se ha verificado que el Gerente General de las empresas Cocinas Madre S.A.C., Cocinas Superior S.A.C. y Cocinas Surge S.A.C. es el Sr. Eduardo Antonio Soto de Jesús.