RESOLUCIÓN N° 0640-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 145003-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
ACCIONANTE : INDUSTRIAS FRIO CALOR S.A.C - COLFISAC
EMPLAZADA : AMCE INDUSTRIA METAL MECÁNICA S.R.L.
Nulidad de la marca concedida durante la vigencia de la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823 - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial: Existencia - Uso de nombre comercial
Lima, dos de julio de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de febrero del 2002, Industrias Frío Calor S.A.C. - COLFISAC (Perú) solicitó la nulidad de la marca AMCE y logotipo conformado por bandas curvas, inscrita a favor de AMCE Industria Metal Mecánica S.R.L., para distinguir hornos rotativos de panificación y demás productos de la clase de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, toda vez que resulta gráficamente confundible con su marca FRIO CALOR y logotipo conformado por bandas curvas, al reproducir de manera idéntica su logotipo (bandas curvas direccionadas en un mismo sentido, semejando la corriente de un río). Por otro lado, manifestó que bajo expediente N° 124458-2002 (debió decir 124458-2001) la emplazada interpuso denuncia por infracción en su contra, en donde reconoce las similitudes existentes entre las marcas en cuestión. Posteriormente, señaló que la emplazada actuó de mala fe.
Con fecha 3 de junio del 2002, AMCE Industria Metal Mecánica S.R.L. (Perú) absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando que ambas marcas son diferentes e inconfundibles entre sí, ya que presentan elementos denominativos distintos, además que la marca de la accionante presenta un recuadro de forma rectangular en los colores azul ultramar, blanco y rojo, mientras que el que presenta su marca es triangular y en colores rojo y blanco. Agregó que el aspecto figurativo de su marca presenta líneas delgadas y curvas en color blanco, mientras que la marca FRIO CALOR presenta barras o bandas anchas en color azul. Manifestó que en el mercado nunca se ha producido ningún problema de confusión entre las marcas en cuestión, habiendo coexistido desde hace varios años sin ningún problema.
Mediante Resolución N° 2840-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de marzo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad. Consideró lo siguiente:
(i) Los productos que distingue la marca registrada de la emplazada se encuentran comprendidos dentro de los que distingue la marca de la accionante.
(ii) En ambas marcas es relevante tanto el aspecto denominativo como el figurativo.
(iii) Si bien ambos signos difieren de manera absoluta en su aspecto denominativo, son semejantes en su dimensión figurativa, ya que se encuentran conformados por bandas verticales ubicadas en la parte central, una a continuación de la otra, y que presentan la particularidad de ser angostas en su parte superior y anchas en la base, a lo cual se suma el hecho que, en los dos casos, en la parte superior de dicho conjunto de bandas se encuentra ubicado el elemento denominativo, lo que determina que el consumidor pueda creer que una marca constituye la variación de la otra.
(iv) Respecto a la supuesta mala fe de la emplazada, determinó que la accionante no ha presentado prueba alguna que acredite tal afirmación, por tanto los argumentos expuestos en este sentido resultan infundados.
Con fecha 7 de abril del 2003, AMCE Industria Metal Mecánica S.R.L. interpuso recurso de apelación, señalando lo siguiente:
(i) El logotipo característico de su marca también constituye el nombre comercial de su empresa y su uso se remonta al año 1994, como se advierte de las facturas que presenta, las cuales acreditan un uso constante e ininterrumpido.
(ii) Asimismo, señaló que su logotipo está debidamente publicitado en las Páginas Amarillas desde 1996 y en el Directorio Industrial del Perú.
(iii) Su empresa ha invertido dinero, esfuerzo y dedicación en prestigiar su marca en el ámbito de los hornos y maquinarias de panificación desde 1994.
(iv) Por tanto, el derecho para el uso de su logotipo no es desde su inscripción en el INDECOPI en el año 2000, sino más bien, desde su primer uso como nombre comercial.
(v) La accionante recién en el año 1999 aparece en las Páginas Amarillas, es decir tres años después que su empresa ya publicitaba y comercializaba ampliamente sus hornos y equipos para la industria de panificación, lo que es un claro indicio que la accionante copió parte de su logotipo.
(vi) El registro de la accionante es nulo, ya que su marca está compuesta por una denominación genérica y de uso común en la línea de cámaras frigoríficas, campanas de ventilación, cocinas y hornos, por lo que iniciará la correspondiente acción de nulidad, con lo cual su registro quedará invalidado y carecerá de valor cualquier pretensión que se haya iniciado en base a tal registro.
(vii) Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar el uso de su logotipo como nombre comercial desde 1994 (facturas, publicación en las Páginas Amarillas, publicación en el Directorio Industrial del Perú año 1998 - 1999).
Con fecha 21 de mayo del 2003, Industrias Frío Calor S.A.C. - COLFISAC absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:
(i) Su empresa viene usando su logotipo como nombre comercial desde el 12 de diciembre de 1994, es decir, con anterioridad al uso del nombre comercial de la emplazada (30 de diciembre de 1994), tal como se desprende de las pruebas presentadas y de lo manifestado por ella misma).
(ii) Su empresa tiene mayor derecho sobre el logotipo constituido por bandas curvas.
(iii) La propia emplazada ha reconocido, tanto en su denuncia por infracción de derecho, como en su recurso de apelación en el presente expediente, que los signos en cuestión son similares.
(iv) Adjuntó diversas facturas que demuestran el uso de su logotipo como nombre comercial.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si Industria AMCE Industria Metal Mecánica S.R.L. ha acreditado el uso del nombre comercial AMCE y logotipo para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de hornos rotativos de panificación y demás de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.
b) Si Industrias Frío Calor S.A.C. - COLFISAC ha acreditado el uso del nombre comercial FRIO CALOR y logotipo para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de hornos, cocinas industriales, cámaras frigoríficas, campanas de ventilación y demás productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.
c) De ser el caso, si el registro de la marca de producto AMCE y logotipo fue concedido en contravención de las normas vigentes al momento de su otorgamiento.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado lo siguiente:
a) AMCE Industria Metal Mecánica S.R.L. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por el logotipo con la denominación AMCE en letras características, en la parte central la figura de cinco líneas curvas y en la parte inferior la leyenda HORNOS ROTATIVOS DE PANIFICACION en letras características, todo en la combinación de colores rojo y blanco; conforme al modelo, que distingue hornos rotativos de panificación y demás productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 64216 y vigente hasta el 22 de junio del 2010. Solicitud de registro presentada con fecha 9 de agosto de 1999 y registro otorgado con fecha 22 de junio del 2000 .
b) Industrias Frío Calor S.A.C. - COLFISAC es titular de la marca de producto constituida por la denominación FRIO CALOR y el logotipo formado por bandas curvas en los colores azul ultra mar, blanco y rojo dentro de un recuadro, según modelo, que distingue hornos, cocinas industriales, cámaras frigoríficas, campanas de ventilación y demas productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 46301 y vigente hasta el 29 de mayo del 2008. Solicitud de registro presentada con fecha 5 de diciembre de 1997 y registro otorgado con fecha 29 de mayo del 1998 .
c) Bajo expediente N° 124458-2001, AMCE Industria Metal Mecánica S.R.L. interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Industrias Frío Calor S.A.C -COLFISAC, en base a su marca registrada AMCE y logotipo, siendo que mediante Resolución N° 3268-2002/OSD-INDECOPI de fecha 27 de marzo del 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción, la misma que ha quedado consentida.
2. Nulidad del registro de una marca
2.1 Determinación de la norma aplicable
La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución 1 .
La Sala conviene en precisar que, de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, si en la nueva norma hubiese desaparecido una causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no será aplicable y no podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal 2 . Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad.
La actual Decisión 486 fue aprobada el 14 de septiembre del 2000. En virtud de lo dispuesto en su artículo 274 3 entró en vigor el 1° de diciembre del 2000. De conformidad con lo establecido en su Primera Disposición Transitoria 4 , al haber sido la presente acción de nulidad interpuesta con fecha 13 de febrero del 2002, la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental de la presente acción de nulidad es la Decisión 486.
La Sala conviene en señalar que actualmente la acción de nulidad se encuentra estipulada en diferentes términos a los establecidos por la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. Así, mientras la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823 establecían un tipo único de acción de nulidad (cuyas causales podían ser la contravención de las normas vigentes al momento de su registro, la falsedad de los documentos bajo los cuales se hubiera otorgado o la mala fe al momento de la obtención del mismo) que no tenía plazo de prescripción alguno; la Decisión 486 establece una acción de nulidad absoluta (referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones absolutas de registro), una relativa (que tiene un plazo de prescripción de cinco años desde la fecha de concesión del registro impugnado y está referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones relativas de registro o cuando se hubiera efectuado el registro de mala fe) y una parcial (referida únicamente a aquellos productos o servicios para los que resultan aplicables las causales anteriores, los cuales se eliminan del registro de la marca) 5 .
Al momento de otorgarse el registro de la marca AMCE y logotipo inscrita bajo certificado N° 64216 (22 de junio del 2000) se encontraban vigentes la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en dichas normas.
10. Causales de nulidad
La Decisión 344 señalaba en su artículo 113 (concordado con el artículo 181 del Decreto Legislativo 823) que la Autoridad nacional competente podía decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:
a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de sus disposiciones.
b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos e inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales.
c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideraban casos de mala fe, entre otros, los siguientes:
· Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicitaba y obtenía el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
· Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrollaba como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se derivaban de dicho artículo podían solicitarse en cualquier momento.
El artículo 113 inciso a) de la Decisión 344 concordado con el artículo 181 inciso a) del Decreto Legislativo 823, señalaba que la autoridad nacional competente podía decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando el registro se hubiera concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de dicha Decisión.
El artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823, prohibía el registro como marca de los signos que, en relación con derechos de terceros, fueran idénticos o se asemejaran de forma que pudieran inducir a error respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pudiera inducir al público a error.
En el presente caso, si bien la accionante basa la presente acción en el registro de su marca FRIO CALOR y logotipo, inscrita el 29 de mayo de 1998 bajo certificado N° 46301, la emplazada alega el uso anterior del signo AMCE y logotipo como nombre comercial.
A su vez, la accionante alega también utilizar como nombre comercial su marca FRIO CALOR y logotipo, por lo que se procederá a analizar la existencia de cada uno de dichos signos a efectos de verificar quien goza de un derecho anterior.
4. Marco conceptual del nombre comercial
La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no contiene una definición del nombre comercial. El artículo 128 simplemente establece que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito
o de registro.
El Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, regula lo relativo al nombre comercial. Así, en su artículo 207 entiende como nombre comercial el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica. La Sala estima que bajo esta definición está comprendido tanto el nombre con que la persona identifica su actividad empresarial en el mercado como el nombre que emplea para distinguir su establecimiento comercial.
En ambas normas (Decisión 344 y Decreto Legislativo 823) el nombre comercial se encuentra protegido en virtud del uso, sin necesidad de registro (pues el sistema registral es declarativo).
En el caso de los nombres comerciales - por ser elementos de distinta naturaleza de la propiedad industrial - se permite mayor flexibilidad a diferencia de lo que ocurre con las marcas, ya que puede admitirse como nombre comercial denominaciones compuestas de términos genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades o referidos al objeto o actividad de la empresa titular. La distintividad del nombre comercial se apreciará en función de su aptitud para distinguir en los hechos a la entidad que lo usa frente a los demás que operan en el mismo mercado. En este sentido, podrían constituir nombres comerciales válidos, por ejemplo ALFOMBRAS SINTÉTICAS, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINERY o CERVECERÍA CUSQUEÑA 6 .
3.2 Pruebas de uso del nombre comercial
El artículo 210 del Decreto Legislativo 823 señala que el derecho a un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el comercio y termina con el cierre definitivo del establecimiento o con el cese de la actividad que lo distingue.
Asimismo, el artículo 211 de la mencionada norma establece que cualquier persona podrá solicitar el registro del nombre comercial que emplea para distinguir la actividad económica que realiza, precisando que en la solicitud de registro deberá consignarse y demostrarse la fecha en que el nombre comercial se utilizó por primera vez y especificarse la actividad económica.
4. 4 Uso del signo AMCE y logotipo como nombre comercial
AMCE Industria Metal Mecánica S.R.L ha presentado los siguientes medios probatorios a efectos de acreditar el uso de su nombre comercial:
- Copia de facturas emitidas por su empresa por la comercialización de diversos productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, en las cuales se aprecia un recuadro que contiene la figura de cinco líneas curvas y en la parte inferior la denominación AMCE y la expresión HORNOS ROTATIVOS DE PANIFICACIÓN.
Número
Fecha
Foja
001
30 de diciembre de 1994
123
002
23 de enero de 1995
124
004
26 de enero de 1995
126
005
13 de mayo de 1995
127
006
15 de mayo de 1995
129
007
20 de mayo de 1995
130
008
16 de junio de 1996
131
009
29 de agosto de 1995
132
010
5 de setiembre de 1995
133
011
15 de setiembre de 1995
134
013
3 de noviembre de 1995
136
014
11 de noviembre de 1995
137
015
28 de diciembre de 1995
138
016
28 de marzo de 1996
139
017
25 de mayo de 1996
140
020
31 de agosto de 1996
142
565
30 de marzo del 2000
143
566
18 de abril del 2000
144
569
1° de junio del 2000
146
575
3 de agosto del 2000
147
579
1° de setiembre del 2000
148
589
20 de octubre del 2000
149
642
31 de diciembre del 2001
150
660
9 de abril del 2002
151
720
10 de diciembre del 2002
152
725
15 de enero del 2003
153
- Copia de las Páginas Amarillas de los años 1996, 1997, 1998, 2000 y 2001 donde publicita sus productos identificados con el signo AMCE y logotipo (fojas 154 a 159, 163 a 170)
- Copia de la revista Industrial Directory of Perú del año 98-99, donde se aprecian los datos de su empresa, así como el logotipo en cuestión (fojas 160 a 162).
Del análisis conjunto de las pruebas presentadas, se aprecia que AMCE Industria Metal Metálica Mecánica S.R.L. ha utilizado el nombre comercial INDUSTRIA METALMECANICA S.R.Ltda. y logotipo como nombre comercial para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de diversos productos, tales como: hornos rotativos y otros productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.
Asimismo, se advierte que si bien la emplazada señala que la fecha de uso más antigua es el 30 de diciembre de 1994, tal como aparece en la factura N° 000001 (foja 123), se advierte que dicha factura se encuentra enmendada, por lo que no puede ser tomada en cuenta al no crear certeza sobre su fecha de emisión.
En ese sentido, se tomará como fecha de primer uso del nombre comercial de la emplazada el 23 de enero del 1995 fecha de la factura N° 000002 (foja 124).
4.5 Uso del signo FRIO CALOR y logotipo como nombre comercial
Por su parte, la accionante ha presentado los siguientes medios probatorios a efectos de acreditar el uso de su nombre comercial:
- Copia de diversas facturas emitidas por su empresa, por la venta de productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, en las cuales se aprecia en la parte superior izquierda, la denominación COLFISA INDUSTRIAS FRIO CALOR S.A. y la figura de cinco líneas curvas dentro de un recuadro.
Número
Fecha
Foja
002
12 de diciembre de 1994
185
003
22 de diciembre de 1994
186
004
24 de diciembre de 1994
187
005
27 de diciembre de 1994
188
007
7 de enero de 1995
189
008
11 de enero de 1995
190
009
17 de enero de 1995
191
010
25 de enero de 1995
192
011
9 de febrero de 1995
193
012
15 de febrero de 1995
194
013
16 de febrero de 1995
195
014
22 de febrero de 1995
196
015
27 de febrero de 1995
197
018
18 de abril de 1995
198
020
20 de abril de 1995
199
021
25 de abril de 1995
200
022
27 de abril de 1995
201
036
5 de agosto de 1995
202
041
31 de agosto de 1995
203
074
30 de diciembre de 1995
204
080
11 de enero de 1996
205
104
9 de abril de 1996
206
131
2 de julio de 1996
207
140
6 de agosto de 1996
208
153
3 de octubre de 1996
209
168
4 de diciembre de 1996
210
177
13 de enero de 1997
211
180
1° de febrero de 1997
212
196
19 de junio de 1997
213
311
14 de noviembre de 1998
214
330
6 de febrero de 1999
215
350
3 de abril de 1999
216
362
27 de julio de 1999
217
501
2 de agosto de 1999
218
503
20 de agosto de 1999
219
506
11 de setiembre de 1999
220
507
11 de setiembre de 1999
221
528
21 de enero del 2000
222
534
2 de febrero del 2000
223
539
28 de marzo del 2000
224
551
31 de mayo del 2000
225
553
23 de junio del 2000
226
564
26 de julio del 2000
227
573
8 de setiembre del 2000
228
582
7 de octubre del 2000
229
584
12 de octubre del 2000
230
598
13 de diciembre del 2000
231
602
2 de enero del 2001
232
609
25 de enero del 2001
233
613
8 de febrero del 2001
234
622
24 de marzo del 2001
235
628
2 de mayo del 2001
236
630
9 de mayo del 2001
237
633
9 de junio del 2001
238
634
21 de junio del 2001
239
644
2 de octubre del 2001
240
646
17 de octubre del 2001
241
662
9 de abril del 2002
242
664
17 de mayo del 2002
243
666
19 de junio del 2002
244
670
1 de agosto del 2002
245
683
21 de noviembre del 2002
246
708
8 de febrero del 2003
247
721
2 de abril del 2003
248
722
4 de abril del 2003
249
723
9 de abril del 2003
250
724
21 de abril del 2003
251
De las pruebas presentadas, se advierte que Industrias Frío Calor S.A.C. -COLFISAC utiliza, desde el 12 de diciembre de 1994 (fecha de la factura más antigua) el nombre comercial con la denominación COLFISA INDUSTRIAS FRIO CALOR S.A. y figura, para distinguir actividades económicas destinadas a la comercialización de productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.
Por lo anterior, se advierte que Industrias Frío Calor S.A.C. - COLFISAC ha demostrado el uso del signo FRIO CALOR y logotipo como nombre comercial desde el 12 de diciembre de 1994, mientras que AMCE Industria Metal Mecánica S.R.L. acredita el uso de su nombre comercial desde el 23 de enero de 1995, es decir, la accionante goza de un derecho anterior sobre la figura constituida por cinco curvas dentro de un recuadro, la cual es base de la presente acción de nulidad.
Al respecto, conviene precisar que si bien las facturas indican como empresa a Industria Frío Calor S.A. - COLFISA, de la escritura pública presentada por la accionante se advierte que esa era su razón social anterior, siendo que posteriormente adecuó la misma a la Nueva Ley General de Sociedades, adaptando la forma societaria de Sociedad Anónima Cerrada.
En consecuencia, corresponde determinar si existe riesgo de confusión entre la marca FRIO CALOR y logotipo (base de la presente acción de nulidad) y la marca AMCE y logotipo de la emplazada, a fin de verificar si esta última fue otorgada en contravención del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823.
5. Determinación del riesgo de confusión
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos o servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos, actividades o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para que exista riesgo de confusión es necesario la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, se advierte que la marca materia de nulidad distingue productos (hornos rotativos de panificación) que están incluidos dentro de los que distingue la marca registrada de la accionante (hornos, cocinas industriales, cámaras frigoríficas, campanas de ventilación de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial).
Para determinar si dos signos son semejantes, es conveniente partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos, servicios o actividades económicas, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 7 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los servicios o actividades económicas a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos servicios o actividades económicas.
En el presente caso, dada la naturaleza de los productos que distinguen los signos en cuestión, resulta razonable asumir que el público consumidor prestará atención al momento de adquirirlos, atendiendo a sus necesidades, garantía y costo del producto, así como la calidad de los mismos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 8 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico – denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”. El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que los signos en cuestión son de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si éstos presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En el presente caso, se advierte que en ambas marcas registradas el aspecto denominativo es igualmente relevante que el aspecto figurativo a efectos de indicar el origen empresarial de los productos que distinguen, tal como se aprecia a continuación:
Realizado el examen comparativo entre los signos AMCE y logotipo y FRIO CALOR y logotipo, se advierte desde el punto de vista fonético, que los signos resultan distintos, por cuanto presentan denominaciones totalmente diferentes.
Desde el punto de vista gráfico, se advierte que las diferencias en sus aspectos denominativos determinan una impresión visual de conjunto distinta, no obstante presentar un logotipo constituido por cinco curvas dentro de un recuadro.
Ahora bien, conviene señalar que la confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida a los productos o servicios en sí sino al origen empresarial de los mismos, es decir, que el consumidor, aun diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.
En el presente caso, tratándose de los mismos productos, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar que se trata de signos distintos, el hecho que compartan un logotipo casi idéntico (los dos formados por cinco curvas dentro de una figura cuadrilátera en cuya parte superior aparece un elemento denominativo), no presente en ninguna otra marca registrada en la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, constituiría un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al consumidor a creer que una de las marcas registradas constituye la variación de la otra, o que una de ellas distingue una nueva línea de productos, o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas.
Por lo expuesto, se concluye que el registro de la marca AMCE y logotipo fue concedido contraviniendo las disposiciones contenidas en el artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823.
6. Procedencia de la acción de nulidad de registro del certificado N° 64216
De acuerdo a lo establecido en los numerales precedentes, se concluye que el registro de la marca AMCE y logotipo, inscrito bajo certificado N° 64216, para distinguir hornos rotativos de panificación y demás productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, fue otorgado contraviniendo lo dispuesto en las normas pertinentes de la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823, vigentes al momento de su otorgamiento.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 2840-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de marzo del 2003 y, en consecuencia, declarar NULO el certificado Nº 64216, correspondiente a la marca de producto constituida por el logotipo con la denominación AMCE en letras características, en la parte central la figura de cinco líneas curvas y en la parte inferior la leyenda HORNOS ROTATIVOS DE PANIFICACION en letras características, todo en la combinación de colores rojo y blanco; conforme al modelo, inscrita a favor de AMCE Industria Metal Mecánica S.R.L., para distinguir hornos rotativos de panificación, y demás productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/ma
1
Artículo 103 de la Constitución.- Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando
favorece al reo.
2
Cabe mencionar que la Sala ya se venía pronunciando en ese sentido, conforme se aprecia en la Resolución Nº076-1998/TPI-INDECOPI del 30 de enero de 1998, recaída en el expediente Nº 247514, en el cual UnitedBiscuits (UK) Limited solicitó el registro de la marca PENGUIN para distinguir productos de la clase 30 de laNomenclatura Oficial, el mismo que fue observado por Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda., argumentandoque el signo solicitado es la traducción de su marca PINGÜINO. La Sala determinó que la Decisión 344 y elDecreto Legislativo 823, normas aplicables al caso - a diferencia del derogado Decreto Ley 26017 - noestablecían de manera expresa la prohibición del registro de los signos que constituyeran la traducción de unamarca registrada, sino que consagraban el criterio de la confundibilidad de signos como causal de prohibiciónabsoluta al registro de marcas, debiendo dicha confusión ser determinada en función a la apreciación enconjunto de los signos en cuestión. La Sala precisó que aun en el supuesto en que el Decreto Ley 26017estuviese vigente y por tanto se encontrasen prohibidos de registro los signos que constituyan la traducción deuna marca registrada, dicha disposición no sería aplicable, toda vez que significaría la transgresión de lasnormas comunitarias contenidas en la Decisión 344, ya que al contener esta última causales de prohibición deregistro que son absolutas - entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro detraducciones de marcas registradas - las mismas no podían ser ampliadas por la normativa nacional mediantela inclusión de nuevas causales.
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Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
4
Primera Disposición Transitoria.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidadcon la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en lafecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos depropiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normascontenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesencumplido a la fecha de su entrada en vigencia.
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Artículo 172.- “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidadrelativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme ala legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca” .
6
Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 del 13 de junio de 1997, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, p. 14.
7
Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
8
Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.