RESOLUCIÓN N° 0584-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 193789-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0584-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 193789-2003
SOLICITANTE : PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.
Suspensión del procedimiento – Renuncia parcial en trámite
Lima, veinticuatro de junio del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 22 de octubre del 2003, Playboy Enterprises International, Inc. (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto PLAYMATE, para distinguir juegos, juguetes y artículos de juego; que incluyen máquinas de entretenimiento, máquinas de entretenimiento automáticas y operadas con monedas, juegos de backgammon, pelotas de billar, punteros de tacos de billar, tacos de billar, marcadores de billar, bandas para mesas de billar, mesas de billar, mesas de billar operadas con monedas, tarjetas de bingo, naipes, tiza para tacos de billar, tableros para juego de damas, fichas para juego de damas, juegos de ajedrez, tableros de ajedrez, cubiletes para dados, dardos, tableros para dardos, dados dominó, mah-jongg, canicas para juegos, ruedas del roulette, de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 804-2004/OSD-INDECOPI de fecha 27 de enero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado por considerarlo confundible con la marca de producto PLAYMATES, registrada a favor de Playmates Holdings Ltd., para distinguir productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial. Consideró lo siguiente:
(i) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos entre los productos que distingue la marca registrada.
(ii) Los signos son confundibles al grado de inducir al público consumidor a confusión, pues comparten ocho letras (P, L, A, Y, M, A, T, E) ubicadas siguiendo la misma secuencia, diferenciándose únicamente en la exclusión de la letra S en el signo solicitado, por lo que será percibido como el singular de la marca registrada, siendo susceptible de inducir a confusión al público usuario sobre el origen empresarial de los productos.
(iii) Si bien la titular de la marca registrada PLAYMATES no ha formulado oposición contra la solicitud de registro, este hecho no determina la registrabilidad del signo solicitado, pues la autoridad administrativa, en defensa del interés público, tiene la facultad denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con una marca registrada con anterioridad, como sucede en el presente caso.
Con fecha 23 de febrero del 2004, Playboy Enterprises International, Inc. interpuso recurso de reconsideración manifestando lo siguiente:
(i) En octubre de 1999 ha celebrado con la empresa Playmates Holdings Ltd. un acuerdo de coexistencia sobre los signos PLAYMATE y PLAYMATES, para distinguir productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, mediante el cual:
- Se le reconoce el derecho para solicitar o registrar la marca PLAYMATE en el Perú en la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.
- Se reconoce que los signos PLAYMATE y PLAYMATES pueden coexistir en el mercado de productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, sin crear confusión en los consumidores, quienes conocen que la marca PLAYMATES es usada únicamente para distinguir productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, en el campo de juguetes para niños.
- Playmates Holdings Ltd. ofrece otorgar una carta de consentimiento en caso que cualquier autoridad marcaria deniegue el registro del signo PLAYMATE.
- Ambas partes declaran y reconocen que la marca PLAYMATES será usada exclusivamente a nivel internacional para distinguir juguetes para niños, y el signo solicitado distinguirá únicamente artículos relacionados con productos y servicios de entretenimiento para adultos.
(ii) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que identifica la marca registrada son los mismos a los que se refiere el acuerdo de coexistencia, por lo que no existe impedimento para que su empresa pueda registrar el signo solicitado.
(iii) Presenta como nueva prueba instrumental una copia simple del acuerdo de coexistencia celebrado en octubre de 1999.
(iv) Prueba fehaciente de la inexistencia de confusión entre los signos es que la empresa titular de la marca base de la denegatoria de oficio, no ha formulado oposición a su solicitud.
(v) Los signos están destinados a identificar productos totalmente diferentes, que no guardan relación entre sí, en cuanto a su naturaleza, finalidad y público consumidor, por lo que pueden coexistir en el mercado.
Mediante proveído de fecha 2 de marzo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos requirió a la solicitante que cumpla con presentar el acuerdo de coexistencia debidamente legalizado, dentro del plazo de 30 días hábiles.
Con fecha 6 de abril del 2004, Playboy Enterprises International, Inc. presentó el acuerdo de coexistencia legalizado.
Mediante Resolución N° 4355-2004/OSD-INDECOPI de fecha 15 de abril del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración. Consideró lo siguiente:
(i) El acuerdo de coexistencia no se encuentra dentro del supuesto señalado en el artículo 158 del Decreto Legislativo 823, toda vez que se infiere que el consentimiento prestado si afectará el interés general de los consumidores al verse expuestos a confusión respecto al origen empresarial de los productos a distinguir.
(ii) Si bien en el Acuerdo de coexistencia se señala que los productos que distingue la marca registrada se encuentran en el campo de los juguetes para niños, mientras que los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran relacionados únicamente al entretenimiento para adultos, el titular de la marca PLAYMATES no ha realizado la limitación respecto a los productos que distingue, por lo que sigue existiendo conexión competitiva entre los productos.
(iii) El Acuerdo de coexistencia presentado no desvirtúa el posible perjuicio al interés general de los consumidores, toda vez que no constituye un elemento de juicio diferente que genere que la confusión directa que se produciría en el público consumidor, de otorgarse el registro del signo solicitado, desaparezca estando registrada la marca de producto PLAYMATES en la misma clase de la Nomenclatura Oficial y para distinguir los mismos productos.
Con fecha 30 de abril del 2004, Playboy Enterprises International, Inc. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) Las partes directamente interesadas en la coexistencia de los signos PLAYMATES y PLAYMATE han acordado su coexistencia a nivel mundial, declarando que los productos que pretende distinguir el signo solicitado PLAYMATE están diseñados y dirigidos para el uso de adultos y el entretenimiento con temas para adultos que muestran modelos femeninos total o parcialmente desnudas y los productos que distingue la marca registrada PLAYMATES no están diseñados ni dirigidos para uso como entretenimiento con temas para adultos. Asimismo, consienten que la marca PLAYMATES sea usada y registrada para distinguir muñecas, juguetes, juegos, videojuegos y artículos de juguete siempre que no estén referidos a temas para adultos, y que su empresa use y registre el signo PLAYMATE, solo o en combinación con otros términos o elementos visuales, para cualquiera de sus productos o servicios dirigidos a adultos.
(ii) La empresa Playmates Holdings Ltd., titular de la marca base de la denegatoria, ha acordado modificar el certificado de registro N º 93526, excluyendo de la cobertura los productos que están dirigidos al entretenimiento del público adulto, por lo que no existirá posibilidad alguna de que se utilice en la práctica para distinguir los productos que pretende distinguir el signo solicitado.
Con fecha 11 de mayo del 2004, Playboy Enterprises International, Inc. limitó los productos a distinguir con el signo solicitado a: "juegos, juguetes y artículos de juego; que incluyen máquinas de entretenimiento, máquinas de entretenimiento automáticas y operadas con monedas, juegos de backgammon, pelotas de billar, punteros de tacos de billar, tacos de billar, marcadores de billar, bandas para mesas de billar, mesas de billar, mesas de billar operadas con monedas, tarjetas de bingo, naipes, tiza para tacos de billar, tableros para juegos de damas, fichas para juego de damas, juegos de ajedrez, tableros de ajedrez, cubiletes para dardos, dardos, tableros para dardos, dardos dominó, mah-jongg, canicas para juegos, ruedas del roulette, donde los productos antes mencionados son destinados a adultos y/o consisten en artículos de entretenimiento con temas para adultos."
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde suspender la tramitación del presente procedimiento.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Playmates Holdings Ltd. es titular de la marca de producto PLAYMATES, que distingue juguetes, juegos de entretenimiento, muñecos y similares, de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 93526, vigente hasta 10 de octubre del 2006.
Con fecha 13 de mayo del 2004, Playmates IP Limited (antes denominada Playmates Holdings Ltd.) ha solicitado, mediante expediente N° 210248-2004, la renuncia parcial de dicho certificado a fin de modificarlo de forma que distinga " juguetes, juegos de entretenimiento, muñecos y similares, con expresa exclusión de juguetes, juegos de entretenimiento, muñecos y similares destinados a adultos y/o que consisten en artículos de entretenimiento con temas para adultos". Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.
2. Suspensión del procedimiento
2.1 Base legal
El artículo 65 del Decreto Legislativo 807 establece lo siguiente:
“Los órganos funcionales del Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi.”
Por su parte, el artículo 30 del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI señala que cuando el pronunciamiento de una Comisión u Oficina requiera del pronunciamiento previo de otra Comisión u Oficina, se suspenderá el trámite de la primera, el mismo que continuará una vez emitido el pronunciamiento de la segunda.
Cabe precisar que lo dispuesto en dicha norma resulta de aplicación a los procedimientos seguidos ante cualquiera de las Salas del Tribunal del Indecopi, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 1 de la referida norma.
En atención a las normas expuestas, resulta válido afirmar que los órganos funcionales del INDECOPI están facultados a suspender los procedimientos administrativos a su cargo en los siguientes casos:
(i) Cuando con anterioridad al procedimiento administrativo se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia. En este supuesto no se confiere una facultad discrecional a los órganos funcionales del INDECOPI, encontrándose por el contrario obligados a suspender el procedimiento administrativo iniciado.
(ii) Cuando existe en trámite alguna cuestión contenciosa que guarda conexión con aquél que se viene tramitando ante INDECOPI y que por tal motivo es prudente esperar, para mejor resolver, que aquella se resuelva.
(iii) Cuando existe en trámite otro procedimiento ante alguna Comisión u Oficina del INDECOPI con el cual existe conexión, por lo que el pronunciamiento que se emita en el mismo influirá en la decisión que se tome en el procedimiento.
Además, cabe agregar que la aplicación del artículo 30 del Decreto Supremo N° 025 -93-ITINCI es coherente con lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General que prevé la aplicación de los principios de simplicidad, celeridad y eficacia para la actuación de los procedimientos administrativos, los cuales sirven también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las normas de procedimiento.
Al respecto, Dromi 2 sostiene que el principio de eficacia en la actuación administrativa tiene como objeto inmediato hacer más eficiente la actuación administrativa y la participación de los administrados. Agrega que en virtud de este principio se imponen reglas de celeridad, sencillez y economía procesal. El mencionado autor considera que la economía procedimental y el principio de simplicidad técnica, en los cuales se sustenta por ejemplo la simplificación de procedimientos, la concentración de elementos de juicio, la eliminación de plazos inútiles, flexibilidad probatoria, actuación de oficio y control jerárquico, posibilitan una tutela efectiva de derechos y poderes jurídicos.
2.2 Aplicación al caso concreto
El signo solicitado a registro en el presente expediente (PLAYMATE) fue denegado de oficio en Primera Instancia por considerarlo confundible con la marca de producto PLAYMATES (certificado N° 93526), registrada a favor de Playmates Holdings Ltd.
Playboy Enterprises International, Inc. ha presentado un acuerdo de coexistencia celebrado con la empresa Playmates Holdings Ltd., mediante el cual acuerdan, entre otros, que la solicitante puede usar y registrar el signo PLAYMATE, ya sea sólo o en combinación con otros términos o elementos visuales, para cualquiera de sus productos o servicios. Asimismo, expresan que ambas empresas suscribirán consentimientos formales de registro para presentarlos en la Oficina de Marcas según lo requiera la parte registrante para asegurar los registros de marca para los signos solicitados para los productos o servicios descritos. Dicho Acuerdo será evaluado en su momento por la Sala.
La empresa Playmates IP Limited (antes denominada Playmates Holdings Ltd.) ha solicitado, mediante expediente N° 210248-2004, la renuncia parcial del certificado N º 93526, correspondiente a la marca PLAYMATES, a fin de distinguir "juguetes, juegos de entretenimiento, muñecos y similares, con expresa exclusión de juguetes, juegos de entretenimiento, muñecos y similares destinados a adultos y/o que consisten en artículos de entretenimiento con temas para adultos", de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.
Asimismo, la empresa solicitante ha limitado los productos a distinguir con el signo solicitado a: "juegos, juguetes y artículos de juego; que incluyen máquinas de entretenimiento, máquinas de entretenimiento automáticas y operadas con monedas, juegos de backgammon, pelotas de billar, punteros de tacos de billar, tacos de billar, marcadores de billar, bandas para mesas de billar, mesas de billar, mesas de billar operadas con monedas, tarjetas de bingo, naipes, tiza para tacos de billar, tableros para juegos de damas, fichas para juego de damas, juegos de ajedrez, tableros de ajedrez, cubiletes para dardos, dados, tableros para dardos, dados dominó, mah-jongg, canicas para juegos, ruedas del roulette, donde los productos antes mencionados son destinados a adultos y/o consisten en artículos de entretenimiento con temas para adultos", limitación que será evaluada en su momento por la Sala.
En tal sentido, el análisis de riesgo de confusión que se efectuaría en Segunda Instancia entre el signo solicitado PLAYMATE y la marca registrada PLAYMATES, en aplicación de la prohibición relativa contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 3 , sería sustancialmente distinto al que se efectuó en Primera Instancia, dado que tendría que determinarse si los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distinguiría la marca registrada PLAYMATES (de formalizarse la renuncia parcial que se ha solicitado) guardan alguna similitud o conexión competitiva y, de ser el caso, si es posible otorgarse el registro del signo solicitado en el presente expediente.
Por lo expuesto, dado que la inscripción de la renuncia parcial de la marca PLAYMATES que sirvió de base para denegar el registro del signo solicitado en Primera Instancia, afectaría la resolución de la presente solicitud de registro de la marca de producto PLAYMATE, por razones de eficacia y economía procesal y en ejercicio de las facultades que la ley otorga, se debe suspender el trámite del presente expediente hasta el momento en que se inscriba definitivamente la renuncia parcial del certificado de registro correspondiente a la marca PLAYMATES (certificado N° 93526) solicitado por Playmates IP Limited (antes Playmates Holdings Ltd.).
Finalmente, resulta necesario precisar que de no suspenderse la tramitación del presente procedimiento, se evaluaría el riesgo de confusión entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado PLAYMATES y los productos que actualmente distingue la marca registrada PLAYMATES -según la información que aparece en el Registro correspondiente-, conforme lo efectuó la Primera Instancia, lo que podría perjudicar a la solicitante y además podría originar que éste pierda el derecho de prelación que otorga la presentación de una solicitud de registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
SUSPENDER la tramitación del presente expediente N° 193789-2003 hasta que se inscriba la renuncia parcial de la marca PLAYMATES (certificado N° 93526), solicitada por Playmates IP Limited (antes Playmates Holdings Ltd.) bajo expediente N° 210248-2004.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/lp
1 Articulo 24.- “Son de aplicación a los procedimientos que se siguen ante el Tribunal las normas legales y reglamentarias que rigen los asuntos de competencia de los órganos funcionales del INDECOPI, la Ley de INDECOPI y el presente Reglamento (…)”.
2 Roberto Dromi. Derecho Administrativo. 4 º Edición actualizada, Buenos Aires 1995, p. 769.
3 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…).