RESOLUCIÓN N° 0554-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 215748-2004
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : SODIMAC S.A.
Suspensión del procedimiento: Acción de cancelación
Lima, veinticinco de mayo del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 22 de julio del 2004, Sodimac S.A. (Chile) solicitó el registro de la marca de producto conformada por la denominación CASABONITA escrita en letras características seguido de la figura de una flor dentro de un rectángulo en posición horizontal, y en la parte superior izquierda la denominación CASABONITA escrita en letras características y figura de una flor, dentro de un cuadrado, todo en los colores mostaza, ocre, azul y blanco, conforme al modelo, para distinguir tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa; cortinas de materias textiles o de materias plásticas; mosquiteros; persianas de materias textiles; visillo, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 1711-2005/OSD-INDECOPI de fecha 9 de febrero del 2005, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, por considerarlo confundible con la marca CASA LINDA, registrada en la clase 24 de la Nomenclatura Oficial. Indicó que las denominaciones de ambos signos son conceptualmente semejantes, toda vez que las denominaciones BONITA y LINDA son sinónimos, por tanto evocarán la misma idea o concepto en la mente de los consumidores, generando que piensen que el signo solicitado es una variación en la presentación de la marca registrada, lo que no corresponde a la realidad. Precisó que, si bien el término CASA que conforma ambos signos, es frecuentemente utilizado en la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, esto contribuye a generar una impresión de conjunto muy similar; además, los elementos figurativos adicionales del signo solicitado no son suficientes para diferenciar a los signos, toda vez que se trata de diferencias relegadas a un segundo plano frente a la estrecha semejanza conceptual que muestran los signos en cuestión.
Con fecha 10 de marzo del 2005, Sodimac S.A. interpuso recurso de apelación señalando que las denominaciones BONITA del signo solicitado y LINDA de la marca registrada son totalmente diferentes gráfica y fonéticamente. Precisó que la frase CASA LINDA que conforma la marca registrada, carece de fortaleza conceptual necesaria para que el concepto que evoca sea protegido de manera exclusiva a favor de un solo titular. Por último señaló que iniciará acción de cancelación contra la marca CASA LINDA por falta de uso, por tanto solicitó la suspensión del presente procedimiento.
Con fecha 23 de marzo del 2005, Sodimac S.A. adjuntó copia del escrito de fecha 22 de marzo del 2005, mediante el cual ha solicitado la cancelación de la marca CASA LINDA, registrada bajo certificado N° 76638.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si:
a) Corresponde suspender la tramitación del presente procedimiento.
b) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado CASA BONITA y logotipo y la marca registrada CASA LINDA.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Textil Ecuador S.A. (Ecuador) es titular de la marca de producto CASA LINDA, para distinguir tejidos y productos textiles, en especial ropa de cama y de mesa, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 76638, vigente hasta el 27 de noviembre del 2011.
Con fecha 22 de marzo del 2005, Sodimac S.A. solicitó la cancelación de la mencionada marca, bajo expediente N° 236680-2005, dicho procedimiento se encuentra en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.
2. Suspensión del procedimiento
2.1 Base legal El artículo 65 del Decreto Legislativo 807 establece lo siguiente:
“Los órganos funcionales del Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi.”
Por su parte, el artículo 30 del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI señala que cuando el pronunciamiento de una Comisión u Oficina requiera del pronunciamiento previo de otra Comisión u Oficina, se suspenderá el trámite de la primera, el mismo que continuará una vez emitido el pronunciamiento de la segunda.
Cabe precisar que lo dispuesto en dicha norma resulta de aplicación a los procedimientos seguidos ante cualquiera de las Salas del Tribunal del Indecopi, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 1 de la referida norma.
En atención a las normas expuestas, resulta válido afirmar que los órganos funcionales del INDECOPI están facultados a suspender los procedimientos administrativos a su cargo en los siguientes casos:
(i) Cuando con anterioridad al procedimiento administrativo se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia. En este supuesto no se confiere una facultad discrecional a los órganos funcionales del INDECOPI, encontrándose por el contrario obligados a suspender el procedimiento administrativo iniciado.
(ii) Cuando existe en trámite alguna cuestión contenciosa que guarda conexión con aquél que se viene tramitando ante INDECOPI y que por tal motivo es prudente esperar, para mejor resolver, que aquella se resuelva.
(iii) Cuando existe en trámite otro procedimiento ante alguna Comisión u Oficina del INDECOPI con el cual existe conexión, por lo que el pronunciamiento que se emita en el mismo influirá en la decisión que se tome en el procedimiento.
Además, cabe agregar que la aplicación del artículo 30 del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI es coherente con lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General que prevé la aplicación de los principios de simplicidad, celeridad y eficacia para la actuación de los procedimientos administrativos, los cuales sirven también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las normas de procedimiento.
Al respecto, Dromi2 sostiene que el principio de eficacia en la actuación administrativa tiene como objeto inmediato hacer más eficiente la actuación administrativa y la participación de los administrados. Agrega que en virtud de este principio se imponen reglas de celeridad, sencillez y economía procesal. El mencionado autor considera que la economía procedimental y el principio de simplicidad técnica, en los cuales se sustenta por ejemplo la simplificación de procedimientos, la concentración de elementos de juicio, la eliminación de plazos inútiles, flexibilidad probatoria, actuación de oficio y control jerárquico, posibilitan una tutela efectiva de derechos y poderes jurídicos.
2.2 Aplicación al caso concreto
La Sala debe establecer si se configura el tercer supuesto, ya que la suspensión del presente procedimiento de solicitud de registro se basa en la existencia de un procedimiento de cancelación por falta de uso de la marca base de la denegatoria en Primera Instancia del registro solicitado, el cual se inició con posterioridad al presente procedimiento.
Conforme se advierte del Informe de antecedentes, Sodimac S.A. ha iniciado una acción de cancelación contra la marca de producto CASA LINDA (certificado N° 76638), registrada a favor de Textil Ecuador S.A., que distingue tejidos textiles, en especial ropa de cama y de mesa, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, marca en la que se sustentó la denegatoria del signo solicitado.
A criterio de esta Sala, la decisión que se adopte en la acción de cancelación iniciada por Sodimac S.A. puede afectar la resolución de la presente solicitud de registro.
En la medida que existe en trámite otro procedimiento ante la Oficina de Signos Distintivos que guarda conexión con el presente expediente, se está ante el tercer supuesto expuesto en el punto 2.1 de la presente Resolución.
En virtud de lo expuesto, la Sala – en ejercicio de las facultades que le otorga la ley – considera que por razones de eficacia y economía procesal se debe suspender el trámite del presente expediente hasta el momento en que se resuelva el expediente N° 236680-2005, correspondiente a la acción de cancelación por falta de uso de la marca de producto CASA LINDA.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
SUSPENDER la tramitación del expediente N° 215748-2004 hasta que se resuelva el expediente N º 236680-2005, correspondiente a la acción de cancelación de la marca de producto CASA LINDA, registrada bajo certificado N° 76638, interpuesta por Sodimac S.A.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Articulo 24.- “Son de aplicación a los procedimientos que se siguen ante el Tribunal las normas legales y reglamentarias que rigen los asuntos de competencia de los órganos funcionales del INDECOPI, la Ley de INDECOPI y el presente Reglamento (…)”.
2 Roberto Dromi. Derecho Administrativo. 4º Edición actualizada, Buenos Aires 1995, p. 769.