RESOLUCIÓN N° 0497-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 167498-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : PHARMALAB S.A.
Suspensión del procedimiento: Acción de cancelación en trámite
Lima, veinte de mayo de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 26 de noviembre del 2002, Pharmalab S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto PECTOBRONC, para distinguir productos farmacéuticos y medicinales, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 2688-2003/OSD-INDECOPI de fecha 10 de marzo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Luego de verificar la existencia de la marca de producto EXPECTOBRON ( registrada a favor de Laboratorios Zagall S.A., bajo certificado N° 4013, para distinguir productos en la clase 05 de la Nomenclatura Oficial ), consideró lo siguiente:
(i) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos entre los productos que distingue la marca registrada.
(ii) Entre el signo solicitado PECTOBRONC y la marca registrada EXPECTOBRON existen semejanzas que hacen que su coexistencia sea susceptible de generar confusión en el público consumidor, debido a que ambos presentan un mismo número, secuencia y ubicación de algunas consonantes y vocales (P-E-C-T-O-B-R-O-N), no otorgándole la diferenciación necesaria al signo solicitado la supresión de la partícula inicial EX ni la adición de la letra final C, respecto de la marca registrada, siendo muy probable que cuando el consumidor se encuentre en el mercado frente al signo solicitado, asuma que se trata de una variación de la marca registrada.
Con fecha 1° de abril del 2003, Pharmalab S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que ha solicitado mediante expediente N° 177005-2003 la cancelación por falta de uso de la marca EXPECTOBRON – base de la denegatoria del signo solicitado en Primera Instancia – luego de indagar que la misma no ha sido utilizada por su titular o por un tercero autorizado en los últimos tres años. En tal sentido, solicitó se suspenda el trámite del presente expediente hasta que se resuelva la mencionada acción de cancelación.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde suspender la tramitación del presente procedimiento.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Laboratorios Zagall S.A. (Perú) es titular de la marca de producto EXPECTOBRON, que distingue productos farmacéuticos y demás; de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 4013, vigente hasta el 22 de diciembre del año 2003. Solicitud de registro presentada con fecha 15 de setiembre de 1993 y registro otorgado con fecha 22 de diciembre de 1993 .
Mediante expediente N° 177005-2003, Pharmalab S.A. (Perú) ha solicitado, con fecha 31 de marzo de 2003, la cancelación por falta de uso de dicha marca. Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos .
2. Suspensión del procedimiento
2.1 Base legal
El artículo 65 del Decreto Legislativo 807 establece lo siguiente:
“ Los órganos funcionales del Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi .”
De lo expuesto, se desprende que la norma citada tiene el propósito de contribuir a una mejor definición de los derechos reconocidos a los particulares, propiciando la seguridad jurídica de las decisiones que expida la Autoridad Administrativa.
Esta norma contiene dos supuestos claramente diferenciados:
El primero, referido al caso en que con anterioridad al procedimiento administrativo se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia. En este supuesto no se confiere una facultad discrecional a los órganos funcionales del INDECOPI, encontrándose por el contrario obligados a suspender el procedimiento administrativo iniciado.
El segundo, referido al caso en que en el momento de estarse tramitando un procedimiento administrativo se tome conocimiento de que existe una cuestión contenciosa ventilándose ante el Poder Judicial que, si bien no versa sobre la misma materia, guarda conexión con el procedimiento administrativo. En este segundo supuesto, se reconoce a los órganos funcionales del INDECOPI una facultad discrecional, en la medida que se les faculta a suspender el procedimiento administrativo a su cargo siempre que a su criterio consideren que la cuestión contenciosa ventilada ante el Poder Judicial sea indispensable para expedir resolución.
La Sala considera que si bien el segundo supuesto contenido en el artículo 65 de la citada norma no alude directamente a la posibilidad de que un órgano funcional del INDECOPI suspenda la tramitación de un procedimiento administrativo en vista de la existencia de otro procedimiento tramitado ante otro órgano funcional del INDECOPI, la situación allí contemplada es aplicable por analogía entre procedimientos tramitados ante INDECOPI.
En efecto, Rubio 1 , al comentar los presupuestos de la analogía, señala que: “ La analogía es un método de integración jurídica mediante el cual la consecuencia de una norma jurídica se aplica a un hecho distinto de aquél que considera el supuesto de dicha norma, pero que le es semejante en sustancia”.
Así, empleando la formalización sistemática de Rubio 2 , la Sala considera que resulta aplicable al presente caso el “argumento a pari” de analogía, el cual constituye el arquetipo de la analogía y consiste en que “donde hay la misma razón hay el mismo derecho”.
Además, cabe agregar que la aplicación del segundo supuesto contenido en el artículo 65 del Decreto Legislativo 807 a procedimientos tramitados ante INDECOPI es coherente con lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General que prevé la aplicación de los principios de simplicidad, celeridad y eficacia para la actuación de los procedimientos administrativos, los cuales sirven también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las normas de procedimiento. Al respecto, Dromi 3 sostiene que el principio de eficacia en la actuación administrativa tiene como objeto inmediato hacer más eficiente la actuación administrativa y la participación de los administrados. Agrega que en virtud de este principio se imponen reglas de celeridad, sencillez y economía procesal. El mencionado autor considera que la economía procedimental y el principio de simplicidad técnica, en los cuales se sustenta por ejemplo la simplificación de procedimientos, la concentración de elementos de juicio, la eliminación de plazos inútiles, flexibilidad probatoria, actuación de oficio y control jerárquico, posibilitan una tutela efectiva de derechos y poderes jurídicos.
En virtud de lo expuesto, resulta válido afirmar que si los órganos funcionales del INDECOPI están facultados a suspender un procedimiento administrativo por encontrarse en trámite un procedimiento judicial que guarda conexión con aquél que se viene tramitando ante INDECOPI y que por tal motivo es prudente esperar, para mejor resolver, a lo que se decida en el procedimiento judicial, los órganos funcionales del INDECOPI también están en aptitud de suspender sus procedimientos administrativos en razón de estarse tramitando otro procedimiento ante INDECOPI con el cual existe conexión.
Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala determina que la situación prevista en el segundo supuesto del artículo 65 establece una facultad, mas no una exigencia, lo que implica que los órganos funcionales del INDECOPI están en aptitud de decidir, en base a su propio criterio, si proceden o no a suspender un determinado procedimiento sujeto a su competencia.
2.2 Aplicación al caso concreto
En el presente caso, debe establecerse si se configura el segundo supuesto, ya que la suspensión del presente procedimiento se basa en la existencia de un procedimiento de cancelación por falta de uso de la marca base de la denegatoria (en Primera Instancia) del signo solicitado, que se inició con posterioridad al presente procedimiento.
Dado que la decisión que se adopte en la acción de cancelación iniciada por Pharmalab S.A. puede afectar la resolución de la presente solicitud de registro de la marca PECTOBRONC, se ha considerado que por razones de eficacia y economía procesal se debe suspender el trámite del presente expediente hasta el momento en que se resuelva el expediente N° 177005-2003, correspondiente a la acción de cancelación de la marca de producto EXPECTOBRON (certificado N° 4013).
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
SUSPENDER la tramitación del expediente N° 167498-2002 hasta que se resuelva el expediente N° 177005-2003, correspondiente a la acción de cancelación por falta de uso de la marca de producto EXPECTOBRON, interpuesta por Pharmalab S.A.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/lt
1 Rubio, El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Sétima Edición, Lima 1996, pp. 292 y ss.
2 A puede hacer X X es sustantivamente semejante a Y A no está impedido ni limitado de hacer Y Por consiguiente, A puede hacer Y.
3 Roberto Dromi. Derecho Administrativo. 4º Edición actualizada, Buenos Aires 1995, p. 769.