RESOLUCIÓN N° 0398-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 167933-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0398-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 167933-2002
ACCIONANTE : BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
EMPLAZADA : MACRISNEY S.R.L.
Acción por infracción a los derechos de propiedad industrial: Fundada
Lima, siete de mayo del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 29 de noviembre del 2002, Bayer Aktiengesellschaft (Alemania) interpuso acción por infracción a sus derechos de propiedad industrial contra Droguería Macrisney S.R.L., manifestando que:
(i) Es una empresa alemana que posee un amplio y reconocido prestigio a nivel mundial, pues sus productos ostentan una alta calidad y presentan importantes índices de venta en los países donde son comercializados. Su empresa centra sus actividades principales en el campo farmacéutico y agroquímico, lo que la ha llevado a ser una de las empresas líderes en el mundo.
(ii) Es titular de la marca CANESTEN que distingue especialidades farmacéuticas para uso humano y veterinario y demás productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
(iii) Ha tomado conocimiento que la emplazada viene importando, distribuyendo y comercializando en el país un producto CANESTEN, aparentemente elaborado por Bayer S.A. de Venezuela, dentro de unas cajas que llevan la denominación registrada por su empresa, las cuales han sido elaboradas sin su autorización, por lo que está utilizando su signo sin contar con el consentimiento correspondiente.
(iv) Se trata de una reproducción no autorizada de los empaques de su producto CANESTEN, incurriendo en un uso no autorizado, lo que constituye una infracción manifiesta de sus derechos exclusivos sobre dicha denominación.
(v) En el supuesto que se considere que las acciones realizadas por la emplazada constituyen un supuesto de importación paralela, el hecho de haber modificado sus envases originales no elimina la posibilidad de infracción, tal como se desprende del artículo 158 de la Decisión 486.
(vi) Dado la gravedad de la infracción cometida y el beneficio patrimonial obtenido por la emplazada, solicitó que se aplique la máxima multa prevista en la legislación nacional, el comiso de los productos infractores, la adopción de las medidas necesarias para impedir la comercialización de los productos infractores y el pago de costas y costos por parte de la emplazada.
(vii) Solicitó:
- Se realicen inspecciones en los almacenes de la empresa emplazada y en sus oficinas administrativas a fin de verificar los alcances de la infracción. Asimismo, se tomen declaraciones a las personas dependientes de la empresa emplazada sobre los departamentos donde distribuyen los productos; número de cargamentos de los productos infractores distribuidos en el país hasta la fecha, el stock en almacenes y la imprenta en la que se fabrican los empaques infractores
- Se dicten las medidas cautelares consistentes en el cese de los actos materia de la acción por infracción, el comiso o inmovilización de los productos reenvasados ilícitamente, así como los envases adulterados del producto materia de la denuncia.
- Se le requiera a la emplazada la presentación de facturas y boletas de venta; guías de remisión, documentos que acrediten las compras/ventas de los productos infractores y la información de la imprenta a la cual fue encargada la elaboración de los empaques adulterados del producto CANESTEN.
Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones.
Mediante proveído de fecha 17 de marzo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos:
(i) Tuvo por interpuesta la acción por infracción, corriendo traslado de la misma a la empresa Droguería Macrisney S.R.Ltda. (entiéndase Macrisney S.R.L.)
(ii) Por cuenta y riesgo de la accionante, sin previa notificación a la emplazada, dispuso se practique inspección en el local de la emplazada ubicado en la Av. Salaverry 2409-2415, a fin de verificar los alcances de la denuncia.
(iii) Se ha acreditado fehacientemente la verosimilitud del carácter ilegal del daño, pues de los argumentos vertidos por la accionante, así como de las pruebas presentadas, se desprende la existencia de elementos de juicio suficientes que permiten concluir que la distribución de los productos por parte de la emplazada con el signo materia de la acción, utilizando envases que no serían los originales, constituirían actos lesivos a los derechos de propiedad industrial de la accionante, ocasionando un daño económico o comercial injusto en perjuicio de la empresa. En tal sentido, dictó la medida cautelar de cese de uso del signo constituido por la denominación CANESTEN en productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, en los cuales se usa el envase con la frase impresa "Importado y distribuido por Droguería Macrisney S.R.Ltda" y de cese de importación de los referidos productos por parte de la emplazada, para lo cual se oficiará a ADUANAS.
(iv) De verificarse en la diligencias la existencia de los productos en los envases mencionados, dispuso se dicte la medida cautelar consistente en la inmovilización de los productos.
(v) Por cuenta y riesgo de la accionante, sin previa notificación a la emplazada, dispuso se practique inspección en los locales de BOTICA UNIVERSITARIA; BOTICA BAZAR MARISCAL CHAPERITO, FARMACIA Y BOTICA NOVA, NOVAFARMA y BOTICA MI SALUD, a fin de verificar la comercialización de productos con la denominación CANESTEN en productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 31 de marzo del 2003, se llevaron a cabo las diligencias de inspección, verificándose lo siguiente:
- En el local de Macrisney S.R.L., la inexistencia del producto de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial con la denominación CANESTEN "Importado y Distribuido por Droguería Macrisney S.R.Ltda.". Se hicieron efectivas las medidas cautelares de cese de comercialización de los productos materia de la infracción. El gerente general manifestó que en el mes de diciembre del 2002, comercializó el producto mencionado y que no cuentan con stock en almacenes de dicho producto por haber caducado el registro sanitario. Señaló que alcanzaría los documentos relativos a la importación, volúmenes de venta y canales de distribución junto con sus descargos.
- El local ubicado en la Av. Grau N º 512- Barranco, era una panadería que funcionaba desde el 8 de marzo del presente año.
- En la Botica Universitaria, la existencia del producto denominado CANESTEN, en el cual se observa la indicación "Importado y Distribuido por Droguería Macrisney S.R.Ltda." y la indicación L6681A0; E1201VI22004, constatándose la existencia de 20 cajitas (unidades) aproximadamente. El encargado del local señaló que dichos productos constituyen un saldo, los cuales fueron comercializados desde hace un mes y medio, siendo la empresa JC Robri E.I.R.L. quien se los proveyó, siendo el precio por unidad de S/. 22.00 nuevos soles.
- En la Botica Novafarma, la Químico-farmacéutica encargada del local manifestó que no tienen a la venta ni en stock el producto materia de la acción y que actualmente le han comprado a Bayer S.A. porque ha mejorado sus precios, mostrando los productos adquiridos. Señaló que no comercializa el producto CANESTEN "Importado y Distribuido por Droguería Macrisney S.R.Ltda." desde hace un mes y medio aproximadamente y que el distribuidor del producto es la empresa emplazada, quien manifestó que ya no lo tienen en su listado de productos ni en stock.
- En la Cadena Peruana de Boticas Mi Salud S.A.C., se tuvo a la vista productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial distinguidos con la marca CANESTEN en 3 presentaciones spray, polvo y crema vaginal, en ninguno de los cuales se usa el envase con la frase impresa "Importado y Distribuido por Droguería Macrisney S.R.Ltda.". La persona encargada del local manifestó que el producto CANESTEN también se comercializa en otras presentaciones (óvulos, solución y crema tópica), pero en ese momento no tienen en stock. Además, indicó que no tenía conocimiento de quien proveía los productos, pues la distribución se realiza en el local central de la empresa, en todo caso, la información sería proporcionada por la administración de la empresa Cadena Peruana de Boticas Mi Salud S.A.C.
- En la Botica Bazar Mariscal Chaperito, se verificó la existencia del producto CANESTEN, elaborado y distribuido por Bayer S.A., Caracas-Venezuela similar al anexo 1-A de la accionante, el cual es importado y distribuido por Bayer S.A., Quito-Ecuador, como se aprecia en la fotocopia que se anexa al acta. En el producto se aprecian los datos de la caja y un sello en letras negras de Droguería Macrisney S.R.Ltda. En la caja también se aprecia un sello igual al del producto. El encargado del local manifestó que quien le provee los productos es la empresa emplazada, siendo comercializados hace un año aproximadamente y el precio del producto de S/. 22.00 nuevos soles la unidad. Asimismo, señaló que el lote N º 1562A0 fue el último que realizó la encargada de compras, no sabiendo la cantidad exacta. Se dejó constancia que el lote esta inscrito en el producto encontrado.
Con fecha 7 de abril del 2003, Macrisney S.R.L. absolvió el traslado de la acción manifestando lo siguiente:
(i) Es una empresa que se dedica a la importación y comercialización de productos farmacéuticos, contando con la autorización de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID, quien al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, emitió el Certificado de Registro Sanitario N º 368, mediante el cual se les autoriza a importar el producto CANESTEN 1% Crema hasta el 2 de marzo pasado.
(ii) El 13 de setiembre del 2002 adquirió de Ecuador un total de 429 cajas del producto CANESTEN 1% Crema, ingresándolos al país cumpliendo con las formalidades que exige la legislación.
(iii) A fin de dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 33 y 43 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, comunicó a la Dirección Ejecutiva de Registros y Normas de DIGEMID que estaba adecuando el diseño de la caja del producto CANESTEN 1% Crema, a fin de comercializarlo de acuerdo con lo autorizado en el Registro Sanitario. Mediante Oficio N º DIGEMID/DERN/DR/OFICIO N º 12937-2002 de fecha 2 de diciembre del 2002, indicó que "ha tomado conocimiento de la información contenida en el envase mediato y se anexará a sus antecedentes", por lo que si la adecuación del diseño quebrantaba lo dispuesto en las normas mencionadas, DIGEMID no hubiera emitido el documento citado.
(iv) La comercialización del producto farmacéutico CANESTEN 1% Crema importado por su empresa de Ecuador con la adecuación del diseño de las cajas, no viola las normas legales vigentes.
(v) Dejó constancia que desde el 2 de marzo del presente año, ha dejado de importar el producto CANESTEN 1% Crema por haber vencido el Certificado de Registro Sanitario N º 368.
Adjuntó medios probatorios.
Mediante proveído de fecha 9 de abril del 2003, la Oficina de Signos Distintivos citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 5 de mayo del 2003, fecha en la cual luego de las deliberaciones correspondientes, las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio.
Con fecha 9 de mayo del 2003, Bayer Aktiengesellschaft manifestó que:
(i) DIGEMID es el órgano que se encarga de autorizar la comercialización de productos farmacéuticos y afines, verificando la idoneidad de los mismos a fin de proteger la salud de los consumidores, siendo la única autoridad administrativa encargada de pronunciarse respecto al correcto uso de una marca la Oficina de Signos Distintivos y de ser el caso, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, por lo que carece de fundamento lo expresado por la emplazada, cuando pretende justificar la infracción sosteniendo que el certificado emitido por DIGEMID le autorizaba a efectuar el reenvasado de sus productos.
(ii) Lo que hizo DIGEMID fue tomar conocimiento de la información contenida en el envase y verificar los requisitos que la ley exige, lo que no significa que haya dado su conformidad respecto al uso indebido de su signo, es más, no tenía modo de estar enterado de ello.
(iii) En la audiencia de conciliación, la emplazada reconoció la infracción al afirmar que los envases elaborados por su empresa, resultan idénticos a los diseñados por su subsidiaria en Venezuela, lo que permite concluir que la emplazada reconoce la infracción cometida al aceptar haber utilizado - sin su autorización- su marca CANESTEN, debidamente registrada en el Perú, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, para confeccionar cajas con dicha denominación.
(iv) Las características de sus envases, diseño, gráfico, color, tipo de letra, material utilizado, no son producto de aplicaciones antojadizas sino que responden a los estándares de calidad pre-establecidos para todas las subsidiarias de Bayer a nivel mundial, a fin de que los mismos productos sean envasados en cajas de características exactamente iguales.
Mediante Resolución N° 14744-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción interpuesta por Bayer Aktiengesellschaft; prohibió a Macrisney S.R.L. el reenvase no autorizado de productos farmacéuticos originalmente marcados con el signo CANESTEN; convirtió en definitiva la medida cautelar de cese de uso y cese de importación dictadas con motivo de la interposición de la acción, dispuso se oficie a ADUANAS a fin de poner en su conocimiento la resolución y amonestó a la emplazada por la comisión de los hechos materia de la infracción. Consideró lo siguiente:
(i) De lo actuado durante el procedimiento se establece que los productos comercializados por la emplazada identificados con el signo CANESTEN en la caja o empaque, han sido importados desde Ecuador, habiendo la emplazada cambiado o reemplazado los empaques originales por otros con las características que se observan en el gráfico, a fin de incluir en los nuevos empaques sus datos de identificación, número de Registro Sanitario y nombre del Químico Farmacéutico responsable.
(ii) Señaló que si bien con motivo de las diligencias de inspección se verificó la existencia en el mercado de productos con el signo CANESTEN cuyos empaques presentan un sello con los datos de la emplazada, éstos no serán materia de pronunciamiento, en tanto no han sido cuestionados por la accionante.
(iii) De la revisión de lo actuado se advierte que la emplazada ha importado antimicóticos originalmente marcados con el signo CANESTEN, y ha procedido a su comercialización reenvasándolos previamente, incluyendo en los nuevos envases o empaques sus datos de identificación y otros relacionados con la importación de los productos. Esta operación no ha sido autorizada por el titular de la marca CANESTEN, por lo que la emplazada ha incurrido en una infracción a los derechos de propiedad industrial de la accionante.
(iv) Si bien la emplazada ha manifestado que el reenvasado ha sido efectuado a fin de cumplir con lo señalado en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, en opinión de la Oficina tales normas no justifican la operación de reenvase materia de autos, pues si bien tales normas establecen que es obligación del importador y comecializador de productos farmacéuticos incluir en el envase de los mismos, sus datos de identificación y el nombre del químico farmacéutico responsable, ello no significa que necesariamente deban reenvasarse tales productos. El artículo 48 de la norma mencionada, permite que los datos puedan ser incluidos en envases adhiriendo etiquetas conteniendo la información señalada, por lo que el reenvase efectuado parece constituir una medida innecesaria y hasta excesiva.
(v) El reenvase aun cuando se ejecute con la finalidad de cumplir con las disposiciones legales que regulan esta materia, en la medida que implica afectar un derecho de propiedad industrial de titularidad de un tercero, podría efectuarse en forma coordinada con éste último.
(vi) En el presente caso, el reenvase no fue informado ni menos autorizado por el titular de la marca CANESTEN, no habiéndose previsto tampoco informar al consumidor del nuevo envase utilizado por la emplazada. En ese sentido, aun cuando el envase reemplazado no se encuentra en contacto directo con el producto sobre el cual se aplica, se ha incurrido en una infracción a los derechos de propiedad industrial de la accionante en virtud de la falta de información o de autorización.
(vii) Si bien en principio en el presente caso, el reenvase no sería susceptible de afectar el estado original del producto en sí, de todas maneras podrían afectarse los intereses del titular de la marca, teniendo en cuenta la relevancia que la presentación externa tiene en este tipo de productos (productos farmacéuticos), pues dada su naturaleza, la presentación al público constituye un signo de calidad e integridad, por lo que una presentación defectuosa o el uso de envases o empaques de mala calidad, definitivamente podría influir en forma negativa en la elección que los consumidores habrán de efectuar en un momento dado.
(viii) Lo anterior justifica la necesidad de informar previamente al titular de la marca acerca de la operación de reenvase, así como la necesidad de obtener previamente su autorización para tal efecto, situación que no se ha presentado en el caso de autos.
(ix) Respecto a lo manifestado por la emplazada, en el sentido que su acción no quebranta lo dispuesto en los artículos 33 y 43 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines, precisó que el examen únicamente ha tenido por finalidad determinar su la emplazada ha infringido la legislación en materia de propiedad industrial, no habiendo sudo objeto de análisis si ha infringido normas de carácter sanitario o de rotulado, dado que no es competencia de la Oficina.
(x) Concluyó que la emplazada ha reenvasado en forma indebida productos farmacéuticos originalmente marcados con el signo CANESTEN, incurriendo en una infracción a los derechos de propiedad industrial, por lo que corresponde amparar la acción.
(xi) No corresponde imponer el pago de costas y costos a la emplazada, pues no ha existido intencionalidad por parte de ésta en la comisión de la infracción, no siendo evidente que iba a ser objeto de algún tipo de acción en su contra, debiendo tener en consideración la conducta asumida por la emplazada en el procedimiento, en el que brindó las facilidades del caso en la diligencia de inspección, absolvió el traslado de la acción y asistió a la audiencia de conciliación.
Con fecha 20 de enero del 2004, Macrisney S.R.L. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) La Oficina de Signos Distintivos no se ha pronunciado respecto al valor probatorio del oficio DIGEMID/DERN/DR/OFICIO N º 12937-2002, en el que se aprecia que DIGEMID autorizó a su empresa a adecuar el diseño de la caja, como lo requirió en su carta de fecha 127-IMC-02 de fecha 29 de octubre del 2002.
(ii) Si DIGEMID no tenía facultades para autorizar al importador que modifique el diseño de la caja, mandándola a imprimir con las mismas características agregando únicamente los datos del importador, su empresa no tiene la culpa de ello, pues lo hizo con la autorización de la máxima autoridad en la materia.
(iii) Es un exceso prohibir el cese definitivo de la importación del producto CANESTEN, pues en la denuncia no se solicita y porque "siendo la infracción "haber adecuado el diseño de las cajas imprimiendo nuevas cajas con las mismas características, adicionándoseles los datos del importador", (actos realizados de buena fe y con la autorización de DIGEMID), la prohibición debe alcanzar únicamente a no realizar tales actos, como así se ha dispuesto en el punto segundo de la parte resolutiva de la resolución impugnada", además, ninguna de las citas legales que se leen en toda la resolución, facultan a la autoridad a prohibir la importación.
(iv) Su empresa se dedica a la importación de productos farmacéuticos autorizados por DIGEMID, y comercializados en el territorio nacional, por lo que prohibirle la importación es atentar contra la garantía constitucional de la libertad de empresa, consagrado en la Constitución.
(v) Las disposiciones de la Decisión 486, Decreto Ley N º 25868, Decreto Legislativo 807, Decreto Legislativo 823, y el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines y la sentencia emitida por el Tribunal el 25 de mayo de 1978 en el caso Hoffmann-La Roche contra Centrafarm GmbH que se invocan en la resolución, no establece que al infractor se le sancione con el cese de importación.
Con fecha 25 de febrero del 2004, Macrisney S.R.L. solicitó el uso de la palabra. Mediante proveído de fecha 25 de febrero del 2004, la Sala de Propiedad Intelectual del análisis de lo actuado y atendiendo a la materia en discusión, determinó denegar el uso de la palabra.
Con fecha 1 º de marzo del 2004, Bayer Aktiengesellschaft absolvió el traslado de la apelación señalando que:
(i) Carece de sentido sostener que la autorización expedida por DIGEMID, la cual se circunscribe sólo a verificar si el contenido de los productos resulta idóneo para el consumo humano y no atenta contra la salud, se pronuncia también respecto a la vulneración de derechos de propiedad industrial ajeno. La emplazada no puede escudar el ilícito en el que ha incurrido en una autorización emitida por una autoridad que no es competente en la materia sobre la cual versa su denuncia.
(ii) La emplazada sí ha incurrido en una inminente infracción contra los derechos de su empresa sobre la marca CANESTEN, pues ha usado la misma sin autorización, lo que quebranta lo regulado en los dispositivos legales vigentes sobre la materia.
(iii) La prohibición de cese de importación ha sido debidamente dispuesta por la Oficina, más aun si ni siquiera ha existido coordinación alguna con su empresa. No obstante que la sanción impuesta le parece benigna, la prohibición de importación de su producto sí constituye una medida que protege su derecho, teniendo en consideración que la medida fue solicitada al momento de pedir la imposición de medidas cautelares.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si Macrisney S.R.L. ha infringido los derechos de propiedad industrial de la accionante Bayer Aktiengesellschaft.
b) De ser el caso, las sanciones a imponerse a Macrisney S.R.L.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Bayer Aktiengesellschaft es titular de las siguientes marcas de producto:
- CANESTEN, que distingue especialidades farmacéuticas para uso humano y veterinario y demás artículos, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 22606, vigente hasta el 10 de enero del 2014.
- Conformada por el logotipo constituido por la denominación CANESTEN escrita en letras características, en color blanco, sobre una figura rectangular de color rojo pantone; todo ello, según modelo, que distingue preparaciones farmacéuticas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 75953, vigente hasta el 26 de octubre del 2011.
2. Infracción a los derechos de propiedad industrial
El artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
El artículo 155 inciso e) faculta al titular el derecho de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento, fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.
Por otro lado, el artículo 240 del Decreto Legislativo 823 faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados.
3. Del Registro Sanitario de Medicamentos
El artículo 50 de la Ley 26842 - Ley General de Salud, señala que para la fabricación, importación, distribución o expendio de productos farmacéuticos y galénicos se requiere de Registro Sanitario.
El Decreto Supremo N º 010-97-SA Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos farmacéuticos y afines y su modificatoria Decreto Supremo N º 020-2001/SA, señala lo siguiente:
- La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud es el órgano encargado, a nivel nacional, de inscribir, reinscribir, modificar, suspender y cancelar el Registro Sanitario (artículo1).
- La obtención del registro sanitario faculta a su fabricación o importación y su comercialización por el titular del registro. El nombre del producto, fabricante, la composición y/o características intrínsecas del producto, la forma de presentación, los rotulados, la condición de venta, así como las demás especificaciones técnicas declaradas por el fabricante o importador, y bajo las cuales se autorizó el registro del producto, deben mantenerse durante la comercialización.
Toda modificación o cambio en los datos y especificaciones declarados para la obtención del Registro Sanitario, deberá ser previamente comunicada o, en su caso, solicitada a la DIGEMID. Sólo el titular del Registro Sanitario podrá solicitar las modificaciones o cambios en el registro (artículo 3).
- Un producto ya registrado, podrá ser comercializado por quien no es titular del registro sanitario, siempre que el producto tenga, la misma fórmula o composición que el producto registrado y proceda del mismo país, laboratorio o empresa fabricante, aun cuando tenga diferente denominación o marca, para ello, DIGEMID emitirá a favor del interesado un Certificado de Registro Sanitario de Producto Importado.
- El rotulado de los envases, deberá contener, entre otros: nombre del producto, nombre y país del laboratorio fabricante, nombre del Director técnico, número de registro sanitario, número de lote y fecha de expiración o vencimiento, los productos importados deberán consignar el nombre, dirección y Registro Unificado del importador y el nombre del Químico-Farmacéutico responsable (art. 43)
- En los rotulados no se podrá adherir etiquetas para corregir o agregar información, salvo las que tengan por objeto señalar los datos del importador y del Químico Farmacéutico indicados en el inciso m) del Artículo 43 y 33 del Decreto Supremo N º 010-97-SA (artículo 48).
- Para modificar el diseño del rotulado, sin alterar su texto, no se requerirá de autorización, bastando que el interesado comunique el hecho y presente el nuevo diseño de rotulado (artículo 51).
4. Uso del signo CANESTÉN
Se han tenido en consideración los siguientes medios probatorios:
a) Presentados por la accionante
- Fotocopias de los empaques mediatos del producto CANESTEN, en el que se aprecia la frase: "Importado y distribuido por Droguería Macrisney S.R.Ltda." (fojas 13 a 14).
- Fotocopia del prospecto del producto CANESTEN, en el que se aprecia la frase "Importado por Macrisney S.R.L." (foja 15).
- Copia del certificado de registro de la marca CANESTEN y logotipo (foja 16).
- Muestra del empaque y del prospecto del producto CANESTEN importado por Bayer, S.A. (foja 17).
b) Presentados por la emplazada
- Fotocopia del certificado de registro sanitario N º 368, mediante el cual se deja constancia que se encuentra registrado el producto CANESTEN 1% CREMA, elaborado por Laboratorios Bayer S.A. - Venezuela, en el rubro Especialidad Farmacéutica Extranjera (foja 104).
- Fotocopia de la Declaración Simplificada (A1) ADUANAS, correspondiente a Canesten Crema tubo, de fecha setiembre del 2002 (fojas 105 a 106).
- Fotocopia de la Carta N º 127-IMC-02 de fecha 29 de octubre del 2002, remitida por la emplazada a la Dirección Ejecutiva de Registros y Normas - DIGEMID, a través de la cual comunica que está adecuando el diseño de la caja del producto CANESTEN 1% CREMA a fin de comercializarlo de acuerdo a lo autorizado en el Registro Sanitario (foja 107).
- Fotocopia del Oficio DIGEMID/DERN/DR/OFICIO N º 12937-2002 de fecha 2 de diciembre del 2002, remitido por la Dirección Ejecutiva de Registros y Normas - DIGEMID a la emplazada, mediante el cual se le comunica que ha tomado conocimiento de la información contenida en el envase mediato (foja 108).
c) De las diligencias de inspección
- Fotocopia del empaque mediato encontrado en la diligencia de inspección realizada en la Botica-bazar Mariscal Chaperito, en el cual se aprecia a manera de sello la frase "Importado y Distribuido por Imp. Droguería Macrisney S.R.Ltda." y dirección, teléfono y Químico-farmacéutica responsable (foja 86).
Del análisis de lo actuado, se aprecia que:
- Macrisney S.R.L. importó de Ecuador productos identificados con la marca CANESTÉN, elaborados por Bayer S.A. - Venezuela.
- Macrisney S.R.L. mandó a fabricar los empaques mediatos 1 conteniendo la marca de producto CANESTEN, en los cuales agregó la frase IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROGUERIA MACRISNEY S.R.LTDA., reenvasando y comercializando los productos posteriormente. El empaque mediato utilizado es el que se aprecia a continuación:
- De acuerdo con las normas sanitarias para fabricación, importación, distribución o expendio de productos farmacéuticos y galénicos se requiere de Registro Sanitario, siendo la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud el órgano encargado, a nivel nacional, de inscribir, reinscribir, modificar, suspender y cancelar el Registro Sanitario. El Registro Sanitario faculta a la fabricación o importación y comercialización del producto farmacéutico por el titular del registro. Si un producto se encuentra registrado, quien no es titular del registro sanitario podrá comercializarlo, para ello, DIGEMID emitirá a favor del interesado un Certificado de Registro Sanitario de Producto Importado.
- Dado que la emplazada no es la titular del registro sanitario del producto CANESTEN, DIGEMID le emitió el Certificado de Registro Sanitario N º 368, para CANESTEN 1% CREMA, elaborado por Laboratorio Bayer S.A. de Venezuela, en el rubro Especialidad Farmacéutica Extranjera (foja 368).
- El Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos farmacéuticos y afines y su modificatoria Decreto Supremo N º 020-2001/SA, señala que en el caso de los productos importados el rotulado deberá consignar el nombre, dirección y Registro Unificado del importador y el nombre del Químico-Farmacéutico responsable. Asimismo, indica que no se podrá adherir etiquetas para corregir o agregar información, salvo las que tengan por objeto señalar los datos del importador y del Químico Farmacéutico indicados en el inciso m) del Artículo 43 y 33 del Decreto Supremo N º 010-97-SA (artículo 48). En tal sentido, a fin de cumplir con las normas sanitarias, la emplazada tendría que adherir etiquetas para corregir o agregar información relativa a los datos del importador y del Químico Farmacéutico.
- Sólo el titular del Registro Sanitario puede solicitar las modificaciones o cambios en el registro. En el caso de modificaciones en los datos y especificaciones declarados para la obtención del Registro Sanitario, se deberá comunicar o solicitar la autorización a DIGEMID. De tratarse de modificaciones en el diseño del rotulado, sin alterar su texto, no se requerirá de autorización, bastando que el interesado comunique el hecho y presente el nuevo diseño de rotulado. Dado que la emplazada no es la titular del registro sanitario del producto CANESTÉN, no se encontraba facultada a realizar modificaciones al empaque mediato del producto CANESTÉN.
- Respecto a que los cambios se realizaron con conocimiento de la DIGEMID, de las pruebas aportadas se verifica que la emplazada comunicó a la DIGEMID que estaba adecuando el diseño de la caja del producto CANESTÉN 1% CREMA, y que este organismo indicó que “toma conocimiento de la información contenida en el envase mediato”, lo que no significa que autorizará la modificación realizada.
Por lo expuesto, se determina que la emplazada no se encontraba facultada ni autorizada por la accionante para la fabricación y modificación del envase mediato ni reenvasado de los productos identificados con la marca CANESTEN, por lo que su conducta ha infringido los derechos de propiedad industrial de la empresa accionante.
4. Comisión del acto infractor
En virtud de lo expuesto, se concluye que la conducta por parte de la emplazada vulnera los derechos de propiedad industrial de Bayer Aktiengesellschaft respecto a su marca de producto CANESTEN, registrada en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, encontrándose comprendida dentro de los alcances de lo dispuesto por el artículo 155 inciso c) de la Decisión 486.
5. Determinación de las sanciones
El artículo 242 del Decreto Legislativo 823 establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial darán lugar a la aplicación de una sanción, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan.
La multa es la pena pecuniaria impuesta a la emplazada de conformidad con el artículo 242 del Decreto Legislativo 823 por haber infringido los derechos de propiedad industrial. A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar estos derechos sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso económico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.
Para efectos de determinar la sanción a imponer, se ha tomado en consideración lo siguiente:
a) No existe información que permita determinar el provecho ilícito obtenido por la emplazada.
b) La emplazada ya no importa los productos materia de la acción por infracción.
c) La conducta procesal de la emplazada no obstaculizó el normal desenvolvimiento del presente procedimiento ni la diligencia de inspección.
En base a las consideraciones anteriores, la Sala considera conveniente confirmar la sanción de amonestación impuesta a la emplazada por la Oficina de Signos Distintivos.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución N º 14744-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003, y en consecuencia:
Primero: Declarar FUNDADA la acción por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Bayer Aktiengesellschaft contra Macrisney S.R.L.
Segundo: PROHIBIR a la emplazada el reenvase no autorizado de productos farmacéuticos originalmente marcados con el signo CANESTEN, materia de la acción por infracción.
Tercero: CONVERTIR en definitivas las medidas cautelares de cese de uso y cese de importación dictadas con motivo de la interposición del presente reclamo.
Cuarto: Oficiar a SUNAT-ADUANAS a fin de poner en su conocimiento la presente Resolución y solicitarle que adopte las medidas que corresponden con respecto a la medida definitiva de cese de importación.
Quinto: AMONESTAR a la emplazada por la comisión de los actos materia de la acción por infracción.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/lp
1 Envase mediato: envase definitivo o material de empaque dentro del cual se coloca el envase inmediato y que es usado para la distribución y comercialización de un producto.