RESOLUCIÓN N° 0244-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 171279-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0244-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 171279-2003
SOLICITANTE : WKI HOLDING COMPANY, INC.
Levantamiento de la suspensión - Consolidación de derechos - Examen de registrabilidad
Lima, treinta de marzo de dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 17 de enero del 2003, WKI Holding Company, Inc. (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto CORELLE COORDINATES, para distinguir platos para hornear, fuentes de horno con tapa, y platos para servir (utensilios que no sean de metales preciosos), de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial, reivindicando prioridad en base a la solicitud N° 76/442,134 presentada en Estados Unidos de América el 16 de agosto del 2002.
Mediante Resolución N° 9543-2003/OSD-INDECOPI de fecha 18 de agosto del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Habiéndose cumplido con todos los requisitos exigidos por el artículo 10 de la Decisión 486, concordante con el artículo 4 del Convenio de París, procede reconocerle prioridad a la solicitante, debiendo entenderse como fecha de presentación de la solicitud bajo análisis el 16 de agosto del 2002.
(ii) Del informe de antecedentes se verificó que World Kitchen, Inc. es titular de la marca de producto CORELLE, que distingue utensilios de mesa de cristal y todos los demás productos de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado resulta ser gráfica y fonéticamente semejante, en la medida que comparten la denominación CORELLE, siendo que la presencia del término COORDINATES no contribuye de manera relevante a la diferenciación de los signos.
(iii) El público consumidor podría identificar al signo solicitado como una variación de la marca registrada.
Con fecha 9 de setiembre del 2003, WKI Holding Company, Inc. interpuso recurso de apelación manifestando que se encuentra en negociaciones con la empresa World Kitchen, Inc., titular de la marca base de la denegatoria del signo solicitado, a fin de que ésta le transfiera su marca. Precisó que dicha firma pertenece al mismo grupo económico y se encuentra estrechamente vinculada a su empresa. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que los signos en cuestión resultan gráfica y fonéticamente diferentes.
Mediante proveído de fecha 23 de octubre del 2003, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual solicitó a WKI Holding Company, Inc. que inicie el procedimiento de transferencia del registro de la marca de producto CORELLE, de acuerdo a lo manifestado en su escrito de apelación de fecha 9 de setiembre del 2003.
Con fecha 12 de noviembre del 2002, WKI Holding Company, Inc. presentó copia de la solicitud de transferencia de registro de la marca CORELLE a su favor.
Mediante Resolución N° 1290-2003/TPI-INDECOPI de fecha 17 de noviembre del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual suspendió el presente procedimiento, hasta que se resuelva el expediente N°195060-2003, correspondiente a la solicitud de transferencia de la marca CORELLE a favor de WKI Holding Company, Inc.
Con fecha 18 de marzo del 2004, WKI Holding Company, Inc. manifestó que mediante Resolución N° 2276-2004/OSD-INDECOPI de fecha 11 de marzo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos resolvió el expediente N° 195060-2003, habiéndose inscrito a su favor la transferencia de la marca CORELLE.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar:
a) Si corresponde levantar la suspensión del presente procedimiento.
b) Si se ha producido la consolidación de derechos.
c) De ser el caso, si el signo solicitado reúne los requisitos para acceder a registro.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que World Kitchen, Inc. (Estados Unidos de América) fue titular la marca de producto CORELLE, que distingue utensilios de mesa de cristal y todos los demás productos de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 27805 y vigente hasta el 25 de julio del 2006.
El 6 de noviembre del 2003, WKI Holding Company, Inc. solicitó la transferencia del registro de la citada marca a su favor (expediente N° 195060-2003).
Mediante Resolución N° 2276-2004 de fecha 11 de marzo del 2004 el área de Registro y Archivo de la Oficina de Signos Distintivos inscribió la transferencia solicitada.
2. Levantamiento de la suspensión ordenada Resolución N° 1290-2003/TPI-INDECOPI de fecha 17 de noviembre del 2003
2.1. Marco legal
El artículo cuarto de la Directiva N° 001-98-TRI-INDECOPI de fecha 23 de noviembre de 1998 establece que cuando las Oficinas o Comisiones del INDECOPI expidan una resolución que suspende la continuación del procedimiento a su cargo por considerar conveniente esperar, para mejor resolver el caso en cuestión, que otro órgano funcional del INDECOPI u otra entidad emita un pronunciamiento previo, podrán posteriormente levantar la suspensión decretada cuando se acredite que ha dejado de existir el motivo que justificó la suspensión.
En tal sentido, las Oficinas, Comisiones y Salas del Tribunal de INDECOPI podrán levantar las suspensiones decretadas, y emitir un pronunciamiento final, cuando haya dejado de existir la causa de la suspensión.
2.2 Aplicación al caso concreto
En el presente caso, mediante Resolución N° 1290-2003/TPI-INDECOPI de fecha 17 de noviembre del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual, por razones de eficacia y economía procesal, suspendió la tramitación del presente procedimiento hasta que se resolviera el expediente N° 195060-2003, correspondiente a la solicitud de transferencia de la marca CORELLE (certificado N° 27805), iniciada por WKI Holding Company, Inc., dado que se consideró que la decisión que se adoptara en dicho caso podría afectar la resolución de la presente solicitud de registro de la marca CORELLE COORDINATES.
Habiéndose resuelto el expediente N° 195060-2003 - motivo de la suspensión - la Sala de Propiedad Intelectual, de conformidad con las disposiciones invocadas, considera conveniente levantar la suspensión de la tramitación del presente expediente, a fin de que continúe el trámite correspondiente.
3. Consolidación de derechos
El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero , en particular cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
En consecuencia, la prohibición de registro de un signo por ser confundible con una marca anteriormente registrada sólo opera cuando el solicitante del registro y el titular de la marca registrada son dos personas diferentes. Sin embargo, nada impide que un mismo titular solicite el registro de un signo que pueda ser considerado una variación de su marca ya registrada, siempre que con esta nueva solicitud no se pretenda infringir las normas sobre el uso obligatorio de la marca. Con el nuevo registro nacerá un derecho de marca independiente, que se diferencia de la marca registrada anterior en la prioridad y en el plazo de vigencia.
En el presente caso, WKI Holding Company, Inc. solicitó el registro del signo CORELLE COORDINATES, para distinguir platos para hornear, fuentes de horno con tapa, y platos para servir (utensilios que no sean de metales preciosos), de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial, el cual fue denegado de oficio por la Oficina de Signos Distintivos, por considerarlo confundible con la marca registrada CORELLE, de World Kitchen, Inc., que distingue utensilios de mesa de cristal y todos los demás productos de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial.
Conforme se desprende del informe de antecedentes, luego de la resolución de Primera Instancia, se inscribió la transferencia del registro de la marca CORELLE a favor de WKI Holding Company, Inc.
Por lo anterior, se ha producido una consolidación entre la solicitante del registro del signo CORELLE COORDINATES materia del presente procedimiento y el titular de la marca registrada CORELLE, en base a la cual se denegó dicho registro en Primera Instancia. En ese sentido, dado que los derechos sobre ambos signos ahora pertenecen a una misma persona (WKI Holding Company, Inc.), no cabe efectuar el examen de confundibilidad entre los mismos, sino que corresponde efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado.
4. Registrabilidad del signo solicitado
Realizado el examen de registrabilidad, la Sala determina que el signo solicitado CORELLE COORDINATES reúne los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, y no se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, por lo que corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Primero.- LEVANTAR la suspensión ordenada mediante Resolución N° 1290-2003/TPI-INDECOPI de fecha 17 de noviembre del 2003.
Segundo.- REVOCAR la Resolución N° 9543-2003/OSD-INDECOPI de fecha 18 de agosto del 2003 y, en consecuencia, OTORGAR el registro la marca de producto CORELLE COORDINATES, solicitado por WKI Holding Company, Inc., ( Estados Unidos de América), para distinguir platos para hornear, fuentes de horno con tapa, y platos para servir (utensilios que no sean de metales preciosos), de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado a partir de la fecha de la presente resolución, y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/ma