RESOLUCIÓN N° 0178-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 205603-2004
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0178-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 205603-2004
SOLICITANTE : YARA INTERNATIONAL ASA
Suspensión del procedimiento: Actos Modificatorios en trámite
Lima, veinticuatro de febrero del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 16 de marzo de 2004, Yara International ASA (Noruega), solicitó el registro de la marca de producto constituida por el diseño de un barco vikingo en forma estilizada y debajo la denominación YARA, todo esto dentro de una figura cuadrangular de fondo negro; conforme al modelo, para distinguir productos químicos para usar en la industria, agricultura, horticultura y silvicultura; fertilizantes; productos químicos industriales, tales como, productos químicos basados en el nitrógeno incluyendo amonio, bicarbonato de amonio, nitrato de amonio, tetróxido de dinitrógeno, ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido fosfórico, urea, carbonato de calcio, nitrato de calcio, nitrato de potasio y nitrato de sodio; ácido fórmico y sus floculantes; gases industriales, gases especiales y gases para soldadura, incluyendo acetileno, metil acetileno, oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, monóxido de carbono, helio, hidrógeno, neón, kriptón, xenón, metano, deuterio y mezclas de dichos gases, todos en estado gaseoso, líquido o sólido; caralizadores (sic); preparaciones criogénicas, de la clase 01 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 10271-2004/OSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado.
Luego de verificar la existencia de las marcas de producto HYDRO y figura (certificado N° 89807), HYDRO y figura (certificado N° 34489) y la marca figurativa constituida por el diseño de un barco vikingo (certificado N° 34488), registradas a favor de Norsk Hydro ASA en la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, la Oficina consideró lo siguiente:
(i) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado YARA y figura se encuentran incluidos entre los productos para los cuales fueron registradas las marcas antes mencionadas en la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Las semejanzas entre el signo solicitado YARA y figura y las marcas registradas son de tal grado que su coexistencia es susceptible de causar confusión, ya que el elemento gráfico en los signos es idéntico al estar conformado por el diseño de un barco vikingo, no obstante que el signo solicitado incluye la denominación YARA en su conformación, por lo que el consumidor podría adquirir un producto por otro en la creencia que provienen de un mismo origen empresarial, lo cual afectaría el interés general de los consumidores.
Con fecha 5 de octubre del 2004, Yara International ASA interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) La Oficina de Signos Distintivos no ha tomado en cuenta que el signo solicitado y la marca HYDRO y diseño tienen características propias puesto que el signo solicitado incluye la denominación YARA.
(ii) Con fecha 16 de setiembre del 2004 ha presentado una solicitud de modificación de registro mediante la cual se realiza la transferencia a su favor del registro de la marca constituida por el diseño de un barco vikingo (certificado N° 34488), por lo que dicha marca pasará a ser de su propiedad y no podría existir riesgo de confusión entre dichos signos.
(iii) En los próximos días presentará las solicitudes de modificación de registro para realizar la transferencia a su favor de las marcas registradas bajo certificados N°s 89807 y 34489.
(iv) En tal sentido, el signo solicitado no se encuentra bajo la prohibición del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del presente expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si corresponde suspender la tramitación del presente procedimiento.
b) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado YARA y figura y las marcas registradas HYDRO y figura (certificado N° 89807), HYDRO y figura (certificado N° 34489) y la marca figurativa constituida por el diseño de un barco vikingo (certificado N° 34488).
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado lo siguiente:
a) Norsk Hydro A.S. (Noruega) es titular de la marca de producto constituida por la denominación HYDRO escrita en letras características precedido de la figura estilizada de una embarcación vikinga, conforme al modelo que distingue sustancias químicas, para uso industrial, tales como: líquido amoniaco, bicarbonato de amonio, nitrato de amonio, cloruro de calcio, dióxido de carbono, ácido fórmico, ácido clorhídrico, metano ácido nítrico, sosa, cristales de sosa, solución cáustica de sosa, clorhidrato de sodio, urea, etileno, propileno, azufre, cloruro de magnesio anhídrico, fertilizantes, conocidos como fertilizantes compuestos (NP / NPK), nitrato de calcio, gases, tales como: deuterio, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno; gases raros (argón, neón, helio, kriptón, xenón), dióxido de carbono; plásticos conocidos como: PVC y demás, de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 89807, vigente hasta el 01 de marzo del año 2006.
Con fecha 18 de noviembre del 2004, Norsk Hydro ASA (Noruega) ha solicitado, mediante expediente N° 225466-2004, el cambio de nombre del titular de la mencionada marca ( de Norsk Hydro A.S. al de Norsk Hydro ASA ). Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos .
Con fecha 25 de noviembre del 2004, Yara International ASA (Noruega) ha solicitado, mediante expediente N° 225993-2004, la transferencia a su favor de la mencionada marca. Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos .
b) Norsk Hydro ASA (Noruega) es titular de las siguientes marcas de producto:
- El diseño de un barco vikingo en forma estilizada y la denominación HYDRO, conforme al modelo, que distingue fertilizantes; resinas y plásticos artificiales y sintéticos en la forma de material particulado, polvos, líquidos y pastas; abonos para uso en la agricultura, horticultura, silvicultura e industria; sustancias adhesivas naturales y artificiales usadas en la industria; químicos industriales (tales como nitrato de calcio, nitrato de amonio y bicarbonato de amonio); gases industriales (tales como deuterio, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, argón, neón, helio, criptón, xenón, dióxido de carbono), y en general todos los productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 34489, vigente hasta el 25 de marzo del año 2007.
Con fecha 25 de noviembre del 2004, Yara International ASA (Noruega) ha solicitado, mediante expediente N° 225994-2004, la transferencia a su favor de la mencionada marca. Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos .
- El diseño de un barco vikingo en forma estilizada, conforme al modelo, que distingue fertilizantes; resinas y plásticos artificiales y sintéticos en la forma de material particulado, polvos, líquidos y pastas; abonos para uso en la agricultura, horticultura, silvicultura e industria; sustancias adhesivas naturales y artificiales usadas en la industria; químicos industriales (tales como nitrato de calcio, nitrato de amonio y bicarbonato de amonio); gases industriales (tales como deuterio, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, argón, neón, helio, criptón, xenón, dióxido de carbono), y en general todos los productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 34488, vigente hasta el 25 de marzo del año 2007.
Con fecha 16 de setiembre del 2004, Yara International ASA (Noruega) ha solicitado, mediante expediente N° 220255-2004, la transferencia a su favor de la mencionada marca. Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos .
2. Suspensión del procedimiento
2.1 Base legal
El artículo 65 del Decreto Legislativo 807 establece lo siguiente:
“ Los órganos funcionales del Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi .”
Por su parte, el artículo 30 del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI señala que cuando el pronunciamiento de una Comisión u Oficina requiera del pronunciamiento previo de otra Comisión u Oficina, se suspenderá el trámite de la primera, el mismo que continuará una vez emitido el pronunciamiento de la segunda.
Cabe precisar que lo dispuesto en dicha norma resulta de aplicación a los procedimientos seguidos ante cualquiera de las Salas del Tribunal del Indecopi, en virtud de lo dispuesto en el artículo 241 de la referida norma.
En atención a las normas expuestas, resulta válido afirmar que los órganos funcionales del INDECOPI están facultados a suspender los procedimientos administrativos a su cargo en los siguientes casos:
(i) Cuando con anterioridad al procedimiento administrativo se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia. En este supuesto no se confiere una facultad discrecional a los órganos funcionales del INDECOPI, encontrándose por el contrario obligados a suspender el procedimiento administrativo iniciado.
(ii) Cuando existe en trámite alguna cuestión contenciosa que guarda conexión con aquél que se viene tramitando ante INDECOPI y que por tal motivo es prudente esperar, para mejor resolver, que aquella se resuelva.
(iii) Cuando existe en trámite otro procedimiento ante alguna Comisión u Oficina del INDECOPI con el cual existe conexión, por lo que el pronunciamiento que se emita en el mismo influirá en la decisión que se tome en el procedimiento.
Además, cabe agregar que la aplicación del artículo 30 del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI es coherente con lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General que prevé la aplicación de los principios de simplicidad, celeridad y eficacia para la actuación de los procedimientos administrativos, los cuales sirven también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las normas de procedimiento.
Al respecto, Dromi2 sostiene que el principio de eficacia en la actuación administrativa tiene como objeto inmediato hacer más eficiente la actuación administrativa y la participación de los administrados. Agrega que en virtud de este principio se imponen reglas de celeridad, sencillez y economía procesal. El mencionado autor considera que la economía procedimental y el principio de simplicidad técnica, en los cuales se sustenta por ejemplo la simplificación de procedimientos, la concentración de elementos de juicio, la eliminación de plazos inútiles, flexibilidad probatoria, actuación de oficio y control jerárquico, posibilitan una tutela efectiva de derechos y poderes jurídicos.
2.2 Aplicación al caso concreto
En el presente caso, el signo solicitado a registro YARA y figura fue denegado de oficio en Primera Instancia por considerarlo confundible con las siguientes marcas:
Al respecto, es de precisar que el artículo 136 inciso a) de la Decisión 4863 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero , en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
En consecuencia, la prohibición de registro de un signo por ser confundible con una marca anteriormente registrada sólo opera cuando el solicitante del registro y el titular de la marca registrada son dos personas diferentes.
En tal sentido, y al haberse verificado la existencia de solicitudes de transferencia de los certificados de registro correspondientes a las marcas HYDRO y figura (certificado N° 89807)4, HYDRO y figura (certificado N° 34489)5 y de la marca constituida por la figura de un barco vikingo (certificado N° 34488)6 – con lo cual se produciría una consolidación entre el solicitante del signo YARA y figura (Yara International ASA) y el titular de las marcas HYDRO y figura (Norsk Hydro A.S.) e HYDRO y figura y la marca constituida por la figura de un barco vikingo (Norsk Hydro ASA) –, la Sala advierte que luego de efectuarse las respectivas inscripciones en el Registro pertinente no correspondería aplicar la prohibición relativa contenida en el artículo 136 inciso a) antes mencionado y, en consecuencia, carecería de objeto realizar el examen comparativo entre los signos señalados.
En consecuencia, dado que la inscripción de los Actos Modificatorios antes mencionados, afectarían la resolución de la presente solicitud de registro de la marca de producto YARA y figura, la Sala considera que por razones de eficacia y economía procesal, se debe suspender el trámite del presente expediente hasta el momento en que se inscriban los siguientes Actos Modificatorios:
(i) La transferencia del certificado de registro correspondiente a la marca HYDRO y figura (certificado N° 89807) a favor de Yara International ASA.
(ii) La transferencia del certificado de registro correspondiente a la marca HYDRO y figura (certificado N° 34489) a favor de Yara International ASA.
(iii) La transferencia del certificado de registro correspondiente a la marca constituida por el diseño de un barco vikingo (certificado N° 34488) a favor de Yara International ASA.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
SUSPENDER la tramitación del presente expediente N° 205603-2004, hasta que se inscriban las transferencias de las marcas HYDRO y figura (certificado N° 89807); HYDRO y figura (certificado N° 34489) y de la marca constituida por el diseño de un barco vikingo (certificado N° 34488) a favor de Yara International ASA; tramitadas bajo los expedientes N° 225993-2004, N° 225994-2004.y N° 220255-2004, respectivamente.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
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1 Articulo 24.- “Son de aplicación a los procedimientos que se siguen ante el Tribunal las normas legales y reglamentarias que rigen los asuntos de competencia de los órganos funcionales del INDECOPI, la Ley de INDECOPI y el presente Reglamento (…)”.
2 Roberto Dromi. Derecho Administrativo. 4º Edición actualizada, Buenos Aires 1995, p. 769.
3 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.
4 Transferencia tramitada bajo expediente N° 225993-2004.
5 Transferencia tramitada bajo expediente N° 225994-2004.
6 Transferencia tramitada bajo expediente N° 220255-2004.