RESOLUCIÓN N° 1165-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 144134-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1165-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 144134-2002
ACCIONANTE : BRASA ROJA CHICKEN S.R.L.
EMPLAZADA : BRASA ROJA SERVICIOS TURÍSTICOS S.A.C. (antes Brasa Roja Chicken E.I.R.L)
Nulidad del registro de una marca de producto – Mala fe Lima, veintisiete de octubre de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 31 de enero del 2002, Brasa Roja Chicken S.R.L. (Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca de servicio BRASA ROJA CHICKEN y logotipo, inscrita a favor de Brasa Roja Chicken E.I.R.L., bajo certificado N° 28090, para distinguir servicios de restaurant en general de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, al haber sido obtenido de mala fe. Sustentó su solicitud en los siguientes hechos:
- Su empresa desde el año 1991, año de su constitución, brinda servicios de restaurant y servicios conexos, utilizando como marca de servicio la denominación BRASA ROJA CHICKEN. Agregó que el uso de dicha marca, durante todo ese tiempo, ha generado a su favor un derecho sobre la misma. Indicó que si bien la misma no fue oportunamente registrada, ello no significa que haya perdido sus derechos sobre la referida marca.
- La titular de la empresa emplazada, así como su gerente son familiares de una de las participacionistas de la empresa accionante y del ex socio y ex gerente de su empresa, lo que demuestra que la emplazada sabía que la marca BRASA ROJA CHICKEN le pertenecía a Brasa Roja Chicken S.R.L.
- En agosto del año 2001, su empresa tuvo conocimiento de la solicitud de registro de la marca objeto de la presente acción, por lo que reclamó a la emplazada tal conducta, ante lo cual ésta se comprometió a desistirse de la solicitud de registro. Indicó que, posteriormente, la emplazada le hizo saber que se había desistido de la solicitud de registro, por lo que consideró que el conflicto había concluido. Agregó que cuando su empresa intentó obtener el registro de la marca BRASA ROJA CHICKEN, se percató que el registro solicitado por la emplazada había sido otorgado, puesto que el desistimiento no fue aceptado al no cumplir con los requisitos exigidos en la ley.
Adjuntó diversos documentos en calidad de medios probatorios.
Con fecha 28 de mayo del 2002, Brasa Roja Chicken E.I.R.L. (Perú) contestó la acción de nulidad manifestando que cuando solicitó el registro de la marca BRASA ROJA CHICKEN en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial no se presentó oposición alguna a dicha solicitud, por lo que se le otorgó el referido registro. Indicó que su solicitud se presentó amparada por la buena fe, ya que presentaron la solicitud de registro sobre la base de la información proporcionada por el registro de Propiedad Industrial, según la cual no existía una marca idéntica o similar previamente registrada. De otro lado, señaló que desconocía la existencia de la accionante, pues la emplazada se constituyó basándose en la información del Registro Mercantil de Chiclayo, donde no figura la persona jurídica accionante. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que, en el Perú, el derecho sobre una marca se obtiene con el registro de la misma y no por su uso en el mercado. Sostuvo que la accionante no ha demostrado tener un legítimo interés para iniciar la presente acción de nulidad, tal como lo exige la ley.
Mediante Resolución N° 6122-2003/OSD-INDECOPI de fecha 30 de mayo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad de la marca BRASA ROJA CHICKEN, por las siguientes consideraciones:
- La Decisión 486 no exige que quien solicite la nulidad del registro de una marca tenga un interés directo, personal, actual y probado. En ese sentido, no corresponde evaluar el legítimo interés de la accionante.
- De la revisión de los medios probatorios presentados por la accionante, se advierte que los mismos no demuestran la realización efectiva de actividades económicas relacionadas con los servicios de restaurant, ni muchos menos la utilización como marca de servicio de la denominación BRASA ROJA CHICKEN. En tal sentido, concluyó que la accionante no puede invocar un mejor derecho en base al uso anterior de la marca de servicio de la denominación BRASA ROJA CHICKEN. Agregó que aún cuando se hubiese acreditado el uso anterior de la mencionada marca, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la Oficina Nacional Competente.
- Los documentos presentados hacen presumir que la titular gerente de la empresa emplazada tenía conocimiento de la utilización de la marca BRASA ROJA CHICKEN por parte de la accionante. Sin embargo, indicó que el conocimiento previo de la existencia de una marca, que viene siendo utilizada en el mercado y que resulta confundible a un signo registrado, no es suficiente para que se configure la competencia desleal, ya que para ello hace falta que además se transgreda uno de los deberes de la leal y honesta competencia comercial. Sostuvo que decretar la nulidad de una marca por el solo hecho que la accionante usaba con anterioridad dicha marca, significaría otorgar protección legal a la marca en virtud a su uso.
Con fecha 19 de junio del 2003, Brasa Roja Chicken S.R.L. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos sobre la mala fe de la emplazada al obtener el registro de la marca BRASA ROJA CHICKEN. Agregó que la Primera Instancia ha incurrido en error al interpretar los artículos 183 y 184 del Decreto Legislativo 823, precisando que el supuesto de hecho este último artículo también comprende a las marcas no registradas, por lo que es de aplicación al presente caso. Indicó que no se ha realizado una adecuada valoración de los medios probatorios presentados, los cuales acreditan la realización efectiva de sus actividades comerciales y por tanto el uso de su marca.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si la emplazada actuó de mala fe al momento de solicitarse el registro de la marca de servicio BRASA ROJA CHICKEN y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Brasa Roja Servicios Turísticos S.A.C. (Perú) es titular de la marca de servicio conformada por el logotipo constituido por la denominación BRASA ROJA CHICKEN escrita en letras características, dentro de una figura rectangular, todo en los colores rojo, azulino y amarillo, conforme al modelo, que distingue servicios de restaurant en general de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 28090, vigente desde el 27 de diciembre del 2001 hasta el 27 de diciembre del 2011.
2. Nulidad del registro de una marca
2.1 Determinación de la norma aplicable
La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución 1 .
La Sala conviene en precisar que, de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, si en la nueva norma hubiese desaparecido una causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no será aplicable y no podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal 2 .
Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad.
La presente acción de nulidad se interpuso con fecha 31 de enero del 2001, por lo que la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental de la presente acción de nulidad es la Decisión 486.
2.2 Determinación de la norma aplicable al presente caso
En el presente caso, al tiempo del registro de la marca de servicio BRASA ROJA CHICKEN y logotipo por parte de la emplazada (27 de diciembre del 2001), las normas vigentes eran la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823. En tal sentido, la determinación de la nulidad del registro de dicha marca de servicio debe ser evaluada en base a dicha normativa.
2.3 Causales de nulidad previstas en la Decisión 486
El artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
De la revisión de los argumentos expuestos por la accionante, se puede concluir que la acción de nulidad planteada se sustenta en la mala fe con que actuó la emplazada al solicitar y obtener el registro de la marca BRASA ROJA CHICKEN y logotipo, ya que no obstante saber que pertenecía a un tercero, solicitó su registro.
3. Mala fe de la emplazada
3.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe
La buena fe es lo que se ha llamado un standard jurídico, es decir, un modelo de conducta social o una conducta socialmente considerada como arquetipo, o también una conducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo ético dado. El ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico.
Lo que se aspira a conseguir con el principio de buena fe es que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones se produzca conforme a una serie de principios que la conciencia jurídica considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el legislador, ni establecidos por la costumbre, principios que están implícitos o deben estarlo en el ordenamiento positivo.
3.2 Clasificación de la buena fe
Aunque el concepto de buena fe es único en el sentido de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva, clasificación que responde en buena cuenta a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad 3 .
Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia de no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.
Además, se requiere que la situación jurídica sobre la que recae la buena fe subjetiva no sea contraria a las normas rectoras del principio del orden público. Sin embargo, cabe señalar que no todo interés público merece la primacía sobre principios tan importantes para la vida de la comunidad como la buena fe. Sólo un interés jurídico específico para la seguridad del tráfico jurídico y de la administración de justicia puede justificar no ser modificado por el principio de la buena fe. Es por ello que el principio de buena fe tiene carácter general y amerita una solución específica en cada caso concreto.
Como consecuencia de esta escala de valores en la cual el principio de orden público limita la actuación del principio de la buena fe, es que los ordenamientos jurídicos modernos han optado simplemente por establecer una regulación orientada hacia el tratamiento -en sentido negativo- de la buena fe, especificando de manera objetiva las conductas que no son aceptadas en el tráfico mercantil porque se consideran que atentan contra el principio de orden público. De esta manera, la subjetividad sobre la que descansa el principio de la buena fe subjetiva ha sido dejada de lado por la tipicidad y regulación (objetivización) de determinadas conductas específicas.
La primacía del principio de orden público sobre el de la buena fe subjetiva se encuentra reflejado claramente en el último párrafo del artículo 11 del Decreto Legislativo 823, disposición que ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil 4 . La exclusión de este artículo implica que aunque el adquirente de un derecho de propiedad intelectual haya obrado de buena fe, en tanto creía erróneamente (basado en la inexactitud del registro) que el enajenante del derecho poseía facultades de disposición, la invalidez del derecho de propiedad industrial determinará la nulidad del acto jurídico.
3.3 El rol de la buena fe en el sistema competitivo
a) Consideraciones generales
La buena fe constituye un principio cuya observancia es general para cualquier relación jurídica, pero en el campo del derecho industrial se manifiesta con un mayor grado de exigencia, en la medida que la actuación de la Administración en este campo se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.
Para comprender a cabalidad el concepto de la buena fe es necesario relacionarlo con el fenómeno de la competencia económica y las diversas ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.
La estrecha vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta de manifiesto por la doctrina 5 , hasta el punto de decirse que la competencia es el tejido que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier 6 la Teoría de la Propiedad Industrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de la existencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signos distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica privilegiada o exclusiva que ha de ser respetada por los competidores.
La doctrina española señala que “el derecho industrial se orienta a satisfacer un doble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la concesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrolo de la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las que impiden la competencia misma. 7
Al respecto debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben hacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Presupuesto de esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad y honestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza recíproca, sin la cual sería imposible mantener la seguridad jurídica exigida para la fluidez de las transacciones mercantiles 8.
Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.
Dentro de ese esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores.
El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral, sino además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.
En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser, dependiendo en el momento en el que nos encontremos, o bien desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro o bien denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 o bien sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.
En el campo de la propiedad industrial, no cabe duda que el principio del orden público ostenta una absoluta supremacía sobre el principio de la buena fe subjetiva, en la medida que, conforme se ha mencionado, su materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los del público de los consumidores. Es por ello que tanto la Decisión 486 como el Decreto Legislativo 823 no sólo restringen el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas al registro, sino que también regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el orden público a través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.
b) La mala fe en la presentación de una solicitud de registro
En la legislación sobre propiedad industrial, Decisión 486 y Decreto Legislativo 823, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.
En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero 9 . En estos casos la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.
Cabe precisar que el supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo, por lo que para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que al no haber una causal de prohibición no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos - no debe olvidarse que durante la etapa pre-registral la actuación de la Administración debe orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.
Por ello, debe tenerse en consideración que al haber impuesto el artículo 610 del Decreto Legislativo 823 la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá, en forma análoga al procedimiento de nulidad.
Cabe indicar que la Decisión 486 no describe ni siquiera a título ejemplificativo, como sí lo hacía la Decisión 344 11 , que conductas por ser reprobables objetivamente (ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia) constituyen actos de mala fe 12 .
Al respecto, cabe indicar que la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente, debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto.
Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno a la aplicación de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos generales, siguiendo a lo establecido en el derecho comparado 13 , que incurre en mala fe quien en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor. En ese orden de ideas, la mala fe puede presentarse en forma específica a través de la configuración de los siguientes supuestos:
1. Imitación de una marca.- La imitación de un signo de un tercero puede constituir un supuesto de mala fe, siempre que represente un acto contrario a la competencia. Ello puede darse por ejemplo en el caso que el solicitante tenga la deliberada intención de aproximarse a las características de un signo reconocido en el tráfico con el objeto de gozar de su reputación.
2. Perturbación de un derecho subjetivo digno de protección.- Esta situación se produce cuando sin que medie un motivo justificado, un competidor pretende con su solicitud de registro entorpecer el uso de un signo digno de protección utilizado anteriormente en el mercado por un tercero14. Para la comprobación de este supuesto es necesario la realización de un análisis exhaustivo de las especiales circunstancias del caso concreto.
3. Entorpecimiento de la relación de mercado.- Dentro de este supuesto se considera el caso por el cual el solicitante se propone, valiéndose de su solicitud, no sólo obstruir la actividad concurrencial del competidor, sino también destruir la actividad económica por él desplegada. 15
4. Impedimento de la competencia extranjera.- La adquisición de una marca extranjera también puede resultar ser un acto contrario a la competencia en aquellos casos en que se esté generalmente ante una marca con un elevado valor publicitario en el extranjero o se trate de una marca de prestigio mundial. Sin embargo, para que la solicitud de una marca extranjera de tal naturaleza presentada por un nacional pueda representar un acto de mala fe y ser contrario a la competencia, no basta que dicho solicitante conozca que existe una marca idéntica que es usada en el extranjero por un tercero. Para la configuración de la mala fe en este tipo de casos, se requiere que el solicitante haya sabido o por lo menos considerado previsiblemente al tiempo de presentar su solicitud que los productos distinguidos por la marca extranjera estaban en disposición de ser importados o usados en el territorio nacional. Ello significa que debe comprobarse la intención del solicitante en entorpecer la entrada de la marca extranjera al mercado local 16.
3.4 Aplicación al presente caso
En el presente caso, Brasa Roja Chicken S.R.L. sostiene que Brasa Roja Chicken E.I.R.L. actuó de mala fe al solicitar y obtener el registro de la marca BRASA ROJA CHICKEN y logotipo, ya que sabía que dicha marca le pertenecía a la accionante. Para acreditar tal hecho ha presentado los siguientes documentos:
- Copia de la Escritura Pública de Constitución de la empresa Brasa Roja Chicken S.R.L.
- Copia de la ficha registral de la empresa Brasa Roja Chicken E.I.R.L.
- Copia del cargo del escrito de desistimiento a la solicitud de registro de la marca BRASA ROJA CHICKEN y logotipo presentado por la emplazada.
- Copias de licencias de funcionamiento, así como del Registro Unificado y del Registro Turístico N° 19-92, otorgados a favor de la accionante.
- Copias de declaraciones juradas del impuesto a la renta presentadas por la accionante.
- Partidas de nacimiento de Heiko Martha Rosa Fujiy Takeda y Pedro Pablo Nakamine Takeda.
De la revisión y valoración de los medios de prueba en su conjunto, éstos acreditan que la accionante, desde 1991, brinda servicios de restaurante en la ciudad de Trujillo; sin embargo, en ellos no se puede apreciar cuál es el signo distintivo utilizado por la accionante para identificar sus servicios o sus actividades económicas.
Al respecto, se debe precisar que el hecho que la denominación social de la accionante incluya la denominación BRASA ROJA CHICKEN no significa que la misma haya sido utilizada como marca de servicio, toda vez que se trata de figuras distintas. Así, la denominación social se configura como signo identificador del ente colectivo, como sujeto titular de derechos y deberes y centro de imputación de responsabilidades en el tráfico jurídico (signo de identificación personal-patrimonial), en tanto que la marca de servicio se concibe como el signo distintivo utilizado por una empresa en el mercado para distinguir los servicios que brinda a terceros en el ejercicio de su actividad empresarial-concurrencial
En consecuencia, se determina que al no haberse acreditado el uso de la denominación BRASA ROJA CHICKEN como marca de servicio por parte de la accionante, no puede afirmarse que la emplazada actuó de mala fe al solicitar el registro de la referida denominación. En virtud de lo anterior, resulta irrelevante el hecho que la emplazada haya conocido o no la existencia de la empresa accionante.
Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario precisar que no es suficiente que se acredite que la accionante utilizaba la marca BRASA ROJA CHICKEN con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro que se pretende anular, siendo necesario demostrar que la emplazada con su conducta pretendió ocasionar un perjuicio desleal e injustificado a los intereses de la accionante, lo cual no ha sido acreditado en el presente caso. Ello en razón a que en el Perú el derecho de exclusiva sobre una marca nace con su registro ante la autoridad competente. 17
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 18 señala que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la provocación de un daño, por ejemplo: el daño concurrencial.
Agrega que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.
Con relación a la aplicación del artículo 184 del Decreto Legislativo 823, invocada por la accionante, debe indicarse que no debe ser aplicada ni interpretada literalmente, ya que ello atentaría contra el sistema constitutivo del registro, entre otros principios.
En ese sentido, para decretar la nulidad de una marca registrada por quien conocía o debía conocer que ella pertenecía a un tercero, debe acreditarse que:
a) La marca sustento de la nulidad pertenece a un tercero, es decir, que, de acuerdo a la legislación del país de origen de la marca, el accionante debe ser titular del derecho de exclusiva sobre la misma. En el caso peruano, tal como se indicó anteriormente, ese derecho se obtiene con el registro de la marca y no con el simple uso de la misma (artículo 154 de la Decisión 486).
b) El registro cuestionado se obtuvo para ocasionarle un perjuicio injustificado al titular de la marca, o para aprovecharse de la reputación de dicho signo distintivo o para perpetrar actos de competencia desleal, entre otros.
Tal como se ha indicado anteriormente, tales requisitos no se cumplen en el presente caso, ya que la accionante no ha demostrado ser titular de la marca BRASA ROJA CHICKEN, ni que el registro de la emplazada se haya obtenido para ocasionar un perjuicio desleal e injustificado a los intereses de la accionante. En consecuencia, no resulta de aplicación el artículo materia de análisis.
3. Conclusión
En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que los medios probatorios presentados no acreditan ni permiten inferir que la emplazada haya actuado de mala fe al momento de solicitar el registro de la marca BRASA ROJA CHICKEN y logotipo.
En consecuencia, se determina que el registro de la marca de producto BRASA ROJA CHICKEN y logotipo (certificado N° 28090), a favor de Brasa Roja Servicios Turísticos S.A.C., fue otorgado en estricta observancia de lo establecido por las normas vigentes al momento de su concesión, no encontrándose incurso en la causal de nulidad por mala fe prevista en el artículo 172 de la Decisión 486.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 6122-2003/OSD-INDECOPI de fecha 30 de mayo del 2003 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Brasa Roja Chicken S.R.L. contra el registro de la marca de servicio BRASA ROJA CHICKEN y logotipo, inscrita bajo certificado N° 28090, a favor de Brasa Roja Servicios Turísticos S.A.C.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /fn
1165
1 Artículo 103 de la Constitución.- Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.
2 Cabe mencionar que la Sala ya se venía pronunciando en ese sentido, conforme se aprecia en la Resolución Nº 076-1998/TPI-INDECOPI del 30 de enero de 1998, recaída en el expediente Nº 247514, en el cual United Biscuits (UK) Limited solicitó el registro de la marca PENGUIN, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, el mismo que fue observado por Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda., argumentando que el signo solicitado es la traducción de su marca PINGÜINO. La Sala determinó que la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823, normas aplicables al caso - a diferencia del derogado Decreto Ley 26017 - no establecían de manera expresa la prohibición del registro de los signos que constituyeran la traducción de una marca registrada, sino que consagraban el criterio de la confundibilidad de signos como causal de prohibición absoluta al registro de marcas, debiendo dicha confusión ser determinada en función a la apreciación en conjunto de los signos en cuestión. La Sala precisó que aún en el supuesto en que el Decreto Ley 26017 estuviese vigente y, por tanto, se encontrasen prohibidos de registro los signos que constituyan la traducción de una marca registrada, dicha disposición no sería aplicable, toda vez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 344, ya que al contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas - entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro de traducciones de marcas registradas - las mismas no podían ser ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales.
3 Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.
4 Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.
5 Franceschelli, Trattato de Diritto Industriale, Vol. I, Milán 1973, p. 28.
6 Le Droit de la Propriété Industrielle, T. I, París 1952, p. 1.
7 Angel López Gómez, El Principio de “la Ex Ubérrima Fides” como criterio inspirador del Derecho de la Propiedad Industrial y del Derecho Mercantil, ADI VIII, 1982, p. 190.
8 Cfr: Angel López Gómez, El Principio de “la Ex Ubérrima Fides” como criterio inspirador del Derecho de la Propiedad Industrial y del Derecho Mercantil, ob. cit. pp. 191 y 192.
9 Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.
10 Art. 6.- “La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.”
11 El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:
La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando: (...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.
12 Al comentar la posibilidad de decretar la nulidad de una solicitud de registro de marca, Otamendi comenta que la Corte Suprema de Justicia Argentina ha aceptado tal posibilidad. Sostiene que no debe olvidarse que una marca puede estar en trámite durante varios años y se pregunta por qué esperar a que se conceda lo que en definitiva ha de ser nulo. Agrega que no hay necesidad de esperar todo ese tiempo permitiendo que la autoridad administrativa continúe con un trámite inútil. Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. Segunda Edición Ampliada y Actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1995, p. 355.
13 Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.
14 Cfr.: Sentencia de fecha 27 de octubre de 1983 emitida por el Tribunal Supremo Alemán. Caso Arostar, GRUR 1984, pp. 210-211.
15 Este supuesto es considerado por la jurisprudencia alemana como contrario a la competencia, en la medida que se considera que quien adquiere un derecho formal sobre una marca en esas circunstancias abusa de su derecho para entorpecer la actividad concurrencial de sus competidores. Cfr.: Sentencia de fecha 9 de octubre de 1997 emitida por el Tribunal Supremo Alemán. Caso Analgin, GRUR 1998, pp. 412-414.
16 Cfr.: Sentencia de fecha 2 de abril de 1969 emtida por el Tribunal Supremo Alemán. Caso Recrin, GRUR 1969, pp. 607-611.
17 El derecho peruano de marcas parte del principio registral. De acuerdo con el artículo 154 de la Decisión 486 concordado con el artículo 162 del Decreto Legislativo 823 el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro.
Por su parte, los artículos 152 y 153 de la Decisión 344 concordados con los artículos 153 y 154 del Decreto Legislativo 823, respectivamente, establecen que el registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y su renovación deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del mismo, gozando adicionalmente el titular de la marca de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación, plazo durante el cual el registro de la marca mantendrá su plena vigencia. Debe precisarse que el sistema atributivo - como se acaba de señalar - busca otorgar seguridad jurídica a los partícipes del mercado. En tal sentido, cualquier persona debe tener la seguridad que si una marca no fue renovada dentro del plazo señalado en la ley, incluido el plazo de gracia, ésta queda libre no existiendo obstáculo para su registro por persona distinta de su antiguo titular.
Sin embargo, la Sala conviene en señalar que el principio de inscripción registral presenta algunas excepciones, como es el caso de las marcas notoriamente conocidas (artículo 229 de la Decisión 486).
18 Proceso N° 30-IP-97, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355, publicada el 14 de julio de 1998.