RESOLUCIÓN N° 1065-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 188272-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1065-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 188272-2003
SOLICITANTE : FREDY FUENTES CHUMBES
Suspensión del procedimiento por encontrarse en trámite la cancelación del registro correspondiente a la marca base de la denegatoria en Primera Instancia
Lima, veintidós de noviembre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 20 de agosto del 2003, Fredy Fuentes Chumbes (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación NAYLA COLLECTION escrita en letras características y en la parte superior se aprecia la figura de una estrella; conforme a modelo, para distinguir prendas de vestir, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 2926-2004/OSD-INDECOPI de fecha 8 de marzo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Sostuvo que:
(i) Se ha verificado que Ana Pérez de Armiñan de la Serna (España) es titular de la marca NAYLO EXPORT, registrada con certificado N° 22853, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran incluidos entre los productos que distingue la marca registrada.
(iii) Tanto en el caso del signo solicitado como el de la marca registrada, nos encontramos frente a signos mixtos, donde sus aspectos denominativos presentan mayor relevancia.
(iv) La semejanza fonética y gráfica existente entre los signos confrontados se presenta en la medida que la denominación NAYLA se pronuncia de la misma forma y se escribe de manera sustancialmente parecida a la denominación NAYLO, diferenciándose por la presencia de la vocal A en remplazo de la vocal O del signo solicitado. Asimismo, difieren por la presencia de la denominación COLLECTION en el signo solicitado y la denominación EXPORT en la marca registrada, elementos que no contribuyen de manera relevante a la diferenciación de los signos en cuestión.
(v) Por lo anterior, los signos confrontados son semejantes en grado de producir confusión indirecta en el público consumidor.
Con fecha 22 de marzo del 2004, Fredy Fuentes Chumbes interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 2926-2004/OSD-INDECOPI, presentando como nueva prueba instrumental su solicitud de cancelación por falta de uso del registro correspondiente a la marca NAYLO EXPORT. Dicha solicitud fue presentada con fecha 22 de marzo del 2004.
Mediante Resolución N° 7395-2004/OSD-INDECOPI de fecha 16 de junio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró INFUNDADO el recurso de reconsideración. Sostuvo que la solicitud de cancelación presentada como nueva prueba instrumental no desvirtúa el posible perjuicio al interés general de los consumidores, toda vez que no aportan elementos de juicio diferentes ni desvirtúan los supuestos por los que se denegó el registro del signo solicitado.
Con fecha 23 de junio del 2004, Fredy Fuentes Chumbes interpuso recurso de apelación manifestando que lo único que se logra con resoluciones como la cuestionada es encarecer el trámite de registro, puesto que es evidente que la titular de la marca NAYLO EXPORT no podrá acreditar el uso de esta marca, que sirvió de sustento para la denegatoria del registro del signo solicitado NAYLA COLLECTION y logotipo.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde suspender la tramitación del presente procedimiento.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Ana Pérez de Armiñan de la Serna (España) es titular de la marca de producto NAYLO EXPORT, que distingue prendas juvenil, femenina, pantalones, camisas, camisetas, chaquetas, faldas, vestidos, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada con certificado N° 22853, vigente hasta el 24 de enero del año 2006 .
b) Actualmente, se encuentra en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos, bajo expediente Nº 206066-2004, la cancelación del registro correspondiente a la referida marca, solicitada por Fredy Fuentes Chumbes con fecha 22 de marzo del 2004.
2. Suspensión del procedimiento
2.1 Base legal
El artículo 65 del Decreto Legislativo 807 establece lo siguiente:
“ Los órganos funcionales del Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi .”
Por su parte, el artículo 30 del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI señala que cuando el pronunciamiento de una Comisión u Oficina requiera del pronunciamiento previo de otra Comisión u Oficina, se suspenderá el trámite de la primera, el mismo que continuará una vez emitido el pronunciamiento de la segunda.
Cabe precisar que lo dispuesto en dicha norma resulta de aplicación a los procedimientos seguidos ante cualquiera de las Salas del Tribunal del Indecopi, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 1 de la referida norma.
En atención a las normas expuestas, resulta válido afirmar que los órganos funcionales del INDECOPI están facultados a suspender los procedimientos administrativos a su cargo en los siguientes casos:
(i) Cuando con anterioridad al procedimiento administrativo se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia. En este supuesto no se confiere una facultad discrecional a los órganos funcionales del INDECOPI, encontrándose por el contrario obligados a suspender el procedimiento administrativo iniciado.
(ii) Cuando existe en trámite alguna cuestión contenciosa que guarda conexión con aquél que se viene tramitando ante INDECOPI y que por tal motivo es prudente esperar, para mejor resolver, que aquella se resuelva.
(iii) Cuando existe en trámite otro procedimiento ante alguna Comisión u Oficina del INDECOPI con el cual existe conexión, por lo que el pronunciamiento que se emita en el mismo influirá en la decisión que se tome en el procedimiento.
Además, cabe agregar que la aplicación del artículo 30 del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI es coherente con lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General que prevé la aplicación de los principios de simplicidad, celeridad y eficacia para la actuación de los procedimientos administrativos, los cuales sirven también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las normas de procedimiento.
Al respecto, Dromi 2 sostiene que el principio de eficacia en la actuación administrativa tiene como objeto inmediato hacer más eficiente la actuación administrativa y la participación de los administrados. Agrega que en virtud de este principio se imponen reglas de celeridad, sencillez y economía procesal. El mencionado autor considera que la economía procedimental y el principio de simplicidad técnica, en los cuales se sustenta por ejemplo la simplificación de procedimientos, la concentración de elementos de juicio, la eliminación de plazos inútiles, flexibilidad probatoria, actuación de oficio y control jerárquico, posibilitan una tutela efectiva de derechos y poderes jurídicos.
2.2 Aplicación al caso
En el presente caso, se configura el tercer supuesto mencionado en el punto anterior, puesto que la suspensión del trámite correspondiente a la presente solicitud de registro se sustenta en el hecho de encontrarse en trámite la cancelación del registro correspondiente a la marca en base a la cual la Oficina de Signos Distintivos denegó el registro del signo solicitado.
Dado que la decisión que se adopte respecto a la cancelación del registro correspondiente a la marca NAYLO EXPORT, solicitada por Fredy Fuentes Chumbes bajo expediente Nº 206066-2004- puede afectar la resolución de la presente solicitud de registro del signo NAYLA COLLECTION y logotipo, se concluye que por razones de eficacia y economía procesal corresponde la suspensión del presente procedimiento.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
SUSPENDER la tramitación del presente expediente Nº 188272-2003 hasta que se resuelva el expediente N° 206066-2004, correspondiente a la cancelación del registro de la marca NAYLO EXPORT, solicitado por Fredy Fuentes Chumbes.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Articulo 24.- “Son de aplicación a los procedimientos que se siguen ante el Tribunal las normas legales y reglamentarias que rigen los asuntos de competencia de los órganos funcionales del INDECOPI, la Ley de INDECOPI y el presente Reglamento (…)”.
2 Roberto Dromi. Derecho Administrativo. 4º Edición actualizada, Buenos Aires 1995, p. 769.