RESOLUCIÓN N° 0431-2005-PI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 637-2000-OIN
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : ANGLO AMERICAN PLC
Solicitud de patente de invención - Modificaciones a la solicitud: Ampliación
Lima, veintisiete de abril del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 26 de junio del 2000, Anglo American PLC (Reino Unido) -reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud N° 9914979.1, presentada con fecha 25 de junio de 1999, en el Reino Unido- solicitó patente de invención para PROCEDIMIENTO PARA EXTRAER COBRE, cuyos inventores son Paul Dempsey y David Bruce Dreisinger.
Mediante proveídos de fecha 6 de julio del 2000, la Oficina de invenciones y Nuevas Tecnologías requirió a la solicitante que cumpla con presentar:
(i) Poder (legalizado) y documento de cesión (legalizado), dentro del término de 30 días, bajo apercibimiento de declararse la solicitud en abandono.
(i) La solicitud extranjera, en el plazo de 3 meses, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca, bajo apercibimiento de perder la prioridad invocada.
Con fecha 17 de agosto del 2000, Anglo American PLC solicitó que se le conceda una prórroga a fin de presentar el documento de cesión de los inventores y el poder. Mediante proveído de fecha 18 de agosto del 2000, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías concedió una prórroga de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de declararse la solicitud en abandono.
Con fecha 13 de setiembre del 2000, Anglo American PLC presentó la solicitud extranjera cuya prioridad reivindica y los dibujos correspondientes, ya que en los presentados se consignó erróneamente la palabra composición en lugar de consumo en las leyendas de las figuras 1 a 9.
Mediante proveído de fecha 15 de setiembre del 2000, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por cumplido en parte el mandato de fecha 6 de julio del 2000, respecto a la presentación de la solicitud extranjera N° 9914979.1. Asimismo, en cuanto a los dibujos presentados, requirió a la solicitante que cumpla con efectuar el pago correspondiente por modificación de los documentos técnicos inicialmente presentados, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.
Con fecha 27 de setiembre del 2000, Anglo American PLC presentó el comprobante de pago por concepto de modificación del documento técnico inicialmente presentado.
Mediante proveído de fecha 28 de setiembre del 2000, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por cumplido el mandato de fecha 15 de setiembre del 2000, y por presentados los dibujos, los cuales serán evaluados por el examinador en su oportunidad, a fin de constatar si su contenido constituye o no una ampliación de la divulgación inicialmente presentada.
Con fecha 28 de setiembre del 2000, Anglo American PLC solicitó que se le conceda una prórroga adicional a fin de presentar el documento de cesión de los inventores y el poder. Mediante proveído de fecha 2 de octubre del 2000, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías concedió una prórroga de 6 meses, bajo apercibimiento de declarar la solicitud en abandono.
Con fecha 29 de diciembre del 2000, Anglo American PLC presentó los documentos de poder y cesión debidamente legalizados. Mediante proveído de fecha 8 de enero del 2001, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por cumplido en parte el mandato de fecha 6 de julio del 2000, respecto a la presentación de los documentos de poder y cesión del inventor Paul Dempsey. Señaló que se ha verificado que la cesión del inventor David Bruce Dreisinger no cuenta con la secuencia de legalizaciones completas.
Con fecha 11 de enero del 2001, Anglo American PLC presentó la copia del documento de cesión del inventor David Bruce Dreisinger con la secuencia completa de legalizaciones. Mediante proveído de fecha 15 de enero del 2001, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por cumplido el mandato de fecha 6 de julio del 2000.
Con fecha 16 de abril del 2001, se otorgó la orden de aviso Nº 534-2001, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el 10 de mayo del 2001.
Con fecha 21 de mayo del 2001, Anglo American PLC presentó el comprobante de pago correspondiente al examen de fondo.
Con fecha 21 de marzo del 2003, Anglo American PLC presentó el comprobante de pago por concepto de anualidad. Mediante proveído de fecha 19 de febrero del 2004, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente el pago por concepto de anualidad correspondiente al período 2003-2004.
Mediante proveído de fecha 6 de junio del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías requirió a la solicitante que cumpla con presentar copia de los documentos citados en el informe de búsqueda internacional correspondiente a la publicación WO 01/00890, que al igual que la presente solicitud reivindica prioridad GB 9914979.1 de fecha 25 de junio de 1999:
(i) [X] COOPER W.C. E.A.: “Proceedings of COOPER 95 - COBRE 95 International conference, Vol III, Electrorefining and Hydrometallurgy of Cooper”, The Metallurgical Society of Cim, Montreal, Qe, Canada XP000863367 Effect of Sulfur-dispersing surfactants on the oxygen pressure leaching of chalcopyrite, Hackl R.P. e.a., p.559 a 577 abstrac.
(i) Introduction, p.560**Background, p.560, 1**The oxygen pressure leaching of Chalcopyrite, p.561, 2 a 3**Chalcopyrite samples, p.562, 1**Leach test, p.563, 1-3**Results and discussion, p.564 a 574.
Trámite que deberá cumplir dentro del plazo de 3 meses de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo 823, bajo apercibimiento de declarar el abandono de la solicitud de patente.
Con fecha 4 de julio del 2003, Anglo American PLC presentó copia de los documentos referidos a literatura no patente requeridos. Mediante proveído de fecha 8 de julio del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por cumplido el mandato de fecha 12 de junio del 2003 (debió decir 6 de junio del 2003).
Con fecha 5 de setiembre del 2003, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico Nº VBZ 42-2003 señalando lo siguiente:
(i) El contenido de las nuevas páginas correspondientes a los dibujos 1 a 18 presentadas por la solicitante con el escrito de fecha 13 de setiembre del 2000 no implica una ampliación de la invención originalmente presentada, por estar comprendida en la memoria descriptiva originalmente presentada.
(i) La descripción de la invención permite la comprensión del problema técnico y de la solución que plantea la invención a dicho problema, por lo tanto, la memoria descriptiva cumple con lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486.
(ii) Las reivindicaciones 1 a 9 cumplen con ser claras y concisas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486. Sin embargo, se observa lo siguiente:
- En la reivindicación 1, se entiende que “…por la concentración prevista de cobre hierro y ácido en la solución de lixiviación final…” se refiere realmente a: “…por la concentración prevista de cobre, hierro y ácido en la solución de lixiviación final…”.
- En la reivindicación 4, se entiende que “…sulfonatos de alcarilo…” se refiere realmente a: “…sulfonatos de alcanilo…”.
- En la reivindicación 5, se entiende que: “…ortofenilenoi…” se refiere realmente a: “…ortofenileno”.
(iv) Las reivindicaciones 1 a 9 no se encuentran dentro de los alcances de los artículos 15 y 20 de la Decisión 486, por lo que se consideran susceptibles de patentarse.
(v) El elemento común a patentar en las reivindicaciones 1 a 9 es el procedimiento para la extracción de cobre a partir de un concentrado conteniendo sulfuro de cobre descrito en la reivindicación 1, por lo que guardan unidad de invención y cumplen con lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 486.
(vi) Consideró como antecedente más cercano el documento D1: PE-000132-1996/OIN (Sherritt Inc.), titulado PROCESO HIDROMETALÚRGICO PARA LA EXTRACCIÓN DE COBRE DESDE CONCENTRADOS SULFÍDICOS, publicado el 24 de diciembre de 1996.
(vii) Respecto a la novedad:
- El documento D1 anticipa por sí solo el contenido de la reivindicación 1, ya que de dicho documento se observa que ya se conocen procedimientos para la extracción de cobre a partir de un concentrado conteniendo sulfuro de cobre, como la calcopirita, que comprenden los mismos pasos (a) a (d) y en donde se utilizan surfactantes apropiados, tal como carbón, a condiciones similares de temperatura y sobrepresión de oxígeno (T=135°C a 175°C y sobrepresión de oxígeno = 100 kPa a 3000 kPa, preferiblemente de 400 kPa a 750 kPa), por lo que la reivindicación independiente 1 no cumple con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones dependientes 2 a 9 no agregan elementos nuevos que pudieran conferir novedad a los solicitado, debido a que ya se conoce que el concentrado conteniendo sulfuro de cobre, especificado en las reivindicaciones 2 y 3, puede ser calcopirita, calcocita, bornita, energita o tetrahidrita. Los surfactantes definidos en las reivindicaciones 4 y 5, así como la cantidad utilizada de dicho surfactante, tales como los derivados de lignita, ortofenileno diamina, entre otros, son surfactantes comúnmente útiles en la extracción de minerales. Asimismo, en el ejemplo 1 descrito en el documento D1, se observa que se utiliza lignosol (lignosulfonato de calcio) como surfactante, por lo que las reivindicaciones dependientes 2 a 9 no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.
(vii) Concluyó lo siguiente:
- Las reivindicaciones 1 a 9 cumplen con ser claras y concisas según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 1 a 9 no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 14 (debió decir 16) de la Decisión 486.
- Precisó que si la objeción referente a la novedad fuera superada, la solicitante deberá presentar información adicional que demuestre que las nuevas reivindicaciones cumplen con el requerimiento de nivel inventivo con respecto al contenido de los documentos mencionados como arte previo en el presente informe y en el informe de búsqueda adjunto (especificar las diferencias existentes y las ventajas presentadas).
Asimismo, la solicitante deberá especificar claramente cuál es el problema que se pretende resolver con la solicitud y cuál es la solución a dicho problema técnico, en vista del estado de la técnica anteriormente citado.
Mediante proveído de fecha 8 de setiembre del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías comunicó a la solicitante el Informe Técnico N° VBZ 042-2003, a fin que envíe la información o haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486, dentro del plazo de sesenta días hábiles.
Con fecha 2 de diciembre del 2003, Anglo American PLC solicitó una prórroga a fin de contestar el informe técnico. Mediante proveído de fecha 3 de diciembre del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías concedió la prórroga solicitada.
Con fecha 5 de enero del 2004, Anglo American PLC dio respuesta al Informe Técnico Nº VBZ 042-2003 manifestando lo siguiente:
(i) Ha enmendado la reivindicación 1 insertando la frase al final del punto D: “… a fin de ejecutar una extracción de cobre de 91,02% a 99,1% en donde la cantidad efectiva del surfactante es efectiva para ejecutar la extracción de cobre”. La modificación tiene como finalidad especificar que el proceso logra una extracción de cobre entre 91,02% y 99,1%, cuyo sustento se encuentra en la tabla 4, página 11 de la memoria descriptiva.
(i) Adjunta nuevas páginas 34 y 35 del pliego reivindicatorio.
(ii) La base de la solicitud de patente es la introducción de una etapa de granulado fino antes de la lixiviación por presión a temperatura media, para asegurar que la lixiviación de sulfuros refractarios, y en particular, calcopirita, avance a niveles altos, sin una capa superficial refractaria que impida la disolución de cobre adicional, limitando de este modo las extracciones que puedan ser logradas. El enlace de granulado ultra-fino con lixiviación por presión a temperatura media permite que se logren disoluciones de calcopirita mucho más altas, mejorando así las economías del procedimiento significativamente.
(iv) Aunque el documento D1 menciona lixiviación por presión, no revela la adición de un surfactante, en lugar de ello, el documento D1 menciona el uso de un aditivo.
(v) La prueba 2 del ejemplo 1 de D1 (columna 7, líneas 6-62) demuestra el efecto de aditivos en la extracción de cobre a partir de un solo concentrado. En esta prueba se añadió lignosulfanato de calcio como un ejemplo a ser comparado con un ejemplo de un aditivo de carbón. La extracción de cobre que fue lograda con lignosulfanato de calcio fue únicamente de 71%.
(vi) D1 no logró los resultados inesperados alcanzados por el método de la presente invención, especialmente una extracción de cobre de 91% o mayor, de este modo, la reivindicación independiente 1 es novedosa y patentable frente al documento D1.
(vii) El documento D1 no refuta los hallazgos de Hackl y plantea el caso de un surfactante per sé.
(vii) De la lectura del punto 1 del Informe técnico se desprende la mención del expediente de una Conferencia Internacional editado por Cooper, por lo que en caso el documento haya sido citado como técnica anterior relevante indicó que establece específicamente en la sección Resultados de pruebas de cribación de surfactante”, que “…ninguno de estos surfactantes examinados probaron particularmente ser efectivos en incrementar la extracción de cobre, en realidad algunos surfactantes disminuyen la extracción…”. Asimismo, en la sección de Conclusiones, se señala que “… La aplicación de surfactantes de dispersión de sulfuro en la lixiviación por presión de oxígeno de la calcopirita en un rango de temperatura de 125º - 155ºC se encontró que eran mayormente efectivos en incrementar la extracción de cobre. La mayoría de estos surfactantes probados examinados se descompusieron demasiado rápidamente para ser aprovechables”.
(ix) Cooper plantea específicamente el uso de surfactantes de dispersión de sulfuro en la lixiviación a presión de concentrados sulfídicos de cobre, específicamente calcopirita.
(x) El tamaño de la partícula del concentrado utilizado en Cooper es diferente al tamaño de partícula especificado en la reivindicación 1 de la presente invención, toda vez que Cooper usa partículas que tienen un tamaño entre 38 µ m y 25 µ m, a diferencia de su solicitud que ha sido limitada a las partículas que tienen un tamaño mucho más pequeño (5 a 20 µ m), por lo tanto, la presente invención no se encuentra anticipada por Cooper.
(xi) La solicitud estadounidense ha sido otorgada y adjuntó una copia de dicha patente (US 6,503,293). Asimismo, la solicitud de patente australiana también ha sido otorgada. Los documentos D1 y Cooper fueron citados en ambos casos.
Mediante proveído de fecha 7 de enero del 2004, a fin de que el escrito presentado pase a conocimiento de la examinadora, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías requirió a la solicitante que cumpla con presentar el comprobante de pago correspondiente al arancel por examen adicional, dentro del plazo de 30 días.
Con fecha 15 de enero del 2004, Anglo American PLC presentó el comprobante de pago por concepto de examen adicional.
Con fecha 12 de febrero del 2004, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico N° VBZ 03-2004/A señalando lo siguiente:
(i) El contenido del nuevo pliego de 9 reivindicaciones no implica una ampliación de la invención originalmente presentada, debido a que el párrafo añadido en la primera reivindicación se encuentra sustentado en la tabla 4, página 21 de la memoria descriptiva originalmente presentada.
(i) Las nuevas reivindicaciones 1 a 9 cumplen con los requerimientos de ser claras y concisas, según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. Sin embargo, se observa lo siguiente:
- En la reivindicación 1, se entiende que “…por la concentración prevista de cobre hierro y ácido en la solución de lixiviación final…” se refiere realmente a: “…por la concentración prevista de cobre, hierro y ácido en la solución de lixiviación final…”.
- En la reivindicación 4, se entiende que “…sulfonatos de alcarilo…” se refiere realmente a: “…sulfonatos de alcanilo…”.
- En la reivindicación 5, se entiende que: “…ortofenilenoi…” se refiere realmente a: “…ortofenileno”.
(ii) En la reivindicación 1, la parte añadida por la solicitante (a fin de ejecutar una extracción de cobre de 91,02% a 99,1%, en donde la cantidad efectiva del surfactante es efectiva para ejecutar la extracción de cobre) no es una característica técnica del procedimiento de extracción de cobre, debido a que dicha parte se refiere al porcentaje de cobre que se llega a obtener al final del procedimiento de extracción de cobre (resultado a alcanzar), por lo que para el análisis de la reivindicación 1 no se tomará en cuenta la parte añadida, quedando la redacción de la reivindicación 1 como inicialmente se presentó.
(iv) Las reivindicaciones 1 a 9 no se encuentran dentro de los alcances de los artículos 15 y 20 de la Decisión 486, por lo que son susceptibles de patentarse.
(v) El elemento común a patentar en las reivindicaciones 1 a 9 es el procedimiento para la extracción de cobre a partir de un concentrado conteniendo sulfuro de cobre descrito en la reivindicación 1, por lo que guardan unidad de invención y cumplen con el artículo 25 de la Decisión 486.
(vi) Respecto a la novedad:
- Se observa que el porcentaje de obtención de cobre no es siempre mayor o igual a 91,02%, tal como lo señala la solicitante. En los ejemplos 11 y 18 se observa que el porcentaje de obtención de cobre a las 2 horas es de 80,56% y de 88,17%.
- En el ejemplo 1 del documento D1, se observa que el procedimiento de extracción de cobre a partir de un concentrado de sulfuro de cobre que comprende los pasos de lixiviación, adición de lignosulfonato de calcio (surfactante), oxidación por presión (T=150ºC y Presión de oxígeno = 750 kPa) y extracción se realiza a partículas que presentan un tamaño de D90 de 13 µm, obteniéndose una extracción de cobre de hasta 71,8% (tal como se observa en la tabla mencionada).
- El porcentaje de extracción final de cobre obtenido en las 23 pruebas reveladas por la solicitud es superior al obtenido en el ejemplo del documento D1, a pesar de que se observa que el procedimiento consta de los mismos pasos o etapas. Comparando la prueba 15 revelada en la solicitud y el ejemplo 1 del documento D1 que utilizan el mismo surfactante (lignosol), se observa una gran diferencia en los porcentajes obtenidos de extracción de cobre. Se considera que la elevación del porcentaje obtenido de extracción de cobre se debe a la disminución del tamaño de partícula, tal como lo demuestra la solicitante con las pruebas 18 a 23 en donde se utiliza el mismo concentrado mineral (concentrado C, tabla 7 de la memoria descriptiva).
- Por lo tanto, la solicitante no revela cuál es la razón (diferencia entre el procedimiento reivindicado en la solicitud con respecto al procedimiento descrito en el documento D1) por la que llega a obtener un rango de porcentaje de cobre extraído (entre 91,02% y 99,1%) superior al obtenido en el documento D1.
- Reiteró que el documento D1 anticipa por sí solo el contenido de la reivindicación 1, ya que de dicho documento se observa que ya se conocen procedimientos para la extracción de cobre a partir de un concentrado conteniendo sulfuro de cobre, como la calcopirita, que comprenden los mismos pasos (a) a (d) y en donde se utilizan surfactantes apropiados, a condiciones similares de temperatura y sobrepresión de oxígeno (T=135°C a 175°C y sobrepresión de oxígeno = 100 kPa a 3000 kPa, preferiblemente de 400 kPa a 750 kPa), por lo que la reivindicación independiente 1, tal como se encuentra redactada, no cumple con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones dependientes 2 a 9 no agregan elementos nuevos que pudieran conferir novedad a lo solicitado, debido a que ya se conoce que el concentrado conteniendo sulfuro de cobre, especificado en las reivindicaciones 2 y 3, puede ser calcopirita, calcocita, bornita, energita o tetrahidrita. Los surfactantes definidos en las reivindicaciones 4 y 5, así como la cantidad utilizada de dicho surfactante, tales como los derivados de lignita, ortofenileno diamina, entre otros, son surfactantes comúnmente útiles en la extracción de minerales. Asimismo, en el ejemplo 1 descrito en el documento D1, se observa que se utiliza lignosol (lignosulfonato de calcio) como surfactante, por lo que las reivindicaciones dependientes 2 a 9 no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.
(vii) Concluyó lo siguiente:
- Las reivindicaciones 1 a 9 cumplen con los requerimientos de ser claras y concisas según el artículo 30 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 1 a 9 no cumplen con el requisito de novedad.
(vii) Precisó que en caso la objeción de novedad fuera superada, la solicitante deberá presentar información adicional que demuestre que las nuevas reivindicaciones cumplen con el requerimiento de nivel inventivo con respecto al contenido de los documentos mencionados como arte previo en el presente informe y en el informe de búsqueda (especificar las diferencias existentes y las ventajas presentadas). Asimismo, deberá especificar claramente cuál es el problema que se pretende resolver con la solicitud y cuál es la solución a dicho problema técnico, en vista del estado de la técnica citado.
Mediante proveído de fecha 13 de febrero del 2004, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías comunicó a la solicitante el Informe Técnico N° VBZ 03-2004/A, a fin que envíe la información o haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486, dentro del plazo de sesenta días hábiles.
Con fecha 5 de mayo del 2004, Anglo American PLC solicitó una prórroga a fin de contestar el informe técnico. Mediante proveído de fecha 11 de mayo del 2004, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías concedió la prórroga solicitada.
Con fecha 16 de junio del 2004, Anglo American PLC presentó el comprobante de pago por concepto de anualidad. Mediante proveído de fecha 17 de junio del 2004, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente el pago por concepto de anualidad correspondiente al período 2004-2005.
Con fecha 16 de junio del 2004, Anglo American PLC dio respuesta al Informe Técnico Nº VBZ 03-2004/A manifestando lo siguiente:
(i) Presenta un nuevo pliego de reivindicaciones en el que ha enmendado la reivindicación 1.
(i) Respecto al nivel inventivo, señaló que las reivindicaciones tienen nivel inventivo debido a que solamente se utilizan en la invención las partículas de grano fino (5 a 20 micrones). Ha encontrado que es el tamaño de partícula del concentrado que contiene cobre el que determina la cantidad de cobre que se extrae. El nivel inventivo del proceso reivindicado es que cuanto más pequeño sea el tamaño de partícula, mayor es la cantidad que se extrae de cobre.
(ii) En la memoria descriptiva se señala el hallazgo, así se aprecia lo siguiente:
- En la página 30, cuarto párrafo: “es evidente que la extracción de cobre y oxidación del sulfuro son sensibles al tamaño de partícula…”.
- En la página 33 “… Se muestra una disminución en la extracción de cobre con un mayor tamaño de partícula, verificando que la calcopirita triturada más finamente puede lixiviarse más completamente.”
(iv) Ha determinado que cuando se usan partículas más grandes, tales como las usadas en la técnica anterior (25 a 28 micrones), se forma un producto intermedio sobre la superficie de las partículas. El producto intermedio forma una capa sobre las partículas que limita la lixiviación del cobre a partir de las partículas. Sin embargo, con las partículas finamente trituradas, ha encontrado que se puede lixiviar más cobre, a partir de las partículas que contienen cobre, antes que se forme el producto intermedio, siendo evidente que Collins y Cooper no se percataron claramente de esto.
(v) El uso de un grano ultra fino de partículas que contienen cobre (5 a 20 micrones) constituye un nivel inventivo. Además, Hackl pensó que la razón por la cual ellos no lograron grandes extracciones de cobre fue a causa que el surfactante se descompuso demasiado rápido en presencia del cobre, tal como se resumió y no se discutió en el documento D1. Ha demostrado que éste no es el caso, sino que el tamaño relativamente más grande de partículas que se usó en la técnica anterior fue lo que limitó la cantidad del cobre que se lixivió.
Con fecha 29 de setiembre del 2004, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico N° VBZ 16-2004/b señalando lo siguiente:
(i) El contenido del nuevo pliego de 9 reivindicaciones no implica una ampliación de la invención originalmente presentada, debido a que las modificaciones realizadas en las reivindicaciones 1 y 4 son errores de forma que se encuentran sustentadas en la memoria descriptiva y el pliego reivindicatorio originalmente presentados.
(i) Las modificaciones realizadas no afectan las conclusiones mencionadas en el informe técnico anterior con respecto a los puntos: suficiencia y claridad, no invenciones y excepciones a la patentabilidad y unidad de invención, manteniéndose como se señalaron en el Informe Técnico Nº VBZ 03-2004/A.
(ii) Respecto al requisito de novedad:
- La enmienda realizada en la reivindicación 1 es la siguiente: “… por la concentración prevista de cobre hierro y ácido en la solución…” por “… por la concentración prevista de cobre, hierro y ácido en la solución…”, lo que no le confiere novedad con respecto a lo que se señala en el documento D1.
- Respecto a lo manifestado por la solicitante relacionado con el requisito de nivel inventivo, señaló que, como se indicó en el Informe Técnico Nº 03-2004/A, en el ejemplo 1 mostrado en el documento D1 se observa que el procedimiento de extracción de cobre se realiza a partir de un concentrado de sulfuro de cobre que comprende los mismos pasos de lixiviación, adición de lignosulfonato de clacio (surfactante), oxidación por presión (T=150ºC y Presión de oxígeno= 750 kPa) y extracción, a partículas que presentan un tamaño de D90 de 13 µm (aunque al final de dicho procedimiento se obtenga una extracción de cobre de hasta 71,8%).
- Se ratificó en lo concluido en los Informes Técnicos Nº VBZ 42-2003 y VBZ 03-2004/A respecto a la falta de novedad de las reivindicaciones 1 a 9.
(iv) Concluyó que las reivindicaciones 1 a 9 no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.
Mediante Resolución Nº 1164-2004/OIN-INDECOPI de fecha 30 de setiembre del 2004, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención solicitada. Determinó que las reivindicaciones 1 a 9 no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a la protección solicitada.
Con fecha 29 de octubre del 2004, Anglo American PLC interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) La invención es novedosa e inventiva sobre el documento D1, dado que el porcentaje de extracción final de cobre señalados en las 23 pruebas detalladas en su solicitud es superior al contenido en D1, como lo ha reconocido la examinadora.
(i) En breve término sustentará la apelación con la información requerida, es decir, establecer la razón de la diferencia entre el procedimiento reivindicado en la solicitud con respecto al procedimiento descrito en el documento D1, por la que se llega a obtener un rango de porcentaje de cobre extraído superior al documento D1.
Con fecha 3 de enero del 2005, Anglo American PLC manifestó lo siguiente:
(i) La razón por la que su invención logra resultados óptimos comparados con el ejemplo del documento D1 se debe al nivel de ácido utilizado.
(i) El nivel de ácido de las soluciones de alimentación y del producto utilizado en el ejemplo del documento D1 y específicamente la proporción Ácido: Cu+Fe es demasiado alta en el ejemplo realizado. La explicación científica en cuanto al por qué la prueba del documento D1 no logra buenos resultados se relaciona con la destrucción rápida del sulfonato de lignina a niveles altos de ácido libre en la presencia de cobre disuelto (un catalizador muy bueno para la destrucción orgánica) y oxígeno a presión.
(ii) La invención utiliza niveles más bajos de ácido libre, dando como resultado la aplicación exitosa de surfactantes para la lixiviación de cobre.
(iv) La frase incluida en el párrafo (a) de la reivindicación 1: “el ácido sulfúrico estando provisto en una cantidad determinada por la concentración prevista de cobre, hierro y ácido…” distingue claramente la solicitud del documento D1. Sin embargo, a fin de apartarse del estado del técnica, ha enmendado el párrafo a) de la reivindicación 1, según nueva página 34, especificando que la cantidad de ácido que se utiliza en el procedimiento está en el rango de 125 a 225 kg/toneladas métrica, cuyo sustento se encuentra en la línea 3 de la página 30 de la memoria descriptiva.
La Sala de Propiedad Intelectual dispuso se emita un nuevo informe técnico, respecto al nuevo pliego reivindicatorio presentado por la solicitante.
Con fecha 8 de abril del 2005, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico N° VBZ 09-2005, concluyendo que la nueva página correspondiente a la reivindicación 1 presentada con fecha 3 de enero del 2005 implica una ampliación de la invención originalmente presentada y, como consecuencia de lo anterior, ratifica lo concluido en los Informes Técnicos Nº VBZ 42-2003, VBZ 03-2004/A y VBZ 16-2004/b.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si las modificaciones implican una ampliación de la invención originalmente presentada.
b) Si la patente de invención solicitada cumple con los requisitos exigidos por la ley.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Norma aplicable
Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión (26 de junio del 2000) regulaban el otorgamiento de patentes de invención en el Perú eran la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486, la misma que de acuerdo a lo establecido en su artículo 2741 entró en vigencia el 1° de diciembre del 2000.
Esta variación de las normas que regulan el otorgamiento de las patentes, que ha ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud y el momento de resolver, plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para determinar los requisitos exigidos para el otorgamiento de una patente de invención.
El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2°), y que son “directamente aplicables” en todos los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3°). Se entiende que una Decisión se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior.
Por otro lado, el artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que: “...Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo...”. Sin embargo, no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas.
En propiedad industrial, ese límite lo fija la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, que establece:
“… Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”
De lo anterior se desprende que:
- El análisis de la solicitud de patente de invención y los requisitos de forma que ésta debía cumplir se realizará en atención a lo dispuesto por las normas vigentes al momento de su presentación, es decir, la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823.
- Para la tramitación del procedimiento, así como para el análisis de las cuestiones de fondo se atenderá a lo dispuesto por la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo 823 y siempre que no la contravenga.
2. Sobre las modificaciones a las solicitudes de patentes
2.1 Marco legal y conceptual
De acuerdo al artículo 34 de la Decisión 4862, el solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos iniciales en cualquier momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y/o el resumen. Puede, en particular, efectuar supresiones, agregados o correcciones, ya sea para responder a observaciones de la oficina o bien por su propia iniciativa.
Si se trata de las reivindicaciones, el solicitante puede restringirlas, para delimitar la parte que considera patentable, o ampliarlas, para abarcar el conjunto de la invención tal como haya sido divulgada inicialmente. En el caso de la descripción y los dibujos, las modificaciones tienen por objeto evitar todo desacuerdo con las reivindicaciones. Respecto de la totalidad de los documentos, las modificaciones deben contribuir a aclarar los pasajes obscuros, a precisar lo que esté indeterminado, etc., y no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.
La regla general es que las modificaciones no deben ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial; por ello, no está permitido agregar a la descripción, ni a los dibujos informaciones adicionales de ninguna clase, que sean necesarias para evaluar la invención o para ejecutarla.
El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina3 señala que una modificación que suponga la ampliación del objeto inicial no será aceptada.
Indica que el solicitante podrá realizar modificaciones o complementar su solicitud siempre y cuando ellas cumplan con las siguientes condiciones:
- no implicar una ampliación de la protección de acuerdo a la materia contenida inicialmente; y
- cumplir con los requisitos de claridad y concisión.
Si las modificaciones no cumplen con estas condiciones, éstas no serán aceptadas. El Manual precisa que, sin perjuicio de lo anterior, se aceptarán:
i) documentos relevantes del estado de la técnica no citados, siempre que no incluyan interpretaciones, aclaraciones o comentarios del solicitante, respecto a la invención descrita;
ii) adaptaciones de la descripción a las reivindicaciones, teniendo en cuenta los requerimientos del primer párrafo del artículo 34; y
iii) otras de naturaleza similar.
Asimismo, se admitirá la subsanación de errores materiales, considerándose como tales a los siguientes:
i) la corrección de un defecto gramatical o de suma; y
ii) la corrección de una cita, referencia, fórmula o denominación siempre que no sea obvio.
Indica que cualquier información adicional que el solicitante desee proporcionar con relación a la invención (ej. ventajas respecto al estado de la técnica conocido, ejemplos comparativos, etc.) que no estaba en la solicitud inicialmente depositada, deberá ser aportada por el solicitante en documento separado y no incorporada al texto de la solicitud.
2.2 Aplicación al caso concreto
Anglo American PLC interpuso recurso de apelación manifestando que la invención es novedosa e inventiva sobre el documento D1, dado que el porcentaje de extracción final de cobre señalado en las 23 pruebas detalladas en su solicitud es superior al contenido en D1, como lo ha reconocido la examinadora. Posteriormente, con fecha 3 de enero del 2005, manifestó que ha enmendado el párrafo a) de la reivindicación 1, según nueva página 34, especificando que la cantidad de ácido que se utiliza en el procedimiento está en el rango de 125 a 225 kg/toneladas métrica, cuyo sustento se encuentra en la línea 3 de la página 30 de la memoria descriptiva.
De la revisión de los pliegos reivindicatorios correspondientes, se aprecia que la solicitante ha modificado la redacción de la reivindicación 1, quedando redactada de la siguiente manera:
“1. Un procedimiento para la extracción de cobre desde 91.02% a 99.1% a partir de un concentrado conteniendo sulfuro de cobre, el cual comprende:
a) dispersar el concentrado conteniendo sulfuro de cobre finamente dividido, teniendo un P80 de desde 5 micrómetros a 20 micrómetros, inclusive, en una solución acuosa de ácido sulfúrico para formar una suspensión, el ácido sulfúrico estando provisto en una cantidad que se encuentra dentro del rango de 125 a 225 kg/toneladas métricas, en la solución de lixiviación final;
b) proporcionar una cantidad efectiva de un surfactante apropiado;
c) hacer reaccionar, con agitación, la suspensión y el surfactante con gas conteniendo oxígeno libre a una sobre-presión de oxígeno de desde 100 kPa a 3000 kPa inclusive, en un recipiente a presión a una temperatura de desde 130°C a 160°C inclusive, en un recipiente a presión a temperatura de desde 130ºC a 160ºC inclusive, para extraer las riquezas de cobre desde el concentrado, para producir la solución de lixiviación final conteniendo valores de cobre disueltos y un residuo sólido;
d) separar la solución de lixiviación final conteniendo los valores de cobre disueltos desde el residuo sólido, donde la cantidad efectiva del surfactante es efectiva para lograr la extracción de cobre.”
El Informe Técnico Nº VBZ 09-2005 determinó lo siguiente:
El contenido de la nueva reivindicación 1, presentada con fecha 3 de enero del 2005, implica una ampliación de la invención originalmente presentada, toda vez que:
- Se ha modificado y añadido al final de la etapa (a) de la reivindicación 1 lo siguiente: … que se encuentra dentro del rango de 125 a 225 kg/toneladas métricas…” en lugar de “… determinada por la concentración prevista de cobre, hierro y ácido…”.
- Si bien en los Informes Técnicos Nº VBZ 03-2004/A4 y VBZ 16-2004/b5 se explicó claramente las razones por las que la frase referida a la cantidad de cobre extraída en el procedimiento no es tomada en cuenta en el análisis de patentabilidad de la reivindicación 1, la solicitante no ha retirado dicha frase.
- Aun cuando el texto incluido en la reivindicación 1 (el ácido sulfúrico estando provisto en una cantidad que se encuentra dentro del rango de 125 a 225 kg/toneladas métricas) se encuentra en la página 30 de la memoria descriptiva originalmente presentada, el texto se refiere a una cantidad de ácido sulfúrico que se utiliza adicionalmente a la cantidad de ácido sulfúrico contenido en la solución inicial. Es decir, el contenido de ácido sulfúrico utilizado en la solución acuosa, de acuerdo con los ejemplos 1 a 17 presentados, es de 50 g/l ó 60 g/l, por lo tanto, el texto incluido en la reivindicación 1 no estaría de acuerdo con lo señalado en la memoria descriptiva inicialmente presentada.
- Esto se puede observar mejor en la siguiente tabla en la que se comparan las condiciones de lixiviación por presión, incluyendo la cantidad de ácido extra añadido en g/T, así como los resultados de porcentaje de extracción de cobre de las 23 pruebas experimentales realizadas en la presente solicitud de invención (ver tablas 2, 4, 6 y 7 en la memoria descriptiva) y el ejemplo presentado en el documento D1.
En consecuencia, la nueva página correspondiente a la reivindicación 1 implica una ampliación de la invención originalmente presentada, y no cumple con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, haciéndose notar que la solicitante no señala en qué se basa para realizar el cambio y en qué parte de la solicitud inicialmente presentada se encuentra especificado el cambio realizado.
3. Examen de patentabilidad
Teniendo en consideración que el pliego reivindicatorio presentado con el recurso de apelación constituye una ampliación de la invención originalmente presentada, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre la patentabilidad de dichas reivindicaciones.
En consecuencia, dado que la solicitante no ha desvirtuado los fundamentos de la resolución impugnada, que determinó que las reivindicaciones 1 a 9 no cumplían con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486, corresponde confirmar la Resolución Nº 1164-2004/OIN-INDECOPI, que denegó la patente de invención solicitada.
4. Consideraciones finales
Anglo American PLC manifestó, en su escrito de fecha 3 de enero del 2005, lo siguiente:
(i) La razón por la que su invención logra resultados óptimos comparados con el ejemplo del documento D1 se debe al nivel de ácido utilizado.
(i) El nivel de ácido de las soluciones de alimentación y del producto utilizado en el ejemplo del documento D1 y específicamente la proporción Ácido: Cu+Fe es demasiado alta en el ejemplo realizado. La explicación científica en cuanto al por qué la prueba del documento D1 no logra buenos resultados se relaciona con la destrucción rápida del sulfonato de lignina a niveles altos de ácido libre en la presencia de cobre disuelto (un catalizador muy bueno para la destrucción orgánica) y oxígeno a presión.
(ii) La invención utiliza niveles más bajos de ácido libre, dando como resultado la aplicación exitosa de surfactantes para la lixiviación de cobre.
(iv) La frase incluida en el párrafo (a) de la reivindicación 1: “el ácido sulfúrico estando provisto en una cantidad determinada por la concentración prevista de cobre, hierro y ácido…” distingue claramente la solicitud del documento D1. Sin embargo, a fin de apartarse del estado del técnica ha enmendado el párrafo a) de la reivindicación 1, según nueva página 34, especificando que la cantidad de ácido que se utiliza en el procedimiento está en el rango de 125 a 225 kg/toneladas métrica, cuyo sustento se encuentra en la línea 3 de la página 30 de la memoria descriptiva.
Respecto a los argumentos de la solicitante, la examinadora de patentes señaló en el Informe Técnico Nº VBZ 09-2005 lo siguiente:
- Cabe señalar que, en la página 18 del documento D1, se observa lo siguiente: “La cantidad de ácido sulfúrico provista en el paso de hacer la pasta es determinada por la concentración de cobre, hierro y ácido deseada en la solución de lixiviación final. … Así, la cantidad estequiométrica requerida para efectuar esta conversión es agregada junto con suficiente ácido en la solución final de lixiviación.” Por ello, se entiende que la cantidad de ácido sulfúrico utilizada sería la misma cantidad que se señala en la reivindicación 1 originalmente presentada (el ácido sulfúrico estando provisto en una cantidad determinada por la concentración prevista de cobre, hierro y ácido en la solución de lixiviación final) al igual que la cantidad de ácido extra a utilizar.
- Por lo tanto, aunque la solicitante señala que en el documento D1 se utiliza mayor cantidad de ácido sulfúrico, lo que ayuda en la destrucción rápida del sulfonato de lignina a niveles altos de ácido libre en la presencia de cobre disuelto (un catalizador muy bueno para la destrucción orgánica) y oxígeno a presión, no demuestra con alguna tabla comparativa que la cantidad utilizada de ácido sulfúrico en el documento D1 sea substancialmente alta en comparación con la cantidad utilizada en la presente solicitud de patente.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución Nº 1164-2004/OIN-INDECOPI de fecha 30 de setiembre del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR la patente de invención para PROCEDIMIENTO PARA EXTRAER COBRE, solicitada por Anglo American PLC.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
2 A rt ículo 34: “El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”.
3 Aprobado en la Reunión de Expe rt os organizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación con la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) de Venezuela, realizada en Caracas del 21 a 24 de julio de 2003.
4 En el Informe Técnico Nº VBZ 03-2004/A, se señaló lo siguiente: “En la reivindicación 1, la parte añadida por el solicitante (a fin de ejecutar una extracción de cobre de 91,02% a 99,1%, en donde la cantidad efectiva del surfactante es efectiva para ejecutar la extracción de cobre) no es una característica técnica del procedimiento de extracción de cobre, debido a que dicha parte añadida se refiere al porcentaje de cobre que se llega a obtener al final del procedimiento de extracción del cobre (resultado a alcanzar).”
5 En el Informe Técnico Nº VBZ 16-2004/b, se señaló lo siguiente: “…(Como se señaló en el informe VBZ 03-2004/A la especificación del porcentaje de cobre extraído no es una característica técnica del procedimiento de extracción del cobre, debido a que se refiere al porcentaje de cobre que se llega a obtener al final del procedimiento de extracción del cobre, es decir el resultado a alcanzar;…)”