RESOLUCIÓN N° 0405-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 915-1999-OIN
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : WARNER LAMBERT COMPANY
Solicitud de patente de invención – Modificaciones: Ampliación - Unidad de invención
Lima, diecinueve de abril del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 10 de setiembre de 1999, Warner Lambert Company (Estados Unidos de América) - reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud N° 60/099,944, presentada con fecha 11 de setiembre de 1998 en los Estados Unidos de América - solicitó patente de invención para MÉTODOS PARA PREPARAR INHIBIDORES DE PROTEASA DEL VIH DE DIHIDROPIRONA, cuyos inventores son Víctor Fedij, Brian Keith Huckabee; Brian Stuart Moon; Kenneth Thomas Porter; Denis Martin Sobieray; Timothy Lee Stuk; Bradley Dean Tait; James Norton Wemple (EE.UU.) y Christopher Andrew Gajda (Canadá).
Mediante proveído de fecha 25 de setiembre del 2000, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías señaló que el título que define mejor la invención es MÉTODOS PARA PREPARAR DIHIDROPIRONA INHIBIDORES DE PROTEASA DEL VIH.
Con fecha 25 de setiembre del 2000, se otorgó la orden de aviso Nº 2000-1062, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el 18 de octubre del 2000.
Mediante proveído de fecha 30 de noviembre del 2000, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías requirió a la solicitante que presente el comprobante de pago correspondiente al examen de fondo.
Con fecha 28 de febrero del 2001, Warner Lambert Company presentó el comprobante de pago correspondiente al examen de fondo. Mediante proveído de fecha 1 de marzo del 2001, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por cumplido el mandato de fecha 30 de noviembre del 2000.
Con fecha 28 de noviembre del 2001, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías requirió a la solicitante a fin de que, en el plazo de tres meses, presente copias de documentos referidos a literatura no patente citados en el informe de búsqueda internacional correspondiente a la publicación N° WO00/15625, que reivindica la prioridad de fecha 11 de setiembre de 1998, al igual que la presente solicitud, por ser considerados como el estado de la técnica relevante para la presente solicitud.
Con fecha 6 de marzo del 2002, Warner Lambert Company presentó la documentación solicitada. Mediante proveído de fecha 22 de marzo del 2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías requirió a la solicitante que presente los siguientes documentos en original, por cuanto las copias presentadas resultan ilegibles:
- CHATTERJEE S ET AL: “Xanthene derived potent nonpeptidic inhibitors of recombinant human calpain I”, BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, GB, OXFORD, Vol. 6, no 13, page 1619 – 1622 XP004175765 ISSN: 0960-894X.
- FORS ET AL: “A convergent, scalable synthesis of…”, J. ORG.CHEM. Vol. 63, 30 september 1998 (1998-09-30), pages 7348-7356, XP002136225.
Con fecha 10 de abril del 2002, Warner Lambert Company presentó la documentación solicitada. Mediante proveído de fecha 11 de abril del 2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por cumplidos los mandatos del 28 de noviembre del 2001 y del 22 de marzo del 2002.
Con fecha 12 de diciembre del 2003, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico N º PCG 28-2003, en el cual concluyó lo siguiente:
i) Sobre la unidad de la invención:
- De las 77 reivindicaciones presentadas, 34 han sido redactadas como independientes, las cuales definen lo siguiente:
. Compuestos específicos (de la reivindicación 1 a la 16 y de la 71 a la 77). Estos compuestos presentan los siguientes tipos de estructuras químicas:
a) Ésteres de un ácido tiocarbámico.
b) Cetonas, ésteres de cetonas.
c) Ácidos carboxílicos, ésteres de ácidos carboxílicos, sales.
d) Compuestos derivados de pirano.
e) Amidas.
. Métodos de resolución de mezclas racémicas (reivindicación 28).
. Procesos de síntesis de un compuesto final con estructura:
a) PG-NH-fenilo-etilo-piranona-S-fenilo-CH2OH (reivindicaciones 17 a 24).
b) NH-fenilo-etilo-piranona (reivindicaciones 25 a 27).
c) NH-fenilo-cadena lateral (OH) (COOH) (reivindicaciones 30 A 33).
d) R4-SO2-S-fenilo-CH2OH (reivindicaciones 34 a 38).
e) NH2-fenilo-etilo-piranona-S-fenilo-CH2OH (reivindicaciones 39 a 48).
f) R4-SO2-S-fenilo-NH2 (reivindicaciones 49 a 51).
g) OH-fenilo-etilo-piranona-S-fenilo sustituido (reivindicaciones 52 a 57).
h) OH-fenilo-etilo-piranona (reivindicaciones 58 a 63).
i) PG-NH-fenilo-cadena lateral (OH)( COOH) (reivindicación 64).
j) OH-fenilo-etilo-piranona-S-fenilo-NH2 (reivindicaciones 65 a 70).
- Al observarse tantas reivindicaciones independientes tanto para productos como para procesos y no ser evidente cuál sería el vínculo inventivo común que relacione a todas estas reivindicaciones, se considera que el pliego de 77 reivindicaciones no cumple con lo establecido en el artículo 25 de la Decisión 486, referido a la unidad de invención.
- Al estar referidas las reivindicaciones 1 a 77 a distintas invenciones, la solicitante podría dividir en cualquier momento del trámite su solicitud en dos o más fracciones, pero ninguna de éstas podría implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial, según se establece en el artículo 36 de la Decisión 486.
ii) Sugirió tomar en cuenta que la reivindicación 76 es idéntica a la reivindicación 7, lo cual implica una repetición innecesaria que afecta la concisión del pliego, por lo que no cumple con el requisito establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
iii) De manera preliminar y, en caso se pueda superar la objeción de unidad de invención, incluyó la siguiente nota con relación a la novedad y al nivel inventivo: - Los antecedentes más cercanos son:
. D1 WO 98/1997, publicado el 14 de mayo de 1998: Dihidropironas con actividad antiviral mejorada (Warner Lambert Company ).
. D2 Gordon, John et al., recibido el 11 de abril de 1996. J. Mater. Chem, 1996, vol. 6 Nº 8: Síntesis de un poliarilenvinileno sustituído electrónicamente asimétrico – poli(2-(2’etilhexiloxi)-5-((E)-4 ’nitrostiril)1,4-fenilenvinileno)”.
. D3 Shokat, Kevan et al., recibido el 24 de setiembre de 1993. J. Am. Chem. Soc. 1994, vol.116, Nº 6. “Estudios mecanísticos de una reacción de eliminación catalizada con un anticuerpo”.
. D4 Dillard, Robert et al., recibido el 5 de julio de 1996. J. Med. Chem, 1996, vol. 39, Nº 26. “Inhibidores de indol de la Fosfolipasa A2 secretoria no pancreática. 1. Indol-3-Acetamidas”.
. D5 Emmer, Gerhard, recibido el 6 de mayo de 1992. Tetrahedron, 1992, vol. 48, Nº 35. “Síntesis del ácido 2RS,E-3-etiliden-azetidin-2-carboxílico”.
. D6 XP002136227. Chem. Ber., 1883 (entiéndase 1983), vol. 16. Citation Number 197616.
. D7 XP002136226. Aust. J. Chem, 1983, vol. 16, Nº 3. Citation Number 5841203.
. D8 Chatterjee, Sankar et al., recibido el 7 de junio de 1996. Biorganic & Medicinal Chemistry Letters, 1996, vol. 6 Nº 13. “Derivados de xanteno como potentes inhibidores no peptídicos del Calpain 1 humano”
. D9 Yao-Zeng, Huang et al., recibido el 15 de febrero de 1988, Synthesis 1988. “Síntesis eficiente y esteroselectiva de (E)-a-enonas via sales de arsenio. Preparación de intermedios clave para la síntesis de brasinosteroides y protaglandinas”
. D10 Kaehler, Horst et al., Chemical Abstracts, 1972, vol. 77, 88679b. “Resolución de compuestos carbonilos racémicos a través de reactivos bifuncionales con bases ópticamente activas”.
- El proceso descrito en el ejemplo 38 de D1 destruiría la novedad de las reivindicaciones 52 a 57, que describen el mismo proceso de síntesis.
- El compuesto específico de D9 destruye la novedad de la reivindicación 74, por referirse al mismo compuesto 4-metil-1-(4-nitrofenil)-pent-1-en-3-ona.
- El esquema de síntesis 14 descrito en D1 muestra muchos intermedios y condiciones de reacción en común con lo descrito en las reivindicaciones 49 a 51, por lo que se entiende que estas reivindicaciones son variantes obvias de lo descrito en D1 y no cumplirían con el requisito de nivel inventivo.
- El esquema 8 de D1 enseña como formar el anillo de piridona que es idéntico a la etapa K de la reivindicación 58, observándose que otras etapas en ella descritas - como la hidrogenación de un doble enlace - es conocida, por lo que se entiende que esta reivindicación es una variante obvia de lo descrito en D1 y no cumpliría con el requisito de nivel inventivo, lo que también afectaría a las reivindicaciones 59 a 63.
- En la memoria, se menciona que se describen procesos alternativos, pero no se proporciona información respecto a las mejoras o ventajas inesperadas de estos procesos, lo que podría hacerse vía argumentos o ensayos comparativos con los que se demuestre que la modificación a reivindicar ocasiona una mejora en algún parámetro del proceso, lo que sería sustento del nivel inventivo de lo solicitado.
Mediante proveído de fecha 23 de enero del 2004, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías comunicó a la solicitante el Informe Técnico N° PCG 28/2003, a fin que envíe la información o haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486, dentro del plazo de sesenta días hábiles.
Con fecha 21 de abril del 2004, Warner Lambert Company solicitó una prórroga de 30 días adicionales a fin de contestar el informe técnico. Mediante proveído de fecha 22 de abril del 2004, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías concedió una prórroga de 30 días hábiles.
Con fecha 2 de junio del 2004, Warner Lambert Company dio respuesta al Informe Técnico N° PCG 28/2003, manifestando que presenta un nuevo pliego de 29 reivindicaciones, modificado con restricciones para Ra y Rb, siendo éstas solamente metilo o etilo, el cual no excede lo expuesto en la memoria descriptiva. Señaló lo siguiente:
(i) El documento D1 WO 98/ 1997, publicado el 14 de mayo de 1998, se refiere a dihidropironas con actividad antiviral mejorada, más precisamente con 5,6-dihidropiran-2-onas-6,6-disustituidas.
(ii) Por lo tanto, la referencia citada no divulga ni sugiere el objeto de la presente invención, que está dirigida a preparar compuestos inhibidores de potencia de dihidropirona de Fórmula I.
(iii) La invención solicitada es novedosa y no resulta obvia frente al estado de la técnica.
Mediante proveído de fecha 4 de junio del 2004, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por presentado el escrito de fecha 2 de junio del 2004, y dispuso que pase a conocimiento del examinador para su opinión e informe respectivo, previo pago del arancel correspondiente a examen adicional en el plazo de 30 días hábiles contado a partir de la recepción de la notificación, luego de lo cual resolverá.
Con fecha 28 de junio del 2004, Warner Lambert Company cumplió con efectuar el pago por examen adicional.
Con fecha 27 de setiembre del 2004, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico Nº PCG 28-2003/A, en el cual concluyó lo siguiente sobre la modificación de la solicitud:
- Las nuevas reivindicaciones 1 a 8 son equivalentes en contenido a las reivindicaciones 17 a 24.
- Las nuevas reivindicaciones 9 a 17 son equivalentes en contenido a las reivindicaciones 39 a 481.
- Las nuevas reivindicaciones 18 a 23 son equivalentes en contenido a las reivindicaciones 52 a 57.
- Las nuevas reivindicaciones 24 a 29 son equivalentes en contenido a las reivindicaciones 65 a 70.
- Sin embargo, se observa que:
. En las reivindicaciones 1, 9, 18 y 24, se ha modificado la definición de Ra y Rb de alquilo C1-C6 por alquilo C1-C2, la cual no encuentra sustento en la memoria descriptiva originalmente presentada, que no describe en forma específica a este nuevo rango.
. En las reivindicaciones 7, 10, 21 a 23 y 25, se ha modificado la definición de Ra = tert butilo por Ra = -CH3, -CH2-Ch3, modificación que no encuentra sustento en la memoria descriptiva originalmente presentada, al no encontrarse una referencia en la que se indique que Ra puede significar etilo o metilo.
. De acuerdo a la memoria, es preferido que Ra sea terbutilo y Rb sea metilo, lo que es concordante con los ejemplos presentados en los que únicamente se emplean estos valores.
- Por lo expuesto, las reivindicaciones 1, 7, 9, 10, 18 y 21 a 25 se consideran una ampliación de la divulgación, situación que afecta a las nuevas reivindicaciones 2 a 6, 8, 11 a 17, 19, 20 y 26 a 29, que aunque son idénticas en contenido a las reivindicaciones originales 18 a 22, 24, 41, 43 a 48, 53, 54 y 67 a 70, respectivamente, son dependientes de la reivindicaciones que implican una ampliación.
- En tal sentido, las reivindicaciones 1 a 29 se consideran una ampliación de la divulgación, lo cual no está permitido por el artículo 34 de la Decisión 486, por lo que no reemplazarán a las 77 reivindicaciones originalmente presentadas.
- Tal como fue establecido en el Informe Técnico Nº PCG 28-2003, el pliego de 77 reivindicaciones originalmente presentado no cumple con el requisito de unidad de invención establecido en el artículo 25 de la Decisión 486.
- Sin perjuicio de lo indicado, incluyó notas sobre la unidad de invención, sobre la novedad y sobre el nivel inventivo del nuevo pliego presentado.2
Mediante Resolución Nº 1171-2004/OIN-INDECOPI de fecha 30 de setiembre del 2004, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías - tomando en consideración el pliego original de 77 reivindicaciones, por constituir el nuevo pliego de 29 reivindicaciones una ampliación de divulgación - denegó la patente de invención solicitada.
Con fecha 9 de noviembre del 2004, Warner Lambert Company interpuso recurso de apelación manifestando que mantiene el nuevo pliego modificado de 29 reivindicaciones con restricciones para Ra y Rb, siendo éstas solamente metilo o etilo. Señaló que:
- Dicho pliego reivindicatorio tiene un alcance que no excede lo expuesto en la memoria descriptiva de la presente solicitud al momento de su presentación.
- Los ejemplos no deben considerarse una limitación del objeto del invento, por lo que la restricción presentada al alcance de los sustituyentes Ra y Rb está incluida dentro de la definición anterior de alquilo C 1 a C6, por lo que deberían ser aceptadas.
Respecto a las notas referidas a la novedad y nivel inventivo de dicho pliego, indicó lo siguiente:
- El proceso descrito en el ejemplo 38 de D1 no destruye la novedad de las reivindicaciones 18 a 29, dado que no describen el mismo proceso de síntesis.
- En la memoria descriptiva, se mencionan procesos alternativos para la fabricación de inhibidores de Proteasa del VIH de Dihidropirona.
- El documento D1 se refiere a dihidropironas con actividad antiviral mejorada, más precisamente con 5,6-dihidropiran-2-onas-6,6- disustituidas.
- Por lo tanto, la referencia citada no divulga ni sugiere el objeto de la presente invención.
- El hecho de lograr métodos alternativos a los conocidos en el arte son en sí mismo una ventaja y un avance en el campo de la técnica correspondiente.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si las reivindicaciones contenidas en el nuevo pliego constituyen una ampliación.
b) De ser el caso:
- Si las reivindicaciones presentadas guardan unidad de invención.
- Si la patente solicitada cumple con los requisitos de patentabilidad.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Norma aplicable
Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión (10 de setiembre de 1999) regulaban el otorgamiento de patentes de invención en el Perú eran la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486, la misma que de acuerdo a lo establecido en su artículo 2743 entró en vigencia el 1° de diciembre del 2000.
Esta variación de las normas que regulan el otorgamiento de las patentes, que ha ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud y el momento de resolver, plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para determinar los requisitos exigidos para el otorgamiento de una patente de invención.
El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2°), y que son “directamente aplicables” en todos los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3°). Se entiende que una Decisión se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior.
Por otro lado, el artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que: “...Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo...”. Sin embargo, no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas.
En propiedad industrial, ese límite lo fija la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, que establece:
“… Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”
De lo anterior se desprende que:
- El análisis de la solicitud de patente de invención y los requisitos de forma que ésta debía cumplir se realizará en atención a lo dispuesto por las normas vigentes al momento de su presentación, es decir, la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823.
- Para la tramitación del procedimiento, así como para el análisis de las cuestiones de fondo se atenderá a lo dispuesto por la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo 823 y siempre que no la contravenga.
2. Sobre las modificaciones a las solicitudes de patentes
2.1 Marco legal y conceptual
De acuerdo al artículo 34 de la Decisión 4864, el solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos iniciales en cualquier momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y/o el resumen. Puede en particular efectuar supresiones, agregados o correcciones, ya sea para responder a observaciones de la oficina o bien por su propia iniciativa.
Si se trata de las reivindicaciones, el solicitante puede restringirlas, para delimitar la parte que considera patentable, o ampliarlas, para abarcar el conjunto de la invención tal como haya sido divulgada inicialmente. En el caso de la descripción y los dibujos, las modificaciones tienen por objeto evitar todo desacuerdo con las reivindicaciones. Respecto de la totalidad de los documentos, las modificaciones deben contribuir a aclarar los pasajes obscuros, a precisar lo que esté indeterminado, etc., y no podrán implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.
La regla general es que las modificaciones no deben ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial; por ello, no está permitido agregar a la descripción ni a los dibujos informaciones adicionales de ninguna clase, que sean necesarias para evaluar la invención o para ejecutarla.
2.2 Aplicación al presente caso
En el Informe Técnico N° PCG 28-2003 / A, se comparó el nuevo pliego de 29 reivindicaciones presentado con fecha 2 de junio del 2004 con el pliego original de 77 reivindicaciones, determinando lo siguiente:
- Las nuevas reivindicaciones 1 a 8 son equivalentes en contenido a las reivindicaciones 17 a 24.
- Las nuevas reivindicaciones 9 a 17 son equivalentes en contenido a las reivindicaciones 39 a 48 (debió decir a las reivindicaciones 39 a 41 y 43 a 48).
- Las nuevas reivindicaciones 18 a 23 son equivalentes en contenido a las reivindicaciones 52 a 57.
- Las nuevas reivindicaciones 24 a 29 son equivalentes en contenido a las reivindicaciones 65 a 70.
- Sin embargo, se observa que:
. En las reivindicaciones 1, 9, 18 y 24, se ha modificado la definición de Ra y Rb de alquilo C1-C6 por alquilo C1-C2, la cual no encuentra sustento en la memoria descriptiva originalmente presentada, que no describe en forma específica a este nuevo rango.
. En las reivindicaciones 7, 10, 21 a 23 y 25, se ha modificado la definición de Ra = tert butilo por Ra = -CH3, -CH2-Ch3, modificación que no encuentra sustento en la memoria descriptiva originalmente presentada, al no encontrarse una referencia en la que se indique que Ra puede significar etilo o metilo.
. De acuerdo a la memoria, es preferido que Ra sea terbutilo y Rb sea metilo, lo que es concordante con los ejemplos presentados en los que únicamente se emplean estos valores.
- Por lo expuesto, las reivindicaciones 1, 7, 9, 10, 18 y 21 a 25 se consideran una ampliación de la divulgación, situación que afecta a las nuevas reivindicaciones 2 a 6, 8, 11 a 17, 19, 20 y 26 a 29, que aunque son idénticas en contenido a las reivindicaciones originales 18 a 22, 24, 41, 43 a 48, 53, 54 y 67 a 70, respectivamente, son dependientes de la reivindicaciones que implican una ampliación.
En tal sentido, se determinó que, dado que las reivindicaciones 1 a 29 constituyen una ampliación de la divulgación, no reemplazarán a las 77 reivindicaciones originalmente presentadas, las cuales fueron objetadas por carecer de un único concepto inventivo.
Al respecto, la solicitante ha sostenido en su apelación lo siguiente:
- Mantiene el nuevo pliego modificatorio de 29 reivindicaciones.
- El nuevo pliego reivindicatorio tiene un alcance que no excede lo expuesto en la memoria descriptiva de la presente solicitud al momento de su presentación.
- Los ejemplos no deben considerarse una limitación del objeto del invento, por lo que la restricción presentada al alcance de los sustituyentes Ra y Rb está incluida dentro de la definición anterior de alquilo C 1 a C6, por lo que deberían ser aceptadas.
De la revisión de la memoria descriptiva presentada, se advierte que, conforme lo señala el Informe Técnico N° PCG 28-2003 / A, no existe referencia alguna que sustente que los valores para Ra puedan ser alquilo C1-C2, en vez de alquilo C1-C65.
En atención a ello, se considera que:
- Warner-Lambert Company no ha desvirtuado los fundamentos del Informe Técnico N° PCG 28-2003 / A, en el sentido que las reivindicaciones 1 a 29 se consideran una ampliación de la divulgación, lo cual no está permitido por el artículo 34 de la Decisión 486.
- El pliego que corresponde evaluar es el pliego de 77 reivindicaciones originalmente presentado, las cuales fueron objetadas en el Informe Técnico N° PCG 28-2003, por carecer de un único concepto inventivo, conforme lo exige el artículo 25 de la Decisión 486.
3. Sobre la unidad de invención
3.1 Marco legal y conceptual
El artículo 25 de la Decisión 486 señala que la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.
Asimismo, el artículo 42 del Decreto Legislativo 823 establece que la patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo. Se entiende que conforman un único concepto inventivo y que, por lo tanto, pueden ser incluidas en una sola solicitud, en particular:
- Una reivindicación independiente para un producto, una reivindicación independiente para un procedimiento concebido especialmente para la fabricación de ese producto y una reivindicación independiente para una utilización de ese producto.
- Una reivindicación independiente para un procedimiento y una reivindicación independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento.
- Una reivindicación independiente para un producto, una reivindicación independiente para un procedimiento concebido especialmente para la fabricación de ese producto y una reivindicación independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento.
El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina6 señala respecto a la unidad de invención que:
" En una solicitud de patente se puede reivindicar:
a) una sola invención; o
b) un grupo de invenciones relacionadas entre sí por un único concepto inventivo.
Cuando se trate del caso b) se debe considerar que el concepto inventivo único que relaciona las invenciones debe ser técnico, cumplir por sí mismo con los requisitos de novedad y nivel inventivo, y ser común a todas las reivindicaciones…"
De igual modo, la Oficina Europea de Patentes entiende, en relación al único concepto inventivo, que la solicitud debe estar relacionada con una invención solamente o con un grupo de invenciones vinculadas entre sí, de tal forma que conformen un concepto inventivo general único7.
3.2 Aplicación al presente caso
En el Informe Técnico Nº PCG 28-2003, la examinadora de patentes ha señalado que:
- De las 77 reivindicaciones presentadas, 34 han sido redactadas como independientes, las cuales definen lo siguiente:
. Compuestos específicos (de la reivindicación 1 a la 16 y de la 71 a la 77). Estos compuestos presentan los siguientes tipos de estructuras químicas:
a) Esteres de un ácido tiocarbámico.
b) Cetonas, ésteres de cetonas.
c) Ácidos carboxílicos, ésteres de ácidos carboxílicos, sales.
d) Compuestos derivados de pirano.
e) Amidas.
. Métodos de resolución de mezclas racémicas (reivindicación 28).
. Procesos de síntesis de un compuesto final con estructura:
a) PG-NH-fenilo-etilo-piranona-S-fenilo-CH2OH (reivindicaciones 17 a 24).
b) NH-fenilo-etilo-piranona (reivindicaciones 25 a 27).
c) NH-fenilo-cadena lateral (OH) (COOH) (reivindicaciones 30 A 33).
d) R4-SO2-S-fenilo-CH2OH (reivindicaciones 34 a 38).
e) NH2-fenilo-etilo-piranona-S-fenilo-CH2OH (reivindicaciones 39 a 48).
f) R4-SO2-S-fenilo-NH2 (reivindicaciones 49 a 51).
g) OH-fenilo-etilo-piranona-S-fenilo sustituido (reivindicaciones 52 a 57).
h) OH-fenilo-etilo-piranona (reivindicaciones 58 a 63).
i) PG-NH-fenilo-cadena lateral (OH)( COOH) (reivindicación 64).
j) OH-fenilo-etilo-piranona-S-fenilo-NH2 (reivindicaciones 65 a 70).
- Al observarse tantas reivindicaciones independientes tanto para productos como para procesos y no ser evidente cuál sería el vínculo inventivo común que relacione a todas estas reivindicaciones, se considera que el pliego de 77 reivindicaciones no cumple con lo establecido en el artículo 25 de la Decisión 486, referido a la unidad de invención.
Cabe señalar que la solicitante no ha presentado argumentos que puedan desvirtuar la falta de unidad de la invención. En tal sentido, la Sala concuerda con la opinión vertida por la examinadora de patentes, respecto a que el pliego original de 77 reivindicaciones no cumple con el requisito de unidad de invención establecido en el artículo 25 de la Decisión 486, razón por la que corresponde confirmar la Resolución N º 1171-2004/OIN-INDECOPI, que denegó la patente solicitada.
4. Examen de patentabilidad
Por lo expuesto en los puntos 2 y 3 de la presente resolución, no corresponde analizar los argumentos vertidos por la solicitante en su apelación respecto a las notas sobre novedad y nivel inventivo del pliego modificatorio de 29 reivindicaciones, incluidas en el Informe Técnico N° PCG 28-2003 / A, ya que sólo se tomarían en cuenta si se hubieran superado las objeciones sobre ampliación y sobre falta de unidad de invención, que se mantienen con relación al nuevo pliego modificatorio presentado.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 1171-2004/OIN-INDECOPI de fecha 30 de setiembre del 2004 y, en consecuencia, denegar la solicitud de patente de invención para MÉTODOS PARA PREPARAR DIHIDROPIRONA INHIBIDORES DE PROTEASA DEL VIH, solicitada por Warner Lambert Company.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
1 De la revisión del pliego original de reivindicaciones presentado con la solicitud, se ha verificado que no obra la reivindicación 42. En tal sentido, debe consignarse que las nuevas reivindicaciones 9 a 17 son equivalentes en contenido a las reivindicaciones 39 a 41 y 43 a 48.
2 Nota sobre la unidad de invención:
- El nuevo pliego contiene los siguientes tipos de reivindicaciones para procesos de obtención de compuestos diversos:
a) PG-NH-fenilo-etilo-piranona-S-fenilo-CH2OH (reivindicaciones 1 a 8).
b) NH2-fenilo-etilo-piranona-S-fenilo-CH2OH (reivindicaciones 9 a 17).
c) OH-fenilo-etilo-piranona-S-fenilo sustituido (reivindicaciones 18 a 23).
d) OH-fenilo-etilo-piranona-S-fenilo-NH2 (reivindicaciones 24 a 29).
- No se evidencia cuál es el vínculo inventivo común que relacione a todas estas reivindicaciones, puesto que se emplean diferentes compuestos iniciales y condiciones de reacción.
- Por tanto, el nuevo pliego no cumpliría con lo establecido en el artículo 25 de la Decisión 486, referido a la unidad de invención.
Nota sobre la novedad y el nivel inventivo
- En caso se pueda superar la objeción de unidad de invención, el proceso descrito en el ejemplo 38 de D1 destruiría la novedad de las reivindicaciones 18 a 29, que describen el mismo proceso de síntesis.
- En la memoria, se menciona que se describen procesos alternativos, pero no se proporciona información respecto a las mejoras o ventajas inesperadas de estos procesos, lo que podría hacerse vía argumentos o ensayos comparativos con lo que se demuestre que la modificación a reivindicar ocasiona una mejora en algún parámetro del proceso, lo que sería sustento del nivel inventivo de lo solicitado y frente a lo cual la solicitante no ha presentado algún tipo de argumento.
- Si bien el documento D1 se titula “Dihidropironas con actividad antiviral mejoradas”, en él se describe tanto los compuestos como el procedimiento para su obtención, así como que la reacción puede efectuarse de manera alternativa usando trietilamina, lo que corresponde a la base de amina terciaria definida en las reivindicaciones 1 a 17.
En tal sentido, las reivindicaciones 1 a 17 no cumplirían con el requisito de nivel inventivo.
3 A rt ículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
4 A rt ículo 34: “El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”.
5 Ver páginas 7 16 20 30 32 43 de la memoria descriptiva
6 Aprobado en la Reunión de Expe rt os organizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación con la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) de Venezuela, realizada en Caracas del 21 a 24 de julio de 2003.
7 Guía para el Examen en la Oficina Europea de Patentes, Parte C, Capítulo III.26.