RESOLUCIÓN N° 0960-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 194175-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0960-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 194175-2003
SOLICITANTE : MERCANTIL INTERNACIONAL C.A. OPOSITORA : FARMINDUSTRIA S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 03 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, veintiséis de octubre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 28 de octubre del 2003, Mercantil Internacional C.A. (Venezuela) solicitó el registro de la marca de producto DAY DAY, para distinguir productos de perfumería y cosméticos, jabones, artículos de tocador y de belleza para el cuidado del cuerpo en general, dentífricos, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 27 de abril del 2004, Farmindustria S.A. (Perú) formuló oposición señalando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca de producto DAY BY AQUARIUS, registrada con certificado N° 95721, para distinguir artículos de perfumería y tocador, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) El elemento relevante de su marca registrada es la denominación DAY, toda vez que los términos BY y AQUARIUS no son distintivos por hacer referencia al origen empresarial de los productos que distinguen.
(iii) El signo solicitado carece de distintividad, puesto que sólo está constituido por la repetición del elemento distintivo de su marca registrada.
Con fecha 10 de mayo del 2004, Mercantil Internacional C.A. absolvió el traslado de la oposición señalando lo siguiente:
(i) La opositora asume que el registro de su marca DAY BY AQUARIUS le otorga un derecho irrestricto sobre todos y cada uno de los elementos que conforman dicha marca y no a éstos en su conjunto, conforme lo establece la ley.
(ii) Los tres elementos que conforman la marca registrada son suficientemente capaces de indicar un origen empresarial determinado. Por tal motivo, el hecho que el signo solicitado esté constituido por un elemento que forma parte de la marca registrada no implica necesariamente que dichos signos sean confundibles.
(iii) Actualmente, se encuentran registradas, a favor de la opositora, distintas marcas constituidas por el término AQUARIUS, lo cual demuestra que éste es el elemento más importante de la marca en la que se sustenta la oposición formulada.
Mediante Resolución N° 8063-2004/OSD-INDECOPI de fecha 5 de julio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro solicitado. Consideró que:
(i) Tanto el signo solicitado DAY DAY como la marca registrada DAY BY AQUARIUS distinguen artículos de perfumería y tocador.
(ii) Si bien los signos en cuestión se encuentran constituidos por la denominación DAY, la inclusión de los términos BY y AQUARIUS en la marca registrada determina que dichos signos tengan una distinta pronunciación y susciten un impacto visual diferente.
(iii) Si bien el signo solicitado es registrable, éste se encuentra compuesto por una denominación (DAY) que forma parte de una serie de marcas registradas a favor de distintos titulares para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. Por tal motivo, su titular no podrá oponerse a que se utilicen y sean registrados signos constituidos por dicha denominación, en la medida que presenten elementos adicionales que les otorguen la suficiente eficacia distintiva.
Con fecha 27 de julio del 2004, Farmindustria S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Asimismo, señaló que el hecho que la partícula DAY forme parte de diversas marcas registradas a favor de terceros no determina que el signo solicitado, que no presenta ningún elemento distintivo, deba acceder a registro.
Con fecha 23 de agosto del 2004, Mercantil Internacional C.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado DAY DAY y la marca registrada DAY BY AQUARIUS.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Farmindustria S.A. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por ladenominación DAY BY AQUARIUS, que distingue artículos de perfumería y tocador, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, registrada desde el 18 de marzo del 2004, con certificado N° 95721, vigente hasta el 18 de marzo del 2014.
b) En la clase 03 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, diversas marcas constituidas por el término DAY, tales como: CLEAR DAY (certificado Nº 40034), GREAT DAY (certificado Nº 96688), ALL DAY AQUA (certificado N° 81838), AVON DAY FORCE (certificado N° 47358), STAY THE DAY (certificado N° 29471) y DAY DEW (certificado N° 87553).
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 -que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.” En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
2.1 Identidad de los productos distinguidos
En el presente caso, se advierte que los artículos de perfumería y tocador que distingue la marca registrada se encuentran comprendidos entre los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado.
2.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los productos de perfumería, cosméticos y productos de tocador, por tratarse de artículos de belleza y para el cuidado de la piel y del cabello, resulta razonable asumir que el público consumidor prestará un especial grado de atención al momento de adquirirlos, dado que por lo general son seleccionados en base a la preferencia o gusto predeterminados, a los particulares requerimientos de cada caso, y a los resultados obtenidos anteriormente con los productos. En muchos casos, el público consumidor adquiere dichos productos guiándose más bien por los olores o la presentación de los mismos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Previamente a efectuar el examen comparativo, se precisa que si bien el signo solicitado está constituido por una denominación (DAY) que también forma parte de la marca registrada, dicha denominación es de frecuente uso en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, puesto que, conforme se desprende del Informe de antecedentes, forma parte de diversas marcas registradas en dicha clase a favor de diferentes titulares.
Efectuado el examen comparativo entre los signos en cuestión, se advierte que la inclusión de los términos BY y AQUARIUS en la marca registrada determina que dichos signos sean fonética y gráficamente diferentes.
2.3 Riesgo de confusión
Por los argumentos expuestos, se concluye que si bien los productos que distingue la marca DAY BY AQUARIUS de la opositora se encuentran comprendidos entre los productos a ser distinguidos con el signo solicitado DAY DAY, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre dichos signos, es posible que éstos coexistan en el mercado sin inducir a que el público consumidor confunda un producto con otro, o asocie el origen empresarial de los productos distinguidos.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 8063-2004/OSD-INDECOPI de fecha 5 de julio del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto DAY DAY, solicitado por Mercantil Internacional C.A. (Venezuela), para distinguir productos de perfumería y cosméticos, jabones, artículos de tocador y de belleza para el cuidado del cuerpo en general, dentífricos, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
2 Artículo 136.-“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 7), p. 15.