RESOLUCIÓN N° 0953-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 152792-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0953-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 152792-2002
SOLICITANTE : ROSSANA POBLETE BRESCIA OPOSITORA : VIÑA CASA SILVA LTDA.
Mala fe al solicitar el registro de un signo distintivo
Lima, veintiuno de octubre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 23 de mayo del 2002, Rossana Poblete Brescia (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación DOÑA DOMINGA DE SULLCO escrita en letras características en los colores rojizo pantone 461C, verde pantone 553C y marrón claro, conforme al modelo, para distinguir aguardiente de uva, de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 13 de febrero del 2003, Viña Casa Silva Ltda. (Chile) formuló oposición a la solicitud de registro manifestando lo siguiente:
(i) Ser titular de los siguientes certificados y solicitudes de registro, correspondientes a la marca de producto DOÑA DOMINGA:
(ii) La marca registrada DOÑA DOMINGA y el signo solicitado DOÑA DOMINGA DE SULLCO y logotipo resultan fonética y gráficamente confundibles, ya que la primera está íntegramente comprendida dentro del signo solicitado, además que constituye su parte inicial y más importante.
(iii) La solicitante ha actuado de mala fe, ya que busca crear confusión en el consumidor, a fin que considere que los licores que pretende distinguir, tienen relación directa con su empresa, y de esta manera beneficiarse con el gran valor comercial y poder de venta que tiene su marca registrada.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.
No obstante haber sido debidamente notificada correctamente, Rossana Poblete Brescia no cumplió con absolver el traslado de la oposición.
Mediante Resolución N° 14796-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Si bien la opositora ha acreditado ser titular de la marca DOÑA DOMINGA en Chile, para distinguir vinos, en virtud del principio de territorialidad los derechos otorgados fuera del Perú no gozan de protección en nuestro país, por lo que la opositora no tiene derecho a oponerse a la solicitud de un signo igual o similar a su marca.
(ii) La existencia de un registro en Chile de la marca DOÑA DOMINGA no significa necesariamente que la solicitante hubiese tenido conocimiento de la existencia de dicha marca, y que pertenecía a un tercero, más aún si la opositora no ha acreditado el uso de la referida marca, ni la existencia de alguna conexión comercial entre la solicitante y su empresa.
(iii) La denominación DOÑA DOMINGA es una expresión arbitraria, conformada por dos términos conocidos y utilizados en nuestro medio, por lo que no es poco probable que su inclusión en el signo solicitado se deba a la casualidad, y no necesariamente a un intento de copia. Así, DOÑA es una expresión que se utiliza antes del nombre o apellido de una persona del género femenino, para referirse a ella con respeto, mientras que DOMINGA es un nombre femenino.
(iv) Es frecuente el uso de nombre de personas precedidas de las partículas DON , DOÑA , SAN o SANTA , como parte de marcas que identifican bebidas alcohólicas.
Con fecha 30 de enero del 2004, Viña Casa Silva Ltda. interpuso recurso de reconsideración manifestando lo siguiente:
(i) El hecho que exista un signo similar y confundible con su marca DOÑA DOMINGA, registrada en Chile y en otros países, la cual además tiene un uso intensivo y actual, constituirá una manera de entorpecer el uso de su marca en el Perú y en otros países del Pacto Andino.
(ii) Su marca registrada DOÑA DOMINGA goza de gran prestigio en Chile, siendo que su fama le ha permitido ser adquirida por la aerolínea holandesa KLM para ser servida a sus pasajeros en los vuelos intercontinentales, lo que resulta importante, puesto que dicha línea aérea tiene vuelos de Lima a Europa y viceversa, siendo que muchos pasajeros peruanos pueden conocer su producto.
(iii) El uso de la expresión DOÑA DOMINGA en la conformación del signo solicitado no es producto de la casualidad, más aún cuando existe la marca DOÑA DOMINGA registrada en diversos países, además que el nombre Dominga no es muy usual o popular en nuestro medio.
Adjuntó facturas por concepto de la compra de 84 000 cajas con el producto en cuestión adquirido por la aerolínea KLM, así como publicidad del signo DOÑA DOMINGA en Chile. Posteriormente, presentó documentos a efectos de acreditar el prestigio y uso de su marca DOÑA DOMINGA.
Con fecha 12 de abril del 2004, Rossana Poblete Brescia absolvió el traslado del recurso de reconsideración manifestando lo siguiente:
(i) La marca de la opositora no se usa en el mercado nacional ni andino, por lo que el registro del signo solicitado es incapaz de afectar el uso que hace la opositora en Chile o en otros países donde goza de registro (Gran Bretaña), ya que no resultan competidoras.
(ii) No existe ninguna prueba que acredite que tuvo conocimiento de la existencia de la marca de la oponente, ni que la presente solicitud obedezca a un afán de copia o imitación.
(iii) El nombre Dominga proviene del nombre de su abuela Doña Dominga Vidal, no existiendo ningún intento de copia.
(iv) De la misma manera, es titular de la marca DON JOSE DE SULLCO, nombre elegido en honor a su abuelo José Poblete.
(v) La opositora no puede reivindicar el término DOÑA , ya que es de uso frecuente en productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 7216-2004/OSD-INDECOPI de fecha 14 de junio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración basándose en las siguientes consideraciones:
(i) Del análisis de los documentos presentados en calidad de nueva prueba instrumental, se determina que éstos no aportan nuevos elementos de juicio que desvirtúen los argumentos que sustentaron la resolución recurrida, a saber, la inexistencia de elementos suficientes que permitan establecer que la solicitante actuó de mala fe al pretender el registro de la marca DOÑA DOMINGA DE SULLCO y logotipo.
(ii) Si bien las facturas, los avisos de publicidad, las páginas web, el contrato y el folleto presentados, demuestran que la empresa recurrente comercializa vinos con la marca DOÑA DOMINGA en Chile, Inglaterra y Holanda, no resultan suficientes para acreditar que la solicitante tuvo conocimiento de la existencia y uso de la marca de vino DOÑA DOMINGA, y que en base a ello solicitó el presente registro, con el fin de perjudicar los intereses de la opositora y obtener para sí un beneficio, sino que hace falta además que se haya transgredido uno de los deberes de la leal competencia comercial, lo cual no se ha demostrado en el presenta caso.
(iii) Los certificados de registro de la marca DOÑA DOMINGA en los Estados Unidos, Chile, Reino Unido, OAMI, Noruega, Brasil y Canadá, no conceden a la opositora derecho alguno en el Perú, en aplicación del principio de territorialidad que rige el sistema marcario andino y nacional, sino que los derechos que dichos registros otorgan se circunscriben al territorio de los citados países.
Con fecha 13 de julio del 2004, Viña Casa Silva Ltda. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó lo siguiente:
(i) Todas las pruebas presentadas por su empresa acreditan fehacientemente el amplio prestigio y extensa difusión de su marca DOÑA DOMINGA.
(ii) Mediante expediente N° 173242-2003 ha solicitado el registro del signo DOÑA DOMINGA en el Perú, para distinguir productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, con lo cual acredita su interés real y actual sobre el referido signo en el Perú.
(iii) El consumidor peruano, tendrá razones más que suficientes para considerar que el signo solicitado DOÑA DOMINGA DE SULLCO deriva de su marca DOÑA DOMINGA, o que constituye una nueva línea de productos derivados de la misma.
Con fecha 17 de agosto del 2004, Rossana Poblete Brescia reiteró sus argumentos. Agregó que la referencia al origen de la denominación DOÑA DOMINGA como parte del signo solicitado no es para sustentar un derecho de preferencia sobre el registro, sino únicamente para hacer referencia al surgimiento de la idea de tomar dicho apelativo como marca. Precisó que el derecho preferencial sobre la denominación DOÑA DOMINGA DE SULLCO está dado por la prioridad en la solicitud de registro.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si Rossana Poblete Brescia actuó de mala fe al solicitar el registro del signo DOÑA DOMINGA DE SULLCO y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado lo siguiente:
a) Viña Casa Silva Ltda. es titular de la marca DOÑA DOMINGA en los siguientes países, para distinguir vinos, de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial:
-En Chile, inscrita bajo certificado N° 544.935.
-En los Estados Unidos de América, inscrita bajo certificado N° 2,792,220.
-En Reino Unido, inscrita bajo certificado N° 2232398.
-En la OAMI, inscrita bajo certificado N° 2390573.
-Noruega inscrita bajo certificado N° 219.631.
b) En la clase 33 de la Nomenclatura Oficial existen registradas diversas marcas que contienen en su conformación el término DOÑA , tales como: DOÑA CELINDA y etiqueta, DOÑA FLORENCIA, DOÑA JUANITA ICA-PERU y diseño y DOÑA PAULA.
2. Presunta mala fe de Rossana Poblete Brescia al solicitar el registro del signo DOÑA DOMINGA DE SULLCO y logotipo
2.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe
La buena fe es lo que se ha llamado un standard jurídico, es decir, un modelo de conducta social o una conducta socialmente considerada como arquetipo, o también una conducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo ético dado. El ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico.
Lo que se aspira a conseguir con el principio de buena fe es que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones se produzca conforme a una serie de principios que la conciencia jurídica considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el legislador, ni establecidos por la costumbre, principios que están implícitos o deben estarlo en el ordenamiento positivo.
2.2 Clasificación de la buena fe
Aunque el concepto de buena fe es único en el sentido de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva, clasificación que responde en buena cuenta a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad 1 .
Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia de no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.
Además, se requiere que la situación jurídica sobre la que recae la buena fe subjetiva no sea contraria a las normas rectoras del principio del orden público. Sin embargo, cabe señalar que no todo interés público merece la primacía sobre principios tan importantes para la vida de la comunidad como la buena fe. Sólo un interés jurídico específico para la seguridad del tráfico jurídico y de la administración de justicia puede justificar no ser modificado por el principio de la buena fe. Es por ello que el principio de buena fe tiene carácter general y amerita una solución específica en cada caso concreto.
Como consecuencia de esta escala de valores en la cual el principio de orden público limita la actuación del principio de la buena fe, es que los ordenamientos jurídicos modernos han optado simplemente por establecer una regulación orientada hacia el tratamiento -en sentido negativo- de la buena fe, especificando de manera objetiva las conductas que no son aceptadas en el tráfico mercantil porque se consideran que atentan contra el principio de orden público. De esta manera, la subjetividad sobre la que descansa el principio de la buena fe subjetiva ha sido dejada de lado por la tipicidad y regulación (objetivización) de determinadas conductas específicas.
La primacía del principio de orden público sobre el de la buena fe subjetiva se encuentra reflejado claramente en el último párrafo del artículo 11 del Decreto Legislativo 823, disposición que ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil 2 . La exclusión de este artículo implica que aunque el adquirente de un derecho de propiedad intelectual haya obrado de buena fe, en tanto creía erróneamente (basado en la inexactitud del registro) que el enajenante del derecho poseía facultades de disposición, la invalidez del derecho de propiedad industrial determinará la nulidad del acto jurídico.
2.3 El rol de la buena fe en el sistema competitivo
a) Consideraciones generales
La buena fe constituye un principio cuya observancia es general para cualquier relación jurídica, pero en el campo del derecho industrial se manifiesta con un mayor grado de exigencia, en la medida que la actuación de la Administración en este campo se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.
Para comprender a cabalidad el concepto de la buena fe es necesario relacionarlo con el fenómeno de la competencia económica y las diversas ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.
La estrecha vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta de manifiesto por la doctrina 3, hasta el punto de decirse que la competencia es el tejido que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier 4 la Teoría de la Propiedad Industrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de la existencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signos distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica privilegiada o exclusiva que ha de ser respetada por los competidores.
La doctrina española señala que “ el derecho industrial se orienta a satisfacer un doble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la concesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrollo de la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las que impiden la competencia misma. 5
Al respecto debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben hacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Presupuesto de esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad y honestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza recíproca, sin la cual sería imposible mantener la seguridad jurídica exigida para la fluidez de las transacciones mercantiles 6.
Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.
Dentro de ese esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores.
El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral, sino además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.
El Tribunal Andino ha señalado en los Procesos 96-IP-2002 y 65-IP-2004, que: "La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.
En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella (…)."
En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser, dependiendo en el momento en el que se produzca, o bien desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro o bien denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 o bien sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.
En el campo de la propiedad industrial, no cabe duda que el principio del orden público ostenta una absoluta supremacía sobre el principio de la buena fe subjetiva, en la medida que, conforme se ha mencionado, su materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los del público de los consumidores. Es por ello que tanto la Decisión 486 como el Decreto Legislativo 823 no sólo restringen el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas al registro, sino que también regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el orden público a través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.
b) La mala fe en la presentación de una solicitud de registro
En nuestra ley de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.
En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero 7 . En estos casos la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.
Cabe precisar que el supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo, por lo que para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que al no haber una causal de prohibición no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos - no debe olvidarse que durante la etapa pre-registral la actuación de la Administración debe orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.
Por ello, debe tenerse en consideración que al haber impuesto el artículo 68 del Decreto Legislativo 823 la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá, en forma análoga al procedimiento de nulidad.
Con relación a la etapa post-registral, cabe señalar que el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Cabe indicar que la Decisión 486 no describe ni siquiera a título ejemplificativo, como sí lo hacía la Decisión 344 9 , que conductas por ser reprobables objetivamente (ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia) constituyen actos de mala fe 10 .
La enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente, debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto.
Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno a la aplicación de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos generales, siguiendo a lo establecido en el derecho comparado 11 , que incurre en mala fe quien en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97, que "para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales."
Asimismo, señala que "se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo."
2.4 Aplicación al presente caso
Viña Casa Silva Ltda. sustenta la mala fe de la solicitante, argumentando que al momento de solicitar el presente registro de la marca DOÑA DOMINGA DE SULLCO y logotipo, Rossana Poblete Brescia tenía conocimiento de la existencia de su marca DOÑA DOMINGA, la cual se encuentra inscrita en Chile, Estados Unidos de América, Reino Unido, Noruega, Brasil y en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), para distinguir vinos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, la misma que es intensamente promocionada, gozando de prestigio en su país de origen y en el mercado internacional, además que la solicitante no puede negar que conocía su existencia, más aun cuando ambas se dedican a la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas.
A fin de acreditar sus argumentos, Viña Casa Silva Ltda. presentó los siguientes medios probatorios:
-Copia de los certificados de registro de su marca DOÑA DOMINGA en Chile, Estados Unidos de América, Noruega, Gran Bretaña, Brasil y en la Oficina de Normalización del Mercado Interior (fojas 215 a 228).
-Copia de la factura de venta (contrato N° 6001060) de fecha 17 de enero del 2001, expedida por la aerolínea KLM Royal Dutch Airlines, por la compra de 84,000 cajas de vino Doña Dominga-Cabernet Sauvignon (foja 185).
-Copia de un aviso de publicidad publicado en una revista chilena “Revista Capital”, en donde se promociona los productos de la opositora, entre ellos, el vino DOÑA DOMINGA (foja 186).
-Impresión de la página web de la compañía KLM, donde aparece que ofrecen a sus pasajeros el vino chileno Cabernet Sauvignon DOÑA DOMINGA, proveniente de la Casa Silva (fojas 187 y 188).
-Impresión a colores de parte de la página web de la Embajada de Chile en el Reino de los Países Bajos, en donde se indica que la aerolínea KLM compra vinos chilenos - entre ellos, los de la Casa Silva - para ser ofrecidos en sus vuelos (fojas 189 - 190).
-Copia de la Declaración Jurada de Juan Cristóbal Gumucio Schönthaler, representante de la empresa opositora, en la cual declara tener conocimiento de las actividades que desarrolla esta empresa y del uso que hacen de la marca DOÑA DOMINGA (fojas 199 y 200).
-Copia de publicidad de la marca DOÑA DOMINGA (foja 205).
-Copia de la factura de exportación de fecha 18 de enero del 2001 emitida por la emplazada a favor de Jackson Nugent Vintnrs Ltd. de Inglaterra, por la venta de 1400 cajas de vino marca DOÑA DOMINGA (foja 207).
-Copia de la factura de exportación de fecha 29 de abril del 2001, emitida por Bodegas Santo Domingo Limitada a favor de a KLM Catering Inflight Services, por concepto de venta de vino DOÑA DOMINGA (foja 207).
-Publicación de fecha 16 de julio del 2002, aparecida en el El Diario, donde se informa que la aerolínea KLM ofrecerá a sus pasajeros de clase turista, vinos chilenos de la Casa Silva (foja 211).
-Copia de la declaración del contador de Viña Casa Silva, Carlos Campos Lobo, en donde indica las ventas de vino DOÑA DOMINGA, realizadas por la opositora en el período entre enero de 1999 y febrero del 2004 (fojas 213-214).
Del análisis de las pruebas presentadas se advierte lo siguiente:
-La publicidad y aviso periodístico en una revista y diario chileno no sirve para acreditar el conocimiento por parte de la solicitante, de la existencia de la marca DOÑA DOMINGA de la opositora, ni la supuesta mala fe con la que actuó al momento de solicitar el presente registro. En efecto, no se ha demostrado que dichas publicaciones hayan sido objeto de circulación en el país, o en alguno de los Países Miembros del Pacto Andino.
-La declaración de uno de los representantes legales de la empresa opositora no constituye prueba fehaciente, toda vez que se trata de una declaración de parte interesada.
-La factura de exportación únicamente acredita la venta de vinos identificados bajo el signo DOÑA DOMINGA a la aerolínea KLM, mas no su puesta en el mercado nacional o andino, por lo que no es suficiente para demostrar su prestigio o conocimiento en el mercado nacional o subregional.
-Las impresiones de las páginas web presentadas sólo demuestran la existencia de un contrato entre KLM y la opositora, a través del cual está última la abastece de sus productos (vinos) para ser ofrecidos en los vuelos comerciales.
-No existe ningún documento que acredite una publicidad tal, que haga presumir que la marca DOÑA DOMINGA de la opositora goza de un alto prestigio a nivel internacional, ni tampoco el conocimiento de Rossana Poblete Brescia de la existencia de la citada marca, no habiéndose demostrado que el presente registro se obtuvo con la intención de causarle algún perjuicio a Viña Casa Silva Ltda.
-A ello cabe agregar – conforme se aprecia del Informe de antecedentes – que en la clase 33 existen registradas diversas marcas compuestas por el término DOÑA seguido de un nombre femenino, por lo que la denominación DOÑA DOMINGA no es un signo de fantasía que implique un alto grado de creatividad en su creación, con lo que se hubiese podido presumir que la solicitante conocía de la existencia de dicha marca con anterioridad.
Asimismo, conviene precisar - tal como lo manifestara la Sala en la Resolución N° 747-2003/TPI-INDECOPI 12 - que el solo hecho que la marca de la opositora se encuentre en uso o registrada en Chile, los Estados Unidos de América, Gran Bretaña, Brasil, Noruega o la OAMI, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca DOÑA DOMINGA DE SULLCO y logotipo, no basta para determinar que Rossana Poblete Brescia ha actuado de mala fe. Considerar sólo este hecho como un acto de mala fe implicaría vulnerar algunos principios básicos en materia de propiedad intelectual (Principio de territorialidad 13 y el Principio de inscripción registral). Sin embargo, ello no significa que se deban amparar conductas contrarias a la buena fe comercial.
En efecto, aun cuando se hubiese demostrado que la solicitante tenía conocimiento de ese hecho, ello no determina que haya tenido un comportamiento desleal que atente contra algún deber de la leal y honesta competencia y que por tanto sea contrario a la buena fe comercial, requisito esencial para privar del derecho de preferencia que otorga prelación en la presentación de una solicitud de registro, toda vez que de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional, los derechos sobre una marca se adquieren con su registro y no con su uso.
Por lo anterior, corresponde acceder al registro de la marca constituida por el logotipo conformado por la denominación DOÑA DOMINGA DE SULLCO escrita en letras características en los colores rojizo pantone 461C, verde pantone 553C y marrón claro, conforme al modelo, para distinguir aguardiente de uva, de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 7216-2004/OSD-INDECOPI de fecha 14 de junio del 2004 y, por sus efectos, la Resolución N° 14796-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003. En consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación DOÑA DOMINGA DE SULLCO escrita en letras características en los colores rojizo pantone 461C, verde pantone 553C y marrón claro, conforme al modelo, solicitado por Rossana Poblete Brescia, para distinguir aguardiente de uva, de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.
2 Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.
3 Franceschelli, Trattato de Diritto Industriale, Vol. I, Milán 1973, p. 28.
4 Le Droit de la Propriété Industrielle, T. I, París 1952, p. 1.
5 Angel López Gómez, El Principio de “la Ex Ubérrima Fides” como criterio inspirador del Derecho de la Propiedad Industrial y del Derecho Mercantil, ADI VIII, 1982, p. 190.
6 Cfr: Angel López Gómez, El Principio de “la Ex Ubérrima Fides” como criterio inspirador del Derecho de la Propiedad Industrial y del Derecho Mercantil, ob. cit. pp. 191 y 192.
7 Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.
8 Art. 6.- “La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.”
9 El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:
La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando: (...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.
10 Al comentar la posibilidad de decretar la nulidad de una solicitud de registro de marca, Otamendi comenta que la Corte Suprema de Justicia Argentina ha aceptado tal posibilidad. Sostiene que no debe olvidarse que una marca puede estar en trámite durante varios años y se pregunta por qué esperar a que se conceda lo que en definitiva ha de ser nulo. Agrega que no hay necesidad de esperar todo ese tiempo permitiendo que la autoridad administrativa continúe con un trámite inútil. Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. Segunda Edición Ampliada y Actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1995, p. 355.
11 Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.
12 Expediente N° 159241-2002, sobre nulidad de la marca BAD BOY CLUB y logotipo.
13 En el campo de la propiedad industrial, el principio de territorialidad tiene dos significados substanciales:
La protección conferida a la marca en cada Estado se rige por la ley nacional respectiva. Es la ley nacional la que determina las condiciones de adquisición, el contenido y la extinción de los derechos, sin perjuicio de lo establecido por tratados internacionales y regionales.
La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado está espacialmente limitada al territorio de ese Estado: Esos derechos carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera del territorio protegido.