RESOLUCIÓN N° 0921-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 189736-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0921-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 189736-2003
ACCIONANTE : YOVI IMPORT S.A.C.
EMPLAZADA : COMPAÑÍA UNIVERSAL DRAGON S.A.C.
Nulidad del registro de una marca por haber sido obtenida de mala fe
Lima, catorce de octubre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 18 de agosto del 2003, Yovi Import S.A.C. (Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto DS DRAGON y logotipo, otorgada a favor de Compañía Universal Dragón S.A.C. inscrita bajo certificado N° 80926. Manifestó que la marca en cuestión fue solicitada y obtenida de mala fe, por cuanto:
(i) Con fecha 09 de julio del 2003, Compañía Universal Dragón S.A.C. interpuso contra su empresa una denuncia por infracción a las normas sobre propiedad industrial por la utilización de un signo semejante a la marca registrada bajo certificado N° 80926.
(ii) Con fecha 11 de agosto del 2004, se apersonó al local de su empresa el Sr. Mario Segura C., en representación de Compañía Universal Dragón S.A.C., haciendo entrega de una notificación conteniendo la resolución dictada por la Oficina de Signos Distintivos con fecha 18 de julio del 2003, la cual disponía una orden de medida cautelar de cese de uso del signo conformado por el logotipo constituido por el diseño estilizado de un círculo que a su vez contiene otro que en el medio presenta una letra D sobrepuesta a una letra S invertida; y la inmovilización de productos de la clase 23 de la Nomenclatura Oficial que contengan dicho signo.
(iii) Como resultado de la medida cautelar interpuesta, se inmovilizaron 104 cajas conteniendo 120 conos de hilo, los mismos que llevaban el logotipo materia del reclamo, haciendo un total de 12 480 conos de hilo, nombrándose como depositario de tales bienes al Sr. Héctor Gazaniga Garrido.
(iv) Su empresa se dedica a la importación y distribución de hilos al por mayor y menor, siendo su proveedora la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited de China, la cual es titular del signo conformado por la letra D sobrepuesta a la letra S invertida.
(v) La emplazada ha actuado de mala fe al solicitar el registro de la marca DS DRAGON y logotipo, toda vez que ella también ha sido cliente de Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited, habiendo obtenido la titularidad de la marca, con conocimiento que el diseño original pertenecía a su proveedor.
Acompañó los siguientes documentos para acreditar lo expuesto:
-Copia en chino y en inglés del certificado de registro N° 1240598, correspondiente a la marca de producto constituida por la siguiente figura, otorgado en China a favor de la empresa Ningbo Dunhuang Group Co., Ltd. para distinguir hilos de filamentos de polyester, de algodón y de rayón de la clase 23 de la Nomenclatura Oficial (obra a fojas 8 y 9 y también a fojas 40 y 41):
- Copia del fax remitido al INDECOPI por la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited con fecha 12 de agosto del 2003, en el cual manifiesta que desde hace más de diez años viene comercializando y exportando al Perú hilos de costura con la marca DUNHUANG; siendo uno de sus clientes Compañía Universal Dragón S.A.C., la misma que posteriormente registró de mala fe la marca perteneciente su empresa. Asimismo, indica que la única empresa autorizada en el Perú para distribuir y comercializar sus productos con dicha marca es Yovi Import S.A.C. (foja 10).
- Copia legalizada de la proforma - factura N° 2000SQ0316 de fecha 16 de marzo del 2000, en la cual la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited detalla la mercadería a ser vendida a la empresa Importaciones Lady S.R.L., consistente en hilo polyester y pega pega negro (foja 11, obrante también de fojas 60 a 62).
- Copia de la partida registral N° 03011777, del Registro de Personas Jurídicas de Lima, expedida el 18 de agosto del 2003, en la cual se aprecia que la Sra. Encarna Osorio Espinoza fue socia y accionista mayoritaria de la empresa Importaciones Lady S.R.L. hasta el 15 de octubre de 1998, fecha en la cual transfirió sus acciones a favor de Alex Junior Chávez Osorio (fojas 13 a 18).
Con fecha 9 de setiembre del 2003, Yovi Import S.A.C. reiteró sus argumentos y señaló que tanto sus clientes como sus distribuidores, han puesto en su conocimiento su preocupación y confusión sobre la legalidad de la comercialización de sus productos, así como la transparencia de su actividad económica, ya que la emplazada se ha comunicado con ellos, desprestigiando a su empresa. Adjuntó los siguientes documentos: -Copias de la declaración única de aduanas, correspondientes a las facturas 2002SQ1022 (18 de noviembre del 2002), 2003SQ0108 (24 de enero del 2003) y 2003SQ0228 (11 de abril del 2003) por las importaciones realizadas por Yovi Import S.A.C. de hilo s/m, hilos de fibra sintética y polyester, provenientes de China (fojas 27 a 33).
-Copia de la declaración única de importación de China de hilos de fibra sintética N° 118-2000-10-069764-00, realizada por Importaciones Lady S.R.L. con fecha 11 de julio del 2000 (fojas 34 a 36).
-Copia de la declaración de valor referida a la DUA N° 118-2000-10-069764-00, extraída de la página web de la Sunat, en la cual se acredita que el proveedor de la empresa Importaciones Lady S.R.L. es la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited (foja 37).
-Copia de la guía de remisión de transporte de contenedor de la mercadería solicitada por Importaciones Lady S.R.L., autenticada por Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited (100 spun polyester sewing thread hook & loop) (foja 38).
-Copia de la proforma - factura Nº 2000SQ0316 expedida el 16 de marzo del 2000 por la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited a favor de Importaciones Lady S.R.L., referida a hilo polyester y pega pega negro en la que se aprecia el logotipo de las letras D y S, que aparece como inicial de la denominación Dunhuang (foja 39).
-Copia de la carta remitida al INDECOPI por la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited con fecha 12 de agosto del 2003, en los mismos términos que en el fax de esa misma fecha, en la cual señala como empresa con la que sostuvo relaciones comerciales y que, posteriormente registró ilegalmente su marca a Importaciones Lady S.R.L. (foja 45).
-Copia del certificado N° 717461, correspondiente a la solicitud de registro internacional de la marca de producto conformada por el logotipo de las letras D y S - igual al signo registrado en China - para distinguir hilos de coser de algodón y de rayón en conos, entre otros, de la clase 23 de la Nomenclatura Oficial, conferido por la OMPI con fecha 15 de julio del 1999, en virtud del Arreglo y del Protocolo de Madrid, a favor de Ningbo Dunhuang Group Limited-Liability Company (Ningbo Dunhuang Jituan Gufen Youxian Gongsi). En dicho certificado se mencionan como países designados bajo el Arreglo de Madrid 1 a los siguientes: Argelia, Bielorrusia, Benelux, Bulgaria, Egipto, Francia, Alemania, Hungria, Italia, Marruecos, Polonia, Portugal, Rumania, Federación Rusa, España, Ucrania y Vietnam y como país designado bajo el Protocolo del Acuerdo de Madrid 2 al Reino Unido (fojas 42 y 43). -Copia de la carta notarial emitida por Compañía Universal Dragón S.A.C. con fecha 23 de agosto del 2003 – en la cual no se aprecia el nombre del destinatario –, indicando que la Oficina de Signos Distintivos ha determinado que Yovi Import S.A.C. ha incurrido en infracción a sus derechos de propiedad industrial y que, con fecha 11 de agosto del 2003, ha ordenado la incautación de más de 12,000 conos de hilo de la marca DUNHUANG, en virtud de la medida cautelar de cese de uso de dicha marca (foja 46).
Mediante proveído de fecha 10 de setiembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos corrió traslado de la acción de nulidad a la emplazada por el plazo de dos meses. Asimismo, tuvo por presentados los medios probatorios ofrecidos y el escrito de fecha 9 de setiembre del 2003.
Con fecha 23 de setiembre del 2003, Yovi Import S.A.C. reiteró sus argumentos y adjuntó copia legalizada de la orden de embarque de la mercadería solicitada por Importaciones Lady S.R.L.(hilo de coser de polyester), otorgada por la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited con fecha 30 de mayo del 2000 (fojas 64 a 66).
Mediante proveído de fecha 14 de noviembre del 2003, notificado el 18 de noviembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por no contestada la acción de nulidad interpuesta, puesto que se venció el plazo otorgado por ley.
Con fecha 26 de noviembre del 2003, Compañía Universal Dragón S.A.C. presentó un escrito solicitando se declare nulo lo proveído por la Oficina de Signos Distintivos con fecha 14 de noviembre del 2003, por las siguientes razones:
(i) Mediante expediente Nº 184912-2003, su empresa interpuso denuncia por infracción contra la empresa Yovi Import S.A.C.
(ii) Con fecha 18 de agosto del 2003, la empresa Yovi Import S.A.C. absolvió el traslado de su denuncia e interpuso acción de nulidad del registro de su marca.
(iii) Con fechas 12 de setiembre y 7 de octubre del 2003, su empresa contestó, en el expediente N° 184912-2003, la acción de nulidad presentada por Yovi Import S.A.C. dentro del plazo establecido por el artículo 183 del Decreto Legislativo 823.
(iv) Mediante notificación de fecha 18 de noviembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos le ha comunicado que se ha vencido el plazo para contestar la acción de nulidad de marca interpuesta por Yovi Import S.A.C.
(v) La administración, por considerarlo pertinente, ordenó la formación del expediente sobre nulidad, distinto al que corre con la denuncia por infracción que su empresa interpuso en el expediente Nº 184912-2003.
(vi) La administración cursó la notificación, consignando el mismo número de expediente, es decir, a dicha fecha no se comunicó el número de expediente con el que correría la nulidad de la marca.
(vii) La actitud de la administración contraviene el principio de participación, dado que su empresa no podía acceder a la información y conocimiento del número de expediente con el que corre la nulidad de registro de marca.
(viii) La administración también contraviene el principio de impulso de oficio, dado que en el presente caso se debió interpretar las normas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento.
(ix) En el presente caso la Oficina de Signos Distintivos declara que su empresa no ha contestado la acción de nulidad de registro de marca, por no haber consignado la referida absolución en un nuevo expediente que se formó en el mes de setiembre, siendo que este hecho pudo haber sido subsanado por la misma administración, al sacar copia de los escritos anexados en el expediente Nº 184912-2003.
(x) Lo dispuesto en la cédula de notificación de fecha 18 de noviembre del 2003, configura un acto nulo de pleno derecho, puesto que, el mismo ha contravenido el articulo 4 de la Ley Nº 27444, referido a los Principios del Procedimiento Administrativo, debido a que la Oficina de Signos Distintivos quiere desconocer documentos que se han presentado en su oportunidad.
Acompañó los siguientes documentos para acreditar lo expuesto:
-Copia del escrito de fecha 9 de julio del 2003, mediante el cual su empresa interpuso denuncia por infracción contra la empresa Yovi Import S.A.C. por vender productos semejantes a los de su empresa (fojas 97 a 100).
-Copia del escrito de fecha 18 de agosto del 2003, mediante el cual la empresa Yovi Import S.A.C. interpuso acción de nulidad contra su empresa (fojas 92 a 96).
-Copia del escrito de fecha 12 de setiembre del 2003, mediante el cual su empresa absolvió, en el expediente N° 184912-2003, el traslado de la acción de nulidad interpuesta por la empresa Yovi Import S.A.C. (fojas 85 a 88) 3 .
-Copia del escrito de fecha 7 de octubre del 2003, en el cual Compañía Universal Dragón S.A.C. solicita se declare improcedente la acción de nulidad de registro de marca de producto registrada bajo certificado Nº 80926 (fojas 89 a 91) 4 .
Mediante proveído de fecha 2 de diciembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos en atención al escrito de fecha 26 de noviembre del 2003 y, habiéndose verificado que en el expediente N° 184912-2003, Compañía Universal Dragón S.A.C. contestó la acción de nulidad - dejó sin efecto el proveído de fecha 14 de noviembre del 2003 y, en consecuencia, tuvo por contestada la acción de nulidad interpuesta por Yovi Import S.A.C., conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Decisión 486.
Con fecha 12 de diciembre del 2003, Yovi Import S.A.C. reiteró sus argumentos y señaló lo siguiente:
(i) Los escritos presentados por Compañía Universal Dragón S.A.C. de fechas 12 de setiembre y 7 de octubre del 2003, respectivamente, no fueron presentados en el presente expediente, sino en el expediente Nº 184912-2003 correspondiente a la denuncia administrativa por infracción de derechos de propiedad industrial.
(ii) Lo afirmado por Compañía Universal Dragón S.A.C. es falso, debido a que el 3 de setiembre del 2003 se puso en conocimiento de las partes que se había formado el expediente de nulidad con fecha 10 de setiembre del 2003 y asimismo, se corrió el traslado de la misma con el número del presente expediente asignado por la Oficina de Signos Distintivos.
(iii) Si bien el registro de marca Nº 80926 fue obtenido por la emplazada por conducto regular, es obvia la mala fe empleada, ya que - como obra en la escritura de constitución de esa empresa - la Sra. Encarna Osorio Espinoza (gerente general de la empresa titular de la marca) es socia fundadora de la empresa Importaciones Lady S.R.L., empresa que importó mercadería, consistente en hilos provenientes de China, de la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited.
(iv) Con fecha 30 de noviembre del 2000 comparecieron ante el notario púublico Jaime Alejandro Murguia Cavero, la Sra. Encarna Osorio Espinoza viuda de Chávez, el Sr. Jorge Dennis Chávez Osorio y el Sr. Alex Junio Chávez Osorio a fin de constituir la sociedad Compañía Universal Dragón S.A.C. Cabe señalar asimismo, que las dos últimas personas son accionistas de la empresa Importaciones Lady S.R.L. siendo su actual gerente el Sr. Alex Junior Chávez Osorio, hijo de la Sra. Encarna Osorio Espinoza de Chávez, gerenta de Compañía Universal Dragón S.A.C.
(v) Si bien Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited no registró su marca en el Perú, la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington D.C. en el año 1929, establece la igualdad de nacionales y extranjeros ante la protección marcaria y comercial, mediante la cual todo propietario de una marca legalmente protegida que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretenda usar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir error o confusión en el consumidor, tendrá derecho de emplear los medios, procedimientos y recursos legales, probando que la persona que la usa tenía conocimiento de la existencia y uso de la marca, y que ésta se aplicaba a productos de la misma clase.
(vi) Su empresa no ha afirmado en ningún escrito que Compañía Universal Dragón S.A.C. haya comercializado con la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited, mas lo que sí ha afirmado reiteradas veces es que las personas que conforman la empresa emplazada también conforman la empresa Importaciones Lady S.R.L., la misma que sí ha sostenido relaciones comerciales con la empresa china.
Adjuntó copia de una carta dirigida a la jefa de la Oficina de Signos Distintivos por la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited con fecha 10 de setiembre del 2003, en la cual señala que el registro de la marca DS DRAGON y logotipo es ilegal, puesto que en el año 2000 su empresa sostuvo relaciones comerciales con la empresa Importaciones Lady S.R.L., cuya accionista, Sra. Encarna Osorio Espinoza, es la actual representante legal y gerente general de Compañía Universal Dragón S.A.C., compañía que registró una reproducción viva de la marca registrada a su favor por la OMPI y protegida en China desde 1999. Señaló que los hilos de costura que venden a Importaciones Lady S.R.L. y Cía. Universal Dragón utilizan el siguiente signo (fojas 110 a 113):
Con fecha 12 de diciembre del 2004, Compañía Universal Dragón S.A.C. reiteró sus argumentos y señaló lo siguiente:
(i) Los actos de la empresa Importaciones Lady S.R.L. no tienen por qué implicar a su empresa.
(ii) Su empresa obtuvo el registro de la marca sin haber tenido conocimiento de la existencia de la marca a favor de la empresa china. Prueba de ello es el hecho que la accionante sólo ha presentado documentos que vinculan a Importaciones Lady S.R.L. con la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited, las cuales no tienen por qué involucrarla.
(iii) Se deberá considerar que la validez y eficacia del certificado de su marca se mantienen en tanto no se demuestre que ha existido por su parte conocimiento sobre la existencia de la marca a favor de un tercero, situación que no se ha acreditado en el presente expediente..
(iii) La presente acción busca dilatar el proceso de infracción interpuesto contra la empresa Yovi Import S.A.C., en el cual se ha probado fehacientemente el uso que viene haciendo la referida empresa de una marca que no le pertenece.
(iv) El registro aludido por la accionante y que pertenece a una empresa china no tiene ninguna trascendencia en el territorio peruano.
Con fecha 16 de abril del 2004, Compañía Universal Dragón S.A.C. señaló lo siguiente:
(i) Yovi Import S.A.C. no es representante legal de la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited.
(ii) La Oficina de Signos Distintivos de Indecopi ha omitido solicitar a la empresa Yovi Import S.A.C. los poderes como representante legal de la empresa china.
Con fecha 3 de mayo del 2004, Yovi Import S.A.C. reiteró sus argumentos y señaló que, de acuerdo al artículo 181 del Decreto Legislativo 823, la Oficina podrá decretar de oficio o a petición de la parte interesada, la nulidad de registro de una marca obtenida de mala fe; y, siendo el caso que el registro de la marca se ha adquirido sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, se solicita se tenga presente que la emplazada ha obtenido el registro de la marca teniendo conocimiento que el diseño original ya existía y que pertenecía a la empresa china.
Mediante proveído de fecha 4 de mayo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos indicó a la accionante que, a fin de proveer el escrito de fecha 3 de mayo del 2004, cumpla con presentarlo debidamente firmado por su representante legal o en su defecto, presente poder con firma debidamente legalizada a favor de quien suscribe el mencionado escrito.
Mediante Resolución Nº 6832-2004/OSD-INDECOPI de fecha 8 de junio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad formulada por Yovi Import S.A.C. Consideró lo siguiente:
(i) Respecto a los registros presentados, si bien acreditan derechos registrales sobre la marca D y logotipo, con anterioridad a la concesión del registro materia de la presente acción, se advierte que éstos han sido concedidos a favor de Ningbo Dunhuang Group Co., LTD. y Ningbo Dunhuang Group Limited-Liability Company, esto es, a personas distintas a la supuesta titular del registro, Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited, sin haberse acreditado vinculación alguna entre dichas personas jurídicas.
(ii) En lo que se refiere a la proforma de factura Nº 2000SQ0316, la declaración única de importación Nº 118-2000-10-069764-00 y la declaración del valor referida a la declaración única de aduanas, acreditan que Importaciones Lady S.R.L. adquirió hilos de coser de fibra sintética de Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited, los cuales fueron transportados desde China por Mitsui O.S.K. Lines LTD, y que ingresaron a nuestro país.
(iii) La copia de la partida registral perteneciente a Importaciones Lady S.R.L. acredita que Encarna Osorio Espinoza y Haidee Flormila Mateo Osorio constituyeron dicha sociedad, siendo la primera su gerente general. Además, en su objeto social se señala que dicha sociedad podrá comercializar y distribuir hilos, pudiendo dedicarse a la importación en general, entre otras actividades.
Asimismo, acredita que, mediante escritura pública del 15 de octubre de 1998, Encarna Osorio Espinoza transfirió sus 2 100 participaciones sociales a favor de Alex Junior Chávez Osorio, mientras que Haidee Flormila Mateo Osorio cedió sus 900 participaciones sociales a favor de Jorge Dennis Chavez Osorio, acordándose nombrar como gerente general de la sociedad a Alex Junior Chávez Osorio.
(iv) La comunicaciones presentadas constituyen declaraciones mediante las cuales Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited afirma haber vendido hilos de costura de la marca DUNHUANG a Importaciones Lady S.R.L., quien ha procedido a registrar su marca pretendiendo impedir que su única representante en Perú, Yovi Import S.A.C., pueda comercializar su producto. En tanto que Compañía Universal Dragón S.A.C. pretende alertar que Yovi Import
S.A.C. habría incurrido en infracción contra sus derechos de propiedad industrial, al comercializar hilos de la marca DUNHUANG.
(vii) En el testimonio de constitución de la empresa Compañía Universal Dragón S.A.C. que obra en el expediente Nº 184912-2003, se aprecia que Encarna Osorio Espinoza viuda de Chávez, Jorge Dennis Chávez Osorio y Alex Junior Chávez Osorio constituyeron la referida sociedad, nombrándose como gerente general a Encarna Osorio Espinoza viuda de Chávez; siendo la fecha de inscripción de la misma el 18 de enero del 2001. En tal sentido, se determina que los socios fundadores de Compañía Universal Dragón S.A.C. tienen o tuvieron vinculación con Importaciones Lady S.R.L.
(vii) El signo materia de la acción reproduce íntegramente el signo cuyo registro se ha acreditado en China, así como parte del logotipo que aparece en la proforma de factura emitida por Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited, lo cual no puede atribuirse a la casualidad, resultando razonable presumir que el signo a que se ha hecho referencia fue conocido por la emplazada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud que originó el registro materia de la acción; lo que implica que el registro se encuentre viciado de mala fe, lo cual no puede ser permitido por la autoridad administrativa, pues ello iría en perjuicio del interés general de los consumidores.
(viii) El registro concedido por la OMPI fue realizado en mérito al Protocolo de Madrid, del cual el Perú no es parte.
(ix) La Convención General Interamericana de Protección Marcaría y Comercial suscrita en Washington D.C. en el año 1929 – que establece la igualdad de nacionales y extranjeros en materia de protección marcaria y comercial invocado por la accionante, no resulta de aplicación, dado que Argelia, Bielorrusia, Benelux, Bulgaria, Egipto, Francia, Alemania, Hungria, Italia, Marruecos, Polonia, Portugal, Rumania, Federación Rusa, España, Ucrania, Vietnam y el Reino Unido, no son estados contratantes de la Convención referida, la cual fue celebrada y suscrita entre algunos países americanos.
Con fecha 21 de junio del 2004, Compañía Universal Dragon S.A.C. interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente:
(i) El hecho que Importaciones Lady S.R.L. y Compañía Universal Dragón S.A.C. tengan como accionistas a las mismas personas, no implica que haya existido correlación de actos entre ambas. La responsabilidad debe recaer necesariamente en quien los efectuó y no en terceros, como lo hace la resolución impugnada.
(ii) El registro obtenido por la empresa china no tiene ninguna trascendencia en territorio peruano; mucho más, considerando que Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited, no ha demostrado tener interés en el registro de la misma, situación que tampoco ha probado tener la empresa accionante Yovi Import S.A.C. Lo anterior ha sido ignorado por la autoridad de primera instancia al momento de emitir resolución.
(iii) Se están imputando a su empresa consecuencias sobre hechos acaecidos con anterioridad a su nacimiento jurídico, a pesar que legalmente sólo es responsable desde la fecha de su constitución hacia adelante. No se le puede hacer responsable por actos que han sido efectuados por una tercera empresa con anterioridad al inicio de su vida jurídica.
(iv) La autoridad de primera instancia se ha basado en hechos totalmente subjetivos, sin ninguna prueba contundente que demuestre que su empresa haya tenido conocimiento de la existencia de la marca registrada a favor de la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited, y ha declarado la nulidad de un registro obtenido por una empresa a la cual no se le ha probado que haya tenido relación con la importación de productos que hayan contenido la marca impugnada.
Con fecha 26 de julio del 2004, Yovi Import S.A.C. contestó la apelación en los siguientes términos:
(i) No se puede admitir que la emplazada siga alegando que no existe vínculo entre las personas jurídicas inmersas, ya que la persona jurídica es una institución creada por el derecho, es decir, es una ficción legal, por lo que es una institución que se encuentra conformada por personas naturales, las cuales la dirigen y, para el presente caso, dichas personas naturales coincidentemente tienen vinculo familiar.
(ii) No se ha emplazado a la empresa Importaciones Lady S.R.L. debido a que la empresa que ha registrado dolosamente la marca en litis es Compañía Universal Dragón S.A.C.; la misma que, no quedando satisfecha con su actuar, interpuso de mala fe una denuncia por infracción contra su empresa.
(iii) Coincidentemente, ambas empresas se encuentran domiciliadas en el mismo lugar. Sobre este punto resultan obvias las relaciones que existen entre la empresa Compañía Universal Dragón S.A.C. e Importaciones Lady S.R.L., por lo que también es obvio que la emplazada conocía que la marca que solicitó pertenecía a un tercero.
Con fecha 24 de agosto del 2004, Yovi Import S.A.C. adjuntó copias de búsquedas de las empresas Compañía Universal Dragón S.A.C. e Importaciones Lady S.R.L. realizadas en la página web de la Sunat, en las que se advierte que, en un primer momento, ambas empresas estaban representadas por la misma persona (Encarna Osorio Espinoza viuda de Chávez) y que, posteriormente, Importaciones Lady S.R.L. nombró a un nuevo representante legal (Alex Chávez Osorio), lo cual denota que existe un vínculo familiar entre los representantes legales de ambas empresas. Asimismo, se advierte que ambas empresas se encuentran domiciliadas en Jr. Unanue 1688 - 210 Edificio el Carmen - La Victoria, Lima.
Con fecha 21 de setiembre del 2004, Compañía Universal Dragón S.A.C. reiteró sus argumentos y señaló que:
(i) No resulta relevante para el presente expediente el vínculo parental que pueda existir entre algunos socios de la Compañía Universal Dragón S.A.C. e Importaciones Lady S.R.L., ya que lo fundamental es que la accionante demuestre la mala fe de su empresa con otros elementos adicionales, situación que no ha ocurrido.
(ii) La accionante no ha acreditado un legítimo interés de su parte ni de Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited, al no haber acreditado que ésta sea titular de la marca china que supuestamente se habría usurpado, ya que la autoridad ha determinado que las titulares de la marca china D y logotipo, serían terceras empresas, con ninguna de las cuales ha mantenido vínculo comercial alguno.
(iii) Asimismo, la accionante no ha acreditado que exista vínculo alguno entre Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited con las empresas titulares de la marca china D y logotipo.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el registro de la marca de producto DS DRAGON y logotipo se ha obtenido de mala fe.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que CIA. UNIVERSAL DRAGON S.A.C. es titular de la marca de producto conformada por el logotipo constituido por el diseño estilizado de un círculo que a su vez contiene otro que en el medio presenta una letra D sobrepuesta a una letra S invertida, debajo la denominación DRAGON escrita en letras características, en la combinación de colores amarillo, verde y negro; conforme al modelo, para distinguir hilos, de la clase 23 de la Nomenclatura Oficial; solicitada a registro el 11 de enero del 2002 e inscrita bajo certificado N° 80926, vigente desde el 30 de abril del 2002 hasta el 30 de abril del 2012.
2. Nulidad del registro de una marca
2.1 Determinación de la norma aplicable
La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución 5 . En el caso concreto, al momento de otorgarse el registro de la marca DS DRAGON y logotipo (30 de abril del 2002) se encontraban vigentes la Decisión 486 – norma actual, que entró en vigencia el 1° de diciembre del 2000 6 – y el Decreto Legislativo 823. En consecuencia, la solicitud de nulidad de la marca DS DRAGON debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823, en lo que fuera pertinente y no contravenga la Decisión 486.
En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad. Por lo tanto, dado que la presente acción de nulidad fue interpuesta el 8 de agosto del 2003, la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental es la Decisión 486.
2.2 Causal de nulidad
El artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
En el presente caso, se advierte que la presente acción de nulidad iniciada por Yovi Import S.A.C. tiene como sustento el hecho que Compañía Universal Dragón S.A.C. solicitó con mala fe el registro de la marca de producto DS DRAGON y logotipo, para distinguir hilos de la clase 23 de la Nomenclatura Oficial; toda vez que conocía que Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited es proveedor en el Perú de productos de la clase 23 de la Nomenclatura Oficial, que contienen un signo idéntico al registrado por la emplazada, siendo titular de la marca constituida por el logotipo de las letras D y S en China.
Al respecto, Compañía Universal Dragón S.A.C., ha manifestado que no ha existido mala fe de su parte, por cuanto jamás sostuvo vínculo comercial con la empresa china ni tuvo conocimiento del registro de dicha marca en China, no surtiendo efecto dicho registro en el Perú, en base al principio de territorialidad.
En tal sentido, corresponde analizar si Compañía Universal Dragón S.A.C. obtuvo el registro de la marca DS DRAGON y logotipo de mala fe.
3. Mala fe
3.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe
La buena fe es lo que se ha llamado un standard jurídico, es decir, un modelo de conducta social o una conducta socialmente considerada como arquetipo, o también una conducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo ético dado. El ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico.
Lo que se aspira a conseguir con el principio de buena fe es que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones se produzca conforme a una serie de principios que la conciencia jurídica considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el legislador, ni establecidos por la costumbre, principios que están implícitos o deben estarlo en el ordenamiento positivo.
3.2 Clasificación de la buena fe
Aunque el concepto de buena fe es único en el sentido de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva, clasificación que responde en buena cuenta a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad 7 .
Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia de no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.
Además, se requiere que la situación jurídica sobre la que recae la buena fe subjetiva no sea contraria a las normas rectoras del principio del orden público. Sin embargo, cabe señalar que no todo interés público merece la primacía sobre principios tan importantes para la vida de la comunidad como la buena fe. Sólo un interés jurídico específico para la seguridad del tráfico jurídico y de la administración de justicia puede justificar no ser modificado por el principio de la buena fe. Es por ello que el principio de buena fe tiene carácter general y amerita una solución específica en cada caso concreto.
Como consecuencia de esta escala de valores en la cual el principio de orden público limita la actuación del principio de la buena fe, es que los ordenamientos jurídicos modernos han optado simplemente por establecer una regulación orientada hacia el tratamiento -en sentido negativo- de la buena fe, especificando de manera objetiva las conductas que no son aceptadas en el tráfico mercantil porque se consideran que atentan contra el principio de orden público. De esta manera, la subjetividad sobre la que descansa el principio de la buena fe subjetiva ha sido dejada de lado por la tipicidad y regulación (objetivización) de determinadas conductas específicas.
La primacía del principio de orden público sobre el de la buena fe subjetiva se encuentra reflejado claramente en el último párrafo del artículo 11 del Decreto Legislativo 823, disposición que ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil 8 . La exclusión de este artículo implica que aunque el adquirente de un derecho de propiedad intelectual haya obrado de buena fe, en tanto creía erróneamente (basado en la inexactitud del registro) que el enajenante del derecho poseía facultades de disposición, la invalidez del derecho de propiedad industrial determinará la nulidad del acto jurídico.
3. El rol de la buena fe en el sistema competitivo
a) Consideraciones generales
La buena fe constituye un principio cuya observancia es general para cualquier relación jurídica, pero en el campo del derecho industrial se manifiesta con un mayor grado de exigencia, en la medida que la actuación de la Administración en este campo se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.
Para comprender a cabalidad el concepto de la buena fe es necesario relacionarlo con el fenómeno de la competencia económica y las diversas ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.
La estrecha vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta de manifiesto por la doctrina 9 , hasta el punto de decirse que la competencia es el tejido que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier 10 la Teoría de la Propiedad Industrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de la existencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signos distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica privilegiada o exclusiva que ha de ser respetada por los competidores.
La doctrina española señala que “ el derecho industrial se orienta a satisfacer un doble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la concesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrollo de la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las que impiden la competencia misma. 11
Al respecto debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben hacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Presupuesto de esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad y honestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza recíproca, sin la cual sería imposible mantener la seguridad jurídica exigida para la fluidez de las transacciones mercantiles 12 .
Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.
Dentro de ese esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores.
El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral, sino además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.
El Tribunal Andino ha señalado en los Procesos 96-IP-2002 y 65-IP-2004, que: "La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.
En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella (…)."
En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser, dependiendo en el momento en el que se produzca, o bien desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro o bien denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 o bien sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.
En el campo de la propiedad industrial, no cabe duda que el principio del orden público ostenta una absoluta supremacía sobre el principio de la buena fe subjetiva, en la medida que, conforme se ha mencionado, su materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los del público de los consumidores. Es por ello que tanto la Decisión 486 como el Decreto Legislativo 823 no sólo restringen el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas al registro, sino que también regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el orden público a través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.
b) La mala fe en la etapa pre y post registral
En nuestra ley de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.
En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero 13 . En estos casos la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.
Cabe precisar que el supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo, por lo que para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que al no haber una causal de prohibición no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos - no debe olvidarse que durante la etapa pre-registral la actuación de la Administración debe orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil .
Por ello, debe tenerse en consideración que al haber impuesto el artículo 614 del Decreto Legislativo 823 la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá, en forma análoga al procedimiento de nulidad.
Con relación a la etapa post-registral, cabe señalar que - conforme se ha señalado anteriormente - el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Cabe indicar que la Decisión 486 no describe ni siquiera a título ejemplificativo, como sí lo hacía la Decisión 344 15 , que conductas por ser reprobables objetivamente (ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia) constituyen actos de mala fe 16 .
La enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente, debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto.
Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno a la aplicación de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos generales, siguiendo a lo establecido en el derecho comparado 17 , que incurre en mala fe quien en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97, que "para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales."
Asimismo, señala que "se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo."
3.4 Análisis del presente caso
En el presente caso, Yovi Import S.A.C. ha sustentado la presente acción de nulidad de la marca DS DRAGON y logotipo registrada a favor de Compañía Universal Dragón S.A.C. en que éste procedió de mala fe al haber solicitado el registro de dicha marca, con el fin de ser el único que pueda vender en el Perú el producto DS DRAGON fabricado por su empresa, y de esa forma impedir las habituales actividades económicas y comerciales realizadas por Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited.
Para acreditar la mala fe invocada presentó los siguientes medios de prueba:
- Copia del registro N° 1240598, correspondiente a la marca D y logotipo concedido en China a favor de Ningbo Dunhuang Group Co., Ltd, para distinguir productos de la clase 23 de la Nomenclatura Oficial, vigente desde el 21 de enero del 1999 hasta el 21 de enero del 2009.
- Copia legalizada de la proforma - factura N° 2000SQ0316 de fecha 16 de marzo del 2000, en la cual la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited detalla la mercadería a ser vendida a la empresa Importaciones Lady S.R.L., consistente en hilo polyester y pega pega negro.
- Copia de la partida registral N° 03011777, del Registro de Personas Jurídicas de Lima, expedida el 18 de agosto del 2003, en la cual se aprecia que la Sra. Encarna Osorio Espinoza fue socia y accionista mayoritara de la empresa Importaciones Lady S.R.L. hasta el 15 de octubre de 1998, fecha en la cual transfirió sus acciones a favor de Alex Junior Chávez Osorio.
- Copias de la declaración única de aduanas, correspondientes a las facturas 2002SQ1022 (18 de noviembre del 2002), 2003SQ0108 (24 de enero del 2003) y 2003SQ0228 (11 de abril del 2003) por las importaciones realizadas por Yovi Import S.A.C. de hilo s/m, hilos de fibra sintética y polyester, provenientes de China.
- Copia de la declaración única de importación de China de hilos de fibra sintética N° 118-2000-10-069764-00, realizada por Importaciones Lady S.R.L. con fecha 11 de julio del 2000.
- Copia de la declaración de valor referida a la DUA N° 118-2000-10-069764-00, extraída de la página web de la Sunat, en la cual se acredita que el proveedor de la empresa Importaciones Lady S.R.L. es la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited
- Copia del conocimiento de embarque N° MOLU471783512.
-Copia de la factura N° 2000SQ0316 emitida por Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited con fecha 16 de marzo del 2000, a favor de Importaciones Lady S.R.L.
-Copia del certificado N° 717461, correspondiente a la solicitud de registro internacional de la marca D y logotipo, para distinguir productos de la clase 23 de la Nomenclatura Oficial, conferido por la OMPI con fecha 15 de julio de 1999, en virtud del Arreglo y del Protocolo de Madrid, a favor de Ningbo Dunhuang Group Limited-Liability Company (Ningbo Dunhuang Jituan Gufen Youxian Gongsi).
-Copia del fax remitido al INDECOPI por la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited con fecha 12 de agosto del 2003, en el cual manifiesta que desde hace más de diez años viene comercializando y exportando al Perú hilos de costura con la marca DUNHUANG; siendo uno de sus clientes Compañía Universal Dragón S.A.C. 18 , la misma que posteriormente registró de mala fe la marca perteneciente su empresa. Asimismo, indica que la única empresa autorizada en el Perú para distribuir y comercializar sus productos con dicha marca es Yovi Import S.A.C.
-Copia de la carta dirigida a la jefa de la Oficina de Signos Distintivos por la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited con fecha 10 de setiembre del 2003, en la cual señala que el registro de la marca DS DRAGON y logotipo es ilegal, puesto que en el año 2000 su empresa sostuvo relaciones comerciales con la empresa Importaciones Lady S.R.L., cuya accionista, Sra. Encarna Osorio Espinoza, es la actual representante legal y gerente general de Compañía Universal Dragón S.A.C., compañía que registró una reproducción viva de la marca registrada a su favor por la OMPI y protegida en China desde 1999. En dicha carta se señala que los hilos de costura que venden a Importaciones Lady S.R.L. y Cía. Universal Dragón utilizan el siguiente signo:
-Copias de búsquedas de las empresas Compañía Universal Dragón S.A.C. e Importaciones Lady S.R.L. registradas en la página web de la Sunat, en las que se advierte que, en un primer momento, ambas empresas estaban representadas por la misma persona (Encarna Osorio Espinoza viuda de Chávez) y que, posteriormente, Importaciones Lady S.R.L. nombró a un nuevo representante legal (Alex Chávez Osorio). Asimismo, se advierte que ambas empresas se encuentran domiciliadas en Jr. Unanue 1688 - 210 Edificio el Carmen - La Victoria, Lima.
Por su parte, la emplazada señaló que el registro de la marca constituida por el logotipo de las letras D y S en China no surte efectos en el Perú y que jamás sostuvo vinculación alguna con la empresa titular de esa marca. Asimismo, señaló que si bien la empresa Importaciones Lady S.R.L. tenía conocimiento de la marca registrada en China por Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited, este hecho no es relevante para efectos de determinar la mala fe; toda vez que su empresa no se encuentra relacionada con Importaciones Lady S.R.L., constituyendo ambas dos personas jurídicas totalmente distintas e independientes.
De la revisión y análisis de los documentos presentados, se advierte lo siguiente:
-Respecto a las copias de los certificados de registro de la marca constituida por logotipo de las letras D y S en China y ante la OMPI, con anterioridad a la concesión del registro materia de la presente acción, se advierte que los mismos fueron concedidos a favor de Ningbo Dunhuang Group Co., Ltd. y Ningbo Dunhuang Group Limited - Liability Company (Ningbo Dunhuang Jituan Gufen Youxian Gongsi) - esto es, a personas distintas a la empresa a Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited, a la que supuestamente se le atribuye la titularidad del registro; sin haberse presentado ningún tipo de documentación que acredite alguna vinculación con dichas empresas hasta el momento. Sin embargo, de las averiguaciones efectuadas por la Sala, se ha comprobado que efectivamente existe una vinculación entre dichas empresas, siendo Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited, una empresa comercial especializada en exportaciones, afiliada a Ningbo Dunhuang Group Stock Limited - Liability Company, la misma que constituye la casa matriz del grupo económico Dunhuang 19 . En cuanto al certificado otorgado por la OMPI, cabe precisar que el registro internacional de una marca sólo indica que en base a la marca registrada en un Estado contratante se solicitó su registro internacional y que dicha solicitud cumplió con todas las formalidades para ser publicada. En el presente caso del certificado presentado se aprecia que la OMPI ordenó su publicación en el Nº 17/1999 de la Gaceta de Marcas Internacionales.
-En cuanto a la proforma, la factura, la declaración única de importación, la declaración de conocimiento de embarque y la declaración de valor referida a la DUA, otorgadas a favor de Importaciones Lady S.R.L., acreditan que dicha empresa sostuvo relaciones comerciales con Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited, al adquirirle productos de la clase 23 de la Nomenclatura Oficial (hilos de fibra sintética, polyester y pega pega negro) para su venta en el Perú.
-Las comunicaciones de fechas 12 de agosto y 10 de setiembre del 2003 dirigidas por Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited al INDECOPI, confirman la venta de hilos de fibra sintética efectuada por la empresa china a Importaciones Lady S.R.L. Asimismo, en la primera de dichas comunicaciones se señala que Compañía Universal Dragón S.A.C. ha procedido a registrar su marca, pretendiendo impedir que su única representante en el Perú, Yovi Import S.A.C., pueda comercializar su producto.
-Con respecto a la partida registral N° 03011777 de Importaciones Lady S.R.L., se advierte que Encarna Osorio Espinoza y Haidee Flormila Mateo Osorio constituyeron dicha sociedad, siendo la primera su gerente general, señalándose en su objeto social, entre otros, la comercialización, distribución e importación de hilos. Asimismo, aparece que, mediante escritura pública del 15 de octubre de 1998, Encarna Osorio Espinoza transfirió sus 2 100 participaciones sociales a favor de Alex Junior Chávez Osorio, mientras que Haidee Flormila Mateo Osorio cedió sus 900 participaciones sociales a favor de Jorge Dennis Chávez Osorio, acordándose nombrar como gerente general de la sociedad a Alex Junior Chávez Osorio.
-Además es pertinente señalar, que del testimonio de constitución de Compañía Universal Dragón S.A.C., el mismo que obra en el expediente N° 184912-2003, se aprecia que Encarna Osorio Espinoza viuda de Chávez, Jorge Dennis Chávez Osorio y Alex Junior Chávez Osorio constituyeron la referida sociedad, inscrita desde el 18 de enero del 2001. Del mismo modo, de las búsquedas realizadas en la página web de la SUNAT, se desprende que la actual gerente general de Compañía Universal Dragón S.A.C. es la Sra. Encarna Osorio Espinoza, la cual fue anteriormente, gerente general de Importaciones Lady S.R.L. y que ambas empresas se encuentran domiciliadas en Jr. Unanue 1688 210 Edificio el Carmen - La Victoria, Lima. En atención a lo expuesto, se considera que existen fundadas razones para concluir que existen vinculaciones entre ambas empresas y que, en consecuencia, la emplazada tuvo un conocimiento directo de la existencia de productos identificados con la marca registrada constituida por el logotipo de las letras D y S y/o con el signo constituido por la denominación DUNHUANG y el logotipo de las letras D y S, utilizado por la empresa china para distinguir productos de la clase 23 de la Nomenclatura Oficial comercializados en el país con anterioridad a la solicitud de registro de la marca materia de la presente acción, al haberse realizado la compra por parte de Importaciones Lady S.R.L. de hilos sintéticos a Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited.
Por otro lado, se advierte que el signo materia de la presente acción es una reproducción de la parte más distintiva del logotipo cuyo registro se ha acreditado en China y ante la OMPI, y del signo con el que la empresa china comercializa sus productos, hechos que no pueden ser atribuidos a la casualidad, y que, por el contrario, evidencian una actitud desleal por parte de la emplazada.
Certificado N° 1240598 Signo utilizado por la empresa (China) china para comercializar sus productos Certificado N° 717461 (OMPI)
Marca registrada por Compañía Universal Dragón S.A.C. bajo certificado N° 80926
Con respecto a lo manifestado por Compañía Universal Dragón S.A.C. – en el sentido que la marca constituida por el logotipo de las letras D y S no se encuentra registrada en el Perú, por lo que no goza de protección – cabe señalar que si bien los derechos que otorga el registro de una marca están limitados a un territorio determinado, ello no significa que se deban amparar conductas contrarias a la buena fe comercial, como son el registro de un signo a sabiendas que su titular en el extranjero exporta productos con dicha marca hacia el país y que una empresa vinculada a la empresa solicitante fue precisamente la importadora de esos productos, manteniendo relaciones comerciales con la empresa titular de la marca.
Conforme a lo establecido por el Tribunal Andino 20 , a fin de establecer si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto
o ilegal. Agrega que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, a fin de poder deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.
En el presente caso, debido a la identidad existente entre los elementos más característicos que forman parte tanto de la marca cuya nulidad se pretende como de la marca registrada en China y ante la OMPI a favor de un tercero y del signo utilizado por su titular para comercializar sus productos en el Perú, es razonable presumir que la emplazada no sólo tenía conocimiento sobre la existencia de dicha marca, sino que sabía además que los productos distinguidos por dicha marca se comercializaban en el país. En tal sentido, sabía que al registrar una marca semejante a su favor iba a perjudicar tanto al accionante - en su calidad de importadora y distribuidora exclusiva de los productos de la empresa china - como a Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited; obstruyendo su actividad concurrencial (la comercialización de los productos con la marca en el país), lo cual denota un comportamiento desleal al querer entorpecer el comercio de productos con la marca genuina y, en su caso, la entrada de la marca extranjera al mercado local.
En consecuencia, la Sala determina que Compañía Universal Dragón S.A.C. actuó de mala fe al momento de solicitar y obtener el registro de la marca DS DRAGON y logotipo en la clase 23 de la Nomenclatura Oficial.
4. Nulidad del registro del certificado N° 80926
En virtud de las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el certificado N° 80926, correspondiente a la marca de producto DS DRAGON y logotipo registrada a favor de Cía. Universal Dragón S.A.C., para distinguir hilos de la clase 23 de la Nomenclatura Oficial, se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el artículo 172 concordado con el artículo 136 de la Decisión 486.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 6832-2004/OSD-INDECOPI de fecha 8 de junio del 2004 y, en consecuencia, declarar FUNDADA la acción de nulidad formulada por Yovi Import S.A.C. y, por ende, NULO el registro de la marca de producto DS DRAGON y logotipo, para distinguir hilos, de la clase 23 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 80926, a favor de Cía. Universal Dragón S.A.C.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Tomás Unger Golsztyn y Juan Francisco Rojas Leo.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 El Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de fábrica o de comercio (AMMI) del 14 de abril de 1891 - del cual el Perú no es parte - estableció el registro de marcas por la Oficina Internacional de la OMPI, en Ginebra. Los registros efectuados en virtud de este Arreglo se llaman internacionales porque a partir de una sola solicitud de registro en un Estado contratante es posible obtener el registro del mismo signo en todos los Estados contratantes. Una vez formulada la solicitud, si toda la documentación está en regla, la OMPI ordena su publicación en una hoja o revista periódica editada mensualmente por la Oficina Internacional titulada Les Marques Internationales . Luego de la publicación, la Oficina Internacional comunica la solicitud de registro internacional a los Estados en los que el solicitante desea la protección. Cada uno de estos Estados podrá declarar durante el plazo de un año - indicando las razones por las que observa la solicitud - si no puede conceder protección a dicha marca en su territorio. Si no hace esa declaración, la marca quedará registrada en ese otro Estado, surtiendo los mismos efectos que un registro nacional.
2 El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid (PAMMI), en realidad es un nuevo Tratado paralelo e independiente del AMMI, en el que se elimina las dificultades que impedían a ciertos países adherirse al Arreglo. El PAMMI difiere en parte de lo estipulado en el AMMI, estableciendo que el solicitante puede basar su solicitud de registro internacional no solamente en el registro de su marca ante la oficina de su país de origen sino también en una solicitud de registro nacional presentada en dicha oficina. El Protocolo no ha creado una Unión distinta de la del AMMI, es la Unión particular creada por éste - la Unión de Madrid - la que integra también a las Partes contratantes del PAMMI, al margen de que lo sean o no del AMMI.
3 Con fecha 12 de setiembre del 2004, Compañía Universal Dragón S.A.C. absolvió en el expediente N° 184912-2003, el traslado de la acción de nulidad interpuesta por la empresa Yovi Import S.A.C. manifestando que: (i) El registro de su marca fue obtenido legalmente, habiéndose cumplido con todos los requisitos exigidos para la obtención de un registro de marca establecidos en el Decreto Legislativo N° 823.
(ii) Ni la empresa Yovi Import S.A.C. ni Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited formularon oposición cuando el signo DS DRAGON y logotipo fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, para acceder a registro.
(iii) La representante legal de su empresa, Encarna Osorio Espinoza, no forma parte desde 1998 de la empresa Importaciones Lady S.R.L. por lo que no la une ningún tipo de vínculo ni relación comercial con la misma.
(iv) El documento presentado por Yovi Import S.A.C. corresponde únicamente a una proforma dirigida a Importaciones Lady S.R.L. mas no a una compra-venta. En todo caso, su empresa jamás ha adquirido mercancía alguna a Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited.
(v) Yovi Import S.A.C. no tiene legítimo interés para deducir la nulidad del registro de su marca, toda vez que, tal como lo señala, la marca DUNHUANG pertenece a la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company Limited, de China.
(vi) Del certificado de registro a nombre de Ningbo Trademark Agency otorgado por la OMPI se advierte que se refiere al registro de la letra D con una letra S invertida, pero no aparecen otros elementos que sí comprende su marca: un logotipo compuesto por dos círculos y con un texto entre ambos círculos y dentro del círculo inferior la denominación DRAGON. Además dicho registro no es vinculante, pues sólo alcanza a los países como Gran Bretaña, Bulgaria; Egipto; Rumania; Federación Rusa, Italia, etc., más no a países de Sudamérica.
4 Con fecha 7 de octubre del 2003, Compañía Universal Dragón S.A.C. reiteró sus argumentos. Asimismo, solicitó se mantenga el mandato de inmovilización de 104 cajas conteniendo 12, 480 conos de hilo.
5 Artículo 103.- Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.
6 Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
7 Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.
8 Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.
9 Franceschelli, Trattato de Diritto Industriale, Vol. I, Milán 1973, p. 28.
10 Le Droit de la Propriété Industrielle, T. I, París 1952, p. 1.
11 Angel López Gómez, El Principio de “la Ex Ubérrima Fides” como criterio inspirador del Derecho de la Propiedad Industrial y del Derecho Mercantil, ADI VIII, 1982, p. 190.
12 Cfr: Angel López Gómez (nota 11), pp. 191 y 192.
13 Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.
14 Art. 6.- “La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.”
15 El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:
La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando: (...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.
16 Al comentar la posibilidad de decretar la nulidad de una solicitud de registro de marca, Otamendi comenta que la Corte Suprema de Justicia Argentina ha aceptado tal posibilidad. Sostiene que no debe olvidarse que una marca puede estar en trámite durante varios años y se pregunta por qué esperar a que se conceda lo que en definitiva ha de ser nulo. Agrega que no hay necesidad de esperar todo ese tiempo permitiendo que la autoridad administrativa continúe con un trámite inútil. Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. Segunda Edición Ampliada y Actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1995, p. 355.
17 Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.
18 Cabe señalar que, en la misma fecha, la accionante remitió otra comunicación a la jefa de la Oficina de Signos Distintivos, en la que sostuvo que su cliente fue Importaciones Lady S.R.L., la cual fue quien registró de mala fe la marca perteneciente a su empresa.
19 Búsquedas efectuadas a través de las páginas www.commerce.com.tw y www.omm.ningbo.gov.cn
20 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355, publicada el 14 de julio de 1998.