RESOLUCIÓN N° 0919-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 167995-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0919-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 167995-2002
ACCIONANTE : HAMBERGER INDUSTRIEWERKE GMBH EMPLAZADA : ALTEK TRADING S.R.LTDA.
Nulidad de Resolución -Nulidad de registro de marca otorgado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Decisión 486 - Mala fe al solicitar el registro de una marca: Existencia
Lima, doce de octubre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 29 de noviembre del 2002, Hamberger Industriewerke GmbH (Alemania) solicitó la nulidad del certificado N° 82001, correspondiente al registro de la marca TRITTY, escrita en letras características, inscrita a favor de Altek Trading S.R.Ltda., para distinguir pisos laminados de vinilo, de la clase 27 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:
(i) Es titular en Alemania y otros países de la marca TRITTY, la misma que goza de reconocido prestigio a nivel internacional, para distinguir suelos laminados o chapados (clase 19) y suelos, revestimiento de suelos y suelos laminados (clase 27).
(ii) El signo cuyo registro pretende anular es confundible con su marca registrada en Alemania y en otros países, toda vez que ambos pertenecen a la clase 27 y están conformados por la misma denominación. Lo anterior acredita que la emplazada registró el referido signo teniendo conocimiento que éste pertenecía a Hamberger Industriewerke GmbH, lo cual pone en evidencia la intención de obstaculizar el ingreso al mercado nacional de los productos genuinos distinguidos con dicho signo.
(iii) No puede atribuirse a la casualidad el hecho que la emplazada haya solicitado y registrado en forma idéntica, ocho de sus marcas inscritas en Alemania (GO, CLICK & GO, TRITTY, HARO), en las mismas clases (19 y 27). Ello demuestra que la emplazada decidió apropiarse en el Perú de sus exitosas marcas, y de esta manera beneficiarse ilegítimamente de una reputación que no le corresponde, lo cual acredita su mala fe.
(iv) Constituye prueba de la obstaculización del ingreso de los productos genuinos distinguidos con la marca TRITTY, el hecho que la emplazada haya enviado una carta notarial a la empresa Cassinelli S.A . -con la cual Hamberger Industriewerke GmbH tenía un contrato- a efectos que ésta deje de comercializar los referidos productos en el Perú.
(v) Por lo expuesto, la emplazada actuó de mala fe al solicitar el registro de la marca materia de nulidad, a sabiendas que su legítimo titular era la empresa Hamberger Industriewerke GmbH.
Adjuntó diversos documentos a efectos de acreditar sus argumentos y citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso de autos. Posteriormente, adjuntó copia de la carta a través de la cual la empresa Cassinelli S.A. les manifiesta su incomodidad al haber sido conminados por la emplazada a no comercializar los productos distinguidos con la marca HARO, y manifestó que tratándose de empresas dedicadas a la comercialización de pisos laminados, la emplazada no puede alegar desconocimiento de sus marcas.
Con fecha 6 de enero del 2003, Hamberger Industriewerke GmbH presentó los certificados correspondientes al registro de las marcas HARO (para distinguir productos de las clases 11, 19, 20 y 27), TRITTY (para distinguir productos de las clases 19 y 27), CLICK & GO (para distinguir productos de las clases 19, 20 y 27) y GO (para distinguir productos de las clases 19 y 27), otorgado por la Oficina Alemana de Patentes y Marcas de la República Federal de Alemania.
Con fecha 6 de marzo del 2003, Altek Trading S.A.C. absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando lo siguiente:
(i) Desde hace algunos años realiza actividades económicas relacionadas con el sector de la construcción, comercializando pisos laminados de vinilo distinguidos con la marca TRITTY, inscrita en las clases 19 y 27 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Según el principio de territorialidad, el hecho que la accionante tenga registrada la marca TRITTY en otros países, no implica que en el Perú deba ser obligatoriamente admitida la nulidad ni que el registro de la misma sea automático.
(iii) A la fecha de solicitud de registro de su marca TRITTY no existía una solicitud de fecha anterior ni un registro a favor de la accionante, por lo que no corresponde analizar el riesgo de confusión, máxime si se tiene en cuenta que la accionante no se encontraba realizando actividades económicas en el país.
(iv) Cassinelli S.A. ha reconocido que la titularidad de la marca de producto HARO le pertenece a su empresa, conforme se aprecia en la comunicación de fecha 14 de octubre del 2002, en la cual manifestó que retirará del mercado los productos que presenten dicha marca.
(v) La accionante no ha demostrado que su empresa tuvo conocimiento que las marcas que registró en el país se encontraban registradas a favor de un tercero en el extranjero. Por tal motivo, la simple afirmación de la accionante, en el sentido que su marca tiene prestigio internacional, no es suficiente para tener en cuenta dicha afirmación.
(vi) A la fecha de solicitud de registro de su marca, la empresa accionante no era conocida ni comercializaba productos en el mercado peruano ni andino.
(vii) La accionante no ha acreditado que la marca de producto TRITTY registrada a su favor en otros países tenga un elevado valor publicitario ni que esta goce de prestigio a nivel mundial.
Con fecha 15 de abril del 2003, Hamberger Industriewerke GmbH presentó como medios probatorios, cartas enviadas por Altek Trading S.R.Ltda y Cassinelli S.A., así como publicidad efectuada por Cassinelli S.A. de pisos laminados distinguidos con la marca HARO en los que consta que estos pisos son fabricados por Hamberger Industriewerke GmbH.
Con fecha 12 de mayo del 2003, Hamberger Industriewerke GmbH presentó diversos documentos, tales como copias de diferentes revistas, a efectos de acreditar la notoriedad de su marca y el conocimiento por parte de la emplazada de la existencia de la misma. Posteriormente, precisó que la emplazada viene actuando de mala fe no sólo contra su empresa, sino también contra otras firmas, tales como Kronotex Fussboden GmbH, de quien copió su marca KRONOTEX, impidiéndole actualmente comercializar sus productos genuinos en el Perú.
Con fecha 6 de junio del 2003, Altek Trading S.R.Ltda manifestó que con las pruebas presentadas por la accionante se pretende acreditar la notoriedad de las marcas HARO y TRITTY, no haciendo mención alguna a las marcas GO ni CLICK & GO. Sin perjuicio de lo anterior, precisó que los documentos presentados no tienen fecha cierta ni es posible determinar su ámbito de difusión.
Con fecha 10 de junio del 2003, Hamberger Industriewerke GmbH presentó en calidad de prueba, un documento -expedido por el presidente de su empresa- mediante el que se deja constancia de los ingresos obtenidos por la venta de sus productos distinguidos con las marcas HARO, TRITTY, GO y CLICK & GO.
Con fecha 14 de julio del 2003, Hamberger Industriewerke GmbH presentó un informe de fecha 31 de diciembre del 2001, referido a la situación y el balance anual de su empresa, con el cual pretende acreditar que ésta se dedica a la producción y comercialización de pisos laminados, teniendo un alto rendimiento en Alemania y en el extranjero.
Con fecha 17 de julio del 2003, Altek Trading S.R.Ltda manifestó que el informe presentado por Hamberger Industriewerke GmbH está referido exclusivamente a la situación comercial y financiera de dicha empresa, por lo que no acredita la extensión del conocimiento de las marcas cuestionadas, en nuestro país ni en el mercado andino.
Con fecha 14 de agosto del 2003, Hamberger Industriewerke GmbH presentó copia de diversas revistas en los idiomas alemán, italiano, inglés y castellano, a fin de acreditar la notoriedad de sus marcas registradas. Precisó que el socio principal de la empresa emplazada es de nacionalidad alemana, por lo que es obvio que tenía conocimiento de la fama de sus marcas y de las posibilidades de importación de los productos genuinos distinguidos con dichas marcas a través de empresas peruanas.
Con fecha 28 de agosto del 2003, Hamberger Industriewerke GmbH presentó copias de diversas Declaraciones Unicas de Importación efectuadas por Altek Trading S.R.Ltda., correspondientes a pisos laminados de fibra de madera WITEX de origen alemán.
Con fecha 29 de setiembre del 2003, Hamberger Industriewerke GmbH señaló que su empresa y Cassinelli S.A. iniciaron tratativas para importar pisos laminados distinguidos con las marcas HARO y TRITTY, desde aproximadamente mayo del 2001.
Con fecha 4 de febrero del 2004, Altek Trading S.R.Ltda. señaló que solicitó en Ecuador el registro de la marca materia de nulidad, para distinguir productos de las clases 19 y 27 de la Nomenclatura Oficial, habiéndose opuesto a dichos registros la accionante. Al respecto, precisó que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual de la Dirección Regional de la Propiedad Industrial de Ecuador, declaró infundadas las oposiciones formuladas por la accionante y, en consecuencia otorgó los registros solicitados por Altek Trading S.R.Ltda. al considerar que, en virtud al principio registral y el de territorialidad, los registros que puedan existir en el extranjero a favor de la accionante, no le otorgan el derecho al uso exclusivo de éstos en Ecuador. Finalmente solicitó se tengan en consideración los preceptos doctrinarios, jurisprudenciales y legales que sustentaron la decisión de la autoridad administrativa ecuatoriana.
Con fecha 10 de marzo de 2004, Hamberger Industriewerke GmbH precisó que la empresa Altek Trading S.R.Ltda. importa al Perú pisos identificados con la marca alemana WITEX. Asimismo, señaló que ésta compitió con su empresa con el propósito que Cassinelli S.A. adquiriese sus productos de origen alemán WITEX. Adjuntó documentos para acreditar sus argumentos.
Mediante Resolución N° 5874-2004/OSD-INDECOPI de fecha 14 de mayo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad. Consideró lo siguiente:
(i) No se tendrán en cuenta las declaraciones juradas presentadas, puesto que se tratan de declaraciones de parte interesada, que no producen convicción sobre la veracidad de la información contenida en dichos documentos.
(ii) Los documentos presentados no son suficientes para acreditar que la marca TRITTY y escritura gozaba de la calidad de notoriamente conocida al momento de otorgarse el registro de la marca objeto de nulidad (23 de julio del 2002).
(iii) Con relación a los certificados de registro de las marcas TRITTY DER LAMINATBODEN y escritura y marcas TRITTY DER LAMINATBODEN y figura de dinosaurio, consideró que éstos demuestran únicamente que dicha marca se encontraba registrada en varios países con anterioridad al momento en el que se otorgó el registro de la marca en cuestión, mas no demuestran que ésta era ampliamente conocida y difundida entre los consumidores del sector pertinente.
(iv) Si bien las revistas publicadas con anterioridad a la fecha de registro de la marca en cuestión constituyen pruebas que acreditan que la marca TRITTY ha sido publicitada y promocionada en distintos países europeos, no lograron acreditar en dicha fecha que ésta gozaba de la calidad de notoriamente conocida.
(v) Si bien la accionante ha acreditado a través de sus diversas marcas, principalmente HARO, tener una importante presencia en el mercado europeo, y que tiene serias pretensiones de incursionar en el mercado sudamericano, en el presente expediente no se ha demostrado que la marca TRITTY y escritura haya sido notoriamente conocida.
(vi) Del análisis de los argumentos expuestos y de las pruebas presentadas se advierte que la emplazada actuó de mala fe al momento de solicitar y obtener el registro de la marca TRITTY y escritura en el Perú (certificado N° 82001), para distinguir productos de la clase 27 de la Nomenclatura Oficial, puesto que con anterioridad al registro de dicha marca, la accionante ostentaba derechos sobre un signo muy similar en Alemania.
(vii) Dada la estrecha semejanza fonética y gráfica existente entre los signos en conflicto -más aun tratándose de un término de fantasía-, así como el hecho que la emplazada se encuentra en el mismo rubro económico y comercial que la empresa accionante, es razonable presumir que la empresa Altek Trading S.R.Ltda. sí tenía conocimiento de la existencia de la marca TRITTY antes de solicitarla a registro, habiendo presentado su solicitud con la finalidad de impedir el ingreso a nuestro país de los productos genuinos identificados con dicha marca, eliminando así un potencial competidor.
(viii) Si bien la carta notarial de fecha 5 de octubre del 2002 cursada por Altek Trading S.R.Ltda. a Cassinelli S.A. conminándola a cesar el uso de la marca HARO constituye el ejercicio regular de un derecho, dicho hecho revela la conducta desleal de la emplazada, que conociendo la importancia de la firma accionante en el mercado de pisos laminados, registró como suya en el Perú la marca HARO registrada en Alemania, a favor de la accionante.
(ix) Dada las características peculiares de la marca TRITTY, no puede atribuirse a una simple casualidad el hecho que la emplazada haya registrado en nuestro país, precisamente la misma marca, para distinguir exactamente los mismos productos, más aun cuando la empresa accionante tiene una importante presencia en el mercado europeo y pretensiones de incursionar en el mercado sudamericano.
(x) No se puede permitir que la emplazada reproduzca en forma parasitaria e indiscriminadamente marcas extranjeras registradas y posicionadas pertenecientes a terceros.
(xi) La conducta antes descrita resulta una práctica recurrente de la emplazada.
Con fecha 8 de junio del 2004, Altek Trading S.R.L.tda. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Asimismo, señaló lo siguiente:
(i) La Oficina de Signos Distintivos se contradice en sus fundamentos, puesto que señala en primer lugar que -para determinar la existencia de mala fe- no basta que la marca haya sido registrada en el extranjero con anterioridad, para luego indicar que uno de los indicios que determina la mala fe es la semejanza de los signos de ambas empresas.
(ii) La resolución impugnada señala que la semejanza existente entre los signos en cuestión constituye un indicio del conocimiento de la marca TRITTY, por parte de la emplazada con anterioridad a su registro en el Perú, no teniendo en cuenta que para acreditar una supuesta mala fe, ésta debe ser probada fehacientemente y no sólo deducida.
(iii) De las pruebas presentadas (factura comercial, documento expedido por DHL y diversas comunicaciones vía correo electrónico) queda acreditado que a la fecha de solicitud e incluso de otorgamiento del registro de la marca TRITTY en el Perú, la accionante no tenía la intención de incursionar con sus productos TRITTY en el mercado nacional o andino.
Con fecha 13 de julio del 2004, Hamberger Industriewerke GmbH absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos respecto a la presunta mala fe de la emplazada. Asimismo, manifestó que la emplazada no sólo es una importadora de los productos WITEX, sino que además es representante en el Perú de la empresa alemana titular de dicha marca.
Con fecha 3 de agosto del 2004, Altek Trading S.R.L.tda. solicitó el uso de la palabra.
Mediante proveído de fecha 11 de agosto del 2004, la Sala de Propiedad Intelectual denegó el uso de la palabra solicitado por Altek Trading S.R.Ltda.
Con fecha 24 de agosto del 2004, Altek Trading S.R.L.tda. reiteró su solicitud a fin que se le conceda el uso de la palabra. Asimismo, solicitó la nulidad de la resolución contra la que interpuso recurso de apelación por considerar que la Oficina de Signos Distintivos presumió sin prueba fehaciente que actuó de manera ilegítima al momento de obtener el registro de la marca cuestionada. Por tal motivo, consideró que el referido acto administrativo se encuentra incurso en la causal de nulidad prevista en el artículo 10.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
Mediante proveído de fecha 25 de agosto del 2004, la Sala de Propiedad Intelectual, en atención a la solicitud de uso de la palabra de Altek Trading S.R.L.tda. estableció: “Estése a lo resuelto mediante proveído de fecha 11 de agosto del 2004”.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar: a) Si la Oficina de Signos Distintivos incurrió en alguna causal de nulidad al expedir la Resolución N° 5874-2004/OSD-INDECOPI de fecha 14 de mayo del 2004. b) De ser el caso, si el registro de la marca de producto TRITTY escrita en letras características, se obtuvo de mala fe.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Altek Trading S.R.Ltda. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la denominación TRITTY escrita en letras características, conforme al modelo, que distingue pisos laminados de vinilo, de la clase 27 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con fecha 23 de julio del 2002, con certificado N° 82001, vigente hasta el 23 de julio del 2012.
b) Hamberger Industriewerke GmbH es titular en Alemania, de la marca TRITTY, conforme al modelo, que distingue productos comprendidos en las clases 19 y 27 de la Nomenclatura Oficial, solicitada con fecha 21 de febrero de 1994 y registrada con certificado Nº 2 084 874 (fojas 160 y 161), vigente hasta el 14 de noviembre del 2014.
2. Nulidad del acto administrativo
2.1 Marco legal
El artículo 10 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 141.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.
Asimismo, el artículo 11.22 de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto.
De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.
2.2 Aplicación al caso
Conforme se desprende de los antecedentes, Altek Trading S.R.Ltda. solicitó la nulidad de la resolución contra la que interpuso recurso de apelación, por considerar que la Oficina de Signos Distintivos presumió sin prueba fehaciente que Altek Trading S.R.Ltda. actuó de manera ilegítima al momento de obtener el registro de la marca cuestionada. Por tal motivo, consideró que el referido acto administrativo se encuentra incurso en la causal de nulidad prevista en el artículo 10.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
Sobre el particular, se precisa que revisando la página 15 de dicha resolución es posible advertir que la Oficina de Signos Distintivos señaló expresamente que “(…) la autoridad administrativa no debe amparar comportamientos contrarios a la buena fe comercial ni tolerar flagrantes conductas que atenten contra el correcto funcionamiento del mercado”. En ese sentido, procedió a “analizar los argumentos de las partes, así como los medios probatorios en que se sustentan sus afirmaciones”, análisis del cual concluyó que la emplazada actuó con mala fe al momento de solicitar y obtener el registro de la marca en cuestión.
A mayor abundamiento, es pertinente señalar que la Oficina de Signos Distintivos valoró y señaló lo siguiente respecto a los medios de prueba presentados durante el procedimiento:
“(…) Con los certificados presentados por la accionante ha quedado demostrado que, con anterioridad a la solicitud y registro de la marca HARO y escritura en el Perú, la accionante ostentaba derechos sobre un signo idéntico al cuestionado en diversos países del mundo.
Las declaraciones únicas de importación, los diversos catálogos promocionando la marca WITEX, y, la información obtenida de la página web www.new- ventures.org/opportunities.investors.geanv.html , acreditan fehacientemente que por lo menos desde el 25 de enero del 2001, fecha anterior a la presentación de la marca cuestionada, la empresa emplazada se dedica a la importación desde Alemania de pisos laminados y similares identificados con la marca WITEX, y además tiene la representación en el Perú de la empresa alemana WITEX, la misma que tiene una importante presencia en el comercio mundial de suelos laminados. Lo antes expuesto, demuestra categóricamente que la empresa emplazada, al momento de solicitar la marca cuestionada, tenía perfecto conocimiento del mercado, mundial y principalmente alemán, correspondiente al sector de pisos laminados y por ende conocía la existencia de la empresa accionante y de sus marcas.
Los siguientes medios probatorios: (i) la declaración jurada de Gladys Perez-Egaña Loli, Gerente de Compras Internacionales de Cassinelli S.A. y principalmente sus anexos; (ii) la carta de fecha 9 de octubre de 2002 enviada por Cassinelli S.A. a Hamberger Industriewerke Gmbh, manifestando su incomodidad por haber sido conminados por Altek Trading S.R.Ltda. a no comercializar los productos de la marca HARO; y, (iii) la copia del material publicitario difundido en nuestro país, elaborado por Cassinelli S.A. ofertando los pisos laminados de marca HARO y precisando que se trata de pisos importados de Alemania, acreditan que la firma accionante deseaba ingresar al mercado peruano -de hecho ingresó-, a través de la empresa Cassinelli S.A., con sus pisos laminados de marca HARO, lo cual lo convierte en un competidor de la empresa emplazada, sino directo, cuando menos potencial (…)”.
Por lo expuesto, la Oficina de Signos Distintivos estableció que “(…) no puede consentir que la empresa emplazada, en forma parasitaria, reproduzca indiscriminadamente marcas extranjeras y posicionadas de propiedad de terceros y las registre a su favor en nuestro país. Aceptar lo contrario, significaría validar un comportamiento desleal y alentar conductas que atenten contra la buena fe comercial, más aún, si en el presente caso, la conducta antes descrita resulta una practica recurrente de la empresa emplazada, quien en forma reiterada ha pretendido y alcanzado el registro de marcas extranjeras, principalmente de propiedad de firmas alemanas, para distinguir pisos laminados pertenecientes a las clases 19 y 27 de la Clasificación Internacional”.
En base a lo anterior, se establece, contrariamente a lo sostenido por la emplazada, que la Oficina de Signos Distintivos actuó teniendo en cuenta el principio del debido procedimiento3 consagrado en el artículo IV, inciso 1.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General y motivando expresamente su decisión, conforme a lo establecido en el artículo 6.1 de dicha Ley4.
En consecuencia, la Oficina de Signos Distintivos no incurrió en alguna de las causales de nulidad previstas por el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General al expedir la Resolución N° 5874-2004/OSD-INDECOPI de fecha 14 de mayo del 2004.
3. Nulidad del registro de una marca
3.1 Determinación de la norma aplicable
La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, puesto que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca.
En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución5.
Es conveniente precisar que, de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, si en la nueva norma hubiese desaparecido una causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no será aplicable y no podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal6.
Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad. Por tal motivo, habiéndose iniciado la presente acción con fecha 29 de noviembre del 2002, esto es, con posterioridad a la fecha en la que entró en vigor la Decisión 486 (1º de diciembre del 2000), la norma aplicable a la parte procedimental del presente caso es la referida Decisión.
Asimismo, teniendo en cuenta que el registro en cuestión fue otorgado el 23 de julio del 2002, esto es, durante la vigencia de la Decisión 486, la nulidad solicitada se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en dicha Decisión.
3.2 Causales de nulidad
De la revisión de lo actuado durante el desarrollo del procedimiento, se advierte que la nulidad solicitada por Hamberger Industriewerke GmbH se sustenta en la presunta mala fe con la que habría actuado Altek Trading S.R.Ltda. al solicitar y obtener el registro de la marca TRITTY escrita en letras características.
Por tal razón, la accionante considera que dicho registro se encuentra incurso en la causal de nulidad sobre mala fe prevista en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486.
4. Mala fe invocada
4.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe
La buena fe es lo que se ha llamado un standard jurídico, es decir, un modelo de conducta social o una conducta socialmente considerada como arquetipo, o también una conducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo ético dado. El ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico.
Lo que se aspira a conseguir con el principio de buena fe es que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones se produzca conforme a una serie de principios que la conciencia jurídica considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el legislador, ni establecidos por la costumbre, principios que están implícitos o deben estarlo en el ordenamiento positivo.
4.2 Clasificación de la buena fe
Aunque el concepto de buena fe es único en el sentido de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva, clasificación que responde en buena cuenta a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad7.
Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia de no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.
Además, se requiere que la situación jurídica sobre la que recae la buena fe subjetiva no sea contraria a las normas rectoras del principio del orden público. Sin embargo, cabe señalar que no todo interés público merece la primacía sobre principios tan importantes para la vida de la comunidad como la buena fe. Sólo un interés jurídico específico para la seguridad del tráfico jurídico y de la administración de justicia puede justificar no ser modificado por el principio de la buena fe. Es por ello que el principio de buena fe tiene carácter general y amerita una solución específica en cada caso concreto.
Como consecuencia de esta escala de valores en la cual el principio de orden público limita la actuación del principio de la buena fe, es que los ordenamientos jurídicos modernos han optado simplemente por establecer una regulación orientada hacia el tratamiento -en sentido negativo- de la buena fe, especificando de manera objetiva las conductas que no son aceptadas en el tráfico mercantil porque se consideran que atentan contra el principio de orden público. De esta manera, la subjetividad sobre la que descansa el principio de la buena fe subjetiva ha sido dejada de lado por la tipicidad y regulación (objetivización) de determinadas conductas específicas.
La primacía del principio de orden público sobre el de la buena fe subjetiva se encuentra reflejado claramente en el último párrafo del artículo 11 del Decreto Legislativo 823, disposición que ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil8. La exclusión de este artículo implica que aunque el adquirente de un derecho de propiedad intelectual haya obrado de buena fe, en tanto creía erróneamente (basado en la inexactitud del registro) que el enajenante del derecho poseía facultades de disposición, la invalidez del derecho de propiedad industrial determinará la nulidad del acto jurídico.
4.3 El rol de la buena fe en el sistema competitivo
a) Consideraciones generales
La buena fe constituye un principio cuya observancia es general para cualquier relación jurídica, pero en el campo del derecho industrial se manifiesta con un mayor grado de exigencia, en la medida que la actuación de la Administración en este campo se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.
Para comprender a cabalidad el concepto de la buena fe es necesario relacionarlo con el fenómeno de la competencia económica y las diversas ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.
La estrecha vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta de manifiesto por la doctrina9, hasta el punto de decirse que la competencia es el tejido que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier10 la Teoría de la Propiedad Industrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de la existencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signos distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica privilegiada o exclusiva que ha de ser respetada por los competidores.
La doctrina española señala que “ el derecho industrial se orienta a satisfacer un doble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la concesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrollo de la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las que impiden la competencia misma.11
Al respecto debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben hacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Presupuesto de esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad y honestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza recíproca, sin la cual sería imposible mantener la seguridad jurídica exigida para la fluidez de las transacciones mercantiles12.
Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.
Dentro de ese esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores.
El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral, sino además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.
El Tribunal Andino ha señalado en los Procesos 96-IP-2002 y 65-IP-2004, que: "La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.
En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella (…)."
En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser, dependiendo en el momento en el que se produzca, o bien desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro o bien denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 o bien sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.
En el campo de la propiedad industrial, no cabe duda que el principio del orden público ostenta una absoluta supremacía sobre el principio de la buena fe subjetiva, en la medida que, conforme se ha mencionado, su materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los del público de los consumidores. Es por ello que tanto la Decisión 486 como el Decreto Legislativo 823 no sólo restringen el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas al registro, sino que también regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el orden público a través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.
b) La mala fe en la etapa pre y post registral
En nuestra ley de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.
En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero13. En estos casos la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.
Cabe precisar que el supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo, por lo que para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que al no haber una causal de prohibición no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos - no debe olvidarse que durante la etapa pre-registral la actuación de la Administración debe orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.
Por ello, debe tenerse en consideración que al haber impuesto el artículo 614 del Decreto Legislativo 823 la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá, en forma análoga al procedimiento de nulidad.
Con relación a la etapa post-registral, cabe señalar que el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe ni siquiera a título ejemplificativo, como sí lo hacía la Decisión 34415, que conductas por ser reprobables objetivamente (ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia) constituyen actos de mala fe16.
La enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente, debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto.
Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno a la aplicación de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos generales, siguiendo a lo establecido en el derecho comparado17, que incurre en mala fe quien en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97, que "para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales."
Asimismo, señala que "se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo."
4.4 Medios probatorios
De la revisión del expediente, se aprecia que la accionante presentó los siguientes medios de prueba, que también fueron presentados en el Expediente Nº 167717-2002 (sobre nulidad de registro de la marca HARO, escrita en letras características) , con la finalidad de acreditar la presunta mala fe en la que habría incurrido la emplazada al solicitar el registro de la marca en cuestión:
- Copia de la carta notarial de fecha 5 de octubre del 2002, mediante la cual los abogados de Altek Trading S.R.Ltda. requirieron a Cassinelli S.A. a fin que deje de usar la marca HARO.
- Copia de los certificados correspondientes al registro en Alemania de las marcas HARO (N° 2 040 572), TRITTY (N° 2 084 874), GO (N° 395 42 091) y CLICK & GO (N° 399 77 852) inscritas a favor de Hamberger Industriewerke GmbH.
- Copia de la carta de fecha 9 de octubre del 2002, mediante la cual Cassinelli S.A. expresó a Hamberger Industriewerke GmbH su incomodidad por haber sido requeridos por Altek Trading S.R.Ltda. a fin que deje de usar la marca HARO.
- Copia del material publicitario elaborado por Cassinelli S.A. a fin de promocionar los pisos laminados distinguidos con la marca HARO. Se precisa que en parte de dicho material se especifica que dichos pisos son importados de Alemania.
- Copia de las revistas HARO HARDWOOD FLOOR (publicada en idioma inglés), HARO TRITTY - HARO PARQUET (publicada en los idiomas italiano, castellano, alemán, francés en los años 2002 y 2003), HARO PARQUET (publicada en el año 2000, con ocasión de los 50 años del Parquet Haro), HARO LIVIND TREND (edición 2001/2002), ABECEDARIO PARA EL CUIDADO DEL PARQUET HARO CON BIOTEC (en la cual se consignan las instrucciones para mantener el parquet distinguido con las marcas HARO PARQUET, HARO FURNETT y HARO CORKETT), HARO FURNETT.
- Copia de cuatro folletos (publicados en idioma alemán y en los que se hace referencia a los pegamentos para los pisos de madera HARO PARQUET, HARO TRITTY, HARO FURNETT y HARO CORKETT.
- Copia de la Ficha Registral correspondiente a la empresa Altek Trading S.R.Ltda., en la cual figura Detlef Wolfgang Mauer, de nacionalidad alemana, como gerente general de dicha empresa.
- Copia de las Declaraciones Únicas de Importación N° 35213, 13872, 5628, 134068, 113316, 93104, 59377, 55670, 53228, 9213, 5603 y 40706, en las cuales se consignan pisos laminados distinguidos con la marca WITEX, importados por Altek Trading S.R.Ltda. desde Alemania.
- Impresiones correspondientes a la página web www.witex.com .
- Copia del catálogo ¡SENTIRSE SIMPLEMENTE BIEN!, mediante el que se promocionan los pisos laminados distinguidos con la marca WITEX, y en cuya contraportada aparece el logotipo correspondiente a la empresa ALTEK.
- Impresiones en el idioma inglés, correspondientes a la página web www.new- ventures.org/opportunities.investors.geanv.html ..
- Copia de la constancia mediante la cual Peter Hamberger, Presidente de Hamberger Industriewerke Gmbh, hace constar las cantidades producidas y operaciones comerciales relacionadas con las marcas HARO, TRITTY, GO de los años 1997 al 2002.
- Copia del documento mediante el cual Gladys Perez-Egaña Loli, gerente de compras Internacionales de Cassinelli S.A., declara bajo juramento que las empresas Hamberger Industriewerke GmbH y Cassinelli S.A. iniciaron tratativas para importar al Perú los productos distinguidos con las marcas HARO y TRITTY, por lo menos desde mayo del 2001.
- Copia de la factura comercial de fecha 17 de mayo del 2001, expedida por Hamberger Industriewerke GmbH a favor de Cassinelli S.A., por concepto de muestras de piso laminado y catálogos.
- Copia del documento expedido por DHL Worldwide Express de fecha 17 de mayo de 2001, por el envío de muestras y catálogos.
- Copia del correo electrónico de fecha 4 de diciembre del 2001, enviado por Gonzalo Belmont, gerente general de Cassinelli S.A. a Jorge Céspedes, subgerente, y Gladys Pérez Egaña, gerente de compras Internacionales de dicha empresa, en el cual les informaba sobre las negociaciones realizadas con Hamberger Industriewerke GmbH.
- Copia de diversos correos electrónicos cursados entre empleados de la empresa Cassinelli S.A. y María Pía Arce, empleada de Hamberger Industriewerke GmbH entre el mes de diciembre del 2001 y abril del 2002.
- Copia de la tarjeta de presentación de Ana Arakaki, representante de ventas de Altek Trading S.R.L.
- Copias de tres catálogos titulados VIVIR SIN LÍMITES, mediante el que se promocionan los pisos laminados distinguidos con la marca WITEX, y en cuya contraportada aparece el logotipo correspondiente a la empresa ALTEK.
- Copia del catálogo ¡SENTIRSE SIMPLEMENTE BIEN!, con el cual se promocionan los productos marca WITEX, y en cuya contraportada aparece el sticker con la marca ALTEK.
- Copia de la carta de fecha 5 de abril del 2002, mediante la cual Bautec Trading S.R.L. informa a la empresa Cassinelli S.A. que los productos WITEX serían embarcados desde Alemania, así como la fecha de pago de dichos productos.
- Copia del escrito de nulidad del certificado N° 78922 de fecha 5 de marzo del 2004, correspondiente a la marca KRONO KRONOTEX y diseño, clase 27, iniciado por Kronotex Gmbh & Co. Kg. contra Altek Trading S.R.Ltda.
- Copia del escrito de fecha 5 de marzo del 2004, mediante el cual Kronotex Gmbh & Co. Kg. solicitó la nulidad del certificado N° 68711, correspondiente al registro de la marca KRONOTEX KRONO, inscrita a favor de Altek Trading S.R.Ltda., para distinguir productos de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial.
- Copia del escrito de fecha 24 de marzo del 2003, mediante el cual Altek Trading S.R.Ltda. interpuso denuncia contra Triplex Inversiones S.A., por el uso no autorizado de su marca KRONOTEX y logotipo, registrada en las clases 19 y 27 de la Nomenclatura Oficial.
4.5 Análisis del caso
Valorados los medios de prueba referidos en el punto anterior, se concluye lo siguiente:
(i) El certificado Nº 2 084 874, correspondiente al registro -en Alemania- de la marca TRITTY, conforme al modelo, acredita que este signo fue inscrito en dicho país por la accionante el 14 de noviembre de 1994, esto es, aproximadamente ocho años antes a la fecha en la que Altek Trading S.R.Ltda. solicitó (26 de abril del 2002) y obtuvo el registro (23 de julio del 2002) de la marca en cuestión en el Perú.
(ii) Conforme se puede apreciar a continuación, la marca en cuestión registrada en el Perú a favor de la emplazada, así como la marca de la accionante registrada en Alemania están constituidas por una denominación idéntica (TRITTY), la cual es arbitraria respecto a los productos que distinguen.
Marca registrada en el Perú Marca registrada en Alemania
(iii) Las diversas revistas y folletos publicitarios, así como la información contable relacionada con las ventas efectuadas por la accionante, permiten apreciar el uso de la marca TRITTY, para distinguir productos idénticos a los que distingue la marca en cuestión (pisos laminados).
(iv) Existen pruebas que permiten presumir que el registro de la marca en cuestión fue obtenido con la finalidad de entorpecer el ingreso de los productos de la accionante en el mercado local, tales como la carta mediante la cual los representantes de Altek Trading S.R.Ltda. requirieron a Cassinelli S.A. para que se abstenga de usar la marca HARO (lo cual implicaba el cese de uso del signo HARO TRITTY, para distinguir los pisos laminados que aparecen en los folletos publicitarios de Cassinelli S.A.) , así como la carta a través de la cual Cassinelli S.A. manifestó a la empresa accionante que habiéndose registrado la marca HARO en letras características a favor de Altek Trading S.R.Ltda. se anulaba la posibilidad de la comercialización de los pisos HARO (incluidos los pisos HARO TRITTY) en Lima y en el resto del país, lo cual le perjudicaba económicamente, puesto que tenía que retirar los productos HARO de todas sus tiendas.
(v) En virtud de lo anterior, existen indicios suficientes que acreditan que Altek Trading S.R.L. actúo de mala fe al solicitar el registro de la marca TRITTY, no obstante tener conocimiento que este signo identificaba los productos de la accionante.
(vi) Finalmente, se ha verificado que mediante Resoluciones Nº 1050-2003/TPI-INDECOPI18 y 1051-2003/TPI-INDECOPI19 de fecha 2 de octubre del 2003, 1348-2003/TPI-INDECOPI20 de fecha 1º de diciembre del 2003, 524-2004/TPI-INDECOPI21 y 536-2004/TPI-INDECOPI22 de fecha 11 de junio del 2004, esta Sala determinó que Altek Trading S.R.Ltda., esto es, la misma empresa que solicitó y obtuvo el registro de la marca HARO, escrita en letras características, actuó de mala fe al solicitar el registro de las marcas QUICK STEP y logotipo, MEISTER y logotipo y BHK y logotipo, respectivamente, para distinguir pisos laminados.
5. Conclusión
En atención a las consideraciones expuestas, se determina que el registro de la marca TRITTY escrita en letras características fue efectuado de mala fe, por lo que se encuentra incurso en la causal prevista en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, correspondiendo amparar la solicitud de nulidad presentada por Hamberger Industriewerke GmbH.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 5874-2004/OSD-INDECOPI de fecha 14 de mayo del 2004 y, en consecuencia, declarar FUNDADA la solicitud de nulidad presentada por Hamberger Industriewerke GmbH contra el registro de la marca TRITTY escrita en letras características, inscrita con certificado N° 82001 a favor de Altek Trading S.R.Ltda., para distinguir pisos laminados de vinilo, de la clase 27 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz Nájar, Tomás Unger Golsztyn y Juan Francisco Rojas Leo.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Artículo 14.- Conservación del acto
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.
14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.
14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la
decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado.
14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.
14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial.
14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.
2 Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad
11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.
11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.
11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.
3 Principio que comprende, entre otros, el derecho a presentar material probatorio y a exigir que la administración produzca y actúe los ofrecidos por el administrado. En: Morón Urbina, Comentarios a la Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General, Lima 2001, p. 29.
4 Artículo 6.1.- La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.
5 Artículo 103 de la Constitución.- Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.
6 Cabe mencionar que la Sala ya se venía pronunciando en ese sentido, conforme se aprecia en la Resolución Nº 076-1998/TPI-INDECOPI del 30 de enero de 1998, recaída en el expediente Nº 247514, en el cual United Biscuits (UK) Limited solicitó el registro de la marca PENGUIN para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, el mismo que fue observado por Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda., argumentando que el signo solicitado es la traducción de su marca PINGÜINO. La Sala determinó que la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823, normas aplicables al caso -a diferencia del derogado Decreto Ley 26017- no establecían de manera expresa la prohibición del registro de los signos que constituyeran la traducción de una marca registrada, sino que consagraban el criterio de la confundibilidad de signos como causal de prohibición absoluta al registro de marcas, debiendo dicha confusión ser determinada en función a la apreciación en conjunto de los signos en cuestión. La Sala precisó que aun en el supuesto en que el Decreto Ley 26017 estuviese vigente y por tanto se encontrasen prohibidos de registro los signos que constituyan la traducción de una marca registrada, dicha disposición no sería aplicable, toda vez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 344, ya que al contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas - entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro de traducciones de marcas registradas - las mismas no podían ser ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales.
7 Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.
8 Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.
9 Franceschelli, Trattato de Diritto Industriale, Vol. I, Milán 1973, p. 28.
10 Le Droit de la Propriété Industrielle, T. I, París 1952, p. 1.
11 Angel López Gómez, El Principio de “la Ex Ubérrima Fides” como criterio inspirador del Derecho de la Propiedad Industrial y del Derecho Mercantil, ADI VIII, 1982, p. 190.
12 Cfr: Angel López Gómez, El Principio de “la Ex Ubérrima Fides” como criterio inspirador del Derecho de la Propiedad Industrial y del Derecho Mercantil, ob. cit. pp. 191 y 192.
13 Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.
14 Art. 6.- “La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.”
15 El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:
La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando: (...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.
16 Al comentar la posibilidad de decretar la nulidad de una solicitud de registro de marca, Otamendi comenta que la Corte Suprema de Justicia Argentina ha aceptado tal posibilidad. Sostiene que no debe olvidarse que una marca puede estar en trámite durante varios años y se pregunta por qué esperar a que se conceda lo que en definitiva ha de ser nulo. Agrega que no hay necesidad de esperar todo ese tiempo permitiendo que la autoridad administrativa continúe con un trámite inútil. Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. Segunda Edición Ampliada y Actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1995, p. 355.
17 Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.
18 Emitida en el expediente Nº 146226-2002.
19 Emitida en el expediente Nº 146227-2002.
20 Emitida en el expediente Nº 146241-2002.
21 Emitida en el expediente Nº 146242-2002.
22 Emitida en el expediente Nº 146243-2002.