RESOLUCIÓN N° 0907-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 195179-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0907-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 195179-2003
SOLICITANTE : MONEY EXPRESS S.A. OPOSITORA : GRUPO ELEKTRA S.A. DE C.V.
(antes Elektra del Milenio S.A. de C.V.)
Distintividad del signo solicitado – Determinación del riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, seis de octubre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 7 de noviembre del 2003, Money Express S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación MONEY EXPRESS TRANSACCIONES INTERNACIONALES escrita en letras características y la figura de tres triángulos superpuestos, en la combinación de colores amarillo, azul y negro; conforme al modelo, para distinguir servicios de negocios monetarios, agencias de cambio de monedas, travel check, transferencias de dinero y actividades financieras, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 19 de enero del 2004, Elektra del Milenio S.A. de C.V. (México) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca DINERO EXPRESS y logotipo (certificado N° 14095), que distingue servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, entre los cuales se encuentran comprendidos los servicios que pretende distinguir el signo solicitado.
(ii) El elemento más relevante de su marca registrada lo constituye el aspecto denominativo conformado por la denominación DINERO EXPRESS, toda vez que sus elementos gráficos tienen esencialmente una función ornamental de carácter secundario, siendo que la figura de un rayo evoca la idea de rapidez y, por lo tanto, refuerza el mensaje contenido en la expresión DINERO EXPRESS.
(iii) El elemento más relevante del signo solicitado lo constituye la denominación MONEY EXPRESS, ya que la denominación TRANSACCIONES INTERNACIONALES es descriptiva de los servicios que pretende distinguir el signo solicitado, y la figura de tres triángulos evoca la figura de un rayo.
(iv) Los signos en conflicto pueden inducir a confusión al consumidor, ya que los términos MONEY y DINERO tienen el mismo significado, y en ambos casos se encuentran seguidos de la palabra EXPRESS. Además, en ambos casos, las denominaciones se encuentran escritas con la letra inicial en mayúscula y las siguientes letras en minúscula, y el término EXPRESS en ambos casos aparece en itálicas (ligeramente inclinadas hacia la derecha). Adicionalmente, en ambos signos, se aprecia una figura estilizada que evoca la imagen de un rayo.
(v) Por lo expuesto, son de aplicación los incisos a) y d) del artículo 136 de la Decisión 486.
Con fecha 8 de marzo del 2004, Money Express S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando que:
(i) Los términos MONEY, EXPRESS y DINERO se encuentran incluidos en diversas marcas registradas a favor de distintos titulares, para distinguir servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, por lo que constituyen términos de uso común.
(ii) Si bien la oposición se fundamenta en el registro de la marca DINERO EXPRESS, la cual distingue diversos servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, ello es sólo a modo referencial, puesto que, en realidad, la opositora sólo se dedica al giro de transacciones nacionales, conforme se desprende de su propaganda y afiches publicitarios.
(iii) No existen rasgos semejantes entre los signos en cuestión, por cuanto el elemento más relevante en el signo solicitado lo constituyen los términos MONEY EXPRESS - dada su disposición y tamaño con relación a los términos TRANSACCIONES INTERNACIONALES - y si bien los signos en cuestión incluyen en su conformación el término EXPRESS, ello no determina que sean confundibles debido a que dicho término forma parte de otras marcas registradas a favor de terceros.
(iv) Desde el punto de vista gráfico, los signos en cuestión presentan una tipografía distinta, ya que la marca registrada presenta dos párrafos con letras características y elementos gráficos que, no obstante ser complementarios, contribuyen a su diferenciación con el signo solicitado.
(v) Desde el punto de vista fonético y conceptual, los signos en cuestión son diferentes, toda vez que los términos MONEY y DINERO tienen, además de la diferenciación idiomática, conceptos distintos debido a que en el idioma español el término DINERO tiene más acepciones que el término MONEY del idioma inglés.
Mediante Resolución N° 8066-2004/OSD-INDECOPI de fecha 5 de julio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Si bien la opositora alega que el signo solicitado carece del requisito de distintividad, se ha podido verificar que los argumentos de dicha empresa están dirigidos en realidad a sustentar el eventual riesgo de confusión existente entre los signos en conflicto. Sin perjuicio de ello, el signo solicitado reúne el requisito de distintividad, ya que constituye un conjunto marcario susceptible de interactuar en el tráfico mercantil como signo distintivo de los servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir, por lo que no incurre en la prohibición de registro del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.
(ii) Los signos en conflicto presentan semejanzas gramaticales y conceptuales, toda vez que se encuentran conformados por una misma cantidad de términos, coincidiendo en su término final EXPRESS, el cual en el signo solicitado se encuentra antecedido por el término MONEY, que es percibido por el consumidor como la traducción al idioma inglés del término DINERO, que conforma la marca registrada. Por lo tanto, su coexistencia podría inducir al consumidor a creer que tienen la misma procedencia empresarial.
(iii) Por otro lado, la opositora no ha acreditado que la solicitante haya sido representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por su empresa, por lo que no resulta de aplicación la prohibición de registro contenida en el inciso d) del artículo 136 de la Decisión 486 1 .
Con fecha 27 de julio del 2004, Money Express S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó lo siguiente:
(i) Si bien existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos en cuestión, las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales existentes entre dichos signos determinan que no exista riesgo de confusión entre éstos.
(ii) Ambas empresas tienen un público cautivo, concurrente y plenamente identificado con el servicio que prestan en cada uno de sus establecimientos, como es el caso de la empresa ELEKTRA, que presta dicho servicio sólo en sus locales, por lo que su marca se encuentra estrechamente ligada a su razón social.
Con fecha 23 de agosto del 2004, Grupo Elektra S.A. de C.V. absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:
(i) Mediante Resolución N° 007434-2004/OSD-RA del 15 de julio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos otorgó la transferencia del registro de la marca DINERO EXPRESS y logotipo a favor de Grupo Elektra S.A. de C.V., por lo que esta empresa sustituye a Elektra del Milenio S.A. de C.V. en la posición procesal de opositor en el presente procedimiento.
(ii) Si bien en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial existen registradas diversas marcas que incluyen en su conformación los términos MONEY, DINERO y EXPRESS, todas ellas presentan elementos adicionales que las hacen inconfundibles con la marca registrada, no consistiendo ninguna de ellas en la traducción literal de su marca registrada, como es el caso del signo solicitado.
(iii) El argumento de la opositora respecto a que su marca de servicio se encuentra estrechamente ligada a su razón social deberá ser desestimado, toda vez que los signos distintivos constituyen bienes inmateriales independientes, los cuales no se encuentran ligados a una razón social.
(iii) El argumento vertido por la solicitante respecto a que la palabra DINERO tiene más acepciones y que existen otras formas en castellano de referirse a ella, tiene como propósito confundir a la autoridad, ya que la palabra DINERO tiene como traducción MONEY en el idioma inglés, lo cual es conocido de manera generalizada por los consumidores nacionales.
Citó extractos de resoluciones que consideró aplicables al caso, referidos al conocimiento y uso de expresiones en idiomas distintos al español.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar: a) Si el signo solicitado MONEY EXPRESS TRANSACCIONES INTERNACIONALES y logotipo cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por Ley.
b) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MONEY EXPRESS TRANSACCIONES INTERNACIONALES y logotipo y la marca registrada DINERO EXPRESS y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Grupo Elektra S.A. de C.V. es titular de la marca de servicio constituida por la denominación DINERO EXPRESS escrita en su forma característica, la figura estilizada de un rayo y la letra E inicial de la palabra EXPRESS que presenta unas prolongaciones a modo de rayos horizontales que decrecen; conforme al modelo, sin reivindicar colores, que distingue seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios, transferencia de dinero locales y/o internacionales y demás servicios, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 14095, vigente desde el 30 de marzo de 1998 hasta el 30 de marzo del 2008.
b) Existen registradas, en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, diversas marcas que incluyen en su conformación los términos:
MONEY: MONEY MARKET y logotipo, WHERE MONEY LIVES, TRAVELMONEY, SURE MONEY, SUPER MONEY MARKET.
EXPRESS: LATIN EXPRESS y logotipo, BBVA EXPRESS, CITIEXPRESS, POLAR
EXPRESS, AMERICAN EXPRESS y logotipo, E*TRADE EXPRESS, SANTANDER
EXPRESS, SANTANDER EXPRESS 24 HORAS.
2. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado
2.1 Denominaciones descriptivas
Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto, no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.
El artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP-2000 2 y 49-IP-2000 3 - interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere -, no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo, por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable con relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.
Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.
Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
De otro lado, dentro de la categoría de los términos descriptivos, pueden incluirse los adjetivos calificativos y las palabras o expresiones laudatorias que elogian o califican en forma específica a los productos o servicios que pretende distinguir.
Conforme lo expresa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 27-IP-95 4 - el cual es relevante porque interpreta al artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, similar al artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 -, los adjetivos calificativos pueden registrarse como marca siempre y cuando no guarden una relación estrecha y sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las características esenciales
o primordiales de los productos. Los adjetivos calificativos pueden referirse a una cualidad o ventaja importante del producto (o servicio) pero éstas no deben ser la configurante o la necesaria de la característica del mismo. Esta clase de adjetivos se refieren comúnmente a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a proteger, por ejemplo “eterno”, “predilecto”, “entero”, etc. 5 (el resaltado es nuestro).
De otro lado, en concordancia con lo establecido por el Tribunal Andino en el citado Proceso 27-IP-95, la Sala conviene en precisar que hay otros adjetivos calificativos que no se refieren a las cualidades o características de los productos o servicios en concreto sino que más bien se utilizan para referirse a las cualidades o características que sí pueden decirse de todos los productos o servicios (ejemplos: mejor, fino, extra). Estos términos pertenecen al dominio público y, por lo tanto, no son susceptibles de apropiación en forma aislada por una sola persona, así lo establece en su parte final el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.
2.2 Sobre la distintividad de los signos
De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.
Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 22-IP-96 6 - durante la vigencia de la Decisión 344 7 -, en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de productos y servicios con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca, como un signo externo de diferenciación, y los productos o servicios, como objeto de protección marcaria.
La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.
En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.
No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal 8 u otras razones 9 tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado – a falta de la presencia de un signo distintivo – a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.
Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.
Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.
El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros.
Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.
Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas, no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen de distintividad, se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas (comparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente empleadas en el mercado); por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.
2.3 Aplicación al caso concreto
El signo solicitado se encuentra constituido por el logotipo conformado por la denominación MONEY EXPRESS TRANSACCIONES INTERNACIONALES escrita en letras características y la figura de tres triángulos superpuestos, en la combinación de colores amarillo, azul y negro; conforme al modelo, y ha sido solicitado para distinguir servicios de negocios monetarios, agencias de cambio de monedas, travel check, transferencias de dinero y actividades financieras, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
La denominación MONEY constituye un término originario del idioma inglés que significa dinero, moneda 10 ; traducción que es entendida por la mayoría del público usuario de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
Por otro lado, la denominación EXPRESS constituye un término originario del idioma inglés que significa pronto, rápido, veloz 11 . Tal como lo estableció la Sala en la Resolución N° 379-1998-TPI-INDECOPI de fecha 16 de abril de 1998 12 , la denominación EXPRESS ha pasado a formar parte del lenguaje usual del país y es entendida aun por personas que no tienen conocimiento del idioma inglés para designar algo que se realiza con prontitud o rapidez.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la denominación MONEY EXPRESS transmite la idea de dinero rápido, resultando por lo tanto una denominación descriptiva con relación a los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado, aludiendo a una cualidad de los mismos (la rapidez del envío, transferencia, y/o cambio de dinero), la cual es normalmente esperada por el público usuario de dichos servicios, lo que acrecienta el carácter descriptivo de dicha denominación.
El signo solicitado también presenta en su conformación - de forma menos relevante – la denominación TRANSACCIONES INTERNACIONALES, la cual alude directamente a una característica de los servicios a distinguir, relacionada con el ámbito geográfico de los mismos, por lo que también constituye una denominación descriptiva.
Sin embargo, el signo solicitado presenta adicionalmente un elemento gráfico relevante, por lo que corresponde determinar si dicho elemento permite que el signo solicitado en su conjunto cumpla con su función diferenciadora en el mercado.
Se advierte que el aspecto gráfico del signo solicitado se encuentra constituido por la escritura de las denominaciones, el diseño particular de tres triángulos sobrepuestos sobre las letras N y E de la denominación MONEY, la disposición de elementos, y la combinación de colores amarillo, azul y negro, todo lo cual le otorga suficiente distintividad al signo solicitado, ya que sirve para identificar un origen empresarial determinado, conforme se muestra a continuación:
En consecuencia, si bien el signo solicitado presenta denominaciones descriptivas y, por lo tanto, irreivindicables, también presenta elementos figurativos que en su conjunto le otorgan la distintividad suficiente, por lo que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.
Por lo expuesto, corresponde determinar si el signo solicitado es confundible con la marca registrada a favor de la opositora.
3. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 13 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-2000 14 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 15 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 16 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, existe identidad entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, toda vez que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado
(servicios de negocios monetarios, agencias de cambio de monedas, travel check, transferencias de dinero y actividades financieras, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial) se encuentran comprendidos entre los servicios que distingue la marca registrada (seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios, transferencia de dinero locales y/o internacionales y demás servicios, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial).
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es conveniente partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 17 y 76-IP-2000 18 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
La impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 19 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma ”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo ” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el signo mixto solicitado, resulta relevante sólo el aspecto gráfico (conformado por la escritura de la denominación, el diseño particular de tres triángulos sobrepuestos sobre las letras N y E, la disposición de elementos, y la combinación de colores amarillo, azul y negro), por cuanto el aspecto denominativo se encuentra conformado únicamente por denominaciones descriptivas, conforme se ha señalado en el punto 2.3.
Igualmente, en la marca mixta registrada, el elemento relevante lo constituye el aspecto gráfico (conformado por la escritura de la denominación DINERO EXPRESS, la figura estilizada de un rayo, y la letra E inicial de la palabra EXPRESS que presenta unas prolongaciones a modo de rayos horizontales que decrecen), toda vez que la denominación DINERO EXPRESS transmite la idea de dinero rápido, resultando por lo tanto una denominación descriptiva – y por ende irreivindicable – de una cualidad de los servicios que distingue dicha marca.
Por lo expuesto, en ambos signos el elemento relevante lo constituye el aspecto gráfico, por lo que corresponde efectuar el examen comparativo de los signos en función a dicho elemento.
Realizado el examen comparativo entre los elementos gráficos de los signos en conflicto, se advierte que los signos difieren en su escritura, así como en su disposición de elementos; además, el signo solicitado presenta el diseño particular de tres triángulos sobre las letras N y E de la palabra MONEY, así como la combinación de colores negro, amarillo y azul, mientras que la marca registrada presenta un diseño particular de la letra E de la palabra EXPRESS, y una flecha estilizada, todo lo cual determina que los signos generen un impacto visual de conjunto diferente.
3.3 Riesgo de confusión
Por lo expuesto, si bien existe identidad entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, dado que existen diferencias entre sus elementos relevantes, es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro. Sin perjuicio de ello, conviene precisar que el registro del signo solicitado se otorgará sin reivindicar su elemento denominativo, por ser descriptivo, conforme lo indicado en el punto 2.3.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución N° 8066-2004/OSD-INDECOPI de fecha 5 de julio del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación MONEY EXPRESS TRANSACCIONES INTERNACIONALES (sin reivindicar) escrita en letras características y la figura de tres triángulos superpuestos, en la combinación de colores amarillo, azul y negro, conforme al modelo, solicitado por Money Express S.A. (Perú), para distinguir servicios de negocios monetarios, agencias de cambio de monedas, travel check, transferencias de dinero y actividades financieras, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de 10 años contado desde la fecha de la presente Resolución, y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
1 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (…)”.
2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 551 del 3 de abril de 2000, p. 12.
3 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre de 2000, p. 6.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 257 del 14 de abril de 1997, p. 10.
5 Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Bogotá 1995, p. 966.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
7 Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.
8 Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.
9 Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica con relación al producto que distingue.
10 Appleton´s New Cuyás Dictionary English - Spanish, Nueva York 1972, p. 374.
11 Ver nota 10, p. 211.
12 Recaída en el expediente N° 9622056 sobre registro de la marca de producto SUPER CUENTA EXPRESS, solicitado en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial por Banco República.
13“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
14 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
15 Ver nota 13.
16 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
17 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
18 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 17), p. 15.
19 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.