RESOLUCIÓN N° 0899-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 196853-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0899-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 196853-2003
SOLICITANTE : ROKER PERU S.A.
OPOSITORA : MERCK KGAA
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, cuatro de octubre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 27 de noviembre del 2003, Roker Perú S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto HIBIGEL, para distinguir antiséptico cutáneo de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 22 de marzo del 2004, Merck KGaA (Alemana) formuló oposición al registro solicitado. Manifestó ser titular de la marca de producto HIPERGEL que distingue productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado resulta confundible a nivel gráfico y fonético, toda vez que presentan el mismo número de sílabas y similar número de letras, sus primeras y últimas sílabas son idénticas, además de las siete letras que conforman el signo solicitado cinco de ellas tienen la misma distribución en la marca registrada. Sostuvo que la solicitante se ha limitado a tomar la marca registrada, y ha sustituido la sílaba intermedia PER por la partícula BI, manteniendo intacto el resto de su estructura gramatical. Señaló que el público consumidor al encontrarse en el mercado ante el signo HIBIGEL pensará que se encuentra ante una nueva línea de los productos de la marca registrada HIPERGEL,
o que se trata de productos elaborados por una licenciataria de la titular. En ese sentido, concluyó que el signo solicitado es engañoso. Adjuntó resoluciones que consideró aplicables al presente caso.
Con fecha 4 de mayo del 2004, Roker Perú S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) Los signos en cuestión comparten el término GEL, el cual es de uso generalizado en el comercio para designar la característica de un producto o especie, por lo que es frecuentemente utilizado en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) La marca registrada se encuentra conformada por dos términos de uso común como son HIPER (superioridad o exceso) y GEL, mientras que el signo solicitado está conformado por la palabra forjada HIBI y el término GEL.
(iii) Las segundas sílabas de los signos en conflicto difieren en el número de letras que las conforman, así como en sus consonantes (P-R / B) y vocales (E / I), por lo que son gráfica y fonéticamente diferentes.
(iv) Los productos que distinguen los signos en cuestión poseen una especial red de distribución y comercialización, lo cual hace imposible la confusión entre éstos.
Citó resoluciones que consideró aplicables al presente caso.
Mediante Resolución N° 8069-2004/OSD-INDECOPI de fecha 5 de julio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) El signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 inciso i) de la Decisión 486, ya que no resulta engañoso con relación a los productos que pretende distinguir, en la medida que constituye un signo arbitrario que no es capaz de proporcionar algún tipo de información que pueda inducir a error a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación o alguna característica de los productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) El producto que pretende distinguir el signo solicitado se encuentra dentro de la acepción “productos farmacéuticos” que distingue la marca registrada.
(iii) La partícula GEL informa directamente al público consumidor acerca de una de las características de los productos que pretende distinguir. En tal sentido, no es posible establecer un derecho de exclusiva sobre dicho término.
(iv) Si bien ambos signos coinciden en su sílaba inicial HI y en la partícula GEL, los sonidos que producen las consonantes y vocales que conforman sus sílabas intermedias (BI / PER) determinan una entonación e impresión visual distintas.
(v) Con relación al aspecto conceptual, la denominación HIBEGEL será percibida por el público consumidor como un signo de fantasía, mientras que la denominación HIPERGEL podría evocar la idea de “un gran gel”, por lo que no existe similitud semántica capaz de relacionar a los signos en cuestión.
Con fecha 26 de julio del 2004, Merck KGaA interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a similitud gráfica y fonética que existe entre los signos en cuestión. Agregó que la fuerza tónica recae en la última sílaba de ambos signos, lo cual contribuye a incrementar el riesgo de confusión entre éstos. Sostuvo que si bien la terminación GEL tiene algún contenido específico y/o es utilizada en la conformación de otras marcas de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, no la excluye de formar parte del análisis de confusión entre los signos en cuestión.
Con fecha 24 de agosto del 2004, Roker Perú S.A. absolvió el traslado de la apelación interpuesta reiterando sus argumentos. Agregó que el tener en cuenta la ubicación de la sílaba tónica en los signos en cuestión, no es un criterio recogido por la ley para la determinación de confusión.
Con fecha 2 de setiembre del 2004, Merck KGaA manifestó que el análisis comparativo de los signos en cuestión realizado por la solicitante carece de validez, toda vez que los dividió en sílabas y le otorgó mayor importancia a los prefijos que los conformaban. Precisó que, los prefijos HIB / HIP son similares al grado de ser confundibles entre sí. Asimismo, señaló que las letras B y P son fácilmente confundibles, ya que ambas se escriben de forma similar. En tal sentido, los signos en su conjunto son confundibles, ya que se le otorgará mayor importancia a sus partes iniciales por ser lo primero que recordará el consumidor.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado HIBIGEL y la marca registrada HIPERGEL.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Merck KGaA es titular de la marca de producto HIPERGEL, para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada desde el 26 de mayo del 2003 bajo certificado N° 88981, vigente hasta el 26 de mayo del 2013.
b) Roker Perú S.A. es titular de las siguientes marcas de producto en la clase 5 de la Nomenclatura oficial:
- HIBICLEN, que distingue antiséptico cutáneo, registrada bajo certificado N° 57492, vigente hasta el 21 de setiembre del 2009.
- HIBICLEN AV ESPUMA, que distingue antiséptico cutáneo, registrada bajo certificado N° 92785, vigente hasta el 31 de octubre del 2013.
- HIBICLEN H ULTRA SAFE SYSTEM, que distingue antiséptico cutáneo, registrada bajo certificado N° 80797, vigente hasta el 5 de junio del 2012.
- HIBICLEN ULTRA SAFE SYSTEM, que distingue antiséptico cutáneo, registrada bajo certificado N° 80796, vigente hasta el 5 de junio del 2012.
c) Se encuentran registradas a favor de distintos titulares diversas marcas que distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, y que en su conformación incluyen la denominación GEL, tales como: DIVIGEL, SILIGEL, TRIGEL, ERYGEL, OSSIGEL, PSORIGEL, SANIGEL, entre otras.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 1 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-2000 2 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que: “Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, se entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 3 .
Se considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, la similitud de los signos y su distintividad no tiene importancia.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 4 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre la distintividad de los signos.
En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir un antiséptico cutáneo, el mismo que se encuentra comprendido entre los productos que distingue la marca registrada, puesto que ésta distingue farmacéuticos en general.
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 5 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 6 y 76-IP-2000 7 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los productos farmacéuticos en general, resulta razonable asumir que el público consumidor prestará un cierto grado de atención al momento de adquirirlos, dado que por lo general son seleccionados en base a sus específicas necesidades de salud.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Al momento de comparar dos signos desde el punto de vista fonético, el criterio de más importancia a tenerse en cuenta es la semejanza vocálica, dado que la misma resulta determinante en la pronunciación de la palabra.
Realizado en examen comparativo entre los signos en cuestión, se advierte, desde el punto de vista fonético, que si bien los signos comparten su primera y tercera sílaba, la distinta conformación de su segunda sílaba (BI / PER) determina que la pronunciación de los signos sea diferente.
Desde el punto de vista gráfico, la diferencia en la grafía de las letras intermedias de los signos, provoca que el impacto visual de los mismos sea distinto.
En el plano conceptual, debe indicarse que el signo solicitado constituye una expresión de fantasía, por lo que carece de significado, mientras que la marca registrada se encuentra conformada por el prefijo HIPER y el término GEL 8 , los cuales podrían evocar en el consumidor la idea de un producto conformado por una masa gelatinosa que alivia determinada dolencia en forma muy efectiva.
En virtud de lo expuesto, no obstante distinguir los mismos productos, las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales existentes entre los signos, determinan que su coexistencia en el mercado no sea susceptible de inducir a confusión al público consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que corresponde su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 8069-2004/OSD-INDECOPI de fecha 5 de julio del 2004, y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto HIBIGEL, solicitado por Rocker Perú S.A., para distinguir antiséptico cutáneo, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Artículo136.-“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(…)”.
2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
5 Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (ver nota 6), p. 15.
8 (De gelatina) estado que adopta una materia en dispersión coloidal cuando flocula o se coagula. En Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo 1, 21 edición, Madrid 1992, p 1031.