RESOLUCIÓN N° 0088-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 167133-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0088-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 167133-2002
SOLICITANTE : SAGA FALABELLA S.A.
OPOSITORA : NALSANI S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, tres de febrero del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 21 de noviembre del 2002, Saga Falabella S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto TOTTITA, para distinguir cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustes y guarnicionería, de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 22 de agosto del 2003, Nalsani S.A. (Colombia) formuló oposición a la solicitud de registro manifestando ser titular de la marca TOTTO y etiqueta, así como haber solicitado con anterioridad el registro de la marca TOTTO TOTTO y diseño, ambos signos para distinguir productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, con los cuales el signo solicitado resulta ser confundible.
Con fecha 10 de octubre del 2003, Saga Falabella S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando haber iniciado una acción de cancelación por falta de uso contra la marca TOTTO y etiqueta, por lo que solicitó la suspensión del presente procedimiento hasta que se resuelva la referida acción de cancelación. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que el signo solicitado presenta diferencias gráficas y fonéticas respecto al signo TOTTO TOTTO y diseño, ya que presentan un diferente número de palabras y una distinta secuencia de vocales.
Mediante proveído de fecha 13 de octubre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos dispuso no ha lugar a la solicitud de suspensión del presente procedimiento, toda vez que no se configuran los supuestos establecidos en el artículo 65 del Decreto Legislativo 807.
Con fecha 6 de noviembre del 2003, Nalsani S.A. presentó un escrito manifestando que:
i) Su marca es mixta y está compuesta por el término TOTTO escrito dos veces, sobrepuesto uno encima del otro, debiendo por ello realizarse la comparación prescindiendo de uno de los términos TOTTO.
ii) La solicitante no toma en cuenta a su marca registrada TOTTO y etiqueta.
iii) Los signos en conflicto son gráfica y fonéticamente confundibles, toda vez que presentan en común el fonema TOTT , que es el elemento más relevante y que goza de mayor fuerza distintiva.
iv) El consumidor, al ver en el mercado el signo solicitado TOTTITA, creerá que se trata de una variación de su marca registrada TOTTO y etiqueta, ya que será apreciado como su diminutivo, creyendo que tienen un mismo origen empresarial.
Mediante Resolución N° 8261-2004/OSD-INDECOPI de fecha 8 de julio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado.
Precisó que mediante Resolución N° 391-2004/TPIINDECOPI de fecha 7 de mayo del 2004, la Sala de Propiedad Intelectual canceló el certificado N° 98521, correspondiente a la marca TOTTO y etiqueta, por lo que la opositora carece de derecho alguno respecto a dicha marca. Sin embargo, aún cuenta con los derechos expectaticios sobre la marca TOTTO TOTTO y diseño, a la cual el signo solicitado resulta ser similar, ya que sus elementos principales tienen una estructura similar, compartiendo la partícula inicial TOTT , lo cual produce una impresión de que los signos tienen un origen empresarial común, de modo que sus terminaciones tan sólo conllevarían a pensar que se trata de distintas líneas de productos. A ello cabe agregar que ambos signos distinguen maletas de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 18 de agosto del 2004, Saga Falabella S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que:
(i) La tramitación de la solicitud de registro del signo TOTTO TOTTO y diseño se encuentra suspendida a la fecha mediante Resolución N° 261-2004/OSDINDECOPI.
(ii) Su empresa tiene derecho preferente sobre el registro de la marca TOTTO y etiqueta, ya que obtuvo resolución favorable en la acción de cancelación, razón por la cual ha solicitado el registro de dicho signo bajo expediente N° 212241-2004.
(iii) Tratándose de productos como cuero e imitaciones de cuero, pieles de animales, baúles, maletas, paraguas, sombrillas y bastones, entre otros, se debe tener en cuenta que el consumidor presta una especial atención al momento de efectuar su decisión de compra.
(iv) Es imposible que el consumidor se vea inducido a confusión con relación a los signos TOTTITA y TOTTO TOTTO y diseño, teniendo en cuenta que ambos presentan una estructura gráfico - fonética claramente diferenciable.
Con fecha 13 de setiembre del 2004, Nalsani S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos. Asimismo, señaló que, mediante Resolución N° 9517-2004/OSD-INDECOPI de fecha 6 de agosto del 2004, recaída en el expediente N° 165356-2002, se inscribió a su favor la marca de producto TOTTO TOTTO y diseño, para distinguir productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado TOTTITA y la marca registrada TOTTO TOTTO y diseño.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Nalsani S.A. es titular de la marca de producto constituida por la denominación TOTTO TOTTO escrita en letras características, la primera palabra es de color blanco y se encuentra dentro de un rectángulo de color negro colocada sobre la segunda palabra de color negro, además el interior de la vocal O que comprenden ambas palabras está cubierta por los colores marrón la primera y anaranjado la segunda; conforme al modelo, para distinguir única y exclusivamente morrales, maletines escolares, carteras, billeteras, maletines, bolsos, piezas de equipaje, de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 99066, vigente desde el 6 de agosto del 2004 hasta el 6 de agosto del 2014.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 -que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error1- el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca2.
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 3443 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-20004 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)5.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión.
Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-20006, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, se advierte que las maletas que pretende distinguir el signo solicitado tienen la misma naturaleza y finalidad que los maletines que distingue la marca de la opositora, siendo ofrecidos al consumidor a través de los mismos canales de comercialización.
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-20007 y 76-IP-20008.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, tratándose de productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, debe tenerse en consideración que el público consumidor los examina antes de adquirirlos. Si bien es cierto que el grado de atención del público varía según el tipo de artículo, siempre presta una particular atención al momento de seleccionar dichos productos, los cuales identifica a través de las etiquetas e impresiones que están cosidas o adheridas a los mismos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa9, “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma ”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo ” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto.
Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); y, ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que, en el presente caso, la marca registrada es de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En la marca registrada, se advierte que es el elemento denominativo (TOTTO TOTTO) el relevante a efectos de indicar el origen empresarial de los productos que distingue, toda vez que el aspecto figurativo sólo comprende letras características, que no presentan un diseño particular, y una combinación de colores, tal como se aprecia a continuación:
Efectuado el examen comparativo entre el signo solicitado TOTTITA y la marca registrada TOTTO TOTTO y diseño, desde el punto de vista fonético, se advierte - tal como se señalara en la Resolución N° 627-2004/TPI-INDECOPI de fecha 8 de julio del 200410 - que los signos presentan un distinto número de sílabas ( tres / cuatro ) y una distinta secuencia de vocales ( O-I-A/O-O-O-O) , lo que determina una pronunciación y entonación distinta.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que los signos presentan una distinta extensión (un término en el caso del signo solicitado y dos términos en el caso de la marca registrada), además que la marca registrada presenta elementos gráficos y cromáticos que - aun cuando no sean relevantes - coadyuvan a su diferenciación.
Desde el punto de vista conceptual, se advierte que en ambos casos se trata de términos de fantasía. Sin embargo, conviene precisar que la terminación ITA en la denominación TOTTITA del signo solicitado es una partícula utilizada en el idioma español para constituir diminutivos en género femenino11.
Ahora bien, cabe señalar finalmente que el público consumidor puede verse confundido cuando la impresión en conjunto de los signos es similar al grado de inducir a confusión respecto a la identificación de los productos, servicios o actividades mismas. Ello sucederá cuando se trate de los mismos productos, servicios o actividades y los signos sean esencialmente iguales. En estos casos, se está frente a un riesgo de confusión directa, en el cual el público puede terminar adquiriendo un producto, contratando un servicio o acudiendo a un establecimiento en la creencia que se trata del producto, servicio o establecimiento del competidor.
Pero también puede suceder que, por la similitud o conexión competitiva de los productos, servicios o actividades y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos provienen del mismo origen empresarial o se presuma que entre las empresas existen relaciones económicas u organizativas. Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos, pero éstos presenten elementos comunes que, por su carácter arbitrario o de fantasía, posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al consumidor que uno de los signos es la variación de otro anterior o cuando un signo posterior es considerado por el público consumidor como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En estos casos, se produce un riesgo de confusión indirecta, en la medida que el público no confunde un producto, servicio o actividad con otro, pero llega a una conclusión errónea en cuanto al origen empresarial de los mismos.
En el presente caso, tratándose de productos que tienen conexión competitiva, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar que se trata de signos distintos, el hecho que la denominación TOTTITA pueda ser entendida por el consumidor como el diminutivo en femenino de la denominación TOTTO - no existiendo a nombre de terceros ninguna otra marca registrada en la clase 18 con similar conformación, y siendo ésta arbitraria y/o de fantasía con respecto a los productos de dicha clase – constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca inscrita a favor de Nalsani S.A., o una nueva línea de los productos que distingue dicha marca, pero dirigida a un público femenino, o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde su acceso a registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 8261-2004/OSD-INDECOPI de fecha 8 de julio del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto TOTTITA, solicitado por Saga Falabella S.A.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/ma
1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 7), p. 15.
9 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.
10 Expediente N° 167139-2002, sobre registro de la marca de producto TOTTITA, en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
11 Se califica como diminutivo lo que disminuye o reduce una cosa. Las terminaciones de los diminutivos españoles son: ito, ilo, ico, uelo, in, ino, iño, ajo, ejo, ijo, con sus femeninos y plurales. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Tomo I, 21 edición, Madrid 1992, p. 361.