RESOLUCIÓN N° 0886-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 170813-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0886-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 170813-2003
SOLICITANTE : JORDAN BRAND LIMITED
OPOSITORA : CAMPBELL SOUP COMPANY
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos comprendidos en las clases 32 y 33 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, treinta de setiembre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de enero del 2003, Jordan Brand Limited (Reino Unido) solicitó el registro de la marca de producto V-10, para distinguir bebidas alcohólicas, licores, espirituosos, de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 16 de junio del 2003, Campbell Soup Company (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando que:
(i) Es titular de las siguientes marcas: V-8, registrada con certificado Nº 46201, para distinguir productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial. registrada con certificado Nº 46202, para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
V8 SPLASH, registrada con certificado Nº 51728, para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Asimismo, es titular de las marcas V8, V-8 y V8 SPLASH, solicitadas y registradas en diversos países, tales como Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Inglaterra, Nicaragua, Panamá y Paraguay.
(iii) Basta la simple apreciación de los signos en cuestión para constatar que éstos son idénticos.
(iv) El signo solicitado carece de originalidad, por lo que al no cumplir con un requisito legal no deberá ser admitido a registro.
(v) Si bien sus marcas registradas distinguen productos de las clases 29 y 32, y con el signo solicitado se pretenden distinguir productos de la clase 33, en ambos casos nos encontramos ante productos que pueden ser ingeridos por las personas.
(vi) Sus productos comprendidos en la clase 32, tales como cerveza, ale y porter son muy parecidos a las bebidas alcohólicas y licores de la clase 33, que se pretende distinguir con el signo solicitado.
Con fecha 24 de julio del 2003, Jordan Brand Limited absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) Tiene una amplia trayectoria en el mercado nacional, andino e internacional, siendo titular de la marca V-10 en Brasil, Canadá, Colombia, Comunidad Europea, Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Reino Unido y República Dominicana.
(ii) Carece de fundamento la vinculación efectuada por la autoridad administrativa respecto a los productos distinguidos por los signos en cuestión. Precisó que mientras las bebidas de la clase 33 a ser distinguidas con el signo solicitado son obtenidas a través de la destilación, maceración o mezcla de diversas sustancias compuestas de alcohol, agua, azúcar y esencias aromáticas variadas; los productos de las clases 29 y 32 que distinguen las marcas de la opositora constituyen alimentos de consumo masivo y bebidas refrescantes obtenidas a través de un proceso distinto al de las bebidas alcohólicas, respectivamente.
(iii) Las bebidas alcohólicas que se pretende distinguir con el signo solicitado se expenden en lugares especializados, tales como licorerías que son establecimientos ambientados de manera especial.
(iv) Los productos que pretende distinguir con el signo solicitado están dirigidos a un público adulto, mientras que los productos que distinguen las marcas registradas al público en general.
(v) Los signos V-8 y V-10 coexisten pacíficamente en Ecuador, Guatemala, Estados Unidos de América e Inglaterra, lo cual constituye una prueba fehaciente de que el público consumidor diferencia cada uno de los productos distinguidos con dichos signos.
(vi) El signo solicitado V-10 y las marcas registradas V-8 y V8 SPLASH son diferentes, debido a los distintos números que los conforman.
Con fecha 4 de agosto del 2003, Campbell Soup Company manifestó que si bien los signos en cuestión se encuentran constituidos por diferentes números, teniendo en cuenta que éstos presentan la letra V al inicio, el público consumidor asumirá que dichos signos tienen un mismo origen empresarial y conforman una familia de marcas.
Con fecha 5 de setiembre del 2003, Jordan Brand Limited presentó diversos documentos con la finalidad de acreditar el prestigio de la marca V-10 a nivel internacional.
Con fechas 23 de setiembre del 2003, 19 de enero y 3 de mayo del 2004, Cambell Soup Company reiteró sus argumentos.
Con fechas 27 de noviembre del 2003, 30 de enero y 10 de junio del 2004, Jordan Brand Limited reiteró sus argumentos.
Mediante Resolución N° 6942-2004/OSD-INDECOPI de fecha 10 de junio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por Campbell Soup Company y denegó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Si bien la opositora alega ser titular de diversas marcas registradas en distintos países, dicho argumento está destinado a sustentar el legítimo interés con el que cuenta; mientras que el fundamento de su oposición lo constituyen las marcas V-8 y V8 SPLASH, registradas en el Perú y con las cuales considera que el signo solicitado es confundible.
(ii) Los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado son distintos y no guardan relación con los productos que distingue la marca registrada V-8 en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
(iii) Sin embargo, entre algunos de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado y algunos de los productos que distingue la marca registrada -V-8 en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial sí existe vinculación económica.
Así, es frecuente que algunas bebidas alcohólicas, sean consumidas conjuntamente con bebidas gaseosas y jugos, dando lugar a diferentes tragos y cócteles, como es el caso del ron rubio y las bebidas gaseosas de color negro, ron blanco y bebidas gaseosas blancas; vodka y jugo de naranja o de toronja, entre otras combinaciones. Este uso conjunto de los productos mencionados, ha determinado que sea una práctica frecuente que algunas bebidas alcohólicas (como es el caso del ron), se expendan conjuntamente, en paquetes promocionales, con bebidas no alcohólicas (por ejemplo, bebidas gaseosas). Asimismo, es frecuente que en licorerías, el consumidor encuentre además, bebidas gaseosas y jugos de frutas; y que, en el caso de los supermercados, las bebidas gaseosas y los jugos, se ubiquen en secciones próximas a las bebidas alcohólicas.
(iv) Efectuado el examen comparativo entre el signo solicitado V-10 y la marca registrada V-8, se advierte que se trata de signos semejantes en grado de producir confusión, toda vez que en ambos casos se trata de signos conformados por una letra V, seguida de un guión y un número (8 en un caso y 10, en el otro). Ello determina que, aún cuando el consumidor los pueda diferenciar claramente, sean susceptibles de ser atribuidos al mismo origen empresarial, lo cual no corresponde a la realidad.
(v) Del mismo modo, las semejanzas existentes entre el signo solicitado (V-10) y la primera expresión de la marca registrada (V8), son susceptibles de inducir a confusión al consumidor, toda vez que si bien la marca registrada presenta además la denominación SPLASH, ello no impide que el signo solicitado sea percibido como una variación de la marca registrada.
(vi) Por lo expuesto, si bien el signo solicitado V-10 y la marca registrada V-8 son semejantes, el hecho que distingan productos distintos y no vinculados, determina que su coexistencia no sea susceptible de inducir a error al consumidor, por lo que la oposición formulada resulta infundada en este extremo.
(vii) En el caso de la marca V8 SPLASH y el signo V-10, se ha determinado que se trata de signos similares, destinados a la identificación de productos vinculados, razón por la cual su coexistencia es susceptible de inducir a error al consumidor. En ese sentido, la oposición formulada resulta fundada en este extremo.
Con fecha 7 de julio del 2004, Jordan Brand Limited interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Asimismo, señaló que:
(i) Conforme lo acredita con un extracto de la página web www.v8juice.com , las bebidas que distingue la marca registrada de la opositora son energizantes, tales como GATORADE y ELECTROLIGHT, las mismas que en ningún caso se consumen conjuntamente con las bebidas alcohólicas, puesto que, como lo señala la propia información que aparece en la referida página web, su consumo está recomendado en ocasiones de mucha actividad física o durante las horas de trabajo, ocasiones en las que definitivamente no son consumidas conjuntamente con las bebidas alcohólicas.
(ii) Contrariamente a lo establecido en la resolución cuestionada, los signos a ser comparados son el signo solicitado V-10 y la marca registrada V8 SPLASH (sin guión alguno) , los mismos que son fonética y gráficamente diferentes.
Con fecha 27 de julio del 2004, Campbell Soup Company absolvió el traslado de la apelación manifestando que sí existe similitud fonética y gráfica entre los signos en cuestión.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado V-10 y la marca registrada V8 SPLASH.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Campbell Soup Company (Estados Unidos de América) es titular de las siguientes marcas de producto:
-V-8, que distingue carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con certificado N° 46201, vigente hasta el 20 de octubre del 2012.
-V8 SPLASH, que distingue bebidas hechas a base de jugos de fruta y vegetales, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con certificado N° 51728, vigente hasta el 15 de enero del 2009.
2. Principio de especialidad
Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.
A diferencia de la Decisión 344 -que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.
Cabe destacar que la Decisión 85 en su artículo 68 relacionaba el alcance de esta regla con las clases de la Nomenclatura Oficial, lo que explica que actualmente bajo las normas vigentes se produzca una confusión acerca del verdadero alcance de la regla de la especialidad. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486 3 , otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial. Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. Más importante entonces es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.
3. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 4 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-2000 5 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 6 .
Se considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, la similitud de los signos y su distintividad no tiene importancia.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 7 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”. Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Similitud o conexión competitiva de los productos distinguidos
En el presente caso, con el signo solicitado V-10 se pretenden distinguir bebidas alcohólicas y licores espirituosos (clase 33), mientras que la marca V8 SPLASH, registrada a favor de la opositora distingue bebidas hechas a base de jugos de frutas y vegetales (clase 32).
Al respecto, se precisa que algunas de las bebidas alcohólicas que se pretende distinguir con el signo solicitado, tales como el vodka se mezclan o combinan para su consumo con algunas de las bebidas hechas en base a frutas que distingue la marca registrada. Asimismo, debido a la complementariedad de dichos productos que son usados para la preparación de una variedad de cócteles, éstos comparten los mismos canales de comercialización (licorerías, bares y bodegas), por lo que se concluye que sí existe conexión competitiva entre los mismos.
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 8 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 9 y 76-IP-2000 10 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, dada la naturaleza de las bebidas distinguidas con los signos en cuestión, es razonable suponer que el público consumidor prestará un especial grado de atención al momento de efectuar su elección.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Efectuado el examen comparativo, se advierte que el signo solicitado V-10 y la marca registrada V8 SPLASH son fonética y gráficamente distintos, debido a los diferentes números que los conforman así como a la inclusión del término SPLASH en la marca registrada.
3.3 Riesgo de confusión
La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida a los productos o servicios en sí sino al origen empresarial de los mismos, es decir, que el consumidor, aun diferenciando claramente los productos o servicios, podría creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada o pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por su titular o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas. Por lo anterior, teniendo en cuenta que los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran vinculados con los productos que distingue la marca registrada, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias existentes entre dichos signos, el hecho que ambos se encuentren constituidos por la letra V seguida de un número, podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación o una nueva presentación de la marca registrada, o una nueva línea de los productos distinguidos con ellas, o que existen vinculaciones de carácter comercial entre las empresas que comercializan los productos distinguidos con los referidos signos.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
Respecto al argumento sostenido por la apelante, en el sentido que la marca registrada de la opositora distingue específicamente bebidas energizantes que no son consumidas conjuntamente con bebidas alcohólicas, se precisa que el riesgo de confusión no es una cuestión de hecho sino de derecho. Por tal motivo, a efectos de determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos en conflicto, se ha tenido en cuenta que en el certificado Nº 51728, correspondiente al registro de la marca V8 SPLASH aparece consignado como productos distinguidos por esta marca las bebidas hechas en base a jugos de fruta y vegetales en general, y no exclusivamente las bebidas energizantes elaboradas en base a dichos jugos.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución Nº 6942-2004/OSD-INDECOPI de fecha 10 de junio del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto V-10, solicitado por Jordan Brand Limited.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”
2 Artículo 136.-“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”
3 Artículo 151 de la Decisión 486.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente.
4 Ver nota 2.
5 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
6 Ver nota 2.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
8 Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
10 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 9), p. 15.