RESOLUCIÓN N° 0827-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 156738-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0827-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 156738-2002
ACCIONANTE : CORPORACION PLASTICA J.C.A. E.I.R.L.
EMPLAZADA : INYECTO PLAST S.A.
Nulidad de registro de marca obtenida al amparo de la Decisión 486 en base al uso de nombre comercial anterior: Infundada
Lima, trece de agosto de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 10 de julio del 2002, Corporación Plástica J.C.A. E.I.R.L. (Perú) solicitó la nulidad del certificado de registro N º 79700, correspondiente a la marca IPR escrita en forma característica, que distingue productos de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, inscrita a favor de Inyecto Plast S.A. Manifestó lo siguiente:
(i) En virtud a la transferencia de la marca RYMPLAST y logotipo efectuada por la empresa Rymplast en liquidación a su favor, su empresa ha adquirido los derechos y acciones de la marca mencionada.
(ii) Asimismo, en virtud al contrato mencionado, se transfirió a su favor las acciones y derechos derivados del uso del nombre comercial constituido por el logotipo de la letra R superpuesta a la letra I, similar al logotipo registrado a favor de la emplazada, siendo de aplicación el artículo 208 del Decreto Legislativo 823, que establece la prohibición de usar o adoptar un nombre comercial semejante al previamente usado por otra persona y el artículo 215 del Decreto Legislativo 823, que dispone que solo el titular de un nombre comercial puede utilizarlo y registrarlo como marca. Adjuntó copia de facturas a fin de acreditar el uso del nombre comercial.
(iii) La marca registrada de la emplazada se encuentra incursa en el supuesto de nulidad previsto en el inciso a) del artículo 181 del Decreto Legislativo 823.
(iv) Se debe tener en cuenta la mala fe de la emplazada, pues conocía del uso previo y reiterado de la empresa Rymplast S.A. del nombre comercial constituido por el logotipo de la letra R superpuesta a la letra I, similar a la marca registrada materia de la acción de nulidad, pues la empresa tenía como miembros del Directorio durante el periodo 1991 a 1997 a los señores Luis Maccagno Brandon y Aldo Maccagno Felix, quienes coincidentemente son directores en ejercicio de la empresa emplazada, siendo lógico suponer que conocían del uso previo y reiterado del nombre comercial, por lo que la empresa emplazada no puede beneficiarse de lo previsto en el artículo 6 del Decreto Legislativo 823.
Con fecha 14 de octubre del 2002, Inyecto Plast S.A. (Perú) absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando lo siguiente:
(i) El contrato de transferencia mencionado por la accionante, no hace referencia a la marca RYMPLAST y logotipo, sino a la marca RYMPLAST S.A. denominativa, que no sirve de sustento a la acción de nulidad, por lo que no se ha probado la existencia ni la titularidad del signo RYMPLAST y logotipo.
(ii) A la fecha en que se firmó el contrato de transferencia de nombre comercial y establecimiento comercial y marca de producto (9 de mayo del 2002), no existía ningún nombre comercial RYMPLAST y logotipo, pues la empresa Rymplast S.A. usó el logotipo de la letra R superpuesta a la letra I, entre los meses de enero a diciembre del 2000.
(iii) De las facturas presentadas se aprecia que la empresa Rymplast S.A. dejó de usar el logotipo de la letra R superpuesta a la letra I en diciembre del 2000, específicamente, el 30 de diciembre del 2000, por lo que los derechos sobre el uso de dicho signo no pudieron ser materia de transferencia con posterioridad a dicha fecha y las estipulaciones del contrato respecto a la transferencia del nombre comercial son nulas por ser material y jurídicamente imposible, dada la inexistencia del bien materia de la transferencia.
(iv) Las facturas presentadas por la accionante demuestran el uso ilegítimo del signo logotipo de la letra R superpuesta a la letra I, pues es casi idéntico a su marca registrada usada por su empresa como nombre comercial desde 1987, pues en las facturas se aprecia que la accionante empezó a usar el logotipo de la letra R superpuesta a la letra I en julio del 2002, tres meses después que la marca materia de la acción de nulidad fuera registrada.
(v) Su empresa utiliza el logotipo IPR para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de tuberías y similares de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, desde hace más de 10 años, lo que le otorga el derecho legítimo a registrarlo como marca. Además, el registro de su marca IPR y logotipo se realizó cumpliendo con el procedimiento de registro, habiéndose efectuado la publicación de ley, sin que la accionante o alguna otra persona se haya opuesto al registro.
(vi) Al momento en que se otorgó el registro de la marca cuya nulidad se pretende, no existía ningún nombre comercial protegido que fuera confundible con la marca, por lo que no se encuentra incurso en causal de nulidad.
(vii) Si bien los señores Aldo Maccagno Félix y Luis Maccagno Brandon fueron miembros del Directorio de la empresa Rymplast S.A. y actualmente son directores de la empresa Inyecto Plast S.A., el logotipo IPR era usado por su empresa desde 1987 y dada la vinculación existente entre ambas empresas, la presencia de socios comunes, su empresa le permitía el uso del logotipo IPR a la empresa Rymplast S.A. Sin embargo, la autorización terminó cuando la empresa fue vendida a unos ciudadanos coreanos, la venta de la empresa consta en el testimonio de fecha 29 de octubre de 1997.
(viii) Los nuevos propietarios de la empresa Rymplast S.A. conocían que el logotipo IPR era de su empresa y que el uso por parte de la empresa Rymplast S.A. se debía a las relaciones existentes entre ambas empresas. Además, sabían que a partir de la venta debían dejar de usar dicho signo, sin embargo, continuaron usándolo a sabiendas que el signo no les pertenecía e incluso lo transfirieron mediante contrato de fecha 9 de mayo del 2002, siendo la accionante quien ha actuado de mala fe. Adjuntó medios probatorios.
Mediante Resolución N º 4585-2003/OSD-INDECOPI de fecha 29 de abril del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad. Consideró lo siguiente:
(i) Respecto al uso del nombre comercial alegado por la accionante:
- De los medios probatorios presentados se aprecia que la empresa Rymplast S.A. transfirió a favor de Corporación Plástica J.C.A. E.I.R.L. no sólo el nombre comercial RYMPLAST y logotipo de la letra R estilizada, sino que también se dejó constancia que dicha empresa adquirió diversas maquinarias, lo que complementado con la copia de la escritura de compra-venta presentada por la emplazada, muestra que aun cuando no se transfirió la propiedad del local en el cual funcionaba la empresa, sí se transfirieron todas las acciones y activos de la empresa, por lo que se cumplió con lo establecido en el artículo 199 de la Decisión 486.
- De las facturas presentadas se aprecia que la empresa Rymplast S.A. utilizó como nombre comercial la denominación RYMPLAST S.A. y logotipo estilizado de la letra R, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de las clases 17 y 19 de la Nomenclatura Oficial, en el período de enero a diciembre del 2000.
- Asimismo, de las facturas presentadas emitidas por la accionante, se aprecia que ha utilizado como nombre comercial en el mes de julio del 2002, la figura de la letra R estilizada. Sin embargo, no se han presentado medios probatorios que acrediten que durante el año 2001 y los primeros seis meses del 2002 realizaron actividades económicas. En efecto, de los documentos presentados no se verifica que la empresa Rymplast S.A. haya continuado realizando sus actividades económicas durante todo el año 2001 y la primera mitad del año 2002, por lo que válidamente se puede asumir que dicha empresa cesó sus actividades el 30 de diciembre del 2000, fecha que corresponde a la factura 001-15798, última de las facturas presentadas.
- En ese sentido, se puede determinar que al haber terminado los derechos que la empresa Rymplast S.A. tenía sobre el nombre comercial constituido por la denominación RYMPLAST S.A. y logotipo de la letra R estilizada en diciembre del año 2000, la empresa accionante no puede alegar continuidad y por lo tanto beneficiarse del tiempo en que Rymplast S.A. ejercía derechos sobre su nombre comercial no registrado.
- Así, si bien de las copias de las facturas presentadas que fueron emitidas por la empresa accionante se verifica que ha utilizado la letra R estilizada como nombre comercial, el uso más antiguo acreditado en el expediente es el 1 º de julio del 2002, por lo que es posterior a la fecha en que la empresa emplazada solicitó el registro de la marca de producto constituida por las letras IPR estilizada (3 de diciembre del 2001) e incluso posterior a la fecha en que dicho signo fue concedido (19 de abril del 2002).
- Determinó que la accionante no ha logrado acreditar tener derechos sobre un nombre comercial anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca cuya nulidad se pretende, por lo que la marca registrada no se encuentra incursa en la causal de nulidad invocada.
(ii) Respecto al nombre comercial de la emplazada:
- De las pruebas presentadas se puede concluir que la empresa emplazada ha utilizado como nombre comercial las letras IPR estilizadas para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, desde el año 1988, fecha que corresponde al documento más antiguo presentado como medio probatorio.
(iii) La emplazada ha acreditado tener un mejor derecho respecto de las letras IPR estilizadas, al haber venido utilizando las mismas como nombre comercial desde el año 1988.
(iv) Respecto a la mala fe alegada por la accionante:
- De los medios probatorios presentados en el expediente se determina que efectivamente la empresa emplazada utilizó las letras IPR estilizadas como nombre comercial desde 1988, es decir, con mayor antigüedad que la empresa Rymplast S.A., lo que permite presumir válidamente que lo afirmado por la emplazada es cierto, es decir, que si la empresa Rymplast S.A. utilizó un nombre comercial similar al de la empresa emplazada fue porque ésta así lo permitió en consideración a que tenían socios e intereses comunes.
(v) Respecto a la mala fe alegada por la emplazada:
- La mala fe alegada por la emplazada radica en la venta de un bien inexistente, siendo un supuesto de mala fe que se encuentra dentro del ámbito civil, por lo que no corresponde emitir un pronunciamiento al respecto.
(vi) Del análisis de todos los documentos presentados se concluye que el registro de la marca de producto constituido por las letras IPR estilizadas no fue obtenido de mala fe por la empresa emplazada.
Con fecha 28 de mayo del 2003, Corporación Plástica J.C.A. E.I.R.L. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) Se debe tener en cuenta que la interrupción en el uso del nombre comercial por parte de la empresa Rymplast S.A. se debió a una situación extrema, pues continuar con las actividades comerciales ya no dependía de la empresa sino de sus acreedores, tan es así que la decisión de los acreedores fue la liquidación de la empresa, existiendo un motivo que justifica el espacio en blanco y sin usar del nombre comercial de titularidad de su empresa.
(ii) Reiteró la existencia de mala fe por parte de la emplazada, pues conocía del uso previo y reiterado por parte de la empresa Rymplast S.A. del nombre comercial constituido por el logotipo de la letra R superpuesta a la letra I, similar a la marca registrada.
Con fecha 25 de junio del 2003, Inyecto Plast S.A. absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:
(i) En el caso de la empresa Rymplast S.A. la liquidación de la empresa determinó el cese definitivo de las actividades de la empresa, por lo que el nombre comercial se extinguió con ella.
(ii) La empresa Rymplast S.A. usó el nombre comercial desde enero del año 2000, cesando sus actividades el 30 de diciembre del 2000, por lo que mal podría la accionante pretender aducir una continuidad del nombre comercial, si a la fecha de la transferencia el derecho ya se había extinguido.
(iii) Ha acreditado que su empresa ha venido utilizando el nombre comercial constituido por el logotipo IPR desde el año 1988, es decir, mucho tiempo antes que la accionante, por lo que posee un mejor derecho.
(iv) La empresa Rymplast S.A. usó un nombre comercial confundible con el nombre comercial de su empresa desde enero del 2000 hasta diciembre del 2000.
(v) La transferencia realizada por Rymplast S.A. a favor de la empresa emplazada se realizó sobre un bien inexistente, pues a la fecha de la transferencia (9 de mayo del 2002), ya se había extinguido el derecho al nombre comercial.
(vi) Dado que su empresa y la empresa Rymplast S.A. compartían los mismos Ddrectores, se estableció una vinculación comercial muy estrecha, en base a la cual y al hecho de ser titular del logotipo IPR, permitió que la empresa mencionada usara dicho logotipo en sus actividades comerciales. La autorización cesó cuando la empresa Rymplast S.A. fue transferida a ciudadanos coreanos y los directores renunciaron a sus cargos, a pesar de ello, los nuevos accionistas de la empresa Rymplast S.A. continuaron usando el signo a sabiendas que era ajeno. En tal sentido, los representantes de la empresa Rymplast S.A. actuaron de mala fe.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el registro de la marca IPR y logotipo fue concedido en contravención de las normas vigentes al momento de su otorgamiento.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Inyecto Plast S.A. es titular de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por las letras I, P y R estilizadas que forman una figura característica; conforme al modelo, que distingue materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, tuberías y cañerías no metálicas, sus partes y uniones, perfiles, canaletas, codos y crucetas, de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, solicitada el 3 de diciembre del 2001 y registrada el 19 de abril del 2002, inscrita bajo certificado N º 79700, vigente hasta el 19 de abril del 2012.
b) Con fecha 9 de setiembre del 2002, bajo expediente N º 161552-2002, Inyecto Plast S.A. interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Corporación Plástica J.C.A. E.I.R.L. El expediente se encuentra en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.
2. Nulidad del registro de una marca
2.1 Determinación de la norma aplicable
La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución 1 .
La Sala conviene en precisar que, de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, si en la nueva norma hubiese desaparecido una causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no será aplicable y no podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal 2 .
Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad.
La actual Decisión 486 fue aprobada el 14 de septiembre del 2000. En virtud de lo dispuesto en su artículo 274 3 entró en vigor el 1° de diciembre del 2000. De conformidad con lo establecido en su Primera Disposición Transitoria 4 , si bien la presente acción de nulidad se interpuso con fecha 5 de abril del 2000 (bajo el amparo de la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823), la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental de la presente acción de nulidad es la Decisión 486.
La Sala conviene en señalar que actualmente la acción de nulidad se encuentra estipulada en diferentes términos a los establecidos por la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. Así, mientras la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823 establecían un tipo único de acción de nulidad (cuyas causales podían ser la contravención de las normas vigentes al momento de su registro, la falsedad de los documentos bajo los cuales se hubiera otorgado o la mala fe al momento de la obtención del mismo) que no tenía plazo de prescripción alguno; la Decisión 486 establece una acción de nulidad absoluta (referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones absolutas de registro), una relativa (que tiene un plazo de prescripción de cinco años desde la fecha de concesión del registro impugnado y está referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones relativas de registro o cuando se hubiera efectuado el registro de mala fe) y una parcial (referida únicamente a aquellos productos o servicios para los que resultan aplicables las causales anteriores, los cuales se eliminan del registro de la marca) 5 .
Al momento de otorgarse el registro de la marca IPR y logotipo, inscrita bajo certificado N° 79700 (19 de abril del 2002) se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823. En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en dichas normas.
2.2 Causales de nulidad
El artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Adicionalmente, el artículo 172 dispone que cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para estos productos o servicios, y se eliminarán del registro.
El artículo 136 inciso b) de la citada Decisión prohibe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.
Cabe indicar que, Corporación Plástica J.C.A. E.I.R.L. sustenta su acción de nulidad en el riesgo de confusión existente entre la marca IPR y logotipo registrada en la clase 19 de la Nomenclatura Oficial a favor de Inyecto Plast S.A., y su nombre comercial constituido por el logotipo de la letra R estilizada y en la mala de la empresa emplazada.
3. Uso de los nombres comerciales por parte de la accionante y de la emplazada
3.1 Marco conceptual del nombre comercial
A diferencia de la Decisión 344 que no contenía una definición del nombre comercial, el artículo 190 de la Decisión 486 define al nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil, pudiendo constituir nombre comercial, entre otros, la denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
La Decisión 486 precisa que una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.
3.2 Naturaleza del registro del nombre comercial
En el Perú el registro del nombre comercial es sólo declarativo, es decir, el registro declara un derecho existente y este derecho está supeditado al uso del nombre comercial.
El artículo 191 de la Decisión 486 concordado con el artículo 210 del Decreto Legislativo 823 establece que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio. Asimismo, el artículo 193 de la Decisión 486 dispone que el registro tendrá carácter declarativo.
La Decisión 486 - a diferencia del Decreto Legislativo 823 que remitía a las normas establecidas para el registro de marcas (artículo 217 6 ) - establece como prohibiciones al registro de un signo como nombre comercial:
a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público,
b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre,
c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice, o
d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.
3.3 Titularidad del nombre comercial
La función que se atribuye al nombre comercial es la de identificar al comerciante en el mercado en una actividad económica determinada. Es decir, constituye el signo distintivo que utiliza la persona jurídica o natural en el ejercicio de su actividad económica y que permite distinguirlo de los competidores que se desarrollan en las mismas actividades. Esta función determina que aquél que solicita un nombre comercial debe ser identificado como el agente que desarrolla dicha actividad.
Asimismo y de acuerdo con lo expuesto, el reconocimiento del derecho de exclusiva sobre un nombre comercial supone su uso previo y que la documentación que se adjunte para acreditar este derecho debe procurar a la Oficina Competente la convicción de que el nombre comercial solicitado es identificado por el público consumidor en relación a un origen empresarial y actividad económica determinada. Esta afirmación determina que aquél que quiere hacer valer los derechos sobre un nombre comercial se encuentra legitimado para hacerlo únicamente si existe esta relación de identificación entre el agente que efectivamente utiliza el signo en el mercado y que es reconocido como tal en relación con una actividad determinada.
3.4 Aplicación del artículo 215 del Decreto Legislativo 823
El artículo 215 del Decreto Legislativo 823 establece que sólo el titular de un nombre comercial puede registrarlo como marca. Asimismo, sólo el titular de una marca puede utilizarla y registrarla como nombre comercial.
Si bien esta norma confiere al titular de un nombre comercial el derecho exclusivo a registrar el mismo como marca y en consecuencia evitar que terceros obtengan el registro de dicho signo, la Sala conviene en precisar que este derecho no es absoluto ni irrestricto.
En el país pueden existir una gran cantidad de nombres comerciales idénticos o similares para distinguir las mismas actividades o actividades entre las que exista conexión competitiva, por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 215 antes citado, cada titular de dichos nombres comerciales tendría el legítimo derecho de registrar su signo como marca y evitar que terceros lo registren. Sin embargo, el ejercicio efectivo de dicho derecho por cada uno de sus titulares no es posible, ya que ello significaría la coexistencia en el registro de marcas y/o nombres comerciales idénticos o similares, lo cual está expresamente prohibida por la ley (artículo 83 incisos a) y b) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 incisos a) y b) del Decreto Legislativo 823) 7 .
Dentro de este contexto es necesario determinar cuáles serán los criterios a aplicarse a fin de permitir el ejercicio del derecho contenido por la ley.
a) Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca. En este caso debe tenerse presente que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse - en base al derecho concedido por el artículo 215 del Decreto Legislativo 823 concordado con el artículo 130 inciso b) del Decreto Legislativo 823 - al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.
b) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado. Aquí deberá considerarse que el hecho que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste acceda directamente a registro, puesto que el mismo sólo será posible en la medida que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, que en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca en base a la titularidad de su nombre comercial) no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial del solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que, conforme se indicó en el punto 3, la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional.
c) En caso de conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro. Aquí habrá que atender a la antigüedad de los mismos. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el observante del mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la opinión que si el solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del observante, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial del observante sea más antiguo que el del solicitante sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior. Así, si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse.
3.5 Valoración de las pruebas presentadas por la accionante
De conformidad con lo establecido por el artículo 216 del Decreto Legislativo 823, cuando se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor pertinente, para actividades económicas iguales o similares a aquéllas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.
El titular de un nombre comercial usado (el cual es protegido por el derecho industrial a pesar de no estar registrado) está facultado por el ordenamiento jurídico para oponerse al uso o registro de un signo idéntico o similar, impedir su utilización en el mercado y solicitar su anulación (dimensión negativa), así como para usarlo, cederlo, conceder una licencia sobre él y adoptarlo como marca (facultad positiva) 8 .
a) Uso del nombre comercial alegado por la accionante
Corporación Plástica J.C.A. E.I.R.L. ha presentado los siguientes medios de prueba a fin de acreditar el uso de su nombre comercial:
- Copia del contrato de transferencia de marca de producto suscrito entre la empresa Rymplast S.A. en liquidación y la empresa Corporación Plástica J.C.A. E.I.R.L. con fecha 19 de marzo del 2002, mediante el cual la primera transfiere la marca RYMPLAST S.A. para distinguir productos de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 36828 (foja 9).
- Copia del contrato de transferencia de nombre comercial y establecimiento y marca de producto suscrito entre las empresas Rymplast S.A. y Corporación Plástica J.C.A. E.I.R.L. con fecha 9 de mayo del 2002, mediante el cual la primera transfiere el nombre comercial conformado por la denominación RYMPLAST y el logotipo de la letra R estilizada, que viene utilizando desde el año 1998, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de tuberías plásticas, tubos rígidos de PVC, accesorios de tuberías plásticas y materiales plásticos para la construcción no metálicos en general, de las clases 17 y 19 de la Nomenclatura Oficial (fojas 10 a 11).
- Fotocopias de las facturas N º 001-15594 (26 de enero del 2000), 001-15595 (27 de enero del 2000), 001-15604 (3 de febrero del 2000), 001-15605 (3 de febrero del 2000), 001-15633 (15 de marzo del 2000), 001-15659 y 001-15660 (28 de abril del 2000), 001-15675 (24 de mayo del 2000), 001-15678 (26 de mayo del 2000), 001-15691 (15 de junio del 2000), 001-15692 (16 de junio del 2000), 001-15735 (27 de julio del 2000), 001-15736 (31 de julio del 2000), 001-15752 (12 de agosto del 2000), 001-15765 (6 de setiembre del 2000), 001-15771 (28 de setiembre del 2000), 001-15775 (14 de octubre del 2000), 001-15776 (18 de octubre del 2000), 001-15790 (24 de noviembre del 2000), 001-15791 (28 de noviembre del 2000), 001-15793 (14 de diciembre del 2000), 001-15798 (30 de diciembre del 2000), emitidas por Rymplast S.A., por la comercialización de productos como tubos, curvas pvc, codos, (fojas 12 a 15, 17 a 25, 27 a 35).
- Fotocopias de las boletas de venta N º 001-0815 (11 de marzo del 2000), 001-827 (10 de agosto del 2000), emitidas por Rymplast S.A., por la comercialización de productos como tubos, (fojas 16 y 26).
- Fotocopias de las facturas N º 0001-003001 (1 º de julio del 2002), 0001-003002 (2 de julio del 2002), 0001-003003 (3 de julio del 2002), 0001-003004 (4 de julio del 2002), 0001-003005 (5 de julio del 2002) y guías de remisión N º 0001-003001 (5 de julio del 2002), emitidas por Corporación Plástica J.C.A. E.I.R.L., por la comercialización de productos como tubos, codos, (fojas 36 a 41).
- Fotocopia de la ficha de la empresa Rymplast S.A., en la cual se aprecia que por Junta General Ordinaria del 30 de marzo de 1991 se eligió a los señores Luis Maccagno Brandon y Aldo Maccagno Félix como miembros del Directorio para el periodo 1991-93 (fojas 42 a 43).
- Fotocopia de la ficha de la partida N º 00958646, correspondiente a la inscripción de la empresa Inyecto Plast S.A., en la que se aprecia como gerente general al señor Luis Maccagno Félix y como presidente del Directorio al señor Luis Maccagno Brandon (fojas 44 a 45).
De los medios probatorios presentados, se aprecia lo siguiente:
- Si bien del contrato de transferencia de nombre comercial y establecimiento comercial y marca de producto suscrito entre las empresas Rymplast S.A. y la empresa accionante se señala que la empresa es titular del nombre comercial constituido por la denominación RYMPLAST y el logotipo de la letra R estilizada, de las facturas que obran a fojas 12 a 15, 17 a 25, 27 a 35, no se aprecia fehacientemente el uso del signo conformado por la letra R estilizada como nombre comercial, encontrándose mas bien las pruebas referidas al uso de dicho signo a título de marca para distinguir productos de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, siendo la denominación RYMPLAST y logotipo que figura en la parte superior la que será percibida por el público consumidor como nombre comercial, tal como se aprecia a continuación:
- Del mismo modo, de las facturas presentadas emitidas por la empresa Corporación Plástica J.C.A. E.I.R.L. que obran a fojas 36 a 41, se aprecia el uso del logotipo de la letra R estilizada a título de marca y no de nombre comercial, más aun si en el fondo de las facturas también figuran las denominaciones RYMPLAST y SUPERPLAST, siendo razonable suponer que el público consumidor percibirá a dichas denominaciones y al logotipo de la letra R estilizada como marca para distinguir productos de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, y a la denominación CORPORACION PLASTICA J.C.A. E.I.R.L. como nombre comercial, tal como se aprecia a continuación:
- Teniendo en consideración que la función del nombre comercial es identificar al comerciante en una actividad económica determinada, es decir, la persona natural o jurídica debe ser identificada como el agente que desarrolla la actividad, lo que no ocurre en este caso, pues de las pruebas presentadas se advierte el uso del logotipo de la letra R estilizada por las empresas Rymplast S.A. y Corporación Plástica J.C.A. a título de marca y no de nombre comercial.
En consecuencia, la accionante Corporación Plástica J.C.A. E.I.R.L. no ha demostrado el uso continuo e ininterrumpido del nombre comercial constituido por la letra R estilizada, con anterioridad al registro de la marca IPR y logotipo, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, toda vez que solamente ha acreditado el uso de dicho signo como marca de producto para distinguir productos de la clase de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial.
b) Uso del nombre comercial por parte de la emplazada
Inyecto Plast S.A. ha manifestado que desde el año 1988, ha venido utilizando el nombre comercial constituido por las letras IPR estilizadas, similar a su marca registrada, por lo que tiene un mejor derecho. A fin de acreditar sus argumentos, ha presentado los siguientes documentos.
- Copia del contrato de publicidad suscrito con la Compañía Peruana de Teléfonos S.A. de fecha 19 de agosto de 1988, por publicidad en las páginas amarillas del signo según aparece adjunto (foja 73).
- Copia de la factura N º 4814 (enero de 1993), 001-000623 (17 de junio de 1994), 001-003162 (13 de noviembre de 1996), 001-03832 (12 de agosto de 1997), 001-4843 (26 de junio de 1998), 001-6306 (24 de noviembre de 1999), 001-07786 (24 de agosto del 2000), 001-08594 (9 de febrero del 2001), 001-0009967 (7 de marzo del 2002), emitida por la empresa emplazada, en el fondo de la factura aparece el logotipo constituido por las letras IPR estilizadas (foja 74, 88, 90 a 96).
- Copia del contrato de compra-venta, constitución de garantías de la empresa Rymplast S.A. al señor Yeung Sick Cho y esposa (fojas 75 a 87).
- Copia de la factura N º 001-001986 (23 de setiembre de 1995), emitida por la empresa emplazada (foja 89).
- Copia del contrato de publicación de avisos e inserciones N º 8099, de fecha 6 de junio de 1995, suscrito por la empresa emplazada con Telefónica del Perú S.A. (fojas 97 a 98).
- Copia del contrato de publicación de avisos e inserciones N º 1174, fecha ilegible, suscrito por la empresa emplazada con Telefónica del Perú S.A. (fojas 99 a 100).
- Copia del contrato de publicación de avisos e inserciones N º 14300, año 2000, suscrito por la empresa emplazada con Telefónica del Perú S.A.A. (fojas 101 a 102).
- Copia del contrato de publicación de avisos e inserciones N º 5118, de fecha 20 de marzo del 2001, suscrito por la empresa emplazada con Telefónica del Perú S.A.A. (fojas 103 a 105).
- Copia de una página del Catálogo Peruano de la Construcción, Edición 1997, en el que se aprecia la denominación INYECTO PLAST y las letras IPR estilizadas, similar a su marca registrada (foja 106).
De los medios probatorios presentados, se aprecia lo siguiente:
- Las facturas presentadas por la emplazada que obran a fojas 74, 88, 90 a 96 y 89 en las que se aprecia el uso de las letras IPR y logotipo en el fondo de las mismas, demuestran el uso de las letras IPR y logotipo como marca para distinguir productos de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial y no ha título de nombre comercial, siendo razonable suponer que el público consumidor percibirá a la denominación INYECTO PLAST S.A. que figura en la parte superior de las facturas como el nombre comercial de la empresa emplazada, tal como se aprecia a continuación:
- Del análisis de las demás pruebas presentadas por la emplazada, se determina que acreditan el uso de la denominación INYECTO PLAST y las letras IPR y logotipo tal como se aprecia a continuación, como nombre comercial para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, desde la fecha del contrato de publicidad más antiguo, esto es, desde 19 de agosto de 1988.
4. Determinación del riesgo de confusión
En el presente caso, la nulidad de la marca registrada IPR y logotipo se fundamentaba en la utilización por parte de la accionante del nombre comercial constituido por la letra R estilizada con anterioridad al registro de la marca IPR y logotipo a favor de la emplazada, siendo que a lo largo del procedimiento no se ha acreditado un uso continuo, ininterrumpido y anterior del nombre comercial base de la acción por parte de la empresa accionante, carece de objeto determinar el riesgo de confusión entre los signos.
5. Mala fe de la emplazada al momento de solicitar el registro de la marca
Corporación Plástica J.C.A. E.I.R.L. ha manifestado que la emplazada se encuentra dentro del supuesto de mala fe, dado que conoció o debió conocer el uso por parte de su empresa del nombre comercial constituido por la letra R estilizada.
Del análisis de los documentos presentados, se advierte que éstos no acreditan que la emplazada - al solicitar el registro de la marca IPR y logotipo- haya vulnerado el principio de la buena fe, por cuanto, conforme se determinó en el punto 3 de la presente resolución, la accionante no ha demostrado el uso del nombre comercial base de la acción de nulidad con anterioridad al registro de la marca IPR y logotipo, por lo que no sería posible suponer que la emplazada conoció el uso de dicho signo como nombre comercial por parte de la accionante, más aun si la empresa Inyecto Plast S.A. ha acreditado el uso como nombre comercial de la denominación INYECTO PLAST S.A. y logotipo desde el año 1988.
En virtud de las consideraciones anteriores, la Sala estima que no se han configurado los supuestos necesarios que acrediten la mala fe por parte de la empresa Inyecto Plast S.A. al solicitar el registro de la marca de producto IPR y logotipo.
6. Procedencia de la acción de nulidad
Por lo expuesto, la Sala concluye que el certificado N º 79700, correspondiente a la marca de producto constituida por el logotipo conformado por las letras I, P y R estilizadas que forman una figura característica; conforme al modelo, que distingue productos de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, no fue otorgada contraviniendo lo dispuesto en la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823, no habiéndose demostrado que al tiempo de su otorgamiento se encontrara incursa en alguna causal de nulidad.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 4585-2003/OSD-INDECOPI de fecha 29 de abril del 2003 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Corporación Plástica J.C.A. E.I.R.L. contra el certificado N° 79700 correspondiente a la marca de producto constituida por el logotipo conformado por las letras I, P y R estilizadas que forman una figura característica; conforme al modelo, inscrita a favor de Inyecto Plast S.A., para distinguir materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, tuberías y cañerías no metálicas, sus partes y uniones, perfiles, canaletas, codos y crucetas, de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /lp
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1 Artículo 103 de la Constitución.- Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.
2 Cabe mencionar que la Sala ya se venía pronunciando en ese sentido, conforme se aprecia en la Resolución Nº 076-1998/TPI-INDECOPI del 30 de enero de 1998, recaída en el expediente Nº 247514, en el cual United Biscuits (UK) Limited solicitó el registro de la marca PENGUIN para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, el mismo que fue observado por Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda., argumentando que el signo solicitado es la traducción de su marca PINGÜINO. La Sala determinó que la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823, normas aplicables al caso - a diferencia del derogado Decreto Ley 26017 - no establecían de manera expresa la prohibición del registro de los signos que constituyeran la traducción de una marca registrada, sino que consagraban el criterio de la confundibilidad de signos como causal de prohibición absoluta al registro de marcas, debiendo dicha confusión ser determinada en función a la apreciación en conjunto de los signos en cuestión. La Sala precisó que aun en el supuesto en que el Decreto Ley 26017 estuviese vigente y por tanto se encontrasen prohibidos de registro los signos que constituyan la traducción de una marca registrada, dicha disposición no sería aplicable, toda vez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 344, ya que al contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas - entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro de traducciones de marcas registradas - las mismas no podían ser ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales.
3 Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
4 Primera Disposición Transitoria.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.
Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.
5 Artículo 172 de la Decisión 486.- “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca” .
6 Artículo 217.- Todo lo relativo al nombre comercial, en lo que sea aplicable y no exista disposición especial, se regirá por las normas establecidas para las marcas de productos y de servicios.
7 Artículo 83 de la Decisión 344.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.
8 La posibilidad de existencia de riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial ha sido analizada por la Sala en las Resoluciones Nºs 545-1998-TPI-INDECOPI (sobre la solicitud de registro de la denominación INSTITUTO DEL CORAZON DE SAN ISIDRO, y el isotipo formado por un cuadrado, dentro del cual se ubica la figura estilizada de un corazón humano y a su vez, en el interior de éste, la figura característica de la lectura de un electrocardiógrafo para distinguir servicios médico hospitalarios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial); 593 -1998-TPI-INDECOPI (sobre la solicitud de nulidad de la marca de producto constituida por la etiqueta cuadrangular con fondo rojo conteniendo la denominación BATERÍAS REY en colores blanco y rojo, según modelo, registrada a favor de Vilelmo Puelles Soto con certificado N° 19909 para distinguir acumuladores eléctricos para baterías de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial presentada por Enrique César Silva Alvarez); 489-97-TRI-SPI (sobre la solicitud de nulidad de la marca HALLEY y logotipo registrada a favor de Creaciones Artísticas Metálicas S.A. - Camesa para distinguir servicios de mantenimiento y reparación de vehículos y similares de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial presentada por Industrias Halley Service E.I.R.L.); 131-1998-TPI-INDECOPI (sobre solicitud de registro del nombre comercial constituido por la denominación DECOR CENTER S.A. y logo conforme al modelo para distinguir actividades relacionadas con la venta y comercialización de utensilios y recipientes para menaje y la cocina (que no sean metales preciosos ni chapados), mayólicas, cristalería, porcelana, loza no comprendida en otras clases, cerámicos domésticos y demás de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial).