RESOLUCIÓN N° 0806-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 162400-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0806-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 162400-2002
SOLICITANTE : CISCO TECHNOLOGY, INC.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, nueve de setiembre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 19 de setiembre del 2002, Cisco Technology, Inc. (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de servicio conformado por el logotipo compuesto por la denominación CISCO SYSTEMS escrita en letras características de color rojo sobre la figura de un puente de barras verticales de color blanco en cuyo extremo derecho se encuentra la letra R dentro de un círculo todo sobre un fondo de color azul, conforme al modelo, para distinguir servicios de soporte y consultoría de computadoras; servicios de apoyo al cliente en conexión con equipos de computadora, software de computadora; servicios y equipos de redes de computadora, sistemas de telefonía, equipos de telecomunicaciones, telefonía IP, transmisión a través de redes de banda ancha; sistemas de telecomunicaciones, diseño de redes de computadora, diseño de almacenamiento, seguridad de redes, comunicaciones por voz e inalámbricas, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante proveído de fecha 11 de octubre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos requirió a la solicitante a fin que cumpla con subsanar las siguientes observaciones:
(i) Excluir de la relación de servicios a ser distinguidos con el signo solicitado los equipos de redes de computadora, sistemas de telefonía, equipos de telecomunicaciones, telefonía IP, transmisión de redes de banda ancha y sistemas de telecomunicaciones, por no pertenecer a la clase 42 consignada, bajo apercibimiento de ser excluidos de oficio.
(ii) Excluir de la descripción del signo solicitado la letra R dentro de un círculo, toda vez que es un término irreivindicable.
Con fecha 4 de noviembre del 2002, Cisco Technology, Inc. excluyó de la descripción del signo solicitado la letra R dentro de un círculo. Asimismo, precisó que los servicios a ser distinguidos con dicho signo son servicios de soporte y consultoría de computadoras: servicios de apoyo al cliente en conexión con equipos de computadora, software de computadora, equipos de redes de computadora, sistemas de telefonía, equipos de telecomunicaciones, telefonía IP, transmisión a través de redes de banda ancha y sistemas de telecomunicaciones; diseños de redes de computadora, diseño de almacenamiento, seguridad de redes, comunicaciones por voz e inalámbricas.
Mediante proveído de fecha 5 de noviembre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por absuelto su mandato de fecha 11 de octubre del 2002.
Con fecha 9 de abril del 2003, Cisco Technology, Inc. solicitó la suspensión del presente procedimiento, toda vez que se encuentra en trámite, bajo expediente N° 162101-2002, su solicitud de registro de la marca CISCO en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante proveído de fecha 11 de abril del 2003, la Oficina de Signos Distintivos accedió a la suspensión solicitada por Cisco Technology, Inc.
Mediante proveído de fecha 18 de febrero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos dejó sin efecto el proveído de fecha 11 de abril del 2003 y dispuso se continúe con el trámite del presente procedimiento.
Mediante Resolución N° 2358-2004/OSD-INDECOPI de fecha 24 de febrero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Se ha verificado que Sysco Corporation (Estados Unidos de América), es titular de la marca de servicio SYSCO, que distingue servicios de restaurantes, servicios de restaurantes de comida rápida, restaurantes de autoservicio, restaurantes de servicio rápido y permanente (snack bares), cafeterías y salones de té; y en general todos los servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial; inscrita con certificado N° 9467, vigente hasta el 27 de noviembre del 2006.
(ii) El signo solicitado reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, y goza además de aptitud distintiva.
(iii) Los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran incluidos entre los servicios que distingue la marca registrada.
(iv) La semejanza entre los signos en conflicto radica principalmente en el hecho que la denominación CISCO del signo solicitado es similar con el término SYSCO de la marca registrada, debiendo señalarse que si bien el signo solicitado también incluye en su conformación el término SYSTEMS, ésta no le aporta la diferenciación necesaria con respecto a la marca registrada.
(v) La semejanza que presentan los signos en conflicto, unida al hecho de ser signos destinados a la identificación de servicios idénticos, permite concluir que es muy probable que cuando el usuario se encuentre en el mercado frente a dichos signos asuma que ambos tienen un mismo origen empresarial, o que existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre los titulares de los mismos, lo cual no corresponde a la realidad.
Con fecha 16 de marzo del 2004, Cisco Technology, Inc. interpuso recurso de reconsideración reiterando su solicitud de suspensión del presente procedimiento. Asimismo, manifestó lo siguiente:
(i) Los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran relacionados a las computadoras y a las comunicaciones de tipo informáticas; mientras que los servicios que distingue la marca registrada identifican servicios de restaurante, por lo que no existe ningún tipo de similitud o conexión competitiva entre dichos servicios.
(ii) La nueva Clasificación de Productos y Servicios no comprende a los servicios de restaurante dentro de la clase 42, los mismos que se encuentran ubicados actualmente en la clase 43 de dicha Clasificación.
(iii) Presenta como nueva prueba instrumental copia de los reportes obtenidos de la página web de SYSCO CORPORATION (www.sysco.com), en donde se aprecia que esta empresa se encarga de proveer insumos e ingredientes de alimentos a diversos restaurantes de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, no teniendo ninguna cadena de restaurantes con la denominación SYSCO en el Perú ni en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina.
Mediante proveído de fecha 18 de marzo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó la suspensión del presente procedimiento solicitada por Cisco Technology, Inc. mediante escrito de fecha 16 de marzo del 2004.
Mediante Resolución N° 6908-2004/OSD-INDECOPI, de fecha 9 de junio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto. Sostuvo que:
(i) Si bien es cierto que la marca registrada se encuentra inscrita en la clase 42, dicha inscripción se efectuó estando aún vigente la séptima edición de la Nomenclatura Oficial. Por tal motivo, en su momento, los servicios a los que se pretendía aplicar dicho signo fueron debidamente encuadrados en la clase 42, siendo que los mismos, abarcan todos los servicios de dicha clase entre los cuales figuran los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado.
(ii) Los documentos presentados como nuevas pruebas instrumentales no aportan nuevos elementos de juicio que desvirtúen los argumentos que sustentaron la resolución recurrida.
Con fecha 28 de junio del 2004, Cisco Technology, Inc. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado CISCO SYSTEMS y logotipo y la marca registrada SYSCO.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Sysco Corporation (Estados Unidos de América) es titular de la marca de servicio SYSCO, que distingue servicios de restaurantes, servicios de restaurantes de comida rápida, restaurantes de autoservicio, restaurantes de servicio rápido y permanente (snack bares), cafeterías y salones de té; y en general todos los servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, registrada con certificado N º 9467, vigente hasta el 27 de noviembre del 2006.
b) Actualmente se encuentran registradas a favor de distintos titulares, en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, diversas marcas que incluyen el término SYSTEMS en su conformación, tales como T SYSTEMS y logotipo (certificado N º 25349), DEGEM SYSTEMS (certificado N º 15035), U.S. DEFENSE SYSTEMS (certificado N º 25804), VARIAN MEDICAL SYSTEMS (certificado N º 21125), ELECTRONIC DATA SYSTEMS (certificado N º 5786).
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
2.1 Identidad de los servicios distinguidos
En el presente caso, se aprecia que los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran comprendidos entre los servicios que distingue la marca registrada.
2.2. Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los servicios de restauración y hotelería que distinguen los signos en cuestión, es razonable suponer que debido a su naturaleza el público consumidor prestará un especial grado de atención al momento de efectuar su elección cuando requiera dichos servicios.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
En el caso de los signos compuestos por dos o más denominaciones es necesario establecer si una de dichas denominaciones predomina sobre la otra, o es la que sirve para determinar la impresión en conjunto, puesto que dos signos pueden ser semejantes, si ambos contienen el mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular conformación del signo de que se trata.
Previamente a realizar el examen comparativo, es pertinente indicar que la inclusión del término SYSTEMS (cuya traducción al castellano es sistemas) en el signo solicitado no es determinante a efectos de establecer si existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto, toda vez que, conforme se desprende del informe de antecedentes, dicho elemento forma parte de diversas marcas registradas en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, para distinguir servicios relacionados con los sistemas informáticos, siendo débil con relación a estos servicios.
Efectuado el examen comparativo entre la denominación relevante del signo solicitado (CISCO) y la marca registrada SYSCO, se concluye -conforme quedó establecido en la Resolución N º 223-2004/TPI-INDECOPI 9 - que fonéticamente dichos términos tienen una pronunciación idéntica, toda vez que, por su ubicación, las letras C/S e I/Y generan el mismo sonido.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que, si bien los signos presentan la misma extensión y número de letras, difieren por las grafías S e Y en la marca registrada, a diferencia de las grafías C e I del signo solicitado, lo cual determina que su impacto visual de conjunto sea diferente.
2.3 Riesgo de confusión
Por lo expuesto, dado que los servicios a ser distinguidos con el signo solicitado se encuentran comprendidos entre los servicios que distingue la marca registrada, y teniendo en cuenta la identidad fonética existente entre dichos signos, se concluye que, no obstante sus diferencias gráficas, no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público usuario.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 6908-2004/OSD-INDECOPI de fecha 9 de junio del 2004, por sus efectos, la Resolución N º 2358-2004/OSD-INDECOPI de fecha 24 de febrero del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación CISCO SYSTEMS escrita en letras características de color rojo sobre la figura de un puente de barras verticales de color blanco, todo sobre un fondo de color azul, conforme al modelo.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
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1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (...);”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...);”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 (nota 7), p. 15.
9 Emitida por esta Sala con fecha 23 de marzo del 2004 en el expediente N º 162101-2002, sobre registro de la marca CISCO, solicitado por Cisco Technology Inc.