RESOLUCIÓN N° 0007-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 174038-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0007-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 174038-2003
SOLICITANTE : COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
Denominaciones descriptivas en idioma extranjero - Distintividad del signo solicitado
Lima, trece de enero de dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 21 de febrero del 2003, Colgate-Palmolive Company (Estados Unidos de América), reivindicando prioridad de la solicitud extranjera N º 78/156,662 presentada el 22 de agosto del 2002 en los Estados Unidos de América, solicitó el registro de la marca de producto CLARIFYING TREATMENT, para distinguir pastas dentales, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 12181-2003/OSD-INDECOPI de fecha 21 de octubre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró que el signo solicitado CLARIFYING TREATMENT está compuesto por palabras carentes de distintividad para identificar y diferenciar los productos que pretende distinguir, debiendo tenerse en consideración que no presenta ningún elemento denominativo ni figurativo adicional que le otorgue distintividad, limitándose a informar acerca de una de las características de los productos a distinguir, a saber, pastas dentales, indicando que se trata de pastas dentales o dentífricos que entre sus propiedades tiene la de clarificar y blanquear los dientes, conseguir u obtener una blancura dental con dicho tratamiento. Determinó que el signo solicitado CLARIFYING TREATMENT entendido por el consumidor como tratamiento blanqueador o tratamiento clarificador, brinda información sobre los productos (pastas dentales) a distinguir con el signo solicitado. La conjunción de las palabras CLARIFYING y TREATMENT no ha dado lugar a un signo con capacidad distintiva en relación con los productos a distinguir.
Con fecha 7 de noviembre del 2003, Colgate-Palmolive Company interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) Solicita que no se reivindique el término inglés TREATMENT en el signo solicitado.
(ii) Siendo el signo solicitado una combinación de dos términos del idioma inglés, la mayor parte de los consumidores locales no conocerán el significado de los términos y menos el significado de la combinación de ambos, por lo que es difícil que el signo solicitado denote un significado concreto y descriptivo de los productos a distinguir.
(iii) Los términos CLARIFYING y TREATMENT tienen diversos significados, como: clarificar, aclarar, poner claro y trato, y tratamiento, regimiento, terapéutica, etc., respectivamente, por lo que el significado de la expresión solicitada sería muy diverso.
(iv) El consumidor peruano de habla castellana no podrá determinar al ver o escuchar el signo solicitado que se trata de un término descriptivo de los productos solicitados, por lo que no es posible señalar que el signo CLARIFYING TREATMENT tenga un significado que describa los productos.
(v) En el supuesto que se considere que el significado del signo solicitado, tratamiento blanqueador o tratamiento clarificador, es reconocido por los consumidores locales, éste no tiene relación con las pastas dentales que pretende distinguir el signo. Además, el concepto tratamiento blanqueador o tratamiento clarificador, podría aplicarse a prácticamente todos los productos y servicios de distintas clases, no siendo un significado privativo y característico de las pastas dentales. El signo solicitado no constituye un término descriptivo ni común, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 134 de la Decisión 486.
(vi) El signo solicitado CLARIFYING TREATMENT no será capaz de comunicar características o cualidades de los productos a aquellos consumidores que no conocen el signo, pudiendo aludir a alguna característica del efecto del uso de las cremas dentales, pero de ninguna manera trasmite una cualidad esencial o característica de las cremas dentales.
(vii) Los términos que pertenecen a otros idiomas, deben ser tratados como términos de fantasía en el Perú, es decir expresiones cuyo significado no es conocido por la mayor parte de los consumidores peruanos, por lo que no puede tomarse en cuenta su significado o traducción para efectos de considerar su poder distintivo y/o supuesto carácter descriptivo, genérico o evocativo.
(viii) Si se tiene en consideración que está "excluyendo de la presente reivindicación el término TREATMENT", se concluye que "la expresión CLARIFYING de ninguna manera podría considerarse como un término descriptivo de las pastas dentales y carente de poder distintivo", pues puede ser aplicada a un sinnúmero de productos como: químicos, pinturas, productos alimenticios, bebidas, algunas productos o cremas medicinales, siendo un término de significado amplio y genérico que no podría considerarse descriptivo. Adjuntó copia de páginas del diccionario inglés-español, español-inglés Simon & Schuster´s.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
a) Se encuentran registradas en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, a favor de distintos titulares, las marcas CLARIFIANCE, CLARIFIQUE, COVER GIRL CLARIFYING, PALMOLIVE BOTANICALS SHAMPOO CLARIFYING (mixta).
b) No se encuentran registradas en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, marcas que contengan el término TREATMENT en su conformación.
2. Denominaciones descriptivas
Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.
La Decisión 486 en su artículo 135 inciso e) establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP-2000 1 y 49-IP-2000 2 - interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere - no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable en relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.
Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.
Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
De otro lado, dentro de la categoría de los términos descriptivos pueden incluirse los adjetivos calificativos y las palabras o expresiones laudatorias que elogian o califican en forma específica a los productos o servicios que pretende distinguir.
Conforme lo expresa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 27-IP-95 3 - el cual es relevante porque interpreta al artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, similar al artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 - los adjetivos calificativos pueden registrarse como marca siempre y cuando no guarden una relación estrecha y sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las características esenciales o primordiales de los productos. Los adjetivos calificativos pueden referirse a una cualidad o ventaja importante del producto (o servicio) pero éstas no deben ser la configurante o la necesaria de la característica del mismo. Esta clase de adjetivos se refieren comúnmente a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a proteger, por ejemplo “eterno”, “predilecto”, “entero”, etc. 4
De otro lado, la Sala en concordancia con lo establecido por el Tribunal en el citado Proceso 27-IP-95 conviene en precisar que hay otros adjetivos calificativos que no se refieren a las cualidades o características de los productos o servicios en concreto, sino que más bien se utilizan para referirse a las cualidades o características que sí pueden decirse de todos los productos o servicios (ej. mejor, fino, extra). Estos términos pertenecen al dominio público y por lo tanto no son susceptibles de apropiación en forma aislada por una sola persona, así lo establece en su parte final, el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.
2.1 Denominaciones descriptivas en idioma extranjero
En el caso de las denominaciones descriptivas en idioma extranjero ellas serán tratadas como denominaciones en castellano, dependiendo del grado de conocimiento de su significado o de la necesidad de su utilización por parte de los competidores para que puedan concurrir libremente en el mercado. Al respecto, la Sala, advierte los siguientes casos:
- Palabras que han ingresado al lenguaje común del país para describir un determinado producto, servicio o actividad, tales como: light, premium, small, medium, large, extra large, delivery, fashion.
- Palabras que no han ingresado al idioma nacional pero se entienden por su semejanza fonética y gráfica con su respectiva traducción al idioma castellano, tales como magnificent, brilliant, ceramic, energy, select.
- Palabras que tienen un carácter descriptivo en su país de origen (tal es el caso de singles para referirse a queso en tajadas individuales) y, por el intercambio comercial frecuente con el país de donde proviene su uso, están llegando al Perú productos en los que se utiliza con ese carácter. A través de un uso frecuente el sector pertinente del público puede llegar a entender su significado.
En este sentido, un término en idioma extranjero puede ser considerado como descriptivo en los siguientes supuestos: si es una denominación en idioma extranjero que ha entrado a formar parte del idioma castellano, si es entendida por el público, o es necesario su uso en el comercio de importación o exportación.
Si el significado de las denominaciones descriptivas en idioma extranjero no es conocido por el público consumidor, serán percibidas por éste como términos arbitrarios o de fantasía susceptibles de ser registrados.
En el caso que el significado de las denominaciones descriptivas en idioma extranjero no sea conocido por el público y que por lo tanto no las use actualmente, pero exista suficiente seguridad de que en el futuro se va a necesitar de dichas denominaciones a título descriptivo en publicidad, indicaciones de uso, distribución de los productos o prestación de los servicios, etc., es conveniente dejarlas libres debido a las necesidades del tráfico económico. Esa posibilidad de uso debe ser objetivamente concreta y el análisis del caso debe ser riguroso, requiriéndose de información sobre las transacciones comerciales que el país lleva con el país de donde proviene la denominación en cuestión.
Las variaciones de una denominación descriptiva en idioma extranjero son tratadas en forma semejante a las variaciones, antes mencionadas, de una denominación descriptiva en idioma español.
2.2 Aplicación al caso concreto
El signo solicitado se encuentra conformado por la denominación CLARIFYING TREATMENT (sin reivindicar el término TREATMENT), para distinguir pastas dentales, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
El término CLARIFYING, es un vocablo del idioma inglés que significa aclarificativo, aclaratorio 5 , mientras que el término TREATMENT significa tratamiento, régimen, terapéutica 6 .
El signo solicitado CLARIFYING TREATMENT constituye una denominación descriptiva, que informa de manera directa al público consumidor una característica de los productos que pretende distinguir – pastas dentales - como es que se trata de una pasta dental útil o destinada al tratamiento para aclarar los dientes o blanqueamiento dental.
Si bien el significado de los términos CLARIFYING y TREATMENT no es conocido por la totalidad de la población y tampoco constituye una denominación extranjera que haya entrado a formar parte del lenguaje común del país, dentro del sector pertinente del público consumidor de productos para la higiene, productos de perfumería y tocador son términos que le resultan familiares por su uso en el mercado, tanto dentro de marcas registradas que los incluyen como dentro de las indicaciones de productos ofrecidos en el mercado.
Al respecto, cabe resaltar que cada vez con más frecuencia el público consumidor se encuentra en el mercado con productos importados en los cuales se utilizan frases que informan acerca de una característica del producto, así, por ejemplo, se ha podido verificar la existencia de productos como: Shampoo Claryfying X 300ml Pantene, Shampoo Intensive Treatment X 13.5 oz. y Clear Pore Treatment Neutrogena 7 , de lo que se desprende que los términos CLARIFYING y TREATMENT vienen siendo usados para informar a los consumidores sobre las características de los productos que distinguen diversas marcas registradas o de marcas existentes en el mercado.
En tal sentido, de otorgarse un derecho de exclusiva sobre la denominación CLARYFYING TREATMENT se estaría privando indebidamente a los demás competidores de emplearla en el mercado para la distinción de sus productos, por lo que dicha denominación debe permanecer libre en el mercado para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizar la misma o una denominación parecida.
Por otro lado, respecto a lo manifestado por la solicitante en el sentido que si se tiene en consideración que está excluyendo de "la presente reivindicación el término TREATMENT, concluimos que la expresión CLARIFYING de ninguna manera podría tampoco considerarse como un término descriptivo de las pastas dentales y carente de poder distintivo", que en el supuesto que el signo solicitado se encontrara conformado únicamente por el término CLARIFYING, al informar también acerca de una característica de los productos a distinguir, constituiría una expresión descriptiva.
Asimismo, en relación con lo señalado por la solicitante en el sentido que los términos que pertenecen a otros idiomas, deben ser tratados como términos de fantasía en el Perú, es decir expresiones cuyo significado no es conocido por la mayor parte de los consumidores peruanos, por lo que no puede tomarse en cuenta su significado o traducción para efectos de considerar su poder distintivo y/o supuesto carácter descriptivo, genérico o evocativo, que un término en idioma extranjero puede ser considerado como descriptivo en los siguientes supuestos: i) si es una denominación en idioma extranjero que ha entrado a formar parte del idioma castellano, ii) si es entendida por el público, iii) o si es necesario su uso en el comercio de importación o exportación.
Por las consideraciones expuestas, se determina que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.
3. Carácter distintivo del signo solicitado
3.1. Sobre la distintividad de los signos
De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.
Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-96 8 -durante la vigencia de la Decisión 344 9 - en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categorías de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.
La capacidad distintiva de un signo se determina en relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.
En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica en relación a un origen empresarial determinado.
No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal 10 u otras razones 11 tiene una dudosa capacidad distintiva pero donde el público - a falta de la presencia de un signo distintivo - se ve obligado a identificar al producto con este nombre o indicación, no significa que este signo tenga capacidad distintiva.
Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.
Para determinar la distintividad de un signo debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.
El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.
3.2 Aplicación al caso concreto
Atendiendo a lo expuesto en el punto 2 de la presente resolución, y a que el signo solicitado no cuenta con elementos (denominativos, gráficos o figurativos) adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro, resulta incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues ello le daría una ventaja injusta y un monopolio sobre elementos que deben ser de libre uso en el mercado. En efecto, de otorgarse su registro se afectaría el interés y el derecho que tienen los competidores de poder usar términos que son descriptivos y por lo tanto necesarios para la identificación y promoción de determinados productos.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra también incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, razón por lo cual no corresponde su acceso al registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N º 12181-2003/OSD-INDECOPI de fecha 21 de octubre del 2003 y; en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto CLARIFYING TREATMENT, solicitado por Colgate-Palmolive Company.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 551 del 3 de abril de 2000, p. 12.
2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre de 2000, p. 6.
3 Gaceta Oficial del Acuerdo Nº 257 del 14 de abril de 1997, p. 10.
4 Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Bogotá 1995, p. 966.
5 En: Appleton´s New Cuyás Dictionary English-Spanish, Nueva York 1972, p. 111.
6 En: Appleton´s New Cuyás Dictionary English-Spanish, Nueva York 1972, p. 622.
7 En: http://www.ewong.com
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
9 Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.
10 Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.
11 Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica en relación al producto que distingue.