RESOLUCIÓN N° 0774-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 167594-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0774-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 167594-2002
SOLICITANTE : TOTAL ARTEFACTOS S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial: Existencia – Corrección de error material
Lima, tres de setiembre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 26 de noviembre del 2002, Total Artefactos S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto COMPUTER@PLAZA, para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control, de socorro, y de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; se incluye a su vez planchas eléctricas, televisores, aparatos de audio y videograbadoras, filmadores, cámaras fotográficas, computadoras, periféricos de cómputo, impresoras, monitores, disketts, cintas y soportes magnéticos, suministros y accesorios de dichos productos, programas de ordenador (software), beepers, teléfonos, celulares, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 14692-2004/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003 (sic), la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Se encuentra registrada, a favor de Ceteco Investment Corporation (Aruba) NV. la marca COMPUTER@PLAZA y logotipo, que distingue productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, dentro de los cuales se encuentran incluidos los productos que pretende distinguir el signo solicitado.
(ii) El signo solicitado es sustancialmente similar a la marca registrada, en la medida que la denominación COMPUTER@PLAZA del signo solicitado se pronuncia y escribe de manera idéntica que la denominación COMPUTER@PLAZA, único elemento denominativo de la marca registrada, debido a su ubicación dentro de la misma y al hecho que en la práctica mercantil el producto se solicita mediante su respectiva denominación, razones por las que de otorgarse el registro solicitado, éste sería susceptible de inducir a error respecto al origen empresarial de los productos a distinguir.
Con fecha 12 de mayo del 2004, Total Artefactos S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado son mayores e incluso distintos a aquéllos que identifica la marca registrada.
(ii) Sin embargo, la posibilidad de riesgo de confusión entre los signos en conflicto se disipa, toda vez que su empresa ha adquirido la marca registrada por Ceteco Investment Corporation (Aruba) N.V., conforme lo demostrará con la documentación que presentará más adelante.
Mediante proveído de fecha 12 de agosto del 2004, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual requirió a Total Artefactos S.A. iniciar el acto modificatorio de transferencia de registro de la marca COMPUTER@PLAZA y logotipo, dentro del plazo de 5 días hábiles.
No obstante haber sido notificada conforme a ley, Total Artefactos S.A. no cumplió con el mandato.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado COMPUTER@PLAZA y la marca registrada COMPUTER@PLAZA y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Ceteco Investment Corporation (Aruba) NV es titular de la marca de producto constituida por la denominación COMPUTER@PLAZA escrita en forma característica dentro de un rectángulo con las puntas redondeadas de color azul, las palabras COMPUTER y PLAZA escritas en blanco y el signo @ en amarillo; todo conforme al modelo, que distingue computadoras, cintas, periféricos de cómputo, impresoras, monitores, diskettes, soportes magnéticos, programas de ordenador; suministros y accesorios conexos de la clase, y demás productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 59373, vigente desde el 29 de noviembre de 1999 hasta el 29 de noviembre del 2009.
b) Hasta la fecha, Total Artefactos S.A. no ha iniciado el trámite de inscripción de la transferencia de la marca en cuestión.
2. Cuestión previa: Transferencia de la marca COMPUTER@PLAZA y logotipo
La prohibición de registro de un signo por ser confundible con una marca anteriormente registrada sólo opera cuando el solicitante del registro y el titular de la marca registrada son dos personas diferentes. Sin embargo, nada impide que un mismo titular solicite el registro de un signo que pueda ser considerado una variación de su marca ya registrada, siempre que con esta nueva solicitud no se pretenda infringir las normas sobre el uso obligatorio de la marca. Con el nuevo registro nacerá un derecho de marca independiente, que se diferencia de la marca registrada anterior en la prioridad y en el plazo de vigencia.
En el presente caso, Total Artefactos S.A. indicó que había adquirido la marca base de la denegatoria - en Primera Instancia - del signo solicitado, conforme lo acreditaría posteriormente, sin embargo, no obstante el tiempo transcurrido y el requerimiento efectuado por la Sala, Total Artefactos S.A. no ha acreditado tal transferencia ni ha iniciado el trámite pertinente para su inscripción en el registro respectivo.
Por tal razón, en el presente caso no se ha acreditado que la solicitante sea titular de la marca registrada COMPUTER@PLAZA y logotipo, razón por la cual corresponde efectuar el examen comparativo entre el signo solicitado y dicha marca.
3. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 1 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-2000 2 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 3 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 4 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Identidad de productos
Se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos entre los productos que distingue la marca registrada (computadoras, cintas, periféricos de cómputo, impresoras, monitores, diskettes, soportes magnéticos, programas de ordenador; suministros y accesorios conexos de la clase y demás productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial).
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 5 y 76-IP-2000 6 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los productos distinguidos con los signos en conflicto, tal como lo ha señalado la Sala 7 , es razonable suponer que el público consumidor prestará una atención especial al momento de adquirirlos, haciendo un examen de las alternativas existentes en el mercado en función de la calidad, precio, garantías ofrecidas y necesidades particulares.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 8 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que la marca registrada constituye un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En el presente caso, en la marca mixta registrada son relevantes tanto el aspecto denominativo como el aspecto gráfico. En efecto, el elemento denominativo es importante por el lugar que ocupa dentro del signo y por ser la denominación con que el consumidor requiere los productos (COMPUTER PLAZA). En cuanto al aspecto gráfico del signo, éste comprende la escritura de la denominación, el símbolo @, y la combinación de colores azul, blanco y amarillo, conforme se advierte a continuación:
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado COMPUTER@PLAZA y la marca registrada COMPUTER@PLAZA y logotipo, desde el punto de vista fonético, se advierte que los signos coinciden tanto en los términos COMPUTER y PLAZA como en el signo @, por lo que generan idéntica pronunciación de conjunto.
Desde el punto de vista gráfico, si bien la marca registrada presenta un aspecto gráfico, dado que los signos comparten los términos COMPUTER y PLAZA y el símbolo @, producen una impresión visual de conjunto semejante.
Desde el punto de vista conceptual los signos resultan idénticos, debido a que comparten los mismos términos, COMPUTER que por su uso constante en el mercado alude directamente a ordenador o computadora, y el término PLAZA que significa espacio, sitio o lugar.
3.3 Riesgo de confusión
Por lo expuesto, dado que existe identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, así como identidad fonética y conceptual, y semejanza gráfica entre los signos, su coexistencia es susceptible de inducir a confusión al público consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
4. Corrección de error material
La Oficina de Signos Distintivos ha incurrido en error en el número de la resolución apelada, habiendo consignado Resolución N° 14692 - 2004 en lugar de Resolución N° 14692-2003.
Este error es susceptible de ser rectificado, de conformidad con lo establecido por el artículo 201 de la Ley 27444 9 .
En consecuencia, corresponde enmendar la resolución apelada en el sentido que la misma es la Resolución N° 14692-2003/OSD-INDECOPI.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 14692-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003, y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto COMPUTER@PLAZA, solicitado por Total Artefactos S.A.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/rl
1 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...);”.
2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 594 del 21 de agosto del 2000.
3 Ver nota 1
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 555 del 17 de abril del 2000.
5 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 5), p. 15.
7 Resoluciones N° 836-2003/INDECOPI-TPI de fecha 19 de agosto del 2003 y N° 956-2003/INDECOPI-TPI del 16 de setiembre del 2003.
8 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.
9 Artículo 201.- Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.