RESOLUCIÓN N° 0758-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 158891-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0758-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 158891-2002
SOLICITANTE : COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, treinta de julio de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 8 de agosto del 2002, Comercial Andina Industrial S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto KALEXINAS, para distinguir productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 4 de noviembre del 2002, Impexyl S.A. (Suiza) formuló oposición manifestando ser titular de la marca KALEX (Certificado N° 58041) registrada en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado resulta confundible.
Mediante proveído de fecha 5 de noviembre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos requirió a Impexyl S.A. para que cumpla con presentar el poder respectivo dentro del plazo de ley de sesenta días.
Mediante proveído de fecha 6 de enero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos, luego de verificar que la empresa Impexyl S.A. no había cumplido con absolver el mandato de fecha 5 de noviembre del 2002, tuvo por no admitida a trámite la oposición formulada y dispuso se continúe el trámite correspondiente.
Mediante Resolución N° 4384-2003/OSD-INDECOPI de fecha 23 de abril del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Luego de verificar la existencia de la marca de producto KALEX, registrada en la clase 1 de la Nomenclatura Oficial a favor de Impexyl S.A., bajo certificado N° 58040, consideró lo siguiente:
(i) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado presentan una estrecha similitud con los productos que distingue la marca registrada.
(ii) El signo solicitado KALEXINAS y la marca registrada KALEX son gráfica y fonéticamente similares, dado que el signo solicitado incluye en su conformación a la marca registrada, por lo que resulta susceptible de producir confusión en los consumidores, y si bien presenta elementos adicionales, no logran otorgarle la diferenciación suficiente, además del hecho que dichos elementos podrían sugerir que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada.
Con fecha 19 de mayo del 2003, Comercial Andina Industrial S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) En la resolución apelada sólo se ha efectuado una apreciación subjetiva de los signos, al descartar los elementos adicionales de los mismos (INAS en el signo solicitado).
(ii) Los productos que distinguen los signos resultan ser de un valor económico mayor que cualquier otro producto, por lo que al momento de adquirirse, el consumidor hará la comparación con detenimiento, por lo que las posibilidades de confusión serían nulas.
(iii) Los signos en cuestión son totalmente distintos ya que en su conjunto presentan una pronunciación e impacto gráfico totalmente diferente, al diferir en su número de letras, sílabas y fonemas.
(iv) Los signos en cuestión no pueden relacionarse al no tener significado alguno.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado KALEXINAS y la marca registrada KALEX.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Impexyl S.A. (Suiza) es titular de la marca de producto KALEX, que distingue productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abonos para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria y demás productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 58040, vigente hasta el 30 de setiembre del año 2009.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
2.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado [productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial] se encuentran comprendidos dentro de los que distingue la marca registrada [productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abonos para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria y demás productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial].
2.2 Examen comparativo
Previamente al examen comparativo, cabe precisar que la confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir, que el consumidor, aun diferenciando claramente los productos o servicios, podría creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada o pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por su titular o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas.
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 7 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 8 y 76-IP-2000 9 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los productos materia de análisis dada su naturaleza, resulta razonable asumir que su adquisición implicará la selección de dichos productos de acuerdo a determinados criterios y especificaciones, por lo que los consumidores prestarán especial atención al momento de adquirirlos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Sin embargo, no por el hecho que una marca incluya términos de otra, ambas son confundibles entre sí. Esta circunstancia no es decisiva para el examen, ya que lo que importa es determinar si, considerando los signos en su integridad, éstos producen confusión en su impresión en conjunto. Por lo general, ésta se produce si el término que se encuentra contenido no pierde su individualidad dentro del nuevo signo o si los elementos adicionales que presenta este último respecto al otro son irregistrables (por genéricos o descriptivos), o no le otorgan la distintividad requerida.
Realizado el examen comparativo entre los signos KALEXINAS y KALEX, se advierte desde el punto de vista fonético que si bien el signo solicitando incluye en su conformación a la marca registrada, los signos difieren en el número de sílabas (cuatro / dos) y secuencia de vocales (A-E-I-A / A-E) que los conforman, lo cual determina que al ser pronunciados en su conjunto tengan una distinta entonación y pronunciación.
En cuanto al aspecto gráfico, si bien el signo solicitado incluye las letras finales I, N, A y S en su conformación, ello no resulta suficiente para evitar que al apreciarse ambos signos en conjunto se pueda recordar que ambos se encuentran conformados por las letras K, A, L, E y X en un mismo orden, sobre todo por la especial grafía de las letras K y X.
Desde el punto de vista conceptual, si bien los signos en conflicto constituyen denominaciones de fantasía, el hecho que el signo solicitado incluya en su conformación la terminación -INAS (que es utilizada en el idioma español para construir diminutivos 10 ), va a suscitar en el consumidor la idea de un producto KALEX pequeño.
2.3 Riesgo de confusión
En virtud de lo establecido en los párrafos precedentes, se ha determinado que dada las semejanzas gráficas existentes entre los signos y la relación conceptual existente entre los mismos, así como el hecho que distingan los mismos productos, a pesar de las diferencias fonéticas existentes entre los signos, su coexistencia en el mercado es susceptible de inducir a confusión al público consumidor respecto al origen empresarial de los productos, ya que el público consumidor puede pensar que el signo KALEXINAS constituye una variación en tamaño de los productos KALEX, o que constituye una nueva presentación de los mismos.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 4384-2003/OSD-INDECOPI de fecha 23 de abril del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto KALEXINAS, solicitado por Comercial Andina Industrial S.A.C. (Perú).
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /lt
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1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.
7 Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (ver nota 8), p. 15.
10 Que disminuye o reduce una cosa. Las terminaciones de los diminutivos españoles son: ito, ilo, ico, uelo, ín, ino, iño, ajo, ejo, ijo, con sus femeninos y plurales. Pequeño Larousse Ilustrado, Bogotá 1995, p. 967.