RESOLUCIÓN N° 0734-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 142910-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : DROGUERIA LOS ANDES S.A.
OPOSITORA : BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, veintitrés de julio de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 21 de enero del 2002, Droguería Los Andes S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto TRUASINOL, para distinguir productos farmacéuticos en general de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 30 de abril del 2002, Bayer Aktiengesellschaft (Alemania) formuló oposición a la solicitud de registro manifestando ser titular de la marca TRASYLOL, que distingue productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado resulta ser gráfica y fonéticamente confundible, debido a que de las nueve letras que conforman el signo solicitado, siete constituyen una fiel reproducción de las primeras letras de su marca, ubicándose en la misma posición. Precisó que ambos signos se inician con las letras TR y terminan con las letras OL , además que presentan el mismo número de sílabas (tres), de la cuales una es idéntica ( SY / SI) y las otras dos difieren tan sólo en una letra ( TRA/TRUA - LOL/NOL) . Finalmente, indicó que los signos distinguen los mismos productos.
Con fecha 18 de junio del 2002, Droguería Los Andes S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando que los signos en conflicto son fonética y gráficamente diferentes al tener en común sólo la terminación OL y la sílaba intermedia SI , ya que el prefijo en la marca opositora está compuesto por la sílaba TRA , mientras que en el signo solicitado está constituido por la sílaba TRUA , lo que permite que puedan coexistir pacíficamente en el mercado sin crear confusión.
Mediante Resolución N° 4221-2003/OSD-INDECOPI de fecha 16 de abril del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado. Consideró que los signos en cuestión distinguen los mismos productos y son fonéticamente similares, ya que no sólo coinciden en el sonido de su sílaba intermedia SI , sino que además presentan similitud fonética en sus sílabas restantes. Precisó que si bien el signo solicitado incluye la vocal U en su sílaba inicial, el sonido de dicha letra pasa inadvertido al ser una vocal débil que forma un diptongo con una vocal fuerte ( A ), cuyo sonido predomina, además que presentan identidad en sus terminaciones.
Con fecha 15 de mayo del 2003, Droguería Los Andes S.A. interpuso recurso de apelación reiterando las diferencias entre los signos en conflicto. Agregó que los signos presentan una distinta secuencia de vocales y consonantes.
Con fecha 19 de junio del 2003, Bayer Aktiengesellschaft absolvió el traslado de la oposición reiterando sus argumentos.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado TRUASINOL y la marca registrada TRASYLOL.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Bayer AG (Alemania) es titular de la marca de producto TRASYLOL, que distingue preparaciones farmacéuticas, emplastos, materiales para vendajes y todos los demás productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 22490 y vigente hasta el 10 de enero del 2006.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado (productos farmacéuticos en general) se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca registrada (todos los productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial).
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos.
En el caso de los productos farmacéuticos, es razonable asumir que el consumidor al adquirir tales productos hará un detenido examen de los productos en función de sus necesidades de salud.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado TRUASINOL y la marca registrada TRASYLOL, desde el punto de vista fonético, se advierte que los signos presentan el mismo número de sílabas ( tres ) y una secuencia de vocales casi idéntica ( U-A-I-O/A-I-O ), siendo que la vocal U que aparece entre las letras R y A no resulta muy perceptible, además que las sílabas tónicas finales son también casi idénticas ( NOL/LOL) , lo que determina una pronunciación y entonación semejante.
Desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos presentan distinta extensión, además que la presencia de las letras intermedias Y y L en la marca registrada determina una impresión visual de conjunto distinta.
Por las consideraciones anteriores, dada la identidad de los productos que distinguen los signos en cuestión, y dadas las semejanzas fonéticas existentes entre los mismos, la Sala determina que su coexistencia en el mercado es susceptible de inducir a confusión al público consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde su acceso a registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución Nº 4221-2003/OSD-INDECOPI de fecha 16 de abril del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto TRUASINOL, solicitado por Droguería Los Andes S.A.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/ma
1
Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
2
Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
3
Ver nota 1.
4
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
5
Ver nota 2.
6
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
7
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 7), p. 15.