RESOLUCIÓN N° 0066-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 175292-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0066-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 175292-2003
SOLICITANTE : DECOR CENTER S.A.
OPOSITORA : INTERFOREST S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de las clases 19 y 6 de la Nomenclatura Oficial
Lima, veintisiete de enero del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de marzo del 2003, Decor Center S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación EUROSTAR escrita en letras características donde la letra A contiene una estrella, en los colores azul y amarillo, conforme al modelo, para distinguir materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos, de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 15 de mayo del 2003, Interforest S.A. (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro manifestando ser titular de la marca EUROSTAR y logotipo con figura de estrella, registrada en la clase 6 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado es confundible. Señaló que los productos que distinguen los signos en conflicto están vinculados, ya que se trata de materiales de construcción, entre los que existe complementariedad y afinidad de uso. Indicó que ambos signos presentan la denominación EUROSTAR, por lo que a nivel fonético los signos resultan ser idénticos. Agregó que a nivel figurativo ambos signos presentan la figura de una estrella, y si bien existen ligeras diferencias entre los colores de ambos logotipos, éstas serán consideradas como variaciones del logotipo de su marca registrada.
Con fecha 26 de junio del 2003, Decor Center S.A. contestó la oposición señalando que es titular de la marca EUROSTAR y logotipo en las clases 11 y 21 de la Nomenclatura Oficial, para distinguir productos vinculados a los materiales de construcción. Agregó que si bien el signo solicitado pretende distinguir un tipo de materiales de construcción, ello no determina que exista posibilidad de confusión con la marca de la opositora, ya que se trata de productos de distinta naturaleza.
Sostuvo que los signos en conflicto no son idénticos, ya que presentan diferencias gráficas que los hacen inconfundibles.
Mediante Resolución N° 9455-2004/OSD-INDECOPI de fecha 5 de agosto del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado. Señaló que los productos que distinguen los signos en conflicto tienen una finalidad coincidente en la medida que son usados en la construcción, están dirigidos a idéntico sector del público consumidor, cuentan con canales de comercialización coincidentes y son elaborados por las mismas empresas, por lo que resultan ser productos vinculados. Consideró que los signos en conflicto presentan como elemento más relevante la denominación EUROSTAR, ya que el elemento figurativo sólo se limita a enmarcarlo y ornarlo, por lo que resultan ser similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Con relación a los registros que la empresa solicitante tiene en las clases 19 y 21 de la Nomenclatura Oficial, manifestó que los mismos no le otorgan a la solicitante el derecho a obtener el registro del signo solicitado, puesto que cada solicitud de registro debe ser evaluada a fin de verificar si cumple con los requisitos de registrabilidad y si no está incursa en alguna prohibición de registro.
Con fecha 27 de agosto del 2004, Decor Center S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Asimismo, manifestó que los productos que distingue la marca de la opositora tienen naturaleza distinta a los productos que pretende distinguir el signo solicitado, ya que unos son metálicos en tanto que los otros son no metálicos.
Con fecha 15 de octubre del 2004, Interforest S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado EUROSTAR y logotipo y la marca de la opositora EUROSTAR y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Interforest S.A. es titular de la marca de producto constituida por la denominación EUROSTAR escrita en letras características y figura de estrella, dentro de un óvalo, en colores blanco, rojo y negro; conforme al modelo, que distingue bisagras en metal; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos, de la clase 6 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 83942, vigente hasta el 16 de octubre del 2012.
2. Principio de especialidad
Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen.
La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca2.
Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.
Cabe destacar que la Decisión 85 en su artículo 68 relacionaba el alcance de esta regla con las clases de la Nomenclatura Oficial, lo que explica que actualmente bajo las normas vigentes se produzca una confusión acerca del verdadero alcance de la regla de la especialidad. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 4863, otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial. Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. Más importante entonces es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.
3. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error4 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca5.
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 3446 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-20007 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)8.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-20009, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado.
Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir materiales de construcción no metálicos ; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas ; monumentos no metálicos; en tanto que la marca registrada distingue bisagras en metal; materiales de construcción metálicos ; construcciones transportables metálicas ; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos .
Tal como se puede apreciar tanto el signo solicitado distinguen, entre otros, materiales de construcción, tubos para la construcción y construcciones transportables, diferenciándose por el material con el que están fabricados (metálico y no metálico). Cabe agregar que dichos productos poseen los mismos canales de comercialización, ya que se suelen distribuir en establecimientos especiales o en ferreterías. Asimismo, están destinados al mismo público consumidor. Se debe tener en consideración que en determinadas circunstancias pueden resultar de uso complementario o suplementario.
Por las consideraciones expuestas, se determina que entre los productos que distinguen los signos en conflicto existe similitud o conexión competitiva.
Cabe agregar que si bien en un proceso de construcción pueden emplearse diversidad de productos, ello no determina que sean productos vinculados, como puede suceder con el pegamiento y el cemento, ya que para ello debe evaluarse la semejanza de los productos, la finalidad que cumplen, si se trata de productos complementarios, los canales de comercialización, etc.
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-200010 y 76-IP-200011.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, tratándose de productos para la industria de la construcción, es razonable suponer que los consumidores prestarán atención al momento de adquirirlos, en razón a sus requerimientos particulares, calidad y costo.
La impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa12, “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma ”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo ” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto.
Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que los signos en conflicto constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En el presente caso, la Sala considera que la dimensión más característica de los signos en conflicto es el aspecto denominativo (EUROSTAR), toda vez que el elemento figurativo consiste simplemente en el tipo de letra - no muy característico - en que se encuentra escrita la denominación, así como por la presencia de una estrella y por la combinación de colores, conforme se puede apreciar a continuación:
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado EUROSTAR y la marca registrada EUROSTAR, se advierte, desde el punto de vista fonético, al estar constituidos por la misma denominación su pronunciación y entonación será idéntica.
Desde el punto de vista gráfico, la presencia de elementos figurativos y cromáticos propios en cada uno de los signos, que si bien tienen un carácter accesorio, determinan que la impresión visual de los signos sea distinta.
3.3 Riesgo de confusión
Por lo anterior, dada la identidad fonética existente entre los signos en cuestión y que éstos se aplican a productos entre los que existe conexión competitiva, la Sala determina que la coexistencia en el mercado de los referidos signos afectaría el interés general de los consumidores, por cuanto los induciría a confusión.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 9455-2004/OSD-INDECOPI de fecha 5 de agosto del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación EUROSTAR escrita en letras características donde la letra A contiene una estrella, en los colores azul y amarillo, conforme al modelo, solicitado por Decor Center S.A.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /fn
1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error , a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error ;” ………………
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación ;” ……………….
3 Artículo 151 de la Decisión 486.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente.
4 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (...);”.
5 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...);”.
6 Ver nota 4.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
8 Ver nota 5.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
10 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
11 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (ver nota 10), p. 15.
12 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.