RESOLUCIÓN N° 0616-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 165208-2002
SOLICITANTE : RANBAXY LABORATORIES LIMITED
Riesgo de confusión indirecto entre signos que distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, veinticinco de junio de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 25 de octubre del 2002, Ranbaxy Laboratories Limited (India) solicitó el registro de la marca de producto STARVAL, para distinguir preparaciones farmacéuticas y médicas para uso humano y veterinario de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 2933-2003/OSD-INDECOPI de fecha 13 de marzo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró que:
(i) La similitud existente entre el signo solicitado y la marca ESTAVAL y logotipo, registrada a favor de Biofarma (Francia), para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, podría inducir al público a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada, generándose así la posibilidad de que se asocien a ambos signos como provenientes de un mismo origen empresarial.
(ii) El signo solicitado STARVAL y el término ESTAVAL, que forma parte de la marca registrada, comparten las letras S, T, A, V, A, L en idéntica posición y si bien difieren por la inclusión de la letra R entre las letras A y V del signo solicitado, y por la presencia de la letra E al inicio de la denominación incluida en la marca registrada, esto no logra impedir que ambos términos tengan una pronunciación similar.
Con fecha 7 de abril del 2003, Ranbaxy Laboratories Limited interpuso recurso de apelación argumentando lo siguiente:
i) El hecho que los signos en conflicto tengan en común algunas letras no es indicador de que sean confundibles, puesto que para realizar el examen comparativo entre dos signos, éstos no deben ser cercenados, siendo importante la impresión en conjunto que susciten los mismos.
ii) Los signos en cuestión no son confundibles, ya que si bien tienen en común las letras S, T, A, V, A, L; ambos signos difieren por la presencia de la letra R en el signo solicitado y la letra E al inicio de la marca registrada, siendo estas diferencias determinantes para que ambos signos generen una impresión en conjunto diferente.
iii) Además desde el punto de vista fonético, la diferente estructura gramatical silábica de los signos en cuestión determinan que éstos tengan una pronunciación distinta, siendo la marca registrada ESTAVAL una palabra aguda conformada por tres sílabas (en la que la mayor fuerza de voz recae en la sílaba VAL), y el signo solicitado una palabra grave o llana conformada por dos sílabas (en la que el timbre fuerte de voz recae en la sílaba STAR) .
iv) La marca registrada ESTAVAL carece de contenido conceptual, puesto que es una denominación de fantasía; mientras que el signo solicitado, por incluir el término STAR, alude a una estrella.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado STARVAL y la marca registrada ESTAVAL.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Biofarma (Francia) es titular de la marca de producto constituida por la etiqueta que contiene la denominación ESTAVAL encerrada en un rectángulo tal como aparece en la etiqueta adjunta, que distingue productos farmacéuticos y todos los demás artículos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada con fecha 18 de setiembre de 1991, bajo certificado Nº 93243, vigente hasta el 18 de setiembre del 2006.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 -que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso Nº 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
El riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios // signos // fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “la labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
2.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado (preparaciones farmacéuticas y médicas para uso humano y veterinario) se encuentran comprendidos dentro de los productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial que distingue la marca registrada (productos farmacéuticos y todos los demás artículos de dicha clase).
2.2 Examen comparativo
Para determinar si dos marcas son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambas marcas simultáneamente. Más bien la marca que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde de la marca anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos marcas distintivas debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los productos farmacéuticos y médicos, es razonable asumir que el público consumidor efectuará un detenido examen antes de adquirirlos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
En el caso de los signos mixtos -que de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo-, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 9 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el presente caso, atendiendo a que la marca registrada constituye un signo de naturaleza mixta, se deberá establecer previamente si éste presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.
Conforme se puede apreciar a continuación, el término ESTAVAL constituye el elemento más relevante de la marca registrada, puesto que tanto el tipo de letra, así como el rectángulo en cuyo interior aparece dicho término sólo constituyen elementos complementarios:
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado STARVAL y el término ESTAVAL, que constituye el elemento más relevante de la marca registrada, se advierte que éstos son fonéticamente similares, puesto que teniendo en cuenta que la letra S se encuentra al inicio del signo solicitado, es razonable suponer que éste signo será pronunciado como [ESTARVAL], razón por la cual la única diferencia que presenta en relación a la marca registrada ESTAVAL es la inclusión del fonema R entre los fonemas A y V, siendo ésta insuficiente para distinguir la pronunciación de ambos signos.
Desde el punto gráfico, se aprecia que si bien las denominaciones STARVAL y ESTAVAL se diferencian por la inclusión de la letra R entre las letras A y V del signo solicitado y la letra E al inicio de la marca registrada, se debe destacar el hecho que ambas denominaciones comparten, en un mismo orden, seis (S, T, A, V, A y L) de las siete letras que los conforman. Cabe indicar que si bien la marca registrada presenta un tipo de letra determinado, así como un rectángulo en cuyo interior aparece la denominación, estos elementos resultan insuficientes para diferenciar los signos en cuestión.
3.3 Riesgo de confusión
En virtud de lo expuesto, dado que los productos a ser distinguidos por el signo solicitado se encuentran comprendidos entre los productos que distingue la marca registrada, y teniendo en consideración la similitud que presentan dichos signos, se concluye que su coexistencia en el mercado es susceptible de inducir a que el público consumidor confunda un producto con otro, o asocie el origen empresarial de los mismos.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 2933-2003/OSD-INDECOPI de fecha 13 de marzo del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto STARVAL, solicitado por Ranbaxy Laboratories Limited (India), para distinguir preparaciones farmacéuticas y médicas para uso humano y veterinario de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/pl
1
Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de
terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos 2 o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
2
Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
3
Ver nota 1.
4
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
5
Ver nota 2.
6
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
7
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 7), p. 15.
9
Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.