RESOLUCIÓN N° 0610-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 162282-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0610-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 162282-2002
SOLICITANTE : CALCADOS AZALEIA S/A
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, seis de julio del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 18 de setiembre del 2002, Calcados Azaleia S/A (Brasil) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación OLYMPIKUS y la figura de tres anillos entrelazados, todo en color azul; conforme al modelo, para distinguir libros, revistas, catálogos y encartes relacionados con el deporte, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 2687-2003/OSD-INDECOPI de fecha 10 de marzo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Se ha verificado que se encuentra registrada a favor de Olympus Optical Company Limited (Japón) la marca OLYMPUS, inscrita bajo certificado N° 41405, para distinguir máquinas de oficina; máquinas de escribir; máquinas duplicadoras y estuches portátiles para los productos mencionados, y papel, papel para copias, papel carbón, cintas a tinta, publicaciones impresas, libros, revistas, fotografías, periódicos; manuales de instrucción; tarjetas; tarjetas de saludo; fotografías, mapas; calendarios; hojas de música; marcadores de libros; láminas de plástico para proyectores altos; cintas adhesivas; calcomanías de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Algunos de los productos distinguidos por los signos en cuestión son idénticos (libros y revistas).
(iii) El signo solicitado y la marca registrada OLYMPUS son semejantes, debido a que comparten las letras O, L, Y, M, P, U y S. Si bien el signo solicitado incluye las letras I e K entre las letras P y U en su conformación, el uso de denominaciones tan semejantes podría inducir a confusión al público consumidor.
(iv) La semejanza fonética y gráfica que presentan las denominaciones que constituyen los signos en cuestión, unida al hecho de ser signos destinados a la identificación de productos relacionados, permiten concluir que es muy probable que cuando el consumidor se encuentre en el mercado frente al signo solicitado, al apreciarlo de manera fugaz, asumirá que se trata de una variación de la marca registrada OLYMPUS, lo cual no corresponde a la realidad.
Con fecha 1 º de abril del 2003, Calcados Azaleia S/A interpuso recurso de reconsideración adjuntando como nueva prueba instrumental copia de la Resolución 848-2002/TPI-INDECOPI de fecha 16 de setiembre de 2002. Consideró lo siguiente:
(i) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado son libros, revistas, catálogos y encartes relacionados con el deporte, mientras que la marca registrada distingue principalmente máquinas de oficina, máquinas de escribir, máquinas duplicadoras, por lo que se trata de productos que son vendidos en distintos puntos y comercializados a través de diferentes canales de comercialización.
(ii) Los sufijos de los signos en conflicto son determinantes para su diferenciación, máxime si se tiene en cuenta que el prefijo OLYM es usualmente empleado en la conformación de marcas.
Mediante Resolución N° 3734-2004/OSD-INDECOPI de fecha 29 de marzo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración, debido a que la nueva prueba instrumental presentada por Calcados Azaleia S/A no desvirtúa el fundamento de la resolución impugnada.
Con fecha 23 de abril de 2004, Calcados Azaleia S/A interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Asimismo, señaló que el signo solicitado se encuentra registrado en diferentes clases. Finalmente, manifestó estar solicitando la cancelación del registro correspondiente a la marca OLYMPUS, inscrita con certificado N º 41405.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado OLYMPIKUS y logotipo y la marca registrada OLYMPUS.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Olympus Optical Company Limited (Japón) es titular de la marca de producto constituida por la denominación OLYMPUS, que distingue máquinas de oficina; máquinas de escribir; máquinas duplicadoras y estuches portátiles para los productos mencionados, y papel, papel para copias, papel carbón, cintas a tinta, publicaciones impresas, libros, revistas, fotografías, periódicos; manuales de instrucción; tarjetas; tarjetas de saludo; fotografías, mapas; calendarios; hojas de música; marcadores de libros; láminas de plástico para proyectores altos; cintas adhesivas; calcomanías, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 41405, vigente hasta el 25 de noviembre del 2007.
b) Hasta la fecha, Calcados Azaleia S/A no ha iniciado el procedimiento de cancelación del registro de dicha marca al cual se refirió en su recurso de apelación.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 -que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado.
Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
2.1 Similitud de los productos distinguidos
En el presente caso, se advierte que algunos de los productos distinguidos por los signos en cuestión son idénticos (libros y revistas comprendidos en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial).
2.2 Examen com p arativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de impresos y similares, se trata de productos para la información y el esparcimiento que por lo regular presentan una determinada línea o tendencia que va desde las publicaciones de corte serio y formal hasta las de carácter informal y popular. Con relación a los artículos de oficina, al tratarse de productos de consumo masivo, el público no prestará especial atención al momento de adquirirlos, lo cual no ocurre, sin embargo, con las máquinas de escribir que distingue la marca registrada.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 9 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que en el presente caso el signo solicitado es de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.
Conforme se puede apreciar a continuación, tanto la denominación OLYMPIKUS como la figura de tres anillos entrelazados, todo en color azul, son relevantes en el signo solicitado:
Efectuado el examen comparativo entre la denominación OLYMPIKUS que conforma el signo solicitado y la marca registrada OLYMPUS, se advierte que además de compartir sus dos primeras sílabas (O-LYM), dichos signos están constituidos por sílabas finales semejantes (KUS / PUS), lo cual determina que tengan una pronunciación similar.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que además de las diferencias existentes en la conformación de los términos OLYMPIKUS y OLYMPUS, la inclusión, en el signo solicitado, de tres anillos entrelazados, todo en color azul, determinan que la impresión visual suscitada por los signos en cuestión sea distinta.
2.3 Riesgo de confusión
En virtud de lo expuesto, dado que algunos de los productos distinguidos por los signos en cuestión son idénticos y teniendo en consideración la similitud fonética que presentan dichos signos, se concluye que no obstante las diferencias gráficas que presentan, su coexistencia en el mercado es susceptible de inducir a que el público consumidor confunda un producto con otro, o asocie el origen empresarial de los
mismos.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 2687-2003/OSD-INDECOPI de fecha 10 de marzo del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación OLYMPIKUS y la figura de tres anillos entrelazados, todo en color azul; conforme al modelo, solicitado por Calcados Azaleia S/A (Brasil), para distinguir libros, revistas, catálogos y encartes relacionados con el deporte, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
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1 A rt ículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (...);”.
2 Artículo 136.-“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...);”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 7), p. 15.
9 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.