RESOLUCIÓN N° 0606-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 214088-2004
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0606-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 214088-2004
SOLICITANTE : ROGAN S. GREGORY
OPOSITORA : TOD´S S.P.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, treinta y uno de mayo del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 1 de julio del 2004, Rogan S. Gregory (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto ROGAN, para distinguir carteras de cuero, billeteras, carteras de tela, cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarniciones, de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 20 de setiembre del 2004, Tod´s S.p.A (Italia) formuló oposición contra la solicitud de registro señalando ser titular de la marca de producto HOGAN y diseño, registrada en la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, con la cual resulta confundible el signo solicitado. Indicó que los signos en conflicto son casi idénticos visual y fonéticamente, diferenciándose únicamente en una letra. Precisó que el signo solicitado carece de los requisitos de distintividad establecidos en la norma, en consecuencia, su registro daría lugar a confusión entre el público consumidor.
Con fecha 12 de octubre del 2004, Rogan S. Gregory absolvió el traslado de la oposición manifestando que los signos en cuestión son diferenciables entre sí, debido a que: i) difieren en sus fonemas iniciales (O – RO) y en su sílaba tónica, además, la marca registrada será pronunciada como OGAN mientras que el signo solicitado se pronunciará ROGAN; ii) la marca registrada es un signo mixto que incluye la figura de un ala, por su parte el signo solicitado es denominativo; y, iii) difieren en la primera letra que los conforma, la cual es determinante porque será la que el público consumidor recuerde con mayor facilidad. Precisó que el signo solicitado ROGAN forma parte de su razón social ROGAN´S GREGORY.
Mediante Resolución N° 1783-2005/OSD-INDECOPI de fecha 11 de febrero del 2005, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
- Los productos que se distinguen con la marca registrada se encuentran comprendidos en la acepción general “productos de cuero no comprendidos en otras clases", que pretende distinguir el signo solicitado.
- En la marca registrada, se aprecia que el elemento más relevante es el denominativo debido a su tamaño y extensión dentro del conjunto.
- Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión, se aprecia, desde el punto de vista fonético, que si bien coinciden en su secuencia de vocales, se encuentran antecedidos de distintas consonantes en su sílaba inicial, además, el efecto de la letra “R” del signo solicitado representa un fonema vibrante respecto a la letra “H” en la marca registrada.
- Desde el punto de vista gráfico, la presencia de la letra R en el signo solicitado, la cual tiene una grafía distinta con relación a la letra H, resulta determinante para diferenciar los signos; a ello cabe agregar que el elemento figurativo de la marca registrada contribuye a su diferenciación.
Con fecha 10 de marzo del 2005, Tod´s S.p.A interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a las semejanzas gráficas y fonéticas que presentan los signos en cuestión, debido a que comparten la mayoría de las letras que los conforman.
Con fecha 12 de abril del 2005, Rogan S. Gregory absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos respecto a que cada signo presenta características propias que los hace diferenciables. Precisó que tratándose de productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, los consumidores prestarán particular atención al momento de adquirirlos, orientándose a través de las etiquetas o impresiones de la marca adheridas en los productos.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado ROGAN y la marca registrada HOGAN y diseño.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Tod´s S.p.A (Italia) es titular de la marca de producto constituida por la denominación HOGAN escrita en letras características y la figura de dos alas sobre la letra G, conforme al modelo, que distingue bolsos, carteras, maletas de viaje, portafolios, portatarjeteros de cuero para tarjetas de crédito, billeteras, cubiertas de cuero para portadocumentos, llaveros de cuero para directorios, monederos, baúles, portafolios y artículos hechos de cuero no incluidos en otras clases, bolsos deportivos incluidos en esta clase, bolsos para equipos atléticos, neceseres (vacíos); portadores para trajes (para viajes), de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 89487, vigente hasta el 16 de junio del 2013.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 -que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error1- el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca2.
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 3443 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-20004 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)5.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-20006, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, se advierte que los signos coinciden en algunos de los productos que distinguen como billeteras, carteras, maletas y baúles, además los productos restantes que distingue la marca registrada (bolsos, portafolios, portatarjeteros de cuero para tarjetas de crédito, cubiertas de cuero para portadocumentos, llaveros de cuero, cubiertas de cuero para agendas, cubiertas de cuero para directorios, monederos, portafolios y artículos hechos de cuero no comprendidos en otras clases, bolsos deportivos incluidos en esta clase, bolsos para equipos atléticos, neceseres (vacíos); portadores para trajes (para viaje)) se encuentran incluidos dentro de los productos que pretende distinguir el signo solicitado (carteras de tela, cuero e imitaciones, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial).
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-20007 y 76-IP-20008.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, tratándose de productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, debe tenerse en consideración que el público consumidor los examina antes de adquirirlos. Si bien es cierto que el grado de atención del público varía según el tipo de artículo, siempre presta una particular atención al momento de seleccionar dichos productos, los cuales identifica a través de las etiquetas e impresiones que están cosidas o adheridas a los mismos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa9, “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); y, ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que en el presente caso la marca registrada es de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En la marca registrada, se advierte que el elemento denominativo (HOGAN) es el relevante a efectos de indicar el origen empresarial de los productos que distingue, toda vez que el aspecto figurativo sólo comprende letras características, que no presentan un diseño particular, y la figura de un ala que se muestra en menor proporción que la denominación y en tonos mucho más claros, tal como se aprecia a continuación:
Previamente al examen comparativo, cabe señalar que no se puede determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos por el solo hecho que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden. En principio, la confusión entre los signos no puede determinarse por la inclusión de las letras de uno en el otro. Por el contrario, lo importante debe ser la impresión en conjunto que éstos susciten. Así, es posible que dos signos coincidan en la mayoría de sus letras, pero susciten en el consumidor una impresión en conjunto distinta.
Efectuado el examen comparativo entre el signo solicitado ROGAN y la marca registrada HOGAN y diseño, desde el punto de vista fonético, se advierte que los signos presentan una idéntica secuencia de vocales (O-A / O-A) y coinciden íntegramente en su última sílaba (GAN), diferenciándose únicamente en la primera letra que los conforma (R en el signo solicitado y H en la marca registrada) y, si bien ésta, podría causar que la marca registrada se pronuncie como OGAN o como JOGAN, dicha distinción no es suficiente para diferenciarlos, generando ambos signos una pronunciación y entonación similar.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que los signos comparten cuatro de las cinco grafías que los conforman, incluso en el mismo orden (O-G-A-N / O-G-A-N), presentando como única diferencia la primera de ellas (R / H) y el diseño de ala de la marca registrada, la cual como se ha determinado, no es relevante dentro de la misma, por tanto, ambos signos generan una impresión visual parecida.
En virtud de las consideraciones anteriores, al existir identidad entre los productos que distinguen los signos en cuestión, y dadas las similitudes fonéticas y gráficas entre los mismos, la Sala determina que su coexistencia en el mercado sería susceptible de inducir al público consumidor a un riesgo de confusión directo (que ocurriría en el caso que el consumidor adquiera un producto con una marca distinta a la que pretendía adquirir, debido a la identidad o similitud entre los signos).
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución N° 1783-2005/OSD-INDECOPI de fecha 11 de febrero del 2005 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto ROGAN solicitado por Rogan S. Gregory.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 A rt ículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de ter ce ros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena - N° 594 del 21 de agosto del 2000
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000. 48
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena —— N° 633 (nota 7) p 15
9 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254. 68