RESOLUCIÓN N° 0604-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 192699-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
ACCIONANTE : CARLOS HUMBERTO COLLAZOS SALAZAR
EMPLAZADA : GROVER PERU S.A.C.
Cancelación por falta de uso
Lima, treinta de mayo del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de octubre del 2003, Carlos Humberto Collazos Salazar (Perú) solicitó la cancelación por falta de uso de la marca MISIONERA y etiqueta registrada a favor de Grover Perú S.A.C., bajo certificado N° 71431, para distinguir productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial. Indicó que es titular de la marca de producto MISIONERA y etiqueta, inscrita bajo certificado N° 15744, para distinguir productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial. Agregó que anteriormente solicitó la cancelación del presente registro (expediente N° 115612-2000), la cual fue declarada infundada al demostrarse el uso de la marca MISIONERA y etiqueta, desde el 11 de octubre de 1997 hasta el 11 de octubre del 2000; sin embargo, en el presente procedimiento, corresponde probar el uso desde el 12 de octubre del 2000 hasta el 13 de octubre del 2003.
Con fecha 5 de marzo del 2004, Grover Perú S.A.C. absolvió el traslado de la acción de cancelación manifestando lo siguiente:
- La Resolución N° 344-2002/TPI-INDECOPI de fecha 16 de abril del 2002 declaró que la marca MISIONERA y etiqueta había sido utilizada, por su anterior titular, para distinguir velas de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, entre el 11 de octubre de 1997 y el 11 de octubre del 2000.
- En el procedimiento que motivó la expedición de la resolución antes mencionada se estableció el historial comercial del certificado N° 71431, desde el año 1987.
- Su marca siempre ha estado en el mercado y continúa siendo utilizada para distinguir productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, siendo un producto que goza de gran acogida por el público consumidor.
Adjuntó diversos medios probatorios para acreditar el uso masivo y continuo de su marca.
Con fecha 5 de abril del 2004, Carlos Humberto Collazos Salazar señaló lo siguiente:
- Respecto a la Resolución N° 344-2002/TPI-INDECOPI de fecha 16 de abril del 2002, alegada por la emplazada, ésta resulta impertinente para este caso, ya que en la misma se analiza un periodo de uso distinto. Agregó que dicha resolución está ventilándose en el Poder Judicial, por lo que sus efectos no pueden considerarse inmutables.
- Las facturas presentadas como pruebas de uso, emitidas por la Empresa Corporación Andina de Alimentos y Ceras S.A., no tienen validez alguna desde que, por una sentencia judicial, se declaró nula la Resolución del Indecopi que otorgaba la transferencia del certificado N° 71431 a favor de dicha empresa. Por lo tanto, a partir de la fecha de publicación de dicha sentencia, 31 de octubre del 2000, tal empresa no estaba legitimada para usar la marca que es objeto de la presente cancelación.
- Las facturas emitidas por el señor Jorge Luis Rodríguez Velarde son cuestionables, toda vez que es representante de la firma Bioclin S.A., la cual elabora productos con la marca BENDITA, por lo que es probable que las facturas hayan sido emitidas por la venta de tales productos, sin embargo, maliciosamente se consignó en los comprobantes la marca MISIONERA con certificado N° 71431. Además, el hecho que el emitente de los comprobantes consigne en los mismos el certificado N° 71431, no significa necesariamente que los productos objeto de venta estén efectivamente identificados con dicha marca.
- La emplazada no ha ofrecido suficiente cantidad de comprobantes de pago que permitan formar convicción sobre la real puesta al comercio de los productos que identifica en la calidad y modo que corresponde a su naturaleza.
- Las facturas emitidas por el señor Carlos Eduardo Gutiérrez Salcedo no se encuentran firmadas, por lo que resulta cuestionable su real expedición y la efectiva realización de la venta y su registro en los asientos contables del emitente, cabe agregar que el RUC del emisor se encuentra actualmente suspendido.
- Respecto a las 212 facturas emitidas por Industrias de Velas Votivas, advirtió que sólo 39 de ellas son facturas y el resto se trata de boletas de venta, las cuales carecen de firma de conformidad cancelatoria, además de resultar extraño que un consumidor promedio adquiera para su consumo la cantidad de 50 ó 25 cajas de velas votivas según se consigna.
- Las facturas emitidas por Grover Perú S.A.C. tampoco se encuentran firmadas ni dan muestra de conformidad de su recepción y aún en el supuesto de que se tratase de comprobantes de pago válidamente emitidos, la cantidad comercializada no es suficiente para acreditar un uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación.
- Los contratos de cesión en uso de la marca materia de cancelación por parte del anterior titular de la marca a favor de Jorge Luis Rodríguez Velarde y Grover Perú S.A.C. no han sido registrados en el Indecopi, por lo que tales actos jurídicos carecen de valor probatorio para demostrar que la autorización del uso de la marca objeto de cancelación se ha realizado en la fecha que se indica.
- La copia de la carta notarial de fecha 3 de noviembre del 2000, sólo demuestra que la accionante siempre ha estado pendiente que la marca MISIONERA no fuera utilizada indiscriminadamente por el valor intrínseco que ha logrado adquirir entre los consumidores.
- Respecto a los folletos presentados por la emplazada a fin de demostrar la publicidad realizada, son simples impresiones a color que fácilmente pueden haber sido impresas en cualquier momento.
- La emplazada no ha ofrecido publicidad alguna que permita apreciar con mayor objetividad que su marca ha sido puesta en el comercio identificando los productos para los cuales fue registrada.
Adjuntó jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi por considerarla aplicable al presente caso.
Mediante Resolución N° 1251-2005/OSD-INDECOPI de fecha 31 de enero del 2005, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción de cancelación interpuesta por Carlos Humberto Collazos Salazar. Consideró lo siguiente:
i) La marca MISIONERA y etiqueta distingue velas, bujías, lamparillas, mechas y
productos similares en general de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, los
cuales no constituyen productos de consumo masivo en razón a su naturaleza y
finalidad.
ii) Las pruebas presentadas por la emplazada acreditan el uso de la denominación MISIONERA y etiqueta como marca para distinguir velas de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial:
iii) Los medios probatorios presentados no acreditan el uso de la marca para distinguir todos los productos para los cuales fue registrada, por lo que corresponde eliminar los productos cuyo uso no ha sido demostrado, quedando el registro vigente para “velas y sus similares”.
Con fecha 17 de febrero del 2005, Carlos Humberto Collazos Salazar interpuso recurso de apelación señalando que la resolución impugnada ha sido expedida en contravención de la resolución judicial que declaró nula la transferencia de la marca objeto de la presente acción a favor de Corporación Andina de Alimentos y Ceras S.A., por lo que las facturas emitidas por dicha empresa, con posterioridad a la publicación de la sentencia, no son válidas, ya que no tenía autorización para usar dicha marca. Agregó que en el hecho que en las facturas se consigne el número de certificado de la marca de la emplazada, no significa que necesariamente los productos vendidos hayan sido identificados con ese signo. Señaló que tampoco se ha acreditado que los productos de la emplazada se comercialicen en la forma y la cantidad que corresponde a los productos de consumo masivo. Agregó que los medios probatorios resultan insuficientes para demostrar que la marca de la emplazada está siendo utilizada en el mercado tal como se encuentra registrada
Con fecha 28 de marzo del 2005, Grover Perú S.A.C. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos. Sostuvo que se debe tener presente que las velas no constituyen productos de consumo masivo como lo señala el accionante.
Además, presentó nuevos medios probatorios a fin de acreditar el uso real de la marca materia de cancelación.
Con fecha 17 de febrero del 2005, Carlos Humberto Collazos Salazar señaló que la Oficina de Signos Distintivos no ha valorado los medios probatorios en forma conjunta y complementaria, dándole un mérito superior al que le corresponde a los comprobantes de pago en el caso de una marca mixta, donde adquiere igual relevancia el aspecto gráfico que el fonético.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si procede la cancelación por falta de uso de la marca de producto MISIONERA y etiqueta, inscrita bajo certificado N° 71431.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes Se ha verificado que:
a) Grover Perú S.A.C. es titular de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular dividida en dos campos, el superior en color rojo con las palabras NUEVA en color negro dentro de una figura oval estrellada en color blanco dispuesta en la parte izquierda, y VELITAS en color blanco; el campo inferior en fondo color azul con la denominación MISIONERA en letras color blanco, al lado derecho se observa la figura de una religiosa y otras leyendas alusivas al producto, conforme al modelo, para distinguir velas, bujías, lamparillas, mechas y productos similares en general de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado Nº 71431, vigente hasta el 4 de noviembre del 2012.
Bajo expediente N° 115612-2000, se tramitó la acción de cancelación por falta de uso interpuesta por Carlos Humberto Collazos Salazar contra el mencionado certificado. Mediante Resolución N° 344-2002/TPI-INDECOPI, de fecha 10 de abril del 2003, la Sala de Propiedad declaró infundada la referida acción de cancelación, confirmando la Resolución N° 14390-2001/OSD-INDECOPI de fecha 14 de diciembre del 2001.
Bajo expediente N° 131311-2001, se tramitó la acción de cancelación por falta de uso interpuesta por Industrias Virgen de Guadalupe S.A. contra el mencionado certificado. Mediante Resolución N° 10151-2003/OSD-INDECOPI de fecha 28 de agosto del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la referida acción de cancelación. Dicha resolución quedó consentida al no haber sido impugnada.
b) Carlos Humberto Collazos Salazar es titular de las siguientes marcas de producto en la clase 4 de la Nomenclatura Oficial:
- Constituida por la etiqueta rectangular dividida en dos campos, el superior de color rojo con las palabras VELITAS VOTIVAS en color blanco, el campo inferior de color blanco con la denominación MISIONERA en letras de color azul, al lado derecho se observa la figura de una religiosa y otras leyendas alusivas al producto, conforme al modelo, que distingue aceites y grasas industriales; lubricantes; combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materias de alumbrado; velas; bujías; mechas, ceras y productos derivados de la parafina, registrada bajo certificado N° 15744 vigente hasta el 31 de mayo del 2005.
- Constituida por la etiqueta rectangular dividida en dos campos, el superior de color rojo con las palabras VELITAS VOTIVAS y la palabra MILENIUM dentro de una elipse irregular al lado derecho, en el campo inferior la denominación MISIONERA escrita en letras características y la representación de una religiosa, todo en los colores rojo, blanco, azul, negro, conforme al modelo, que distingue aceites y grasas industriales; lubricantes; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; velas; bujías; mechas; ceras y productos derivados de la parafina, registrada bajo certificado N° 87238, vigente hasta el 4 de setiembre del 2012.
- Es titular de la marca de producto constituida por la etiqueta conformada por una figura rectangular en cuyo interior se aprecia la denominación VELITAS MISIONERAS LUZ DE ESPERANZA escrita en letras características y la representación de una religiosa con hábito llevando en las manos una velita, todo en la combinación de colores rojo, azul, blanco, negro y amarillo; conforme al modelo, para distinguir velas y productos derivados de la parafina de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 94247, vigente hasta el 30 de junio del 2013. Solicitud de registro presentada con fecha 21 de mayo del 2002 y otorgada con fecha 30 de junio del 2003.
- Con fecha 24 de agosto del 2000, mediante expediente N° 112468-2000, ha solicitado el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular que contiene en la parte inferior la denominación MISIONERA escrita en letras características de color azul, en fondo blanco; en la parte superior la figura estilizada de una religiosa en blanco y negro y la denominación VELAS LLANAS escrita en letras características de color blanco, en fondo rojo y la denominación MILENIUM en fondo blanco; conforme al modelo, para distinguir aceites y grasas industriales; lubricantes; combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materias de alumbrado; velas; bujías; mechas y demás productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial. Dicho procedimiento de solicitud de registro se encuentra suspendido en la Oficina de Signos Distintivos, en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 4129-2002/OSD-INDECOPI.
- Con fecha 24 de agosto del 2000, mediante expediente N° 112467-2000, ha solicitado el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular que contiene en la parte inferior la denominación MISIONERA escrita en letras características de color azul, en fondo blanco; en la parte superior la figura estilizada de una religiosa en blanco y negro y la denominación VELAS ACANALADAS escrita en letras características de color blanco, en fondo rojo y la denominación MILENIUM en fondo blanco; conforme al modelo, para distinguir aceites y grasas industriales; lubricantes; combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materias de alumbrado; velas; bujías; mechas y demás productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial. Dicho procedimiento de solicitud de registro se encuentra suspendido en la Oficina de Signos Distintivos, en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 4128-2002/OSD-INDECOPI.
- SANTISIMA MISIONERA que distingue velones (de iglesia); cirios, velas decorativas de colores y velas en general de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 93988, vigente hasta el 30 de junio del 2013.
- La denominación FAVEVMISAC y la frase FABRICA DE VELAS VOTIVAS MISIONERA S.A.C. ambas escritas en letra características y separadas por una línea horizontal, al costado una figura circular en cuyo interior se encuentra la silueta estilizada de una llama de fuego y dentro de ella la letra F característica, conforme al modelo, que distingue velas votivas, largas, acanaladas, velas chicas, velas decorativas, velas perfumadas y ornamentales, registrada bajo certificado N° 90982, vigente hasta el 9 de abril del 2013.
c) Abigail Tomasa Torres Costilla es titular de los siguientes signos:
- Marca de producto constituida por la etiqueta conteniendo la denominación MISIONERA en dos campos, el de la derecha en recuadro de color rojo y fondo blanco, el de la izquierda en recuadro de color azul y fondo blanco, conteniendo la velita en rojo y azul y la figura de la religiosa, conforme al modelo, que distingue velas en general y demás productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 60007, vigente hasta el 30 de diciembre del 2009.
- Nombre comercial constituido por la denominación PRODUCTOS MISIONERA, que distingue actividades económicas relacionadas con la comercialización de velas y bujías (llanas y acaneladas) de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, registrado bajo certificado N° 713, vigente hasta el 11 de octubre del 2004.
2. Cancelaciones por falta de uso
2.1 Marco conceptual
El artículo 165 de la Decisión 486 establece que a solicitud de persona interesada la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. Esta norma precisa que la acción de cancelación no podrá iniciarse antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.
Adicionalmente, se dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos, una de índole esencial y otra de índole funcional1. Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar la realidad formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si son o no confundibles un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada. La finalidad funcional del uso obligatorio es descongestionar el registro de marcas que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan registrar sus marcas.
2.2 Condiciones del uso de la marca
El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada:
(i) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado.
(i) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
Asimismo, establece que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada, sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia2 - que también resulta aplicable a la Decisión 486 - ha interpretado lo siguiente:
En cuanto a la forma, señaló que el uso de la marca debe ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente para que sea real y no simplemente formal o simbólico.
En cuanto al elemento cuantitativo, indicó que la determinación del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca distingue bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano cuyo uso se pretende probar.
Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, se establece claramente que se incurrirá en la causal cuando la marca no se hubiere usado durante los tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación.
A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486 es al titular del registro a quien corresponde aportar las pruebas del uso de la marca, constituyendo medios de prueba de uso, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.
2.3 Forma del uso de la marca
Dado que el uso de la marca debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso debe tenerse en consideración las características de cada marca y el tipo de marca, así como los productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.
En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren la venta de tales productos (facturas, boletas de venta)3 en la cantidad que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto que se trate, puedan revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.
Así, será distinto el criterio a fin de evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos) que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, joyas, etc.).
Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.
Al respecto, cabe precisar que si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)4, dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado.
Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio.
En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado) así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue.
Por otro lado, el uso de la marca de servicio en la publicidad tiene más importancia que en la marca de producto. Lo más importante es ver si la publicidad basta para indicar que la marca se usa para identificar un origen empresarial determinado.
Finalmente, además de los criterios antes señalados, no debe olvidarse que todo documento o prueba que se presente u ofrezca deberá cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.
4. Análisis del caso concreto
Los medios probatorios presentados por Grover Perú S.A.C. para acreditar el uso de la marca MISIONERA y etiqueta son los siguientes:
- Copia de 7 facturas emitidas por la empresa Corporación Andina de Alimentos y Ceras S.A. entre el 18 de octubre del 2000 y el 9 de enero del 2001.
- Copia de diversas facturas emitidas por Carlos Eduardo Gutiérrez Salcedo entre el 2 de marzo del 2001 y el 12 de julio del 2001.
- Copia de facturas emitidas por Industrias de Velitas Votivas (de Jorge Luis Rodríguez Valverde) entre el 24 de agosto del 2001 y el 26 de abril del 2003.
- Una velita misionera.
- Copia de facturas y boletas emitidas por la empresa Grover Perú S.A.C. entre el 4 de enero del 2003 y el 22 de octubre del 2003.
- Copia de la denuncia que el accionante interpuso el 22 de enero del 2003 y en la que señala que los señores Jorge Luis Rodríguez Valverde y Hernán Alejandro Quiroz Calderón son sus competidores en el negocio de la fabricación y venta de velas.
- Copia de la carta notarial de fecha 3 de noviembre del 2000, a través de la cual la empresa Parafina Luz S.A.C., cuyo director gerente es el accionante, requiere a la empresa J.R. Distribuidores Virgen de Guadalupe que cese el uso de la marca MISIONERA, por cuanto la licencia de uso que le habría otorgado la empresa Corporación Andina de Alimentos y Ceras S.A. había sido declarada nula por el Poder Judicial. No obstante, debe tenerse presente que la empresa requerida tenía licencia de uso para la marca MISIONERA registrada con Certificado N° 71431, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Servicios de Fabricación que se adjunta al presente. En ese sentido, concluye que el accionante reconoce por este motivo que la única marca que estaba en el mercado era la del certificado N° 71431.
- Copia de la factura N° 001-000913 de fecha 8 de enero del 2003 emitida por la imprenta Asunción a su parte por concepto de elaboración de afiches de velitas según la descripción contenida en el certificado N° 71431.
- Afiches de velitas MISIONERA.
- Carta de fecha 16 de noviembre del 2000 dirigida por el señor Estuardo Rúben Muñoz Ingol, gerente general de Gutiérrez Noriega S.A.C., al señor Hernán Quiroz Calderón, gerente general de Grover Perú S.A.C.
- Copia de la certificación notarial de fecha 23 de julio del 2002, mediante el cual se certifica que el señor Gutiérrez Salcedo adquirió cuatro cajas conteniendo el producto denominado “velitas misioneras” de 144 unidades cada caja.
- Copia del acta de devolución emitido por la Policía Fiscal de la Policía Nacional del Perú de fecha 12 de junio del 2001, como consecuencia de al denuncia por parte del accionante sobre el uso de su marca sin autorización.
Previamente al examen de las pruebas presentadas, conviene señalar que sólo se tendrán en cuenta, a fin de verificar el uso de la marca MISIONERA y etiqueta, las pruebas que pertenezcan al periodo comprendido entre el 13 de octubre de 2000 y el 13 de octubre del 2003, es decir, durante los tres años anteriores a la interposición de la acción de cancelación (13 de octubre del 2003).
Los documentos emitidos por Corporación Andina de Alimentos y Ceras S.A. sí deben ser considerados a fin de determinar si la marca objeto de cancelación fue efectivamente utilizada en el mercado. Si bien la transferencia y el acto jurídico que motivaron la transferencia de la marca materia de la cancelación a favor de Corporación Andina de Alimentos y Ceras S.A. fueron declarados nulos en un procedimiento judicial iniciado por Carlos Eduardo Ántero Gutiérrez Salcedo, debe entenderse que el uso que realizó dicha empresa de la marca en cuestión se efectuó con autorización de Gutiérrez Noriega S.A. – empresa titular de la marca –, ya que si esta última decidió en su momento transferirle la mencionada marca, es porque estaba de acuerdo con que dicha empresa la utilice para identificar sus productos. Además debe tenerse en cuenta que cuando Corporación Andina de Alimentos y Ceras S.A. utilizó dicha marca, lo hizo en la creencia que era titular de la misma.
Cabe precisar que la nulidad antes mencionada no determinaba que Corporación Andina de Alimentos y Ceras S.A. estuviera prohibida de utilizar la marca MISIONERA y etiqueta, inscrita bajo certificado N° 71431, ya que la autorización de uso la otorga el titular de la marca.
De la revisión de las facturas presentadas por la emplazada, emitidas por distintas personas5 (Corporación Andina de Alimentos y Ceras S.A., Carlos Eduardo Gutiérrez Salcedo, Industrias de Velas Votivas de Jorge Luis Rodríguez Velarde, Grover S.A.C.), la Sala considera que las mismas demuestran la comercialización, durante los años 2000 a 2003, de velas de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, con la marca MISIONERA.
Además, la Sala considera que la cantidad de productos comercializados resulta suficiente a efectos de considerar que la mencionada marca está siendo utilizada de manera real y efectiva en el mercado en la cantidad y del modo que corresponde a estos productos.
No obstante lo señalado en los párrafos precedentes, la Sala conviene en precisar que la marca que se pretende cancelar no sólo está constituida por la denominación MISIONERA sino también por una especial combinación de colores, por lo que las pruebas también deben de acreditar el uso del aspecto cromático de la marca registrada.
La Sala tiene en consideración que no es posible incluir en las facturas, boletas de venta o inventarios, los elementos gráficos que puede poseer una marca. Es por ello que en tales casos y con la finalidad de complementar la información que brindan los documentos antes indicados, se deben presentar los medios probatorios adicionales que permitan apreciar cómo se utiliza efectivamente la marca el mercado.
Dentro de ese contexto, la Sala considera necesario analizar los medios probatorios adicionales presentados por la emplazada (tres afiches y una fotocopia legalizada a color de una etiqueta). Si bien en éstos se aprecia la marca tal cual ha sido registrada, es decir, con la combinación de colores rojo (en la parte superior) y azul (en la parte inferior), tales medios probatorios no otorgan certeza sobre el periodo al cual pertenecen, por lo que no son suficientes para acreditar el uso de los elementos gráficos de la marca registrada. Además, tampoco acreditan el uso efectivo en el mercado de dicha etiqueta.
En el presente caso, la emplazada a fin de demostrar que su marca ha sido utilizada conforme la tiene registrada ha presentado facturas y boletas en las que se aprecia el uso de la denominación MISIONERA seguida del número de certificado N° 71431. Al respecto, debe indicarse que por si solo dichos documentos resultan insuficientes para concluir que la emplazada ha utilizado su marca registrada tal como la tiene registrada, puesto que la inclusión de la frase “certificado N° 71431”, no permite a esta Sala verificar si los productos que comercializa la emplazada efectivamente son distinguidos con la marca materia de la presente acción, tal como se encuentra registrada o con pequeñas variaciones no sustanciales.
Asimismo, se ha tenido a la vista la copia certificada emitida por la División de Investigaciones de Delitos contra el Orden Económico de la Dirección de Policía Fiscal de la Policía Nacional del Perú, de fecha 12 de junio del 2001, en la que se indica que está probado que el señor Carlos Eduardo Gutiérrez Salcedo (anterior titular de la marca materia de cancelación) utiliza en la comercialización de sus productos, etiquetas con leyendas especificadas en sus registros de marca. Agrega que el señor Carlos Eduardo Gutiérrez Salcedo fabricó y vendió a terceros velas con leyendas pertenecientes al certificado N° 71431.
También se ha tenido en cuenta la constatación notarial, emitida por el señor notario Alejandro Ramírez Carranza, de fecha 23 de julio del 2002, en la cual deja constancia que el señor Carlos Eduardo Gutiérrez Salcedo adquirió, en cuatro locales comerciales del distrito del Rímac, velas identificadas con la marca VELITAS MISONERA, certificado N° 71431.
A criterio de esta Sala tales documentos resultan insuficientes a fin de acreditar el uso de la marca MISIONERA y etiqueta, tal como se encuentra registrada o con variaciones secundarias, puesto que en las mismas no se describe las características de las etiquetas que se apreciaban en los productos, ni existe convicción que el notario que expidió la constatación o que los miembros de la Dirección de Policía Fiscal de la Policía Nacional del Perú que elaboraron el documento que se adjuntó como medio probatorio, hayan tenido a la vista el certificado N° 71431.
Asimismo, cabe agregar que en el caso de la constatación notarial únicamente se visitaron 4 locales en un mismo distrito, lo cual resulta insuficiente para acreditar que la etiqueta registrada se utiliza de manera real y efectiva en el mercado.
En consecuencia, la Sala determina que las pruebas presentadas no son suficientes para acreditar el uso de la marca MISIONERA y etiqueta, tal como se encuentra registrada bajo certificado N° 71431, durante los últimos tres años consecutivos, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 166 de la Decisión 486. En consecuencia, procede su cancelación, en virtud de lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución N° 1251-2005/OSD-INDECOPI de fecha 31 de enero del 2005 y, en consecuencia, FUNDADA la acción de cancelación por falta de uso del registro de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular dividida en dos campos, el superior en color rojo con las palabras NUEVA en color negro dentro de una figura oval estrellada en color blanco dispuesta en la parte izquierda, y VELITAS en color blanco; el campo inferior en fondo color azul con la denominación MISIONERA en letras color blanco, al lado derecho se observa la figura de una religiosa y otras leyendas alusivas al producto, inscrita bajo certificado N º 71431, a favor de Grover Perú S.A.C. que distingue velas, bujías, lamparillas, mechas y productos similares en general de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, pp. 385 y ss. 8
2 Proceso N° 17-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, publicada el 26 de enero de 1996, pp. 30 y ss; Proceso N° 2-AI-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 289, publicada el 27 de agosto de 1997, pp. 30 y ss; Proceso N° 11-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299, publicada el 17 de octubre de 1997, pp. 28 y ss.
3 Cabe precisar que dichos documentos deberán consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el código que se use para identificar a la misma, lo cual también debe ser acreditado debidamente. Asimismo, el uso de la marca registrada deberá apreciarse con respecto a los productos que distingue y no a título de nombre comercial (a saber, en el encabezado de la factura o en el membrete de la misma), dado que dicho uso sólo acreditaría el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercicio de sus actividades económicas, mas no el uso de un signo para identificar un determinado producto en el mercado.
4 Al respecto, cabe señalar que las facturas son documentos de naturaleza mercantil en los que, por lo general, además de incluirse una descripción del a rt ículo o artículos que son objeto de venta, se consigna la marca de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o específicos diseños o elementos gráficos que la conforman.
Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta, constituirán pruebas a tomarse en cuenta, la publicidad de dicha marca en el mercado en la que se pueda apreciar la marca mixta, órdenes de confección de etiquetas o impresión de envolturas que sean capaces de crear convicción sobre el uso de la marca tal cual fue registrada, entre otras.
5 Con relación a las facturas presentadas, debe indicarse que si bien las mismas han sido emitidas por personas distintas a la emplazada, debe entenderse que las mismas estaban autorizadas por la titular de la marca. Ello en atención a que al haber sido presentados por la emplazada, hace presumir que fueron entregados a ésta por dichas personas en atención al vínculo comercial existente entre las mismas. Cabe precisar que no la ley no exige que las autorizaciones de uso de una marca se encuentren registradas