RESOLUCIÓN N° 0603-2004-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 192892-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0603-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 192892-2003
SOLICITANTE : WM. WRIGLEY JR. COMPANY
OPOSITORA : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, veintiocho de junio del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 14 de octubre del 2003, Wm. Wrigley Jr. Company (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto POLAR, para distinguir confitería, que incluye gomas de mascar, chicles de globo, dulces y caramelos de menta, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 5 de enero del 2004, Société des Produits Nestlé S.A. formuló oposición a la solicitud de registro manifestando que es titular de la marca de producto POLO, que distingue productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado resulta confundible fonética, gráfica y conceptualmente, ya que están compuestos por un número similar de letras (tres consonantes y dos vocales / dos consonantes y dos vocales) y tienen la misma partícula inicial (POL), además su significado es parecido.
Con fecha 17 de febrero del 2004, Wm. Wrigley Jr. Company contestó la oposición señalando que ha solicitado la cancelación por falta de uso del opositor. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que los signos en conflicto no son confundibles, ya que están constituidos por un distinto número de letras, presentan distintas terminaciones (LAR / LO), difieren en la sílaba tónica y en la secuencia de vocales, asimismo, presentan diferencias conceptuales. Finalmente, sostuvo que los productos que distinguen los signos en conflicto son distintos.
Mediante Resolución N° 4376-2004/OSD-INDECOPI de fecha 15 de abril del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. Señaló que si bien los signos en conflicto distinguen productos de confitería, presentan diferencias gráficas y fonéticas entre sí, ya que las consonantes y vocales finales de los signos son diferentes. Indicó que la solicitante ya es titular en la misma clase de la marca MENTA POLAR.
Con fecha 10 de mayo del 2004, Société des Produits Nestlé S.A. interpuso recurso de apelación señalando que los signos en conflicto son denominativos, presentan una estructura fonética y gráfica similares (identidad en la partícula inicial POL, difiriendo sólo en las terminaciones, cuasi identidad en el número de letras) y su significado está relacionado.
Con fecha 14 de junio del 2004, Wm. Wrigley Jr. Company absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos. Agregó que el signo solicitado es una variación de su marca registrada MENTA POLAR.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado POLAR y la marca registrada POLO.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Société des Produits Nestlé S.A. es titular de la marca de producto POLO, que distingue café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hacer subir, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 3133, vigente hasta el 2 de diciembre del 2013.
b) Wm. Wrigley Jr. Company es titular de la marca de producto MENTA POLAR, que distingue confitería, que incluye gomas de mascar, chicles de globo, caramelos y pastillas de menta de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 91072, vigente hasta el 11 de julio del 2013.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 – el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado (confitería) están comprendidos dentro de los que distingue la marca registrada.
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 7 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 8 y 76-IP-2000 9 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, los signos en conflicto distinguen productos de consumo masivo, por lo que es razonable suponer que el consumidor no prestará un grado de atención especial al momento de adquirir los productos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado POLAR y la marca registrada POLO, se advierte, desde el punto de vista fonético, que presentan distinta secuencia de vocales (O-A / O-O) y de consonantes (P-L-R / P-L), asimismo, difieren en la ubicación y conformación de la sílaba tónica (LAR/ PO), lo que determina que su pronunciación y entonación sean diferentes.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que si bien los signos comparten sus tres primeras letras, la diferencia en sus terminaciones (AR / O) determina que la impresión visual de los signos sea distinta.
Desde el punto de vista conceptual, los signos en conflicto tienen acepciones distintas, así POLAR 10 alude a perteneciente o relativo a los polos, en tanto que POLO 11 tiene distintos significados (prenda de vestir, juego, cualquiera de los ejes de rotación de una esfera, etc.).
Por las consideraciones expuestas, si bien existe identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales existentes entre los mismos determinan que su coexistencia en el mercado no inducirá a confusión al público consumidor.
Cabe agregar que el solicitante es titular, en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, de la marca MENTA POLAR, en la cual el elemento más relevante está constituido por el término POLAR. En ese sentido, el signo solicitado constituiría una variación de dicha marca registrada.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que procede su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 4376-2004/OSD-INDECOPI de fecha 15 de abril del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto POLAR, solicitado por Wm. Wrigley Jr. Company, para distinguir confitería, que incluye gomas de mascar, chicles de globo, dulces y caramelos de menta, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/fn
1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
2 A rt ículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.
7 Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Ca rt agena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Ca rt agena N° 633 (nota 8), p. 15.
10 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1630.
11 Diccionario de la Lengua Española (nota 10), Tomo II, p. 1634.