RESOLUCIÓN N° 0600-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 191500-20034
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0600-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 191500-20034
SOLICITANTE : CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.
Signo engañoso: Existencia
Lima, treinta de mayo del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 25 de setiembre del 2003, Corporación Aceros Arequipa S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación EXPANDEDMETAL escrita en letras características a cuyos lados se aprecian un conjunto de líneas cruzadas con la apariencia de una malla; conforme al modelo, para distinguir materiales de construcción de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 2962-2004/OSD-INDECOPI de fecha 10 de marzo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Debe tenerse en cuenta que los productos que el signo solicitado pretende distinguir son: materiales de construcción de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial y, por ende, se entienden que éstos son materiales de construcción no metálicos.
(ii) Si bien el signo solicitado presenta en su estructura gráfico-fonética la denominación EXPANDEDMETAL - siendo la partícula EXPANDED una de origen inglés cuyo significado es “expandido” y la segunda partícula hace referencia a un elemento químico, buen conductor de la electricidad, con brillo característico y sólido -, constituye un signo engañoso teniendo en cuenta que al apreciar el signo solicitado, el consumidor pensará válidamente que los productos a distinguir con el signo solicitado son elaborados total o parcialmente de metal expandible.
(iii) Siendo que el signo solicitado pretende distinguir materiales de construcción no metálicos dicha denominación resultaría engañosa de las características de tales productos.
Con fecha 26 de marzo del 2004, Corporación Aceros Arequipa S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) El signo solicitado constituye un signo mixto al estar conformado por una denominación y un logotipo, por lo que no puede realizarse el análisis únicamente en base al elemento denominativo que lo conforma.
(ii) La denominación EXPANDEDMETAL constituye un término de fantasía para los consumidores peruanos, puesto que no constituye una denominación que forme parte del lenguaje corriente de los consumidores o que su significado sea conocido por ellos.
(iii) La Oficina de Signos Distintivos ha realizado un análisis basado en el significado del término EXPANDEDMETAL, y lo ha hecho desde el punto de vista de un consumidor especializado, fraccionando dicho término en dos y otorgándoles a cada uno un significado que a su criterio llevaría a concluir que se trata de un signo engañoso.
(iv) Sin embargo, el consumidor al que están dirigidos los productos que pretende distinguir el signo solicitado no resulta ser un consumidor especializado sino un consumidor medio, quien al momento de su elección no realizará un análisis tan pormenorizado y riguroso como lo realiza la autoridad administrativa.
(v) El signo solicitado constituye una marca defensiva, pues busca impedir que terceros obtengan el registro del mismo signo o de un signo similar y que perjudique la inversión de su empresa, toda vez que ha registrado dicho signo para distinguir productos y servicios de diferentes clases de la Nomenclatura Oficial, vinculados con su actividad empresarial.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado constituye un signo engañoso.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Signos engañosos
1.1 Contenido de la prohibición
El artículo 135 inciso i) de la Decisión 486 1 establece como una prohibición absoluta para constituirse como marca, el caso de los signos engañosos. Así, determina que no podrán registrarse como marcas los signos que pueden engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.
Cabe referirse a la interpretación prejudicial de esta norma, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 12-IP-962 en la cual señala que "esta causal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor, frente al engaño que puede sufrir por el registro de una marca, sea sobre la calidad, característica o aptitud del producto, o sobre la fabricación del mismo."
Precisa que, conforme lo indica la norma mencionada, se encuentran dentro de esta prohibición las denominaciones capaces de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto o servicio que ofrece determinadas características, calidad, utilidad, finalidad o cualquier otro factor que no corresponde a la realidad del producto o servicio, como ocurre por ejemplo con el signo IRROMPIBLE para distinguir vajillas de porcelana o ALGOCAM para distinguir camisas fabricadas con material sintético. Esta circunstancia determina que estos signos no deben ser admitidos, dado que el signo engañoso proporciona una información equivocada o incorrecta de los productos o servicios, la misma que puede determinar la decisión de compra de los consumidores3.
Asimismo, en el Proceso 33-IP-994, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que "el engaño para el público radica en la inconformidad, desfiguración o alteración de las características, actitudes o composición del producto frente a lo que el signo refleja o pretende reflejar".
En tal sentido, no sólo se requiere que el signo o la indicación que contiene sea errónea, sino que el signo o la indicación sea capaz de influenciar a los círculos de consumidores correspondientes en su decisión de compra.
En este punto, es importante tener en cuenta dos aspectos:
- Cuantitativo: En relación con el porcentaje del público que se va a ver engañado. Esto varía en cada caso según se considere que el público es poco atento, no crítico o si es un consumidor cuidadoso, crítico, que está en condiciones de tomar decisiones libres en el mercado.
- Cualitativo: En relación a si la indicación es importante económicamente, es decir, relevante para tomar una decisión de compra. Por ejemplo, será determinante en la decisión de compra de un rallador de queso que éste no se oxide y se caerá en engaño si se distingue un rallador de latón con la marca INOXIDAL.
De lo anterior se colige que los signos engañosos atentan contra la veracidad y honestidad que exige la leal competencia, en la cual las marcas cumplen una función determinante, en tanto elementos que permiten la identificación y diferenciación de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Así, lejos de contribuir a la transparencia en el mercado una indicación engañosa puede producir descontento y desorientación entre los consumidores al procurar información equivocada de los productos o servicios que se ofrecen.
1.2 Irrelevancia de la intención del solicitante
Es irrelevante la intención del solicitante o que el engaño se haya producido. Basta que exista una falta de veracidad en la información y que exista el riesgo o la aptitud de engaño. Por lo tanto, al hablar de engaño se debe tener en cuenta dos aspectos:
a) La no veracidad de la información.
b) La aptitud de engaño.
Cabe precisar que analizar si un signo es engañoso no es una cuestión de hecho sino de derecho, es decir, el análisis deberá realizarse conforme el signo es solicitado a registro en relación a los productos o servicios que pretende distinguir y no como será utilizado en el mercado. En tal sentido, la forma cómo se comercialicen los productos o cómo se preste el servicio no es relevante a efectos de determinar el engaño. Por lo anterior, no se exige la prueba de que realmente se haya producido el engaño, ya que basta con el riesgo abstracto de engaño, con independencia de los efectos que la utilización de la marca haya surtido en un determinado grupo de consumidores.
Para que pueda considerarse que la utilización de una marca puede inducir a engaño a las personas a las que va destinada, debe demostrarse - respecto de la forma de pensar o hábitos de los consumidores considerados - la existencia de un riesgo real de que el comportamiento económico de éstos resulte afectado.
1.3 El engaño debe provenir de la marca misma
El peligro de engaño de una marca debe provenir de la marca misma, esto es, el contenido o expresión de la marca debe ser engañoso. No son relevantes las modalidades en que la marca va a ser usada o es usada. Por tanto, no se está ante un signo engañoso si el engaño radica en que del uso del mismo se pueda esperar un engaño. Por ejemplo, la denominación OROBEL sería engañosa si se solicita para distinguir bisutería, pero no para productos fabricados de metal, aun cuando pueda suponerse que al utilizarse la marca en el mercado los productos serían fabricados con cobre y no con oro.
Por lo anterior, debe diferenciarse entre los signos que por esencia son engañosos y los que al ser usados pueden provocar un engaño.
1.4 Relación del signo engañoso con los productos o servicios para los que se solicita
En todos los casos, el carácter engañoso de un signo se juzgará con relación a los productos o servicios que distingue y por la opinión que tendrían los consumidores correspondientes (compradores de los productos o usuarios de los servicios).
Una denominación puede ser engañosa para determinados productos o servicios y arbitraria en relación con otros productos o servicios. Por ejemplo, la denominación INOXIDAL sería engañosa para distinguir artículos de latón y arbitraria para distinguir café; la denominación MAIZOL sería engañosa para distinguir aceite compuesto elaborado en base a una mezcla de aceite vegetal y aceite semi-refinado de pescado y arbitraria para distinguir aparatos de reproducción de sonido.
Ahora bien, sólo será engañoso el signo si en cualquier caso imaginable de uso contiene una indicación incorrecta acerca de los productos o servicios a que se refiere.
"El carácter engañoso de una denominación no puede, en efecto, determinarse in vacuum: la denominación deberá considerarse engañosa tan sólo cuando proporcione información errónea con respecto al origen geográfico o la naturaleza y características del correspondiente producto o servicio"5.
1.5 Evidencia del engaño
Para que una indicación constituya un signo engañoso, el engaño debe ser evidente. No en el sentido que no sea necesario un examen o una investigación sino que para la Autoridad con experiencia, ayudada de sus conocimientos técnicos, material de investigación e informaciones de otras fuentes usuales de información, sea evidente. No se requiere de investigaciones extensas y costosas en tiempo (por ejemplo encuestas de opinión del público).
1.6 Momento en que se determina el engaño
Para determinar si un signo es engañoso es importante el momento del registro - no el de la solicitud - ya que si durante el procedimiento del registro se subsana el engaño, el signo no debe ser rechazado.
1.7 Indicaciones susceptibles de producir engaño
La Sala considera que por excelencia son susceptibles de constituir signos engañosos los que dan la impresión de indicar características concretas o la procedencia geográfica del producto o del servicio al cual se aplican.
En el primer caso, el signo será engañoso cuando las verdaderas características del producto o servicio no correspondan con la imagen. A este respecto, debe determinarse primero - como ya se señaló - si las falsas características de los productos son capaces de llevar al engaño.
En el segundo caso, la denominación será engañosa si hace creer que los productos o servicios provienen de un origen geográfico que no corresponde.
Así, la denominación será engañosa si hace creer que los productos o servicios provienen de un origen geográfico que no corresponde. En consecuencia, no entran en la prohibición que se analiza aquellas indicaciones que son entendidas por el público como denominaciones de fantasía, ya sea porque no son reconocidas como indicaciones geográficas o porque en relación con los productos o servicios no se cree que provienen de ese lugar geográfico. Por ejemplo, en el Perú existen registradas diversas marcas constituidas por nombres de lugares geográficos que el público no identifica como lugares típicos de producción de los productos que distinguen, tales como: FLORIDA 6 para distinguir conservas de pescado, ALICANTE7 para distinguir café, té, cacao y otros, o ALASKA 8 para helados. Dichas marcas no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican, constituyendo típicos casos de denominaciones geográficas aparentes.
De otro lado, indicaciones que no son geográficas pero son percibidas por el público como tales también caen bajo esta prohibición (por ejemplo expresiones que dan a entender que los productos provienen de un viñedo determinado, y éste en realidad no existe). En cambio, no hay engaño cuando las indicaciones geográficas se han convertido en denominaciones genéricas o descriptivas.
1.8 Aplicación al caso concreto
El signo solicitado se encuentra conformado por la denominación EXPANDEDMETAL escrita en letras características a cuyos lados se aprecian un conjunto líneas cruzadas con la apariencia de una malla; conforme se advierte a continuación, y pretende distinguir materiales de construcción, de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial.
Con relación a los productos que pretende distinguir el signo solicitado, conviene señalar que, de la revisión de la Octava Edición de la Clasificación de Niza, se desprende que la clase 19 de la Nomenclatura Oficial comprende esencialmente materiales de construcción no metálicos. En tal sentido, los materiales de construcción que pretende distinguir el signo solicitado consisten en materiales de construcción no metálicos.
Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde determinar si el signo solicitado es engañoso. Para ello se debe tener en cuenta que el engaño opera en la medida que el consumidor sea inducido a error al creer que está adquiriendo un producto o servicio que ofrece determinadas características que no tiene.
En el signo solicitado resulta relevante el elemento denominativo conformado por la denominación EXPANDEDMETAL, cuya traducción al idioma castellano es metal expandido 9 .
Cabe señalar que, debido a su semejanza gráfica y fonética, la denominación EXPANDEDMETAL, podrá ser identificada por el público consumidor 10 con su traducción en castellano, esto es, metal expandido. Siendo así, el público consumidor podría válidamente asumir que los productos que pretende distinguir el signo solicitado (materiales de construcción) contienen metal expandido.
Cabe señalar que, aún cuando el público consumidor no pueda identificar el significado en castellano de la expresión EXPANDEDMETAL, podrá identificar la presencia relevante de la palabra METAL en el signo solicitado. Siendo así, el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos que pretende distinguir el signo solicitado contienen metal.
En cualquiera de los dos casos señalados el público consumidor podría ser inducido a error, toda vez que los materiales de construcción que pretende distinguir el signo solicitado son materiales de construcción no metálicos.
En tal sentido, del propio signo solicitado se desprende una indicación incorrecta sobre las características de los productos que pretende distinguir, por lo que constituye un signo engañoso.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 2962-2004/OSD-INDECOPI de fecha 10 de marzo del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación EXPANDEDMETAL escrita en letras características a cuyos lados se aprecian un conjunto de líneas cruzadas con la apariencia de una malla; conforme al modelo, solicitado por Corporación Aceros Arequipa S.A.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…)”.
2 Si bien dicha interpretación se realizó cuando se encontraba vigente la Decisión 344, resulta relevante referirse a ella, debido a que el artículo 82 inciso h) de la Decisión 344, el cual interpreta, es muy similar al artículo 135 inciso i) de la Decisión 486.
3 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 40 del 16 de mayo de 1997, p. 39.
4 Sobre la interpretación del artículo 82 inciso h) de la Decisión 344, la cual es relevante, ya que el contenido de dicha norma es muy similar al del artículo 135 inciso i) de la Decisión 486. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 416 del 15 de marzo de 1999, p. 24.
5 Fernández-Novoa, El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p. 145.
6 Certificados Nº 4162, Nº 16688, Nº 8337, Nº 3236, Nº 26720.
7 Certificado Nº 39267.
8 Certificados Nº 12009 y N° 25619.
9 El metal expandido, dependiendo del material con el que se fabrica, posee unas propiedades únicas, que merece la pena destacar:
· el metal expandido se hace con un descarte de materia prima nulo (por lo tanto, es más ecológico)
· el metal expandido es transparente
· el metal expandido puede hacerse con diversos materiales, incluyendo a los no metálicos, como el plástico
· el metal expandido puede producirse en los formatos más distintos
· el metal expandido posee una elevada resistencia y excelentes propiedades mecánicas
· cuando la materia prima es metal, el metal expandido es un excelente conductor y cuando es plástico, es aislante
· al metal expandido se le puede dar forma (doblado, embutido, moldeado...)
· el metal expandido puede producirse en cualquier forma, para dar origen a diversas aplicaciones.
En: http://www.supnego.com/spanish/productos/metal_propiedades.php
10 Conforme lo ha venido señalando la Sala, en el caso de productos para la construcción, es razonable suponer que los consumidores prestarán atención al momento de adquirirlos, en razón a sus requerimientos particulares, calidad y costo.