RESOLUCIÓN N° 0599-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 189207-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0599-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 189207-2003
SOLICITANTE : THOMAS INDUSTRIES, INC.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, veintiocho de junio del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 27 de agosto del 2003, Thomas Industries, Inc. (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de servicio RIETSCHLE THOMAS, para distinguir servicios de mantenimiento, reparación y renovación/restauración en los campos de compresores y bombas; servicios de mantenimiento preventivo en los campos de compresores y bombas; servicios de intercambio de bombas, de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial; reivindicando prioridad en base a la solicitud de registro N° 76/517,405, presentada en Estados Unidos de América con fecha 27 de mayo del 2003.
Mediante Resolución N º 3272-2004/OSD-INDECOPI de fecha 17 de marzo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Se encuentra registrada, a favor de Thomas Hearne S.A., la marca de servicio THOMAS HEARNE, que distingue servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, entre los que se encuentran comprendidos los servicios que pretende distinguir el signo solicitado.
(ii) Entre el signo solicitado y la mencionada marca registrada existen semejanzas que hacen que su coexistencia sea susceptible de inducir a confusión al consumidor, debido a que comparten el término THOMAS, no obstante la presencia del término RIETSCHLE, en el signo solicitado, y HEARNE, en la marca registrada, los cuales no contribuyen de forma relevante a la diferenciación de los signos.
(iii) La semejanza fonética y gráfica que presentan las denominaciones de los signos en cuestión, aunada al hecho que éstos distinguen los mismos servicios, permite concluir que es muy probable que cuando el consumidor se encuentre en el mercado frente al signo solicitado, asuma que éste es una variación de la marca registrada, lo cual no corresponde a la realidad.
Con fecha 1° de abril del 2004, Thomas Industries, Inc. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) No existe posibilidad de confusión entre los signos en conflicto, debido a que resultan diferenciables tanto gráfica como fonéticamente. Así, los signos presentan distinta extensión gramatical (15 letras, el signo solicitado, y 12, la marca registrada), y distintos términos iniciales (RIETSCHLE / THOMAS) y finales (THOMAS / HEARNE).
(ii) Asimismo, los signos presentan distinto número de sílabas o golpes de voz (4/3), secuencia de vocales (I-E-E-O-A/O-A-E-A-E-), términos iniciales (RIETSCHLE, en el signo solicitado, que aparenta provenir del idioma alemán, y THOMAS, en la marca registrada, que proviene del idioma inglés), y términos finales.
(iii) Por su intensa publicidad, el nombre THOMAS HEARNE está muy ligado en el Perú a la venta de automóviles, particularmente, automóviles TOYOTA. En tal sentido, los consumidores que se encuentren frente a la marca THOMAS HEARNE evidentemente la van a asociar con reparación, mantenimiento e instalaciones relacionadas con los automóviles o de los automóviles, y de ninguna manera con el mantenimiento y reparación de bombas compresoras y otros servicios similares que pretende distinguir el signo solicitado.
(iv) Tratándose de servicios especializados y muy técnicos, el consumidor de los mismos de ninguna manera va a pensar que los servicios que se distingan con la marca THOMAS HEARNE van a referirse al servicio de mantenimiento de bombas, compresoras y servicios análogos.
(v) Existen registradas en distintas clases de la Nomenclatura Oficial diversas marcas que coexisten en el mercado compartiendo el mismo nombre, por lo que con igual razón podrían coexistir los signos en conflicto.
Adjuntó copia de resoluciones que consideró aplicables al caso.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado RIETSCHLE THOMAS y la marca registrada THOMAS HEARNE.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Thomas Hearne S.A. (Perú) es titular de la marca de servicio THOMAS HEARNE, que distingue servicios de reparación, mantenimiento e instalaciones de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 11990, vigente desde el 17 de setiembre de 1997 hasta el 17 de setiembre del 2007.
b) No existe registrada alguna otra marca que distinga servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, y que incluya en su conformación el término THOMAS.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 1 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 2 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 3 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 4 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
2.1 Similitud o conexión competitiva
Con relación a lo expuesto por la solicitante - respecto a que los servicios de restauración, mantenimiento e instalaciones que distingue la marca registrada THOMAS HEARNE se van a utilizar con relación a automóviles, carros y vehículos de transporte terrestre, y no a otros productos, debido a que el nombre THOMAS HEARNE está muy ligado en el Perú a la venta de automóviles, particularmente, automóviles TOYOTA -, conviene señalar que existe diferencia entre el registro y el uso de un signo. Así, en el examen del riesgo de confusión en derecho de marcas, no se plantea una cuestión de hecho sino de derecho y se establece en base a dos elementos: la similitud entre los productos o servicios que distinguen cada uno de los signos y la semejanza entre los signos - en ambos casos de acuerdo a cómo se encuentran registrados o solicitados - tomando además en consideración la distintividad de los signos. En tal sentido, el examen comparativo de los signos en conflicto se efectuará de acuerdo a cómo se encuentran registrados o solicitados los signos, y no a cómo vienen siendo usados en el mercado, o cómo se cree serán usados.
Siendo así, los servicios que pretende distinguir el signo solicitado (servicios de mantenimiento, reparación y renovación/restauración en los campos de compresores y bombas; servicios de mantenimiento preventivo en los campos de compresores y bombas; servicios de intercambio de bombas de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial) se encuentran comprendidos dentro de los servicios que distingue la marca registrada (servicios de reparación, mantenimiento e instalaciones de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial).
Por lo tanto, existe identidad entre los servicios que distinguen los signos en conflicto.
2.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 5 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 6 y 76-IP-2000 7 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso específico de los servicios de mantenimiento, reparación y renovación/restauración, se presume que el público usuario prestará cierto grado de atención al momento de elegir el servicio que necesite, de acuerdo a la capacidad técnica de quien lo presta y a las condiciones de calidad, precio y garantías ofrecidas.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado RIETSCHLE THOMAS y la marca registrada THOMAS HEARNE, desde el punto de vista fonético, se advierte que los signos difieren en su secuencia de vocales, así como en su secuencia de sílabas y consonantes, debido a la presencia de los términos RIETSCHLE, en el signo solicitado, y HEARNE, en la marca registrada, todo lo cual determina que los signos generen una pronunciación de conjunto diferente.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que, si bien los signos comparten el término THOMAS, éste se encuentra en distinta ubicación, además que los signos presentan adicionalmente los términos RIETSCHLE y HEARNE, lo cual permite concluir que los signos generan una impresión visual de conjunto diferente.
2.3 Riesgo de confusión
Cabe precisar que la confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir, que el consumidor, aun diferenciando claramente los productos o servicios, podría creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada, o pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por su titular o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial p comercial entre las mismas.
En el presente caso, si bien existe identidad entre los signos en conflicto, dado que existen diferencias fonéticas y gráficas entre los signos, su coexistencia no inducirá a confusión directa o indirecta al público usuario.
Cabe precisar que el hecho que ambos signos incluyan el término THOMAS en su conformación – que no se encuentra presente en otra marca que distinga servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, conforme se desprende del Informe de antecedentes - no inducirá a confusión indirecta al público usuario, debido a su distinta ubicación, y a que los signos incluyen elementos adicionales diferentes.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución N° 3272-2004/OSD-INDECOPI de fecha 17 de marzo del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de servicio RIETSCHLE THOMAS, solicitado por Thomas Industries, Inc. (Estados Unidos de América), para distinguir servicios de mantenimiento, reparación y renovación/restauración en los campos de compresores y bombas; servicios de mantenimiento preventivo en los campos de compresores y bombas; servicios de intercambio de bombas, de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente resolución, y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/rl
1 A rt ículo 136.-“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.
2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 594 del 21 de agosto del 2000.
3 Ver nota 2.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 555 del 17 de abril del 2000. 4 7
5 Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 (nota 6), p. 15