RESOLUCIÓN N° 0580-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 116054-2000
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
ACCIONANTE : CATERPILLAR INC.
EMPLAZADA : ELOÍSA ANGULO PELAEZ (antes Tecni Car)
Denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial - Limitaciones del derecho al uso exclusivo de una marca - Uso de una marca registrada para indicar la existencia o disponibilidad de servicios de reparación y mantenimiento de vehículos
Lima, diecisiete de junio de dos mil tres
I. ANTEDECENTES
Con fecha 17 del octubre del 2000, Caterpillar Inc.(Estados Unidos de América) interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Tecni Car, manifestando lo siguiente:
(i) Es titular en el Perú de las siguientes marcas registradas ante la Oficina de Signos Distintivos:
CAT, inscrita bajo certificado N° 92221, para distinguir productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.
CATERPILLAR, inscrita bajo certificado N° 22750, para distinguir productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.
CATERPILLAR, inscrita bajo certificado N° 29051, para distinguir productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.
CATERPILLAR, inscrita bajo certificado N° 92222, para distinguir productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.
CAT, inscrita bajo certificado N° 8838, para distinguir servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial.
CATERPILLAR, inscrita bajo certificado N° 442, para distinguir servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial.
CATERPILLAR, inscrita bajo certificado N° 8837, para distinguir servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Sus marcas CAT y CATERPILLAR gozan de la calidad de notoriamente conocidas, tanto en el Perú como a nivel internacional, en el mercado de vehículos terrestres, especialmente en el de transporte de carga y maquinaria pesada, como son camiones, montacargas, y otros. Asimismo, la marca CATERPILLAR también goza de prestigio como signo que identifica el servicio de reparación que Caterpillar Inc. brinda directamente o a través de personas autorizadas, a los vehículos de marca CATERPILLAR.
(iii) La emplazada es una empresa que consigna en el frontis de su establecimiento – en el cual brinda servicios de torno, prensa, taladro, soldadura especial y aluminio – la denominación CAT (dentro de un diseño, que no es precisamente el que caracteriza a su marca CAT), a pesar de que no guarda ninguna vinculación con Caterpillar Inc., ni se encuentra autorizada para brindar servicios de reparación identificados con la marca CAT, de modo tal que el consumidor medio puede pensar que los servicios brindados por la emplazada se encuentran identificados con la marca CAT, o que se encuentra autorizada por Caterpillar Inc. para brindar servicios, con la calidad que caracteriza a la marca CAT.
Solicitó que se practique diligencia de inspección en el local de la emplazada y en ella se adopten las medidas cautelares de cese de uso por parte de la emplazada del signo infractor y el comiso de los carteles, folletos y material publicitario en el que se consigne el producto infractor, así como que la emplazada cumpla con el pago de costas y costos del proceso.
Mediante proveído de fecha 23 de octubre del 2000, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por interpuesta la acción por infracción contra Tecni Car, cuyo local comercial está ubicado en Circunvalación Arenales s/n Barrio Relleno de Patarcocha, Cerro de Pasco, y ordenó que se practique la diligencia de inspección solicitada. En cuanto a las medidas cautelares solicitadas, indicó que, en el caso de autos, no se han presentado los elementos de juicio suficientes que produzcan en la autoridad la convicción de que sea necesario dictar tales medidas.
Con fecha 17 de noviembre del 2000, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el local ubicado en Circunvalación Arenales s/n Barrio Relleno de Patarcocha, Cerro de Pasco. Se verificó que en dicho local funciona el establecimiento denominado “La Casa de los Repuestos” , tal como consta en la licencia de funcionamiento N° 2664 y en el talonario de boleta de venta, que tiene por titular a la señora Eloísa Angulo Pelaez. Se constató que el establecimiento se dedica a la reparación de sistemas eléctricos de automóviles, verificándose esta información en las boletas emitidas. De igual manera se constató que en el interior del local no había ningún producto identificado con las marcas de la accionante. Finalmente, se constató que en la fachada del local se aprecia la denominación CAT al lado de otras marcas, tal como aparece en la fotografía que obra en el expediente.
Mediante escrito de fecha 23 de noviembre del 2000, Caterpillar Inc, señaló que deberá considerarse como emplazada en el presente proceso a la señora Eloísa Angulo Pelaez, quien es la titular del local materia de la presente denuncia.
Mediante proveído de fecha 29 de noviembre del 2000, la Oficina de Signos Distintivos precisó que se tendrá como emplazada en el presente proceso a la señora Eloísa Angulo Pelaez, toda vez que la denominación TECNI CAR únicamente constituye el nombre comercial de la empresa.
Mediante proveído de fecha 30 noviembre del 2000, la Oficina de Signos Distintivos citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 20 de diciembre del 2000. Con fecha 20 diciembre del 2000, Caterpillar Inc. señaló que le era imposible asistir a la audiencia de conciliación, debido a lo cual solicitó que la Oficina señale nueva fecha y hora para la realización de la misma.
No obstante haber sido debidamente notificada, la señora Eloísa Angulo Pelaez no cumplió con absolver el traslado de la acción por infracción dentro del plazo de ley.
Mediante proveído de fecha 21 de diciembre del 2000, la Oficina de Signos Distintivos citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 22 de enero del 2001. En dicha fecha, efectuadas las deliberaciones correspondientes, las partes acordaron, entre otras cosas, lo siguiente:
(i) La emplazada se compromete a dejar de usar el signo materia de la denuncia, tanto en el frontis de su local como en cualquier otro elemento.
(ii) La emplazada únicamente podrá hacer uso del signo CAT y sus variaciones, previa obtención de la autorización correspondiente por parte del titular de la marca o de las personas que éste designe.
(iii) La emplazada se compromete a retirar el signo CAT y figura que aparece en el frontis de su local en un plazo de 5 días, debiendo presentar a la Oficina de Signos Distintivos dos fotografías de la parte exterior de su local, con las correspondientes copias para conocimiento de la accionante.
(iv) En caso de incumplimiento del primer punto por parte de la emplazada, ésta pagará a la accionante la suma de US$ 3,000.
(v) En vista que el representante de la emplazada no tiene facultades expresas para conciliar, presentará a la Oficina de Signos Distintivos el poder correspondiente, en el que también se incluya la ratificación de los acuerdos formulados.
Mediante proveído de fecha 6 de abril del 2001, la Oficina de Signos Distintivos atendiendo que la emplazada no ha cumplido con presentar el poder correspondiente para conciliar por parte de su representante y las dos fotografías de la parte exterior de su local – con lo cual se verificaría el retiro del signo de la presente acción –, dispuso la continuación del trámite del expediente.
Mediante Resolución N° 11045-2002/OSD-INDECOPI de fecha 9 de octubre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Se consideró lo siguiente:
(i) Con relación a lo afirmado por la accionante en el sentido que sus marcas base de la acción gozan de la calidad de notoriamente conocidas: de la revisión de los actuados se establece que no se ha acreditado dicha afirmación, por lo que cabe desestimar la misma.
(ii) Con relación al uso indebido del signo y luego de la revisión de la fotografía presentada con la denuncia, se determinó que la emplazada no está haciendo uso del signo CAT como marca o como nombre comercial, sino como parte de la información que brinda acerca de los servicios que presta, consistentes en servicios de reparación de sistemas eléctricos de automóviles y camiones. Corrobora lo afirmado el hecho que, conjuntamente con el signo en cuestión aparece en el frontis del local de la emplazada – además del signo VOLVO, que por lo demás cumpliría la misma finalidad que el signo CAT antes mencionado – su propio signo distintivo, constituido por la denominación TECNI CAR, el cual es apreciado como aquél con el cual la emplazada identifica o distingue los servicios y actividades económicas que ofrece o efectúa en el mercado. De esta manera, apreciados en forma conjunta e integral los elementos que aparecen en el frontis del local de la emplazada, se concluye que el público consumidor asumirá que en dicho local – cuyos servicios o actividades se identifican con el signo TECNI CAR – se prestan servicios de reparación de sistemas eléctricos de vehículos, entre los cuales se encuentran los vehículos de la marca CAT.
(iii) En consecuencia, dicho signo está siendo utilizado de buena fe, a titulo informativo y no de marca y, además, no es susceptible de inducir al público a error o confusión respecto al origen empresarial de los servicios sobre los cuales se aplica, por lo que no se puede considerar su uso como una infracción a los derechos de propiedad industrial de la firma accionante.
Con fecha 21 de octubre del 2002, Caterpillar Inc., interpuso recurso de apelación manifestando que el uso del signo CAT por parte de la emplazada no se encuentra comprendido en ninguna de las excepciones que taxativamente establece la ley al derecho del titular al uso exclusivo de su marca. En consecuencia, el uso del signo materia de la presente acción por parte de Eloísa Angulo Pelaez, constituye una infracción a los derechos marcarios de su empresa.
Pese haber sido debidamente notificada, según cargo que obra a fojas 152, la señora Eloísa Angulo Pelaez no cumplió con absolver el traslado de la apelación dentro del plazo de ley.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
Corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar:
a) Si la utilización de la denominación CAT y su logotipo por parte de la emplazada constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial de Caterpillar Inc.
b) De ser el caso, las sanciones a aplicarse a la emplazada.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Caterpillar Inc. es titular de los siguientes signos:
(a) En la clase 12 de la Nomenclatura Oficial:
La denominación CAT sobre la figura de un triángulo, conforme al modelo, para distinguir vehículos, material para transportar y manejar, específicamente camiones y tractores; maquinas, partes para reemplazar, accesorios y piezas para todo lo anterior; solicitada el 11 de abril de 1991 e inscrita bajo certificado N° 92221, vigente hasta el 18 de julio del 2006.
La denominación CATERPILLAR, para distinguir camiones, tractores para ser adaptados en las operaciones de labranza, construcción de caminos, minería, corte y transporte de trozas, remoción de tierra, arrastre, fines industriales y agrícolas; implementos de enlace que se emplean entre una fuente de energía tal como un tractor y un maquina o un arado enganchado a ella; partes y accesorios de los equipos antes mencionados, inscrita desde hace mas de 20 años bajo certificado N° 22750, vigente hasta el 18 de noviembre del 2003.
La denominación CATERPILLAR, para distinguir vehículos, motores y transmisiones para vehículos terrestres, llantas y demás artículos, inscrita desde hace mas de 20 años bajo certificado N° 29051, vigente hasta el 4 de noviembre del 2004.
La denominación CATERPILLAR, apareciendo las letras CAT sobre la figura de un triángulo, conforme al modelo, para distinguir vehículos, material para transportar y manejar, específicamente camiones y tractores; maquinas, partes para reemplazar, accesorios y piezas para todo lo anterior, solicitada el 11 de abril del 1991 e inscrita bajo certificado N° 92222, vigente hasta el 18 de julio
(b) En la clase 37 de la Nomenclatura Oficial:
La denominación CAT sobre la figura de un triángulo, conforme al modelo, para distinguir servicios de mantenimiento y reparación para excavadoras y máquinas para el manejo de materiales y vehículos y equipos relacionados; solicitada el 11 de abril de 1991 e inscrita bajo certificado N° 8838, vigente hasta el 18 del julio del 2006.
La denominación CATERPILLAR, para distinguir servicio, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos y otros servicios, inscrita desde hace mas de 20 años bajo certificado N° 442, vigente hasta el 26 de diciembre del 2004.
La denominación CATERPILLAR, apareciendo las letras CAT sobre la figura de un triángulo, conforme al modelo, para distinguir servicios de mantenimiento y reparación para excavadoras y máquinas para el manejo de materiales y vehículos y equipos relacionados, solicitada el 11 de abril de 1991 e inscrita el 18 de julio de 1991 bajo certificado N° 8837, vigente hasta el 18 de julio del 2006.
2. Determinación de la norma aplicable a la infracción
Cabe señalar que a la fecha de interposición de la presente denuncia por infracción (17 de octubre del 2000) se encontraban vigentes la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la misma que de acuerdo con lo establecido en su artículo 274 1 entró en vigencia el 1° de diciembre del 2000.
La variación de la norma mencionada plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto, por ser ello relevante para determinar bajo qué norma se analizará el acto denunciado. A este fin, la Sala considera conveniente precisar cuáles son las reglas que regulan la aplicación de la ley en el tiempo en nuestro ordenamiento jurídico.
El artículo 103 de la Constitución Política de 1993 establece que: …” Ninguna ley tiene fuerza o efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo..”. Sin embargo no fija el límite que existe entre la aplicación retroactiva y la aplicación inmediata de las normas jurídicas.
El artículo III del Título Preliminar del Código Civil, aplicable supletoriamente, fija este límite al establecer que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Así, el Código Civil recoge la teoría de los hechos cumplidos, la cual propugna la aplicación inmediata de las normas, desechando su aplicación retroactiva o ultraactiva.
De conformidad con la teoría de los hechos cumplidos, los hechos que se iniciaron, desarrollaron y concluyeron en sus efectos durante la vigencia de la antigua ley se rigen por ésta y los cumplidos después de su derogación se rigen por la nueva, salvo que la ley expresamente establezca una disposición diferente.
El último párrafo de la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486 señala que …” para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
De conformidad con el principio de aplicación inmediata de las normas y la teoría de los hechos cumplidos, recogido en el artículo III del Título Preliminar del Código Civil, la tramitación de las acciones por infracción deberá realizarse de acuerdo a lo dispuesto en la Decisión 486 2 y el análisis de la cuestión controvertida al amparo de las normas vigentes a la fecha en que se cometió el acto infractor, toda vez que se trata de situaciones jurídicas ocurridas antes de la vigencia de la Decisión 486, lo contrario implicaría realizar una aplicación retroactiva de la citada Decisión.
3. Infracción de derechos de marca
El artículo 104 de la Decisión 344 concordado con el artículo 169 del Decreto Legislativo 823 establecía que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos idénticos o similares para los cuales haya sido solicitado la marca, entre otros, alguno de los actos siguientes:
a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca.
b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma.
c) Importar o exportar productos con la marca. El artículo 240 del Decreto Legislativo 823 faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos.
A efectos de determinar la existencia de infracción a los derechos de propiedad industrial de Caterpillar Inc. ( respecto a sus marcas de producto ), la Sala tendrá que determinar si el uso de la denominación CAT y su logotipo por parte de la emplazada se encuentra incurso en los supuestos previstos en el inciso a) del artículo 104 de la Decisión 344 concordado con el artículo 169 del Decreto Legislativo 823 o en los previstos por el artículo 208 del Decreto Legislativo 823.
4. Uso de la denominación CAT y figura por parte de la emplazada
En el presente caso, se ha tenido en cuenta el acta correspondiente a la visita de inspección de fecha 17 de noviembre del 2000 (fojas 51 y 52), así como la fotografía que aparece a fojas 14, las mismas que acreditan que la emplazada utiliza, a efectos de prestar servicios de reparación de sistemas eléctricos de automóviles comprendidos en la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, la denominación CAT escrita sobre un triángulo en el frontis del local de la emplazada, tal como se puede apreciar a continuación:
5. Limitaciones al derecho sobre la marca
El segundo párrafo del artículo 105 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina señalaba que el registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.
No existe una regla general para determinar cuándo el uso de una marca tiene un fin informativo. En principio, se puede señalar que cualquier comerciante puede utilizar en el tráfico económico la marca de un tercero siempre que no induzca al público consumidor a creer que entre su empresa y el titular de la marca existen vínculos económicos u organizativos. Además, el uso de la marca no debe ser a título de marca sino como indicación que permita conocer a los consumidores los productos o servicios que pone a su disposición. Finalmente, el comerciante debe tomar las precauciones necesarias para que este uso del signo no implique un uso abusivo de la reputación de la marca para fines personales.
El uso de marcas en la publicidad de un establecimiento comercial constituye una limitación al derecho de exclusiva de la marca en aras de una transparencia en el mercado. Dicha limitación se justifica en la medida que para los agentes económicos es necesario, a fin de acceder a su mercado relevante, informar qué productos o servicios está ofreciendo y a los consumidores les interesa conocer cuáles son los servicios que presta el comerciante. En la mayoría de los casos, este uso de la marca es beneficioso para el titular. Sin embargo, siempre se deberán respetar las limitaciones establecidas por ley.
5.1 Aplicación al caso concreto
En el presente caso, se aprecia que la emplazada utiliza la marca CAT y figura con la finalidad de informar que los servicios de reparación de sistemas eléctricos que ofrece están dirigidos, entre otros, a los vehículos distinguidos con dicha marca. Así, conforme se puede observar en la fotografía antes mencionada, Eloísa Angulo Pelaez también ha incluido en la fachada de su local el signo VOLVO y logotipo, lo cual confirma que las marcas antes referidas no son utilizadas para identificar sus actividades económicas ni para distinguir los servicios que presta, no habiéndose presentado medio de prueba alguno que desvirtúe que dicho uso haya sido efectuado de buena fe y/o se haya limitado al propósito de información.
Además, debido a su ubicación y tamaño, es la denominación TECNI CAR la que será percibida como el nombre comercial de la emplazada, siendo razonable suponer que el signo CAT y figura será considerado como una referencia a los vehículos, cuyo sistema eléctrico podrá ser reparado en el local de la emplazada.
En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que la marca CAT y figura es utilizada con fines informativos, se concluye que en el presente caso se configura el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 105 de la Decisión 344 3 , concordado con el artículo 170 del Decreto Legislativo 823 4 , normas vigentes a la fecha en que se produjeron los actos denunciados.
6. Determinación de las sanciones
Por las consideraciones expuestas, no corresponde imponer ninguna sanción a la emplazada.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 11045-2002/OSD-INDECOPI de fecha 9 de octubre del 2002 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por Caterpillar Inc. contra Eloísa Angulo Pelaez.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/vr
1 Artículo 274 .- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
2 Las normas procedimentales incluidas en el Decreto Legislativo 823 sólo serán aplicables en la medida en que no colisionen con la Decisión 486.
3 Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos. El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error.
4 Ver nota 3.