RESOLUCIÓN N° 0579-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 224255-2004
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0579-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 224255-2004
SOLICITANTE : JORGE ENRIQUE LEÓN-PORTA DE RIVERA
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia - Suspensión del procedimiento
Lima, veintiséis de mayo del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 5 de noviembre del 2004, Jorge Enrique León-Porta de Rivera (Perú) solicitó el registro de la marca de producto TRIPLEX, para distinguir preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, jabones, champú, perfumería, cosméticos, lociones para el cabello, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 1877-2005/OSD-INDECOPI de fecha 11 de febrero del 2005, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, por considerarlo confundible con la marca NUTRIPLEXX, registrada a favor de Aramis Inc., para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. Consideró lo siguiente:
(i) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos entre los productos que distingue la marca registrada (todos los productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial).
(i) Entre los signos existen semejanzas que hacen que su coexistencia sea susceptible de generar confusión en el público consumidor, toda vez que comparten la partícula TRIPLEX, ubicada en la misma posición. Así, todas las letras que componen el signo solicitado se presentan siguiendo la misma secuencia en la marca registrada, debiéndose precisar que si bien los signos difieren por la presencia en la marca registrada de la sílaba UN y de una letra X adicional al final de su conformación, ello no resulta suficiente para la diferenciación de los signos, en especial, si se toma en cuenta que la inclusión de la última letra X en la marca registrada, pasa inadvertida.
(ii) La semejanza mencionada, unida al hecho de ser signos destinados a la identificación de los mismo productos, permiten concluir que es muy probable que cuando el consumidor se encuentre en el mercado frente al signo solicitado, al apreciarlo de manera fugaz, asumirá que se trata de una variación de la marca registrada NUTRIPLEXX, lo cual no corresponde a la realidad.
Con fecha 3 de marzo del 2005, Jorge Enrique León-Porta de Rivera interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) Los signos no son similares al grado de inducir a error o generar confusión entre el público consumidor, toda vez que gráfica y fonéticamente presentan elementos y características propios que permiten establecer diferencias entre ellos a pesar que comparten el término TRIPLEX.
(i) Los signos poseen una estructura gramatical que permite al consumidor diferenciarlos e identificar el origen empresarial, lo que determina que presenten un impacto visual y conceptual totalmente diferente.
(ii) La marca registrada evoca la idea de nutrición o nutritivo, mientras que el signo solicitado evoca al término triple.
(iv) Con fecha 25 de febrero del 2005, bajo expediente Nº 234084-2005, ha solicitado la cancelación por falta de uso del registro de la marca NUTRIPLEXX, por lo que antes de resolver el presente procedimiento, se debe tener en cuenta el resultado final de la acción de cancelación.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar
a) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado TRIPLEX y la marca registrada NUTRIPLEXX.
b) Si procede la suspensión del presente procedimiento.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes Se ha verificado que:
a) Aramis Inc. (Estados Unidos de América) es titular de la marca de producto NUTRIPLEXX, que distingue cosméticos, artículos de tocador, perfumería, jabones y demás de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado Nº 61167, vigente hasta el 26 de marzo del 2006.
b) El 25 de febrero del 2005, Jorge Enrique León-Porta de Rivera ha solicitado la cancelación por falta de uso de la marca de producto NUTRIPLEXX. El procedimiento actualmente se encuentra en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos, bajo expediente N° 234084-2005.
c) En la clase 3 de la Nomenclatura Oficial no se encuentran registradas marcas que contengan el término TRIPLEX en su conformación.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 3443 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-20004 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)5.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-20006, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
2.1 Similitud o conexión competitiva
Los productos que pretende distinguir el signo solicitado (preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, jabones, champú, perfumería, cosméticos, lociones para el cabello), se encuentran comprendidos entre los productos que distingue la marca registrada (todos los productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial).
2.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-20008.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los productos en cuestión, resulta razonable asumir que el público consumidor prestará un cierto grado de atención al momento de adquirirlos, dado que por lo general son seleccionados en base a la preferencia o gusto predeterminados y a los particulares requerimientos de cada.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Previamente a realizar el examen comparativo, cabe precisar que no se puede determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos por el solo hecho que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden. En principio, para realizar el examen comparativo, el signo no debe ser cercenado en sus elementos constitutivos, ni la confusión de los mismos puede determinarse por la inclusión de las letras de uno en el otro. Por el contrario, lo importante debe ser la impresión en conjunto que éstos susciten. Dicha impresión puede ser distinta aunque dos signos coincidan en la mayoría de sus letras.
Realizado el examen comparativo entre los signos, desde el punto de vista fonético, se aprecia que si bien la denominación TRIPLEX que conforma el signo solicitado tiene la misma pronunciación que la segunda y tercera sílaba (a pesar que contiene una segunda letra X) de la marca registrada, ésta ha perdido individualidad dentro de la marca registrada. Además, la presencia de la primera sílaba NU en la marca registrada determina que la pronunciación e impresión sonora de los signos sea distinta.
Desde el punto de vista gráfico, si bien los signos coinciden en las grafías (T, R, I, P, L, E y X), difieren en su extensión y por las demás grafías que conforman la marca registrada, lo que determina que el impacto visual de conjunto de los signos sea diferente.
2.3 Riesgo de confusión
Por las consideraciones anteriores, a pesar de la existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos, dadas las diferencias fonéticas y gráficas entre los mismos, es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que corresponde su acceso a registro.
3. Suspensión del procedimiento
Dado que no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado TRIPLEX y la marca registrada NUTRIPLEXX, carece de objeto suspender el presente procedimiento por encontrarse en trámite la cancelación de la marca base de la denegatoria de oficio en el presente procedimiento.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución N° 1877-2005/OSD-INDECOPI de fecha 11 de febrero del 2005 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto TRIPLEX, solicitado por Jorge Enrique León-Porta de Rivera (Perú), para distinguir preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, jabones, champú, perfumería, cosméticos, lociones para el cabello, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 A rt ículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de ter ce ros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000. 47
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (ver nota 7), p. 15.