RESOLUCIÓN N° 0563-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 174575-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0563-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 174575-2003
SOLICITANTE : ALIMENTOS PROCESADOS S.A. ALPROSA
OPOSITORA : CORPORACION MARIMAR S.A.
Solicitud de registro de marca de producto – Términos evocativos - Distintividad del signo solicitado
Lima, dieciocho de junio del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 28 de febrero del 2003, Alimentos Procesados S.A. ALPROSA (Perú) solicitó el registro de la marca de producto CEREMIX, para distinguir cacao, azúcar, arroz, tapioca, harinas y preparaciones de cereales, pan, pastelería y confitería; levaduras, polvos para esponjar; salsas y especias, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 2 de junio del 2003, Corporación Marimar S.A. (Islas Vírgenes Británicas) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Su empresa tiene derechos expectaticios sobre la solicitud de registro de la marca CERES & diseño presentada en la clase 30 mediante expediente N° 167364- 2002.
(ii) El signo solicitado no posee elementos que lo hagan suficientemente distintivo respecto del signo previamente solicitado. El signo solicitado no posee distintividad extrínseca, dado que su condición de no distintivo proviene de una relación con el signo previamente solicitado. El signo solicitado y el signo previamente solicitado presentan semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas.
(iii) Ambos signos comparten el prefijo CERE, siendo la parte principal y más destacada de ambos signos; además, ambos distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
(iv) Los signos CEREMIX y CERES & diseño son similares, al grado de producir confusión.
(v) CERES y diseño no sólo está destinado a identificar determinados productos, sino que además permite al consumidor establecer que los productos identificados con dicha marca ofrecen una calidad y características determinadas, por lo cual la existencia de una marca muy similar dentro del mercado podría llevar al consumidor a considerar que el producto que se identifique con ella proviene de una fuente común, o que, si bien los productos no son fabricados por una misma empresa, existe una relación comercial para su distribución o cualquier relación similar, lo cual podría llevar al consumidor a un error respecto del origen y calidad de los mismos, lo que se conoce en la doctrina como confusión indirecta.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.
Con fecha 25 de junio del 2003, Alimentos Procesados S.A. ALPROSA absolvió el traslado de la oposición señalando lo siguiente:
(i) Su empresa se dedica a la fabricación, comercio y distribución de alimentos, por lo que es titular de diferentes marcas en las clases 5, 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial: CERELITO (certificado N°17974) y CEREGRANDE (certificado N° 73608).
(ii) Corporación Marimar S.A. ha señalado que tiene derechos expectaticios sobre la solicitud de registro de la marca CERES & diseño” presentada en la clase 30, mediante expediente N° 16764.
Conforme consta en los registros de Indecopi, Ceres Fruit Juices (PTY) Limited es titular de la marca de producto CERES y logotipo registrada en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, la misma que a la fecha ha sido objeto de un procedimiento de cancelación iniciado por la empresa opositora y seguido bajo expediente N° 167362-2002, el mismo que, hasta la fecha, no tiene pronunciamiento definitivo, por lo cual los derechos expectaticios que alega la empresa opositora se encuentran supeditados a la resolución que se emita en el mencionado expediente.
(iii) El término CERE es un término evocativo de alguno de los productos de la clase 30, por lo cual existen diversas marcas registradas que contienen el término CERE, tales como CEREMILK y logotipo (certificado N° 16939); CERELIN y logotipo (certificado N° 81099);CEREVITA (certificado N° 80447), CEREMACA y logotipo (certificado N° 53123), CEREOSO y logotipo (certificado N° 80468); CEREZO (certificado N° 76465); CERELIXTO y logotipo (certificado N° 20033), CERELAC (certificado N° 20485); CERENOR (certificado N° 35029) CEREAVENA (certificado N° 37060) y CERECRECE (certificado N° 18226), CEREPOL (certificado N° 4281), CEREAL DAY (certificado N° 79798), CERESTAR y logotipo (certificado N° 64943); CERELOS (certificado N° 47014); CEREALITAS (certificado N° 75589), CEREHOJUELAS (certificado N° 73588); CERE CRACK DIA (certificado N° 51301). Al ser un término de uso frecuente de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, no puede ser reivindicado por un solo titular en exclusiva, y mucho menos pretender que por el hecho de compartir un término los signos en conflicto resultan confundibles.
(iv) Desde el punto de vista gráfico, el signo de la contraria presenta una escritura especial en colores anaranjado (pantone 137 C), azul (pantone 287 C), celeste (pantone 298 C) y amarillo (yellow 100 C), la cual es completamente distinta al signo solicitado, el mismo que constituye un signo denominativo.
(v) Desde el punto de vista fonético, si bien los signos comparten el término CERE, presentan un distinto número de sílabas (3 / 2), así como una diferente secuencia y número de vocales (E-E-I / E-E), lo cual determina que no pueden inducir a error al público consumidor. Además de las diferencias gráficas que presentan, los signos tienen una pronunciación diferente entre sí, lo cual determina una diferencia a nivel fonético.
(vi) Desde el punto de vista conceptual, el signo CERES y diseño no evoca concepto alguno, convirtiéndose en un término de fantasía, en cambio, el signo CEREMIX evoca el concepto de una mixtura o mezcla de cereales.
Mediante Resolución N° 3209-2003/OSD-INDECOPI de fecha 16 de marzo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado, por falta de distintividad. Consideró lo siguiente:
(i) Respecto a la distintividad del signo solicitado:
- El signo solicitado conformado por la denominación CEREMIX por sí solo no está dotado de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifique y diferencie los productos que se desea distinguir de otros que se ofrecen en el mercado, toda vez que se encuentra conformado por las partículas CERE y MIX, frecuentemente utilizadas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, razón por la cual no será percibido por el consumidor como un signo distintivo de un determinado origen empresarial.
- La partícula CERE puede considerarse alusiva al término “cereal”, por lo que resulta evocativa de los componentes de los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial a los cuales se aplican (productos elaborados a base de algún tipo de cereal), y la partícula MIX alude a la idea de “mixtura de cereales”; es por ello que dichas partículas son utilizadas en otras marcas de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, como se desprende del informe de antecedentes.
- El signo solicitado no es capaz de ser el elemento característico, en base al cual los consumidores efectúen su decisión de compra, por lo que no es susceptible de interactuar en el tráfico mercantil como un signo distintivo de los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
- El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.
(ii) Respecto al riesgo de confusión con la marca CERES y diseño:
- El signo solicitado pretende distinguir algunos de los productos que distingue la marca registrada.
- El aspecto general de la marca registrada CERES y logotipo lo constituye el aspecto denominativo, ya que el aspecto figurativo tan sólo constituye un complemento de aquél.
- Los signos en cuestión incluyen en su conformación la partícula CERE, que puede considerarse alusiva al término “cereal”, por lo que resulta evocativa de los componentes de los productos de la clase 30 a los cuales se aplican (producto elaborado a base de algún tipo de cereal), siendo utilizada dicha partícula en otras marcas de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
- Desde el punto de vista fonético, si bien los signos coinciden en la partícula CERE, ésta no sólo forma parte de diversas marcas registradas en la misma clase, sino que además se encuentra seguida en cada caso de elementos distintos.
- Desde el punto de vista gráfico, los signos difieren en su estructura gramatical, ya que el signo solicitado CEREMIX está compuesto por una denominación de tres sílabas, mientras que la marca registrada CERES y logotipo está compuesta por dos sílabas. Así, la distinta grafía de la sílaba MIX determina que los signos tengan una escritura distinta.
- Desde el punto de vista conceptual, el signo solicitado suscita en el consumidor la idea de un producto compuesto de varios tipos de cereales, mientras que la marca registrada CERES y logotipo evoca en la mente de los consumidores tan sólo la idea de un producto también elaborado a base de cereales.
Con fecha 14 de abril del 2004, Alimentos Procesados S.A. ALPROSA interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) El signo solicitado CEREMIX contiene elementos evocativos pero que, vistos en su conjunto, otorgan suficiente distintividad al mismo para identificar en el mercado los productos que se pretende comercializar, así como para indicar un origen empresarial determinado.
(ii) La Oficina de Signos Distintivos no ha analizado el signo desde la perspectiva de un signo evocativo y, en consecuencia, ha determinado una inexistente falta de distintividad, la cual no se presenta con relación al signo CEREMIX, puesto que existen diversos signos que evocan los productos o características relacionadas a la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, como son CEREMILK (cereal y leche), CEREALITO, ARCOR CEREAL MIX, y que coexisten pacíficamente en el mercado.
(iii) Se ha acreditado que el signo CEREMIX constituye un signo evocativo pasible de registro, puesto que dicho término no informa directamente sobre las características del producto que distingue sino que, por el contrario, exige al consumidor un esfuerzo imaginativo que lo lleve a relacionar el signo con el producto que distingue la marca.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
Corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si el signo solicitado constituye un signo distintivo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Corporación Marimar S.A. es titular de la marca de producto constituida por la denominación CERES escrita en letras estilizadas en los colores anaranjado (pantone 137c), azul (pantone 287c), celeste (pantone 298c) y amarillo (yellow 100c), conforme al modelo, que distingue café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 93771, vigente hasta el 9 de diciembre del 2013.
b) En la clase 30 de la Nomenclatura Oficial existen varias marcas registradas con el término CERE, tales como: CEREAVENA (certificado N°37060, vigente hasta el 28 de mayo del 2007); CERECRECE (certificado N°18226, vigente hasta el 25 de julio del 2004); CEREFRESCO (certificado N°74116, vigente hasta el 5 de abril del 2003), CEREHOJUELAS (certificado N°73588, vigente hasta el 31 de julio del 2011); CEREPROTEICO (certificado N°34738, vigente hasta el 4 de abril del 2007); CEREMILK (certificado N°16939, vigente hasta el 30 de junio del 2006); CERELIN (certificado N° 81099, vigente hasta el 14 de junio del 2012); CERELITO (certificado N° 71974, vigente hasta el 4 de abril del 2011); CEREVITA (certificado N° 080447, vigente hasta el 21 de julio del 2004); CERELAC (certificado N° 20485, vigente hasta el 26 de diciembre del 20013); CEREGRANDE (certificado N° 73608, vigente hasta 31 de julio del 2011); CEREAL DAY (certificado N° 79798, vigente hasta 25 de abril del 2012).
c) En la clase 30 de la Nomenclatura Oficial existen varias marcas registradas con el término MIX, tales como: PASTEL MIX (certificado N° 15436, vigente hasta el 24 de marzo del 2005); MINUTO MIX (certificado N° 23696, vigente hasta el 1º de marzo del 2006); ENERGIC MIX (certificado N° 76369, vigente hasta el 5 de octubre del 2011); MIXTURA (certificado N° 98074, vigente hasta el 7 de julio del 2002); BOOGIE MIX (certificado N° 38093, vigente hasta el 12 de agosto del 2012); ARCOR CEREAL MIX (certificado N° 81145, vigente hasta el 14 de junio del 2012), IZZY MIX (certificado N° 45923, vigente hasta el 19 de mayo del 2008); MIX FOR (certificado N° 97309, vigente hasta el 21 de mayo del 2014); DELI MIX (certificado N° 58581, vigente hasta el 28 de octubre del 2009); MAMI MIX (certificado N° 46015, vigente hasta el 22 de mayo del 2008); POWER MIX (certificado N° 75379, vigente hasta el 31 de agosto del 2011); MIX FRUIT (certificado N° 35046, vigente hasta el 16 de abril del 2007); MULTI MIX (certificado N° 61496, vigente hasta 28 de febrero del 2010).
2. Distintividad del signo solicitado
2.1 Prohibiciones absolutas
Las prohibiciones absolutas o intrínsecas son aquéllas que afectan al signo en sí mismo, haciéndolo totalmente incapaz de funcionar como marca, impidiendo su registro, al margen de que afecten o no derechos de terceros.
Dentro de las referidas prohibiciones que, por fundarse en razones de orden público, deben ser aplicadas en forma estricta, se encuentra aquélla que impide el registro como marca de los signos carentes de distintividad.
2.2 Sobre la distintividad de los signos
De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.
En la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-96 1 - durante la vigencia de la Decisión 344 2 - dicho organismo precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categorías de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.
La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.
En tal sentido, un signo será distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.
No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura), que por ser banal 3 u otras razones 4 tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado - a falta de la presencia de un signo distintivo - a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.
Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.
Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.
El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.
2.3 Carácter del término CEREMIX
Previo al análisis del signo solicitado, cabe precisar que una marca puede estar compuesta por diversos elementos que por sí solos no tienen distintividad o que, por su uso frecuente en otros signos de la clase, no sean capaces de indicar un determinado origen empresarial, siendo por tanto no registrables en forma aislada, pero que en su impresión de conjunto logren tener un carácter distintivo.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que existen signos que suscitan o sugieren en el consumidor la evocación de una idea o concepto que puede estar relacionado con el producto al que se aplican. A estos signos se les considera como evocativos. Una denominación es evocativa o sugestiva cuando meramente sugiere de manera indirecta características, cualidades, efectos, etc. del producto o servicio, ya que en éstas se obliga al consumidor a hacer uso de su imaginación y de su razón para relacionar la marca con el producto.
Conforme lo ha expresado el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en los Procesos 29-IP-96y 6-IP-98 6 , se encuentran dentro de la categoría de los signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino del esfuerzo imaginativo.
Jorge Otamendi define a la marca evocativa como aquélla que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir o de la actividad que desarrolla su titular. Precisa que esta relación entre el signo y el producto, servicio o actividad no hace que sea irregistrable como marca, citando como ejemplo de este tipo de marcas las siguientes: BODEGA DEL 900 para bebidas alcohólicas, INSTANCOA para productos alimenticios, MUCHA C para bebidas y CREMÍSSIMO para cremas heladas 7 .
Es importante precisar que existe distinción entre una denominación genérica o descriptiva - que son términos irregistrables - y una denominación evocativa, ya que mientras la denominación genérica designa directamente el género o especie del producto y la descriptiva informa directamente a los consumidores acerca de alguna (s) característica (s) del producto o servicio, el signo evocativo tan sólo alude en forma indirecta a algún aspecto relacionado con el mismo, requiriendo el público consumidor de una asociación de ideas para vincular a dicho signo con el producto en sí.
Respecto a estas marcas, Fernández – Nóvoa señala que a fin de captar el mensaje informativo encubierto de una denominación sugestiva, el consumidor tiene que realizar un esfuerzo intelectual o imaginativo. Indica que, por evocar en la mente del consumidor las características del producto o servicio, son relativamente frecuentes las marcas constituidas por denominaciones sugestivas, y que esto se debe a que la marca sugestiva se graba rápidamente en la mente del consumidor sin que sean necesarias a tal fin intensas y costosas campañas publicitarias del titular de la marca 8 .
En el signo solicitado CEREMIX, se advierte la presencia de las partículas de uso frecuente CERE y MIX. La partícula CERE evoca la idea del término “cereal”, el cual constituye un producto alimenticio – que en su forma natural está comprendido en la clase 31 de la Nomenclatura Oficial – que es utilizado para preparar algunos productos alimenticios de origen vegetal, tales como las “preparaciones hechas a base de cereales”, que están comprendidos en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, los cuales se encuentran dentro de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado. Por su parte, el término MIX alude al término “mixtura”, cuyo significado es mezcla, juntura o incorporación de varias cosas 9 .
En tal sentido, ambas partículas contienen una evocación que puede suscitar en el consumidor una asociación de ideas respecto al producto al que se apliquen, lo cual explica su uso frecuente en muchas marcas de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, dentro de diversas conformaciones con mayor o menor grado de distintividad 10 .
En el presente caso, la unión de las partículas CERE y MIX ha dado lugar a un nuevo término (CEREMIX) que si bien puede evocar en el consumidor la idea de que se aplica a un producto que está hecho a base de una combinación de varios cereales, tiene capacidad distintiva.
En tal sentido, el signo solicitado constituye un término de carácter evocativo y, como tal, es susceptible ser registrado, en la medida que puede ser asociado con un determinado origen empresarial.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo que procede acceder a su registro.
3. Consideraciones finales
La Sala conviene en recordar que si bien los términos evocativos sí pueden acceder a registro, por tratarse de signos que sugieren características de los productos o servicios a distinguir, constituyen signos débiles y deben tolerar la existencia de otros que sugieran las mismas características, siempre que la impresión en conjunto del nuevo signo sea distinta. En el presente caso, tratándose de un término débil, su titular no podrá oponerse a que alguna de las partículas que conforman dicho término (CERE o MIX) puedan ser registradas por terceros como parte de sus signos distintivos, siempre y cuando presenten otros elementos que les permitan diferenciarse suficientemente de su marca. Más aun, deberá permitir el libre uso de estas partículas dentro de referencias o alusiones a las preparaciones hechas a base de cereales.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución N° 3209-2003/OSD-INDECOPI de fecha 16 de marzo del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto CEREMIX, solicitado por Alimentos Procesados S.A. ALPROSA (Perú), para distinguir cacao, azúcar, arroz, tapioca, harinas y preparaciones de cereales, pan, pastelería y confitería; levaduras, polvos para esponjar; salsas y especias, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado a partir de la fecha y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/vr
1 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
2 Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.
3 Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.
4 Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica en relación al producto que distingue.
5 Gaceta Oficial del Acuerdo N° 394 del 15 de diciembre de 1998, p. 21.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo Nº 363 del 11 de agosto de 1998, p. 18.
7 Cfr. Otamendi, Derecho de Marcas, segunda edición ampliada y actualizada, Buenos Aires 1995, pp. 32 y 33.
8 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 132.
9 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II. Madrid 1992, p. 1383.
10 Ver puntos b) y c) del informe de antecedentes.