RESOLUCIÓN N° 0052-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 198788-2004
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A.
Alcance del derecho de prioridad – Coexistencia de marcas – Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, veinticuatro de enero del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 5 de enero del 2004, Parfums Christian Dior, S.A. (Francia) solicitó el registro de la marca de producto CELLULI DIET, para distinguir jabones, perfumes, productos de perfumería, aceites esenciales para uso personal, cosméticos, lociones capilares, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, reivindicando la prioridad de la solicitud N° 03 3232684, presentada en Francia el 18 de junio del 2003.
Mediante Resolución N° 3864-2004/OSD-INDECOPI de fecha 30 de marzo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado CELLULI DIET. Luego de verificar la existencia de las marcas de producto BIOTHERM CELLULI-ZONE (certificado N° 42884) y CELLULI CHOC (certificado N° 86192), registradas en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial a favor de Biotherm, la Oficina consideró lo siguiente:
(i) Respecto a la reivindicación de prioridad:
- Habiendo cumplido la solicitante con presentar la solicitud N° 03 3232684 presentada el 18 de junio del 2003 en Francia, procede reconocérsele la prioridad reivindicada, debiendo entenderse como fecha de presentación de la presente solicitud el 18 de junio del 2003.
(ii) Respecto al riesgo de confusión entre los signos:
- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado CELLULI DIET se encuentran incluidos entre los productos para los cuales fueron registradas las marcas BIOTHERM CELLULI-ZONE y CELLULI CHOC.
- El signo solicitado y las marcas registradas resultan confundibles al grado de inducir al público a confusión, dado que comparten la denominación CELLULI y si bien los signos poseen en su conformación otros elementos denominativos, la identidad en la denominación CELLULI determina que el signo solicitado suscite una impresión visual de ser una variación de las marcas registradas, además de presentar una pronunciación de conjunto similar.
Con fecha 26 de abril del 2004, Parfums Christian Dior, S.A. interpuso recurso de reconsideración manifestando que no existe ninguna posibilidad de confusión entre los signos en cuestión, tal como lo acredita la copia de la Carta de Consentimiento (cuya copia adjuntó)1 que les ha extendido la empresa Biotherm con fecha 23 de abril del 2004, por lo que no existe impedimento para que su empresa registre su marca CELLULI DIET en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, dado que los signos en aparente conflicto no compiten entre sí y están destinados a identificar diferentes tipos de productos de la clase 3. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que existen diferencias fonéticas y gráficas entre los signos, lo que no los hace confundibles. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.
Mediante Resolución N° 8846-2004/OSD-INDECOPI de fecha 19 de julio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto. La Oficina consideró que el Acuerdo de Coexistencia acompañado por la solicitante sí afectaría el interés general de los consumidores al verse expuestos a confusión respecto al origen empresarial de los productos a distinguir, debido a que de los documentos acompañados no es posible determinar que ambas empresas tengan alguna vinculación económica o pertenezcan a un determinado grupo empresarial, por lo que dicho acuerdo no desvirtúa el posible perjuicio al interés general de los consumidores, toda vez que no constituye un elemento de juicio diferente que genere como consecuencia de ello que los supuestos que dieron origen a la resolución recurrida hayan desaparecido.
Con fecha 13 de agosto del 2004, Parfums Christian Dior, S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos relacionados con la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos en cuestión y con la aplicación del acuerdo de coexistencia presentado. Manifestó que debe considerarse el hecho que la marca CELLULI DIET va a ser utilizada en el mercado conjuntamente con el nombre CHRISTIAN DIOR que no sólo constituye el elemento más importante del nombre corporativo de su empresa sino que además es un nombre asociado con un famoso fabricante de perfumes y otros productos de cosmetología y que constituye una de las marcas más famosas y prestigiosas a nivel mundial, por lo que dicha circunstancia impedirá cualquier posibilidad de asociación o confusión con las marcas base de la denegatoria del signo solicitado o con su fabricante, Biotherm de Mónaco. Señaló que en las clases 3 y 5 existen una serie de marcas conformadas por el prefijo CELU relativo a células, por lo que el término CELLULI que se refiere a “celulitis” constituye también un término evocativo en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, siendo CELU y CELLULI términos de uso necesario para los consumidores y titulares de las marcas de las clases 3 y 5, por lo que no se puede impedir que los titulares conformen sus signos con estas expresiones de uso necesario para referirse a esta enfermedad o afección a la piel.
Citó y adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del presente expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) El alcance del derecho de prioridad invocado.
a) Si corresponde aceptar la carta de consentimiento presentada por Parfums Christian Dior, S.A.
b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado CELLULI DIET y las marcas registradas BIOTHERM CELLULI-ZONE y CELLULI CHOC.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado lo siguiente:
a) Biotherm (Principado de Mónaco) es titular de las siguientes marcas de producto:
- BIOTHERM CELLULI-ZONE, que distingue perfume, agua de tocador; gels, sales para el baño y la ducha; jabones de tocador; desodorantes para el cuerpo; cosméticos tales como cremas, leches, lociones, gels y polvos para la cara, el cuerpo y las manos; protectores solares; maquillajes; champús, gels, sprays, mousses y bálsamos para el peinado y cuidado del cabello, lacas para el cabello; tintes y preparaciones para decolorar el cabello, preparaciones para permanente, para rizar y ondular el cabello, aceites esenciales para uso personal; dentífricos, de la clase la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 42884, vigente hasta el 27 de enero del año 2008.
- CELLULI CHOC, que distingue perfume, agua de tocador; gels, sales para el baño y la ducha no medicadas; jabones de tocador, desodorantes para el cuerpo; cosméticos tales como cremas, leches, lociones, gels y polvos para la cara, el cuerpo y las manos; protectores solares (productos cosméticos); maquillaje; champúes; gels, sprays, mousses y bálsamos para el peinado y el cuidado del cabello; lacas para el cabello; tintes y preparaciones para decolorar el cabello; preparaciones para permanente, para rizar y ondular el cabello; aceites esenciales para uso personal, de la clase la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 86192, vigente hasta el 28 de enero del año 2013.
b) Existen registradas en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, las siguientes marcas de producto: CELLU-SCULPT, CELLU-STOP, CELLUSOME, EGOL CELLUS, AVON CELLU BODY, CELLEX-C, VASENOL CELLU-CONTROL, CELLITYS.
2. Alcance del derecho de prioridad invocado
La Sala advierte que la solicitante invocó en su solicitud de registro de marca un derecho de prioridad en base a una solicitud presentada en Francia. En tal sentido, la Sala considera conveniente analizar el alcance del derecho invocado en la presente solicitud, antes de entrar a tratar la cuestión de fondo.
2.1 Marco legal
El derecho de prioridad, tal como se establece en los artículos 9, 10 y 11 de la Decisión 486, se refiere a los efectos que una solicitud de registro en un país puede tener en otros países en donde se presente posteriormente una solicitud de registro para la misma marca.
El artículo 9 del mencionado cuerpo legal establece que la primera solicitud de registro de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, confiere al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro el mismo registro de marca.
Agrega que el derecho de prioridad podrá basarse también en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se invocara un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que es común a ambas.
De acuerdo a este artículo, el alcance y los efectos del derecho de prioridad son los previstos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
2.2 Convenio de París
Los pilares sobre los que se asienta el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (CUP) del año 1883 – revisado en diversas oportunidades2 – son el principio de tratamiento nacional3 y el principio de tratamiento unionista. De acuerdo con este último, el CUP otorga a los beneficiarios del mismo un conjunto de derechos mínimos regulados por el propio Convenio. Uno de estos derechos lo constituye el derecho de prioridad.
El artículo 4 A.1) del CUP otorga a los beneficiarios del Convenio un derecho de prioridad respecto al depósito regular de registro de marcas presentadas en algún país de la Unión, cuya finalidad es proporcionar al solicitante un plazo para solicitar la misma marca en los otros países, durante el cual no se vea afectado por otra solicitud de registro posterior.
El derecho de prioridad sólo puede hacerse valer respecto del depósito regular de las solicitudes presentadas regularmente en un Estado miembro. De acuerdo con el artículo 4 Sección A.2) CUP, la legislación nacional del Estado miembro donde se realiza la primera solicitud es la que determina cuándo una solicitud ha sido presentada regularmente.
El artículo 4 Sección A.3 establece que se entiende por depósito regular el que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.
Al respecto, Bodenhausen señala lo siguiente: “Durante el debate habido en la Conferencia de Lisboa se aclaró que existiría un depósito nacional regular cuando, de acuerdo con la legislación interna del país en el que tuvo lugar el depósito, la solicitud depositada fuese correcta únicamente en cuanto a su forma, e incluso aunque fuese incompleta o incorrecta en cuanto a la forma, si bastaba para determinar la fecha en la cual se había depositado la solicitud....la suerte que pudiera correr posteriormente la primera solicitud en la cual se basa el derecho de prioridad no puede causar perjuicio a este derecho. Subsiste, por lo tanto, cuando se retira la primera solicitud, cuando se abandona o cuando es rehusada” 4.
Por otro lado, el artículo 4 B del Convenio de París precisa que los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país5.
Con relación a los derechos adquiridos por terceros antes del nacimiento del derecho de prioridad, Bodenhausen precisa: “Como el derecho de prioridad sólo nace en la fecha del primer depósito nacional regular en un país de la Unión, no podrá afectar a los derechos de terceras partes adquiridos en virtud de leyes nacionales antes de ese primer depósito” 6.
2.3 Plazos y formalidades
La Decisión 486 prevé que toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en su artículo 1407 o en los tratados que resulten aplicables, da origen al derecho de prioridad.
Conforme lo dispone el artículo 9 de la Decisión, para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca debe presentarse dentro del plazo de seis meses improrrogables contado desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca.
El artículo 10 de la Decisión precisa que debe presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y, de conocerse, su número.
La declaración y la documentación pertinente deben presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro del plazo improrrogable de nueve meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca. También debe presentarse:
- Copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió,
- Un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, - El comprobante de pago de la tasa establecida.
Finalmente, de acuerdo al artículo 11 de la Decisión 486, el incumplimiento de los plazos, de la presentación de los documentos o, de ser el caso, del pago de la tasa, acarrea la pérdida de la prioridad invocada.
2.4 Aplicación al caso concreto
De los documentos que obran en el expediente, la Sala advierte que Parfums Christian Dior, S.A. acreditó haber depositado regularmente su solicitud de registro de la marca CELLULI DIET en Francia con fecha 18 de junio del 2003 y la presente solicitud el 5 de enero del 20048 (por lo que se encontraba dentro del plazo para invocar la prioridad); invocó la prioridad en declaración que acompañó a su solicitud de registro de la marca (fojas 6) y en el formato de la misma (foja 1), presentados el 5 de enero del 2004, cumpliendo con presentar con fecha 20 de enero del 2004, copia de la solicitud extranjera en la que basó su reivindicación de prioridad, así como su correspondiente traducción al castellano, la misma que fue efectuada con anterioridad a la publicación de la presente solicitud.
Sin embargo, la solicitante pretende registrar el signo solicitado CELLULI DIET para distinguir productos (jabones, perfumes, productos de perfumería, aceites esenciales para uso personal, cosméticos, lociones capilares, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial) distintos a los incluidos en la solicitud en la que basa su prioridad (perfumes, productos de perfumería, cosméticos, aceites esenciales, lociones capilares, jabones y dentífricos, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial), ya que la presente solicitud de registro no incluye a los dentífricos entre los productos a distinguir, situación que no está prevista en el artículo 4 A 1) del Convenio de París.
En tal sentido, la Sala – a diferencia de lo señalado por la Oficina de Signos Distintivos – considera que no es posible reconocer un derecho de prioridad a una solicitud que indique productos distintos a los consignados en la solicitud prioritaria, por lo que la presente solicitud no se considera amparada por el derecho de prioridad, debiendo considerarse como fecha de presentación de la misma el 5 de enero del 2004.
Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala conviene en señalar que en el presente caso, las marcas BIOTHERM CELLULI-ZONE y CELLULI CHOC fueron registradas por Biotherm el 27 de enero de 1998 y el 28 de enero del 2003, respectivamente, en tanto que el derecho de prioridad que pretendió reivindicar Parfums Christian Dior, S.A. – basado en la solicitud de registro de la marca CELLULI DIET presentada en Francia el 18 de junio del 2003 – sería un derecho adquirido con posterioridad al derecho adquirido por Biotherm en el Perú.
Asimismo, de haber solicitado el signo CELLULI DIET para los mismos productos que la solicitud en la que basó la prioridad, Parfums Christian Dior, S.A. hubiera tenido un mejor derecho para registrar su signo frente a solicitudes de registro presentadas con posterioridad. Sin embargo, el signo solicitado accedería a registro únicamente si reuniera los requisitos de registrabilidad establecidos en la ley y no afectara el derecho adquirido por terceros con anterioridad a dicha fecha.
Efectuadas estas precisiones, corresponde a la Sala determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado CELLULI DIET y las marcas registradas BIOTHERM CELLULI-ZONE y CELLULI CHOC.
3. Coexistencia de marcas
3.1 Marco conceptual
Las marcas como instrumentos de identificación y diferenciación de los productos o servicios hacen posible la producción en masa y el desarrollo industrial y comercial de una sociedad.
Las marcas coadyuvan a la transparencia en el mercado al permitirle a su titular individualizar – entre la multiplicidad de productos o servicios que se encuentran en el mercado – los productos o servicios que ofrece. De esta forma puede diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores y crear y asegurarse una clientela.
La marca permite a los consumidores diferenciar inequívocamente los productos o servicios que son ofrecidos en el mercado, y en base a esta diferenciación asociar los productos o servicios con una determinada calidad.
El interés del público consumidor en que exista la debida diferenciación entre los competidores radica en la posibilidad de identificar los productos que ha probado y con los cuales ha quedado satisfecho, sin posibilidad de error alguno. Este interés normalmente coincide con el interés privado del industrial, del comerciante o del prestador de servicios de cautelar su derecho exclusivo al uso de los signos que distinguen a los productos o servicios que ofrecen, por ser el primer interesado en que si un consumidor ha quedado satisfecho con su producto o servicio lo adquiera nuevamente sin que, por la similitud de los signos, el consumidor termine adquiriendo un producto o servicio de un competidor.
Puede darse, sin embargo, el caso de que dos titulares lleguen a un acuerdo de coexistencia de sus respectivas marcas pero que el riesgo de confusión subsista, con lo que se privaría al consumidor de su derecho a elegir libremente entre los productos del mercado, de acuerdo a su origen empresarial, además el consumidor puede verse expuesto a adquirir un producto o servicio que no posea la calidad o alguna otra característica esperada. Para impedir lo anterior, el artículo 158 del Decreto Legislativo 8239 establece expresamente que las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de marcas similares para productos de la misma clase, siempre que, en opinión de la oficina administrativa competente, la coexistencia no afecte negativamente el interés general de los consumidores.
Si bien la Decisión 486 no incluye ninguna norma que expresamente regule este supuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre el tema. En el Proceso N° 41-IP-99 – en una sentencia expedida durante la vigencia de la Decisión 344 10 – en relación al caso de una solicitud de registro de una marca similar a otra ya registrada, señaló que pese a existir una autorización del titular cuyo registro ya está consolidado; necesariamente se tiene que considerar el interés del consumidor quien puede llegar a verse confundido con la presencia de dos marcas similares en el mercado, más aún si ellas se encuentran destinadas a proteger productos de la misma clase internacional; y si, además, las marcas confrontadas han sido solicitadas para todos los productos o servicios comprendidos en la correspondiente c lase11. En tal sentido, concluyó que en estos casos el administrador al momento de valorar estas circunstancias, en su decisión deberá velar que las marcas a confrontarse no produzcan confusión en el mercado. Precisó que el acuerdo puede facilitar el registro, pero la autoridad nacional puede tomar su decisión en contra, no conduciendo el acuerdo necesariamente a un registro12.
Asimismo, cabe señalar que en el Proceso 104-IP-200213, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que … en presencia del fenómeno de la 9 confundibilidad, la suscripción de acuerdos privados de coexistencia no es un presupuesto automático para que se produzca el registro, puesto que siempre habrá de primar el interés general de los consumidores sobre el interés particular de los empresarios contratantes “.
En este sentido, frente a acuerdos de coexistencia o de consentimiento para el registro de un signo distintivo idéntico o similar a uno ya registrado, la Sala evaluará la posibilidad de aceptar dichos acuerdos siempre que no afecten el interés general de los consumidores; a su vez, se podrá tomar en consideración el hecho de estar frente a casos en que las partes intervinientes formen parte de un mismo grupo empresarial o tengan la condición de sucursales, ello debidamente acreditado en el procedimiento correspondiente; es decir, que tengan vínculos económicos, al grado que el público consumidor no se vea inducido a confusión en el mercado.
3.2 Aplicación al caso concreto
Parfums Christian Dior, S.A. ha presentado una Carta de Consentimiento suscrita con fecha 23 de abril del 2004 por el Jefe del Consejo de Marcas de Biotherm, José Montero, por medio de la cual consiente el uso y registro de la solicitud de registro de la marca CELLULI DIET (N° 198788) en Perú efectuada por Parfums Christian Dior, S.A.
Asimismo, se señala que el posible uso o registro de dicha marca no afectará negativamente los derechos que posee sobre sus marcas BIOTHERM CELLULIZONE (N° 42884) y CELLULI CHOC (N° 86192).
En tal sentido, se advierte que del contenido de dicha Carta de Consentimiento se desprende la voluntad de la empresa titular de las marcas BIOTHERM CELLULIZONE y CELLULI CHOC de permitir la coexistencia de dicho signo con la marca CELLULI DIET.
Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 158 del Decreto Legislativo 823, en aras del derecho de los consumidores a una debida diferenciación de los productos o servicios que ofrecen los competidores para que puedan tomar decisiones de compra racionales basadas principalmente en calidad y precio, se tendrá que realizar el análisis y examen de los signos y los servicios en cuestión, para determinar si corresponde o no aceptar la carta de consentimiento presentada.
4. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error14 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca15.
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 34416 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-200017 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su 14 artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)18.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, la similitud de los signos y su distintividad no tiene importancia.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión.
Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-200019, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
4.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, se advierte que tanto el signo solicitado CELLULI DIET, como las marcas registradas BIOTHERM CELLULI-ZONE y CELLULI CHOC distinguen algunos de los mismos productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, tales como jabones, perfumes y cosméticos.
4.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 82320. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-200021 y 76-IP-200022 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso concreto, respecto de los productos a los que se refieren los signos es razonable asumir que el público consumidor los examinará con especial atención y que su adquisición demandará una cierta diligencia y cuidado, por cuanto la elección y compra de los mismos responde en muchos casos a las necesidades, gustos y preferencias del consumidor, quien se guiará además por la opinión de otras personas o por las experiencias satisfactorias que haya tenido.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Previamente al examen comparativo, cabe señalar que no por el hecho que una marca incluya términos de otra, ambas son confundibles entre sí. Esta circunstancia no es decisiva para el examen, ya que lo que importa es determinar si, considerando los signos en su integridad, éstos producen confusión en su impresión en conjunto. Por lo general, ésta se produce si el término que se encuentra contenido no pierde su individualidad dentro del nuevo signo o si los elementos adicionales que presenta este último respecto al otro son irregistrables (por genéricos o descriptivos) o no le otorgan la distintividad requerida.
En el presente caso, se advierte que existen registradas en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, diversas marcas tales como: CELLU-SCULPT, CELLU-STOP, CELLUSOME, EGOL CELLUS, AVON CELLU BODY, CELLEX-C, VASENOL CELLUCONTROL, CELLITYS.
Al respecto, cabe precisar que el uso de términos como CELL , CELLU , CELLUS o CELLI puede ser relacionado por el público consumidor con el hecho que los productos que contienen dichos términos o similares en la conformación de los signos que los distinguen, están relacionados con el tratamiento de la celulitis o que tienen la función de eliminar las células muertas de la piel, dado que existen en el mercado diversas cremas, jabones y productos de la clase 3 que tienen dicha finalidad.
En tal sentido, dado que tanto el signo solicitado CELLULI DIET como las maracas registradas BIOTHERM CELLULI-ZONE y CELLULI CHOC incluyen en su conformación el término CELLULI , la Sala considera que éste resulta evocativo de las propiedades o finalidades de los productos a los que se refieren, razón por la cual dicho término pierde relevancia a efectos de realizar el examen comparativo. Ello no significa que al momento de realizar el examen comparativo no sean tomados en consideración. Sin embargo, no podrán ser los términos determinantes para establecer la semejanza entre los signos.
Realizado el examen comparativo pertinente se advierte lo siguiente:
a) Entre el signo solicitado CELLULI DIET y la marca registrada BIOTHERM CELLULI-ZONE:
Desde el punto de vista fonético, se advierte que si bien ambos signos comparten la denominación CELLULI , la entonación y pronunciación de los mismos será diferente debido a la presencia de otros términos en la conformación de los mismos.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que si bien los signos comparten la denominación CELLULI , la diferencia en el número de términos (dos / tres) de los signos, así como la presencia de términos que ambos no comparten determina que los signos presenten una impresión visual de conjunto distinta.
b) Entre el signo solicitado CELLULI DIET y la marca registrada CELLULI CHOC:
Desde el punto de vista fonético, se advierten las mismas precisiones establecidas en el literal a).
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que si bien los signos comparten la denominación CELLULI , la presencia de términos que ambos no comparten determinan que los signos presenten una impresión visual de conjunto distinta.
4.3 Riesgo de confusión
Por lo expuesto, a pesar de la identidad entre los productos que distinguen los signos, dadas las diferencias fonéticas y gráficas entre los signos, su coexistencia en el mercado no es susceptible de inducir a confusión al público consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro.
Asimismo, y en virtud a las anteriores consideraciones, la Sala considera conveniente aceptar la carta de consentimiento presentada por la solicitante, puesto que, al no existir riesgo de confusión entre los signos en cuestión, no se estaría afectando el interés público de otorgarse el registro del signo solicitado.
Finalmente, si bien Parfums Christian Dior, S.A. ha señalado en su recurso de apelación que debe considerarse el hecho que la marca CELLULI DIET va a ser utilizada en el mercado conjuntamente con el nombre CHRISTIAN DIOR que no sólo constituye el elemento más importante del nombre corporativo de su empresa sino que además es un nombre asociado con un famoso fabricante de perfumes y otros productos de cosmetología y que constituye una de las marcas más famosas y prestigiosas a nivel mundial, la Sala conviene en señalar que existe diferencia entre el registro y el uso de un signo. Así, en el examen del riesgo de confusión en derecho de marcas no se plantea una cuestión de hecho sino de derecho y se establece basándose en dos elementos: la similitud entre los productos que distinguen cada uno de los signos y la semejanza entre los signos – en ambos casos de acuerdo a como se encuentran registrados o solicitados – tomando además en consideración la distintividad de los signos. La confusión sólo se determina en base a un análisis jurídico de los hechos. En tal sentido, la forma particular como la empresa comercialice sus productos en el mercado no es relevante a efectos de determinar el riesgo de confusión entre los signos.
5. Aplicación de la jurisprudencia invocada
La jurisprudencia administrativa sólo se tomará en cuenta cuando se señale expresamente que constituye precedente de observancia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, lo que no ha ocurrido con las resoluciones presentadas por Parfums Christian Dior, S.A.
Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la Sala ha tenido a la vista las resoluciones emitidas en Segunda Instancia.
Al respecto, conviene tener en cuenta lo dispuesto por el numeral 2.8 del artículo V del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual establece como fuente del procedimiento administrativo las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Estas decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede.
Asimismo, el artículo VI del Título Preliminar de la misma norma señala lo siguiente:
- Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada. Dichos actos serán publicados conforme a las reglas establecidas en la presente norma.
- Los criterios interpretativos establecidos por las entidades podrán ser modificados si se considera que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. La nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados.
- En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en sede administrativa de los actos firmes.
Cabe señalar que el examen comparativo no tiene relevancia más allá del caso concreto y, si bien muestra la tendencia de la administración en el examen de registrabilidad, no tiene efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud, ya que la determinación del riesgo de confusión entre los signos es una facultad discrecional de la Sala quien tiene la obligación de evaluar íntegramente cada solicitud para determinar si ella cumple o no con los requisitos para acceder a registro. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Primero.- ACEPTAR la carta de consentimiento presentada por Parfums Christian Dior, S.A.
Segundo.- REVOCAR la Resolución N° 8846-2004/OSD-INDECOPI de fecha 19 de julio del 2004, por sus efectos, la Resolución N° 3864-2004/OSD-INDECOPI de fecha 30 de marzo del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto CELLULI DIET, solicitado por Parfums Christian Dior, S.A. (Francia), para distinguir jabones, perfumes, productos de perfumería, aceites esenciales para uso personal, cosméticos, lociones capilares, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /lt
1 Mediante proveído de fecha 29 de abril del 2004, la Oficina de Signos Distintivos requirió a la solicitante para que cumpla con presentar dicho documento debidamente legalizado y traducido en el plazo de 30 días hábiles.
Dicho requerimiento fue cumplido por la solicitante con fecha 1° de julio del 2004.
2 En Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.
3 El principio de tratamiento nacional se encuentra consagrado en el artículo 2 CUP. Conforme a él, los Estados miembros concederán a los nacionales de los demás Estados miembros – determinados de acuerdo con su nacionalidad, domicilio o establecimiento comercial – los mismos derechos previstos para sus nacionales en las leyes de propiedad industrial.
4 Bodenhausen, Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, Ginebra 1969, pp. 43 y 44.
5 El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 concordado en lo pertinente con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio.
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
6 Bodenhausen (nota 4), pp. 46 y 47.
7 Artículo 140.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente:
a) la indicación que se solicita el registro de una marca;
b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
c) la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
d) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; y, e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.
La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.
8 Al respecto, cabe señalar que si bien el plazo de seis meses que se estipula para poder reivindicar el derecho de prioridad (seis meses desde el 18 de junio del 2003) vencía el 18 de diciembre del 2003, mediante Decreto Supremo N° 091-203-PCM publicado con fecha 19 de noviembre del 2003 en el Diario Oficial “El Peruano” se fijó de manera excepcional un período de vacaciones de las personas que prestaban servicios en los pliegos y unidades ejecutoras del Poder Ejecutivo, del 15 de diciembre del 2003 al 4 de enero del 2004, con el objetivo de estimular el desarrollo del turismo interno, razón por lo que el último día hábil del año 2003 fue el viernes 12 de diciembre y el primer día hábil del año 2004 fue el lunes 5 de enero del 2004.
Artículo 158.- Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la Oficina competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores.
10 La Decisión 344 tampoco incluía norma alguna que expresamente regulara este supuesto.
11 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 542 del 8 de marzo de 2000, p. 15.
12 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 542 (nota 11), p.19.
13 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: STARBUCKS CORPORATION. Marca: “STARBUCKS”.
14 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)".
15 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)".
16 Ver nota 14.
17 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
18 Ver nota 15.
19 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
20Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
21 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
22 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 21), p. 15.