RESOLUCIÓN N° 0510-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 211978-2004
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : EMPRESAS CMPC S.A.
Denominaciones descriptivas - Distintividad del signo solicitado
Lima, doce de mayo del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 3 de junio del 2004, Empresas CMPC S.A. (Chile) solicitó el registro de la marca de producto CONFORT, para distinguir pañales higiénicos para incontinentes, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 72-2005/OSD-INDECOPI de fecha 6 de enero del 2005, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado por considerar que carece de distintividad. Determinó lo siguiente:
(i) El signo solicitado no está dotado de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifiquen y diferencien los productos que pretende distinguir, en la medida que no permite al público consumidor identificarlo como un signo indicador de un determinado origen empresarial.
(ii) La denominación CONFORT es una expresión laudatoria simple, que podría ser utilizada por cualquier empresa para alabar productos de distinta naturaleza, indicando que los productos destacan en relación con los demás productos de sus competidores, en tanto producen comodidad y bienestar, por lo que dicha denominación aplicada a los pañales higiénicos para incontinentes que pretende distinguir el signo solicitado indica que los mismos proporcionan a sus usuarios comodidad y bienestar. En tal sentido, el signo solicitado no cumple la función marcaria de identificación de los productos que pretende distinguir.
(iii) Precisó que si bien la denominación CONFORT forma parte de las marcas registradas CONFORT PAD y logotipo (certificado N° 57780) y CONFORT PAD y logotipo (certificado N° 58440), en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, ello es posible debido a la presencia de elementos adicionales que contribuyen a que se logre conformar un signo con aptitud distintiva suficiente para identificar los productos de la titular del registro, lo que se tuvo presente al momento de efectuar el examen de registrabilidad.
Con fecha 2 de febrero del 2005, Empresas CMPC S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) La resolución de la Oficina de Signos Distintivos carece de fundamentos serios para denegar el registro, pues el signo solicitado cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823, y además existen diversas marcas conformadas por términos casi idénticos que coexisten pacíficamente en el mercado.
(ii) El signo solicitado CONFORT forma parte de las marcas denominadas de “secondary meaning”, es decir, que poseen un significado secundario, por lo que no está describiendo una cualidad y/o característica del producto.
(iii) Precisó que hay marcas de antigua data que utilizan términos genéricos que describen cualidades y/o características, tales como: SUBLIME, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, GENERAL MOTORS, entre otros, que no han sido objeto de observación alguna por parte de INDECOPI.
(iv) La Oficina de Signos Distintivos pretende denegar el registro del signo solicitado en base a criterios subjetivos, lo que “atenta contra la seguridad jurídica, puesto que denegar marcas registrables, y eventualmente cancelar marcas antiguas puede llegar a producir un caos jurídico mayúsculo en la propiedad industrial en el Perú, en la Comunidad Andina y en el mundo, debido a que no existe un criterio definido en la autoridad competente al momento de conceder o denegar el registro de una marca.”
(v) El signo es suficientemente distintivo y susceptible de acceder a registro, tal como ha sucedido en los registros mencionados, por lo cual se debe otorgar el registro correspondiente.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado CONFORT reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Indas S.A. (España) es titular de las marcas:
- La etiqueta conteniendo en la parte central la denominación CONFORT PAD y la figura de un pañal dentro de un rectángulo cuyos lados son ovalados, de donde se desprende una especie de rayos en la combinación de colores verde, azul, blanco y morado, todo tal como aparece en la etiqueta adjunta, que distingue bragas higiénicas para incontinentes; pañales para incontinentes, y demás productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado Nº 57780, vigente hasta el 27 de setiembre del 2009.
- El diseño de la etiqueta en el que aparece al centro la denominación CONFORT PAD y en la parte inferior se destaca la figura de un pañal, ambos dentro de un rectángulo cuyos lados mayores son ovoides y se encuentra al centro de donde se desprenden una especie de rayos, en los colores verde, azul, blanco y morado, conforme al modelo, que distingue bragas higiénicas para incontinentes, pañales para incontinentes, sábanas para incontinentes y demás productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado Nº 58440, vigente hasta el 22 de octubre del 2009.
- La etiqueta conteniendo en la parte central la denominación CONFORT PA y la figura de un pañal dentro de un rectángulo cuyos lados son ovalados, de donde se desprenden una especie de rayos en la combinación de colore verde, azul, morado, blanco y anaranjado, todo tal como aparece en etiqueta adjunta, que distingue bragas higiénicas para incontinentes; pañale para incontinentes; y demás productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado Nº 57525, vigente hasta el 22 de setiembre del 2009.
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b) Asimismo, se encuentran registradas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, las marcas COMFORTIP y HERBAL COMFORT.
2. Análisis del signo solicitado CONFORT
2.1 Denominaciones descriptivas
Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto, no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.
El artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
De lo establecido en los párrafos precedentes y se%ún lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP-20001 y 49-IP-2000- interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere -, no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo, por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios, no sea registrable con relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.
Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.
Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
De otro lado, dentro de la categoría de los términos descriptivos, pueden incluirse los adjetivos calificativos y las palabras o expresiones laudatorias que elogian o califican en forma específica a los productos o servicios que pretende distinguir.
Conforme lo expresa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 27-IP-953 - el cual es relevante porque interpreta al artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, similar al artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 -, los adjetivos calificativos pueden registrarse como marca siempre y cuando no guarden una relación estrecha y sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las características esenciales o primordiales de los productos. Los adjetivos calificativos pueden referirse a una cualidad o ventaja importante del producto (o servicio) pero éstas no deben ser la configurante o la necesaria de la característica del mismo. Esta clase de adjetivos se refieren comúnmente a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del p roducto que la marca va a proteger, por ejemplo “eterno”, “predilecto”, “entero”, etc..
De otro lado, en concordancia con lo establecido por el Tribunal en el citado Proceso 27-IP-95, la Sala conviene en precisar que hay otros adjetivos calificativos que no se refieren a las cualidades o características de los productos o servicios en concreto sino que más bien se utilizan para referirse a las cualidades o características que sí pueden decirse de todos los productos o servicios (ej. mejor, fino, extra). Estos términos pertenecen al dominio público y, por lo tanto, no son susceptibles de apropiación en forma aislada por una sola persona, así lo establece en su parte final el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.
2.2 Aplicación al caso concreto
El signo solicitado se encuentra constituido por la denominación CONFORT y pretende distinguir pañales higiénicos para incontinentes de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
La denominación CONFORT5, que conforma el signo solicitado, informa directamente al público consumidor sobre las características de los productos que pretende distinguir, es decir, que se trata de productos cuyo uso permitirá a los consumidores desarrollar su vida de manera cómoda, confiada y normalmente, sin padecer los inconvenientes propios de la incontinencia.
En ese sentido, de otorgarse un derecho de exclusiva sobre tal expresión, se estaría privando indebidamente a los demás competidores de emplearla en el mercado para la distinción de sus productos, por lo que debe permanecer libre en el mercado para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizar la misma o una denominación parecida para identificar sus productos en el mercado.
En virtud a lo expuesto, se concluye que la denominación CONFORT es descriptiva, por lo que se encuentra incursa en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.
3. Carácter distintivo del signo solicitado
3.1. Sobre la distintividad de los signos
De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.
Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 22- IP-9 6 6 - durante la vigencia de la Decisión 34 4 7 -, en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.
La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.
En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.
No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal 8 u otras razones9 tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado – a falta de la presencia de un signo distintivo – a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.
Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.
Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.
El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no en relación con otros.
Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.
Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas, no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen de distintividad, se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas (comparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente empleadas en el mercado); por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.
3.2 Aplicación al caso concreto
Atendiendo a lo expuesto en el punto 2 de la presente resolución, y a que el signo solicitado no cuenta con elementos (denominativos, gráficos o figurativos) adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro, resulta incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir (pañales higiénicos para incontinentes) y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues ello le daría una ventaja injusta y un monopolio sobre elementos que deben ser de libre uso en el mercado.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra también incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde su acceso al registro.
4. Distintividad adquirida. Secondary meaning (Significado secundario)
4.1. Marco legal y conceptual
Se denomina s econdary meaning al fenómeno por el cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva se convierte –por consecuencia fundamentalmente del uso– en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario.
Así, en ciertos casos, a raíz de una vasta campaña publicitaria y de un uso prolongado en el comercio, una marca que inicialmente no era distintiva, es decir, que no permitía identificar los productos o servicios a los que se refería con un origen empresarial determinado, puede adquirir para el público un “significado secundario”, es decir, un significado especial que va más allá del significado primario, genérico o descriptivo que normalmente tiene ese signo, el cual sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio particular de que se trata en relación con otros productos o servicios de la misma categoría.
De la jurisprudencia de derecho comparado puede citarse el caso de la agencia de alquiler de automóviles “Dollar-a-day” (un dólar por día) que presentó una solicitud de registro de su marca de servicio del mismo nombre en los Estados Unidos de América. Si bien en principio esta expresión resulta descriptiva de los servicios que se querían distinguir, se consideró que la marca había adquirido un significado secundario a raíz de una campaña publicitaria lanzada en todo el país y también por el hecho de que la agencia tenía oficinas en muchos lugares, que tenía millares de clientes y que la expresión “Dollar-a-day” no había sido usada para distinguir los mismos servicios por ningún otro competidor, por lo que la expresión en cuestión era reconocida por el público consumidor como un signo especial distintivo de los servicios de una empresa en particular, y no como una descripción genérica empleada por todas las empresas del mismo giro empresarial10.
En forma semejante a los Estados Unidos de América (cuya posición es restrictiva en la medida que sólo permite que tenga relevancia jurídica el secondary meaning adquirido por signos descriptivos), en la legislación comparada de algunos países europeos, tradicionalmente se otorga validez en mayor o menor medida a este fenómeno11. Actualmente, siguiendo lo dispuesto en la Primera Directiva de Marcas12 (que concede relevancia jurídica al secondary meaning adquirido por cualquier signo carente de fuerza distintiva, es decir, signos genéricos, descriptivos y comunes o de libre uso13), dicha figura es regulada en las modernas leyes de marcas de los países de la Unión Europea14.
Así, el artículo 3 apartado 3 de la Primera Directiva de Marcas establece que “No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 115 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro”.
Esta disposición implica que un signo puede ser registrado cuando haya sido utilizado como marca durante un tiempo suficiente y de una manera que permita que una parte no desdeñable de los sectores interesados considere que se trata de una marca.
La Decisión 486 prevé la posibilidad de registro de signos que dado su empleo y difusión adquieren distintividad (a diferencia de la Decisión 344, la cual no regulaba tal situación). En efecto, el segundo párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 dispone:
“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h)… 16 .. un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.
4.2. Aplicación al caso concreto
La empresa solicitante ha manifestado en su apelación que el signo solicitado CONFORT forma parte de las marcas denominadas “secondary meaning”, es decir, que poseen un significado secundario, por lo que no está describiendo una cualidad y/o característica del producto.
En el presente caso, la solicitante no ha presentado medios probatorios que acrediten que el signo solicitado haya adquirido distintividad respecto a los productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 72-2005/OSD-INDECOPI de fecha 6 de enero del 2005 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto CONFORT, solicitado por Empresas CMPC S.A.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 551 del 3 de abril del 2000, p. 12.
2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre del 2000 p 6
3 Gaceta Oficial del Acuerdo Nº 257 del 14 de abril de 1997, p. 10.
4 Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado Bogotá 1995 p 966
5 Confo rt : Todo lo que constituye el bienestar material. Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Bogotá 1995, p. 260
6 Ga ce ta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
7 Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.
8 Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.
9 Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica con relación al producto que distingue.
10 La Protección Jurídica de las Marcas, en: Curso Introductorio sobre Propiedad Industrial organizado por la OMPI en cooperación con INDECOPI, Doc. OMPI/PI/JU/LIM/96/4 del 27.11.96, p. 9.
11 En el Reino Unido se permite el registro de denominaciones con un doble significado (originario y sobrevenido) siempre que no sean enteramente descriptivas, ni de uso general y estén apoyadas por el uso constante en el mercado. En Alemania se consagra expresamente la posibilidad de registrar un signo inicialmente carente de capacidad distintiva, siempre que se hubiese impuesto en el tráfico económico como signo identificador de los bienes o servicios del solicitante. Cfr. Gómez Segade. Texto completo de la conferencia sobre Fuerza distintiva y “secondary meaning” en el derecho de los signos distintivos pronunciada el 25 de octubre de 1994 en Córdoba, en el marco de las “Jornadas sobre el derecho de la propiedad industrial” organizadas por la Universidad de Córdoba y el Consejo General de Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, p. 17.
12 La Primera Directiva de Marcas (98/104/CEE) del 21 de diciembre de 1988 regula el caso de la distintividad sobrevenida tanto antes como después del registro. En el primer caso, se impone obligatoriamente su reconocimiento y en el segundo no se impone en forma obligatoria la sanación sino que se deja como opción para los Estados miembros. En el Reglamento de la Marca Comunitaria (Reglamento CE 40/94 del Consejo) de fecha 20 de diciembre de 1993 la adquisición del seconda ry meaning después del registro impide que la marca comunitaria sea declarada nula, produciéndose una especie de sanación o rehabilitación del signo carente originariamente de capacidad distintiva. Ibídem, pp. 26 y 27.
13 Únicamente no podrán adquirir secondary meaning los signos que consistan en una forma necesaria.
14 Por ejemplo, Ley fran ce sa incorporada al Code de la Propriété Intellectuelle, Ley Italiana de marcas de 1992, Nueva Ley Alemana de Marcas de 1994, CPI portugués de 1995 o en la Ley Austríaca de Marcas de 1992.
15 15 “Artículo 1: Se denegará el registro de: …..
b) las marcas que carezcan de carácter distintivo.
c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio.
d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio….” 16Artículo 135: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (….)
b) Carezcan de distintividad (….).
e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.
g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.
h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentra delimitado por una forma específica (….)”.