RESOLUCIÓN N° 0490-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 133623-2001
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : SCHOTT ENVASES FARMACÉUTICOS S.A.
OPOSITORA : LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, veinte de mayo de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 21 de agosto del 2001, Schott Envases Farmacéuticos S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto HEMOTEST, para distinguir aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios; artículos ortopédicos; frascos y demás envases para uso médico; mobiliario especial para uso médico; aparatos e instrumentos para diagnóstico médico de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 27 de noviembre del 2001, Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. (México) formuló oposición manifestando ser titular de la marca de producto HEMOTEK para distinguir productos de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial, con la cual es signo solicitado resulta confundible, ya que presentan similar extensión, y comparten casi todas sus letras, en el mismo orden, siendo la única diferencia la presencia de las letras ST en el signo solicitado en vez de la letra K en la marca registrada, lo que no disminuye la posibilidad de confusión.
No obstante haber sido notificada conforme a ley, Schott Envases Farmacéuticos S.A. no cumplió con contestar la oposición formulada por Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.
Mediante Resolución N° 1888-2003/OSD-INDECOPI de fecha 19 febrero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada oposición formulada por Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. y otorgó el registro del signo solicitado. Señaló que si bien los signos comparten la partícula inicial HEMO ello no determina que éstos sean confundibles, mas aun si ésta es frecuentemente utilizada en la clase 10 de la Nomenclatura Oficial. Indicó que la diferenciación de los signos radica en sus partículas finales, las que si bien presentan algunas letras en común, son las letras finales las que permitirán a los consumidores diferenciarlos eficazmente. Agregó que debía destacarse el carácter especializado de los productos, así como la finalidad que cumplen lo que conllevará a que los consumidores presenten especial atención al momento de adquirirlos.
Con fecha 14 de marzo del 2003, Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó que si bien, en la misma clase, existen otras dos marcas registradas que presentan la partícula HEMO en su conformación, aquellos signos son perfectamente diferenciables, lo que no sucede en este caso.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado HEMOTEST y la marca registrada HEMOTEK.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Laboratorios Pisa S.A. de C.V. es titular de la marca de producto HEMOTEK que distingue aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos, dentales, y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura y demás productos de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 65698, vigente hasta el 24 de agosto del 2010.
b) En la misma clase se encuentran registradas otras marcas que presentan la partícula HEMO en su conformación, como son: HEMOCLIP y HEMOCOLAGEN.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los que distingue la marca registrada, ya que ésta última distingue todos los productos de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial.
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, atendiendo a la naturaleza de los productos que distinguen los signos en cuestión, es razonable suponer que el público consumidor al cual están dirigidos prestará especial atención al momento de adquirirlos, en razón a sus necesidades, a la calidad del producto, a su costo.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Previamente a realizar el examen comparativo, cabe indicar que el prefijo HEMO – referido a la sangre – que comparten los signos en conflicto, también se encuentra presente en otras marcas registradas en la clase 10 de la Nomenclatura Oficial, por lo que resulta ser un término frecuentemente utilizado.
Ahora bien, el hecho que una partícula sea frecuentemente utilizada en la conformación de varias marcas no significa que no deba tomarse en consideración al momento de realizar el examen comparativo. Sin embargo, dicha partícula no será determinante para establecer la semejanza de los signos. Es en ese sentido que se indica que dicha partícula pierde relevancia a efectos de realizar el examen comparativo.
Asimismo, cabe precisar que no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre los signos por el sólo hecho que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden. En efecto, para realizar el examen comparativo, se debe tener en cuenta no solamente las letras que los signos pueden tener en común, sino otros factores como la pronunciación y apreciación auditiva, el lugar que ocupa la sílaba tónica en los signos, el número de términos que poseen, la impresión en conjunto que éstos susciten, entre otros. Así es posible que dos signos coincidan en la mayoría de sus letras, pero susciten en el consumidor una impresión en conjunto distinta.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado, se advierte que, desde el punto de vista fonético, si bien los signos en conflicto comparten el prefijo HEMO, presentan diferencias en la conformación de su sílaba final, que a su vez es la sílaba tónica. Así, la presencia de las consonantes ST en el signo solicitado, en lugar de la letra K en la marca registrada, determina que la pronunciación e impresión visual de ambos signos sean distintos.
Desde el punto de vista conceptual, cabe indicar que el término TEST es un término en idioma inglés cuyo significado en español – prueba, ensayo – es entendido por el público consumidor peruano en general, debido a su uso frecuente; mientras que la partícula TEK carece de significado, por lo que resulta ser un término de fantasía.
Por lo expuesto, no obstante existir identidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca registrada, dadas las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales existentes entre los signos, se determina que su coexistencia en el mercado no es susceptible de inducir al público consumidor a un riesgo de confusión directo o indirecto.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual procede su acceso a registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 1888-2003/OSD-INDECOPI de fecha 19 febrero del 2003, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto HEMOTEST solicitado por Schott Envases Farmacéuticos S.A. para distinguir aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios; artículos ortopédicos; frascos y demás envases para uso médico; mobiliario especial para uso médico; aparatos e instrumentos para diagnóstico médico de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/fn
1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (...);”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...);”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2. 3-7
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (ver nota 7), p. 15.