RESOLUCIÓN N° 0446-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 158560-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EMPLAZADA : BORDADOS DICOLOR E.I.R.L.
Infracción a los derechos de propiedad industrial – Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial: Existencia – Sanciones a imponerse a la emplazada – Devolución de productos
Lima, veintisiete de abril del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Mediante proveído de fecha 2 de agosto del 2002, la Oficina de Signos Distintivos inició de oficio una denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra la empresa Bordados Dicolor E.I.R.L. (Perú), por considerar que, de la información proporcionada por la Unidad de Fiscalización del Indecopi, mediante Informe N° 067-2002-CSR/UFI de fecha 11 de julio del 2002, se desprende que dicha empresa se dedica a la confección de bordados en los que presumiblemente se estarían consignando marcas que corresponden a diferentes titulares, sin contar con la debida autorización. Por tal razón:
- Ordenó se practique una diligencia de inspección en el local de la emplazada, a fin de verificar el supuesto uso de marcas registradas sin contar con la autorización correspondiente de sus titulares.
- Dictó la medida cautelar de cese de uso de las referidas marcas y el comiso de tales artículos (con excepción de carteles), bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones de ley en caso de no prestar las facilidades del caso.
- Dispuso que a efectos de practicar la inspección ordenada y – de ser el caso – hacer efectivas las medidas cautelares dictadas, se solicite la autorización judicial para proceder al descerraje del local materia de la inspección.
Mediante proveído de fecha 19 de agosto del 2002, la Oficina de Signos Distintivos complementó la medida cautelar de comiso, en el sentido que la misma debe recaer también sobre los materiales y medios (disco duro, diskettes, programas de computadora, etc.) utilizados por la emplazada para el uso de marcas registradas, en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, sin contar con la autorización correspondiente por parte de los titulares de las mismas.
Con fecha 20 de agosto del 2002, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el establecimiento de la emplazada Bordados Dicolor E.I.R.L., con los siguientes resultados:
(i) La persona encargada se negó a identificarse y a abrir la puerta, no obstante que los funcionarios de Indecopi se identificaron como tales y le explicaron y exhibieron la orden de descerraje. En presencia de la Fiscal de la 1ra. Fiscalía
Especial de Prevención del Delito del Distrito Judicial del Cono Norte, se exhortó a la encargada a que abriera la puerta, sin embargo, cerró la ventana de la puerta y no dio respuesta alguna. En tal sentido, se procedió a ejecutar la orden de descerraje con pedido N° 145-2002 del 19 de agosto del 2002.
(ii) Luego se procedió a notificar las resoluciones de fechas 2 y 19 de agosto del 2002, negándose la encargada a firmar los cargos.
(iii) Acto seguido se procedió a ejecutar la medida cautelar de comiso sobre los siguientes productos:
- 15 bolsas conteniendo bordados de distintas marcas, como FILA, NIKE, ATHLETIC, WALON, ADIDAS, SCONY, HARD ROCK CAFÉ MIAMI, REEBOK, CIAR S, PRETTY'S YOROY, PUMA, un polo de niña conteniendo la imagen de las "chicas superpoderosas", asimismo imágenes bordadas con las marcas SPIDERMAN, WONDERFULGIRLS, WINNIE POOH, MINNIE, DAISY (WALT DISNEY), y zapatillas de distintas marcas como WALON, PUMA, ADIDAS, REEBOK, NIKE, ATHLETIC, entre otras.
- 1 bolsa conteniendo material publicitario, cuadernos, bordados en catálogos, entre otros.
- 47 diskettes, 2 discos duros identificados con la marca QUANTUM, 1 Manual EDS IV … X TREME MELCO embroidery systems y el estuche del CD correspondiente vacío.
Dichos productos se depositaron en la sede del Indecopi. La encargada del local se negó a colocar sus rúbricas en las bolsas que contienen los productos decomisados.
(iv) Se encontró una tarjeta de presentación de la empresa Bordados Dicolor E.I.R.L., y el nombre de July Donaire Manrique como su administradora, quien se encontraba presente en la diligencia, señalando que “trabajó hace 3 meses en la empresa”, que el dueño de la empresa es John Silva Manrique, que cuenta con autorización municipal, y que desconoce si cuenta con la autorización de los titulares de las marcas.
Con fecha 27 de agosto del 2002, Bordados Dicolor E.I.R.L. absolvió el traslado de la denuncia manifestando lo siguiente:
(i) Es la primera vez que su empresa es intervenida por realizar este tipo de actividades.
(ii) La cantidad incautada es mínima, por ser un pedido único y aislado; siendo la primera vez que efectuó este tipo de bordados, habiendo aceptado la realización de los mismos impulsado por la difícil situación económica que atraviesa.
(iii) Las zapatillas incautadas son usadas, de segunda mano, y no tienen valor comercial alguno; éstas fueron dadas en prenda a cuenta de un pago, razón por la cual no debieron ser incautadas, ya que la empresa no se dedica a la producción de zapatillas sino de bordados.
(iv) No tenían conocimiento que se estaba cometiendo una infracción al acceder a la producción de dichos bordados.
(v) Se les ha incautado material propio de la empresa, tal como material publicitario, cuadernos, catálogos, los cuales son empleados para la promoción de su negocio, así como para administrar la información sobre la producción de bordados, y no así para la comisión de actos que generen perjuicios a terceros, por lo que solicita se proceda a la devolución de dicho material publicitario y contable.
(vi) Asimismo, al momento de la intervención, se incautaron dos discos duros marca QUANTUM, propiedad de su empresa, los cuales contienen programas de computación empleados para la confección de los diseños de los bordados. En ese sentido, al haberse incautado dicho equipo se perjudica la producción normal, por lo que solicita se proceda a la devolución de dichos equipos, por ser necesarios para el normal desenvolvimiento de sus labores.
Mediante proveído de fecha 28 de agosto del 2002, la Oficina de Signos Distintivos citó a la emplazada el día 11 de setiembre del 2002, a fin de verificar y contar los materiales incautados.
Con fecha 11 de setiembre del 2002, se llevó a cabo la diligencia de verificación y conteo de productos incautados, en presencia del representante de la emplazada y de su abogado, dejándose constancia del comiso de los siguientes productos:
- Bordados con diversas marcas, tales como ATHLETIC, NIKE, REEBOK, JMVERT, SCONY, HI-FROCE, COLEGIO PANAMERICANA y figura de antorcha, DERMAX, ATHLETI, CIAR’S SPORT y letra ¨ , FOR KIT’S, PYL, PK y ¨ , TELETUBBIES, RAIT y figura de saeta, OLIMPIKUS y 4 aros entrelazados, SAVERIO, REEBO’R, NICALSA, MELIK, AWIDAS, SONICS, entre otras.
- Zapatillas con las marcas REEBOK, SAVERIO, WALON, RICOSH, VANS, ADIDAS (y con la denominación ADIBAS en la planta), NIKE, WALON, PUMA, KEEBER, GOSS, CAR, OPIUM, AWIDAS, MIKE AIR y figura de saeta, entre otras.
- Papeles conteniendo diferentes denominaciones (tales como: ADIDAS, BRITNEY, ADIBAS, MIKE WALK, MIKE WALK ¨ , entre otras), y diseños (tales como FILA, SAVERIO, figuras de saeta, REEBO’R, ATHLETIC, entre otras), 3 fotografías de zapatillas (una con el signo CONVERT, otra con el signo MASJERS y otras con una figura de saeta), cuadernos conteniendo datos acerca de diversos diseños, precios, códigos y nombres de clientes de la empresa reclamada, y pasadores.
- 2 discos duros, 47 diskettes, 1 estuche de CD –ROM vacío con el título “EDS IV … xtreme” y 1 guía de instalación escrita en el idioma inglés con el título “EDS IV … xtreme”.
- Sólo pudo visualizarse el disco duro de serie 634735030049, observándose que contiene programas y archivos personales en los que no aparecen marcas o diseños algunos. El otro disco duro aparentemente se encontraba averiado.
Con fecha 18 de setiembre del 2002, Bordados Dicolor E.I.R.L. manifestó lo siguiente:
(i) En la diligencia de constatación y verificación del material incautado efectivamente se verificó la existencia de bordados que contenían diferentes marcas, quedando pendiente que la Oficina de Signos Distintivos verifique si todos los bordados decomisados presentaban marcas debidamente registradas en INDECOPI, de lo contrario, no se estaría incurriendo en ninguna infracción punible.
(ii) En el acta de verificación y conteo de productos incautados, no se precisa que las zapatillas decomisadas son de un solo lado del pie (izquierdo o derecho) y no pares de zapatillas, como se podría presumir, agravando de esa forma los alcances de la infracción.
(iii) La Oficina ha cometido un error al omitir señalar que del material incautado se han encontrado armazones de cuero, considerándolos como zapatillas, cuando la diferencia entre éstos resulta notable.
(iv) Se ha podido constatar, en el acto de verificación y conteo, que el supuesto material publicitario incautado eran cuadernos conteniendo los datos de los pedidos y los clientes de su empresa, así como pasadores y otras cosas que nada tienen que ver con material publicitario.
(v) Como aparece en el acta de inspección, se decomisaron sin justificación alguna 47 diskettes, así como dos discos duros de la marca QUANTUM y un manual EDS IV… X TREME. En la referida diligencia, se pudo constatar que el primer disco duro exhibido contiene programas y archivos personales, en los que no aparece marcas o diseño alguno. Asimismo, no se pudo exhibir el segundo disco duro, toda vez que se encontraba averiado. Por último, los diskettes no fueron exhibidos por no contar con el programa EDS IV.
(vi) Solicitó la devolución del material incautado que no contenga diseños o marcas registradas (muestras, bordados, diskettes, disco duro, zapatilas, cuadernos y otros). Además, señaló que su empresa tiene como actividad principal la producción de bordados, para lo cual cuentan con la Autorización Municipal correspondiente.
Mediante proveído de fecha 23 de setiembre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró no ha lugar la solicitud de devolución de los productos objeto de decomiso, al constituir los medios probatorios que serían evaluados por la autoridad al momento de resolver; sin perjuicio de ello, atendiendo al acta de verificación y conteo, dispuso la devolución de los discos duros incautados, el día 2 de octubre del 2002. Asimismo, dispuso que en la misma fecha se proceda a la verificación del contenido de los diskettes decomisados.
Con fecha 2 de octubre del 2002, se llevó a cabo la diligencia de verificación y devolución de los productos incautados. En ese acto, se procedió a la devolución de los discos duros con números de serie 634735030049 y 512019413650. Se dejó constancia que la audiencia se reanudaría el 3 de octubre del 2002, fecha en la cual se procedería a verificar el contenido de los diskettes decomisados.
Mediante proveído de fecha 15 de octubre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos citó a la emplazada el día 21 de octubre del 2002, a fin de que se proceda a la verificación del contenido de los diskettes decomisados.
Con fecha 21 de octubre del 2002, se llevó a cabo la diligencia de verificación de los 47 diskettes decomisados, con el siguiente resultado:
- 3 diskettes con diversas fotos sin relevancia para el caso de autos.
- 9 diskettes con comunicaciones y diversos archivos de Office, sin relevancia para el caso de autos.
- 29 diskettes que no pudieron visualizarse debido a que para ello se requiere del programa EDS IV, con el cual no se contaba al momento de efectuarse la diligencia. Al respecto, el representante de la empresa reclamada manifestó quelos mismos contienen diseños para estampados entregados por sus clientes.
- 3 diskettes dañados.
- 3 diskettes bajo la denominación INSTALADOR DE SOFTWARE EDS/ EPICOR. Se dejó constancia que la bolsa N° 17 no se precintó, debido a que el representante de la emplazada manifestó que presentará una declaración jurada en el plazo de cinco días sobre el contenido de los diskettes que no pudieron visualizarse y que, en todo caso, la Administración podrá verificar dicha información de considerarlo pertinente.
Con fecha 28 de octubre del 2002, Bordados Dicolor E.I.R.L. presentó una declaración jurada en la cual el representante legal de la empresa precisa que los diskettes decomisados sólo contienen diseños para uso exclusivamente personal y ninguno que sea motivo de una infracción administrativa o penal. Por tal motivo, solicitó la devolución de los mismos.
Mediante proveído de fecha 7 de noviembre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos señaló que, en cuanto a la solicitud de devolución de los productos que fueron objeto de decomiso, atendiendo a que éstos constituyen medios probatorios que la Autoridad evaluará al momento de resolver, no ha lugar a lo solicitado. Por otro lado, dispuso que los 29 diskettes que no pudieron ser visualizados en las diligencias de verificación y conteo se remitan al Área de Informática y Sistemas, a fin de que informen sobre su contenido.
Mediante Informe N° 038-2002/GDA-Sis de fecha 27 de noviembre del 2002, el Área de Informática y Sistemas del Indecopi señaló que en los diskettes incautados se encontraron varias figuras (logos) de las marcas de zapatillas más conocidas FILA, ADIDAS, REEBOK, entre otras marcas. Asimismo, remitió una relación impresa de los archivos encontrados en dichos diskettes.
Con fecha 6 de febrero del 2003, Bordados Dicolor E.I.R.L. señaló que en la inspección se decomisaron 29 diskettes, los cuales guardan información relacionada con el rubro al que se dedica su empresa (elaboración de bordados), para lo cual se emplean ciertos modelos, razón por la cual no constituye falta el tener dichos diskettes. Agregó que los diseños encontrados en dichos diskettes no constituyen prueba indubitable de la fabricación de los mismos, razón por la cual su empresa no debe ser sancionada, al no haberse encontrado ningún producto con dichos modelos.
Mediante Resolución N° 13548-2004/OSD-INDECOPI de fecha 12 de noviembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Consideró lo siguiente:
(i) Evaluados los medios probatorios, se concluye que la emplazada se dedica a la confección de bordados para calzado, empleando en los mismos marcas tales como REEBOK, SAVERIO, ADIDAS, NIKE, VANS, PUMA, DIADORA, WALON, FILA, NIKE, CAT, GOTCHA, BILLABONG, TELETUBBIES, WALON, DISNEY, POWER RANGERS, GARFIELD, TWEETY, GUESS, TOMMY HILFIGER, HARD ROCK CAFÉ, entre otras.
(ii) Los pasadores sueltos, los armazones de zapatillas y los calzados encontrados en el local de la reclamada permiten presumir válidamente que esta parte no sólo confecciona los bordados sino que también los aplica directamente a los calzados.
(iii) La mayoría de los signos distintivos utilizados por la emplazada se encuentran registrados a nombre de distintas personas para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, que incluye calzado. Tal es el caso de las marcas REEBOK, SAVERIO, ADIDAS, NIKE, VANS, PUMA, DIADORA, WALON, FILA, NIKE, CAT, GOTCHA, BILLABONG, TELETUBBIES, WALON, DISNEY, POWER RANGERS, GARFIELD, TWEETY, GUESS, TOMMY HILFIGER, HARD ROCK CAFÉ, ACER'S, KEEBER, CUP’S, CHEEKY, SPIDER-MAN, NORTH STAR, OFFSIDE, entre otros.
(iv) Respecto a los signos distintivos restantes utilizados por la emplazada, gran parte de éstos resultan confundibles con diversas marcas registradas a nombre de distintas personas para distinguir productos de la referida clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Tal es el caso de los signos D’NIKE, NIK’S, MIKE, MIKE AIR (confundibles con NIKE); ADIBAS, AWIDAS (confundibles con ADIDAS); REEBCK, REABOR, READOK, REEDOK (confundibles con REEBOK); figuras de saetas (confundibles con las que aparecen junto a las denominaciones NIKE y REEBOK, entre otras); OLIMPIKUS (confundible con OLYMPIKUS); MISUNO (confundible con MIZUNO); TIGIMON (confundible con DIGIMON DIGITAL MONSTERS); BUBBLE GUMMERS (confundible con BUBBLEGUMMERS); PIMA (confundible con PUMA); FLA (confundible con FILA), entre otros.
(v) Algunos signos utilizados por la emplazada no se encuentran registrados para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
(vi) La emplazada ha confeccionado bordados para calzado en los que utiliza diversas marcas registradas, así como otras confundibles con éstas, sin que haya acreditado contar con la autorización correspondiente para ello, afectando de esta manera los derechos de exclusiva de los titulares de dichas marcas e induciendo a confusión al público consumidor.
(vii) Aun en el supuesto que la emplazada no sea la responsable de la fabricación de los productos finales, ha incurrido en la infracción materia de autos por el hecho de confeccionar y detentar los bordados que iban a ser aplicados a los productos finales, de conformidad con las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
(viii) Respecto a los artículos decomisados en el local de la reclamada que contienen signos no registrados para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, dado el tipo de artículos y estado en el que se encontraron los mismos (bordados sueltos, retazos de tela, cuero y cuerina y unidades de zapatillas) y teniendo en cuenta además la actividad efectuada por la emplazada, así como la totalidad de productos encontrados en su poder (modelos y diseños de las marcas infractoras en soportes materiales de diversos tipos, tales como diskettes, folderes y papel canson), es válido concluir que tales artículos iban a servir o ser usados en la producción y/o confección de artículos ilegítimos y, por tanto, infractores, por lo que no cabe la devolución de los mismos, sino más bien proceder a su comiso definitivo.
Asimismo, dispuso lo siguiente:
- Prohibió a Bordados Dicolor E.I.R.L. el uso no autorizado de los signos infractores materia de autos, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, prohibición que incluye la de utilizar sin autorización tales signos en artículos de cualquier tipo destinados al uso en tales productos.
- Convirtió en definitivas las medidas cautelares de cese de uso y comiso dictadas con motivo del presente procedimiento.
- Sancionó a la emplazada con una multa equivalente a cuatro (4) UIT.
Con fecha 26 de noviembre del 2004, Bordados Dicolor E.I.R.L. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Adicionalmente, manifestó que:
(i) Muchas de las especies incautadas son muestras individuales, pedazos de cuero, zapatillas de un solo lado del pie, bordados de caricaturas o animales, que en ninguna parte de la resolución se han considerado, y que no corresponden a marcas registradas.
(ii) Si bien mediante Informe N° 038-2002/GAD-Sis del 27 de noviembre del 2002 se informó que en los diskettes incautados se encontraron figuras de marcas conocidas, ello es desacertado e irracional, por cuanto los diskettes decomisados no cuentan con numero de serie para identificarlos e individualizarlos y presumir que sean de su propiedad; el hecho que se hayan encontrado figuras de marcas registradas no puede tomarse en cuenta de manera incuestionable para presumir la fabricación de zapatillas y bordados de marcas registradas.
(iii) En ninguna parte de la Resolución se ha señalado que se han encontrado a los empleados de su empresa o a persona alguna en la consumación del delito contra la propiedad industrial (fabricando zapatillas con marcas registradas, efectuando bordados de marcas registradas o afines), sino que todas las conclusiones a las que han llegado sólo son producto de la imaginación de Indecopi y opiniones subjetivas, por lo cual considera injusta la resolución impugnada.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si Bordados Dicolor E.I.R.L. ha infringido los derechos de propiedad industrial al utilizar marcas registradas a favor de distintos titulares, sin la debida autorización.
b) De ser el caso, las sanciones a imponerse a la emplazada.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que se encuentran registradas, a favor de diferentes titulares, las siguientes marcas que distinguen, entre otros productos, zapatillas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial:
- Adidas-Salomón AG (Alemania), es titular de la marca ADIDAS y logotipo, con certificado N° 11617, vigente hasta el 25 de noviembre del 2014.
- Nike International Ltd. (Estados Unidos de América) es titular de las siguientes marcas:
¨ NIKE, inscrita bajo certificado N° 24812, vigente hasta el 11 de octubre del 2014.
¨ Marca constituida por la denominación NIKE escrita en letras características; conforme al modelo, inscrita bajo certificado N° 66417, vigente hasta el 9 de abril del 2012.
- Reebok International Limited (Estados Unidos de América) es titular de las marcas:
¨ REEBOK, inscrita bajo certificado N° 34330, vigente hasta el 8 de marzo del 2006.
¨ REEBOK en letras características, conforme al modelo, inscrita bajo certificado N° 85862, vigente hasta el 30 de setiembre del 2012.
- Fila Sport S.A. (Italia) es titular de la marca FILA y escritura, inscrita bajo certificado N° 29564, vigente hasta el 2 de junio del 2005.
- Vans Inc. (Estados Unidos de América) es titular de la marca VANS, inscrita bajo certificado N° 8666, vigente hasta el 3 de junio del 2012.
- Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport (Alemania) es titular de la marca PUMA, inscrita bajo certificado N° 26398, vigente hasta el 5 de octubre del 2014.
- Policarpio Alfonso Gilio Dolores (Perú) es titular de la marca constituida por la etiqueta con la denominacion WALON escrita en forma característica, precedida de una figura triangular con 2 puntas en su parte inferior que describe una letra "w", conforme al modelo, inscrita bajo certificado N° 26860, vigente hasta el 3 de julio del 2006.
- Calzado Saverio S.A. (Perú) es titular de la marca SAVERIO, bajo certificado N° 42221, vigente hasta el 31 de diciembre del 2007.
- Hi-Tec Sports Public Limited Company (Inglaterra) es titular de la marca de producto HI-TEC, inscrita bajo certificado N° 80998, vigente hasta el 12 de setiembre del 2014.
- Gotcha International L.P. (Estados Unidos de América) es titular de la marca GOTCHA, inscrita bajo certificado N° 20029, vigente hasta el 6 de octubre del 2005.
- Ragdoll Productions (UK) Limited (Inglaterra) es titular de la marca TELETUBBIES, inscrita bajo certificado N° 50824, vigente hasta el 30 de noviembre del 2008.
- Disney Enterprises, Inc. (Estados Unidos de América) es titular de la marca de producto DISNEY, inscrita bajo certificado N° 80593, vigente hasta el 27 de julio del 2014.
- BVS International N.V. (Antillas Neerlandesas) es titular de la marca POWER RANGERS, inscrita bajo certificado N° 22711, vigente hasta el 18 de mayo del 2005.
- Guess? Inc.(Estados Unidos de América) es titular de las marcas GUESS y GUESS y logotipo, inscritas bajo certificados N° 77768 y N° 77741, respectivamente, vigentes hasta el 23 de noviembre del 2013.
- Tommy Hilfiger Licensing, Inc. (Estados Unidos de América) es titular de las marcas TOMMY HILFIGER, inscritas bajo certificados N° 87630 y N° 35481, vigentes hasta el 9 de octubre del 2005 y 26 de febrero del 2007, respectivamente.
- Calcados Azaleia S/A (Brasil) es titular de la marca constituida por el logotipo conformado por la denominación OLYMPIKUS escrita en letras características, sobre ésta la figura de tres anillos estilizados; todo en color amarillo oro sobre un fondo azul; conforme al modelo, inscrita bajo certificado N° 84163, vigente hasta el 16 de setiembre del 2012.
- Mizuno Kabushiki Kaisha (Mizuno Corporation) (Japón) es titular de la marca constituida por la denominación MIZUNO escrita en letras estilizadas sobre la frase THE WORLD OF SPORTS, conforme al modelo, inscrita bajo certificado N° 51025, vigente hasta el 16 de diciembre del 2008.
- Carlos Macario Castillo Pastrana (Perú) es titular de la marca ACER'S, inscrita bajo certificado N° 35291, vigente hasta el 28 de abril del 2007.
- Jesús Murillo Trujillo (Colombia) es titular de la marca constituida por la denominación KEEBER escrita en su forma característica y la figura estilizada de la letra K según modelo, inscrita bajo certificado N° 51705, vigente hasta el 28 de junio del 2014.
- Géminis Sport Shoes S.A. (Perú) es titular de las marcas CUP’S y constituida por el diseño del borde lateral de la suela de una zapatilla, compuesta por cinco líneas horizontales convexas - que no se reivindica - sobre las que se aprecia la denominación CUP'S escrita en letras características, precedidas de una figura trapeizoidal de lados curvos, notándose en la parte inferior una franja horizontal compuesta de pequeños cocos, conforme al modelo, inscritas bajo certificados N° 67782 y 67119, vigentes hasta el 28 de mayo del 2012 y 14 de octubre del 2009, respectivamente.
- Lucio Alvarado Bolige (Perú) es titular de la marca constituida por la denominación HER'S y logotipo, conforme al modelo, inscrita bajo certificado N° 35830, vigente hasta el 22 de mayo del 2007.
- Eloy Ticlla Huaranga (Perú) es titular de la marca constituida por la etiqueta que contiene la denominación REED'STARS R'S dentro de la figura de una estrella estilizada, según modelo, inscrita bajo certificado N° 45291, vigente hasta el 2 de febrero del 2008.
- Manuel Jesús Pérez Sánchez (Perú) es titular de la marca OFFSIDE, inscrita bajo certificado N° 33787, vigente hasta el 26 de febrero del 2007.
- Edmen Rolando Damián Canchano (Perú) es titular de la marca constituida por la denominación ATHLETIC escrita en letras características, conforme al modelo, inscrita bajo certificado N° 77993, vigente desde el 25 de enero del 2002 hasta el 25 de enero del 2012.
2. Infracción a los derechos de propiedad industrial
2.1 Marco Legal
El artículo 238 de la Decisión 486 1 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
El artículo 155 de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (…).
d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión.
El artículo 244 de la Decisión 486 establece que el plazo de prescripción para las acciones por infracción es de dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.
2.2 Signos utilizados por Bordados Dicolor E.I.R.L.
En el presente caso, corresponde tener en consideración los siguientes medios probatorios:
- Acta de la diligencia de inspección de fecha 20 de agosto del 2002, practicada en el local de la emplazada (fojas 15 a 22).
- Acta de verificación y conteo de productos incautados de fecha 11 de setiembre del 2002 (fojas 28 a 30).
- Informe N° 038-2002/GAD-Sis de fecha 27 de noviembre del 2002, emitido por el Área de Informática y Sistemas del Indecopi respecto a la revisión de 29 diskettes decomisados (fojas 62 a 65).
Del acta de diligencia de inspección y del acta de verificación y conteo de productos incautados, se desprende que en el local de la emplazada se encontraron los siguientes productos:
¨ Bordados con las marcas ATHLETIC, NIKE, REEBOK, JMVERT, SCONY, KIT’S, HI-FROCE, YORDY, PRETTY’S, FORCE, FORDY, BRISER, JC, OPIUM, FINA, CIAR’S, WEINBRENNER, JR-VAGO’S, BOCHI, PINOCHO, COLEGIO PANAMERICANA y figura de antorcha, DERMAX, ATHLETI, CIAR’S SPORT y ¨ , H-PYL, K dentro de una figura ovalada, RW estilizada dentro de una figura ovalada, FOR KIT’S, PYL P, PK y ¨ , TELETUBBIES, RAIT y figura de saeta, S, REEBCK, REABOR, KEEBER, SIEMPRE, ACER’S, REEB’STAR, OFFSIDE, TAZ, KENPERS, TOON’S, BOPY, JORKS, DRAFLY, D dentro de una figura ovalada entrecortada, DEX, DEXD, KRYLJHM, D’NIKE, VERNIE STAR y ¨ , HI-DOC, HER’S, HAI-TEC, COLSA NEW, NR CLASSIC, HI-THE y ¨ , CAOS y ¨ , OLYMPIKUS y 4 aros entrelazados, SAVERIO, NCALSA, REDO’STAR, BRUZELL, MIKE, NEWIDOLO, NIK’S, READOK, VANETTI y ¨ , XCAL, AWIDAS, D’LIPPERS, SONICS, MIZUMI, CRISNAY, KALU, PKAP’S, CP, TROYER’S, NOBBY, RICSA y ¨ , entre otras.
n Zapatillas con las marcas REEBOK, SAVERIO, WALON, RIKOSCH, VANS, ADIDAS, PUMA, GOSS (en los lados la denominación SPORT), BABY (y la figura de PIKACHU en uno de los lados), OPIUM, REDDOR, KEEBER, GOSS y figura de saeta, NIKE, BABY (y la figura de TELETUBBIES en uno de los lados), REESER, ATHLETIC, GOSS, JEZZ TOONS, BUBBLE GUMMERS y letras MR, CAR, SAVERIOS, GOTHIA y figura de saeta, XICA, BOCHI SHOES, CUP’S (y una etiqueta con el signo CHEEKY), AWIDAS, SBOCKER, MIKE AIR y figura de saeta, y CIAR’S.
n Plantas de calzado con las marcas ADIBAS, TIGIMON, NORTH STAR.
n Armazones de zapatillas con las siguientes marcas: NIKE, SPORT y figura de saeta, SAVERIO, ADIDAS, REEBOK, REDDOR, VANS, BOCHI y GOSS.
n Retazos de cuero, tela y/o cuerina en donde constan las siguientes marcas: SAVERIO, REEBOK, ADIDAS, DERMAX, REECID, ATHLETIC y figura de saeta, PIMA, FLA, MIKE, NIK’S, REEDER, XICA, RUBOK, S, SBOCKER, REEDKO, REEDOK, RIBEER y HI-TECH.
n Papeles con las siguientes marcas: SPIDERMAN (y la figura del HOMBRE ARAÑA), ADIDAS, BRITNEY, ADIBAS, MIKE WALK, MIKE WALK y ¨ , FILA, SAVERIO, FIGURAS DE SAETAS, REEBO’R, ATHLETIC, entre otros.
n Fotografías de zapatillas de las marcas CONVERT, MASJERS y FIGURA DE SAETA.
n 47 diskettes con el siguiente contenido:
- 3 diskettes con diversas fotos sin relevancia para el caso de autos.
- 9 diskettes con comunicaciones y diversos archivos de Office, sin relevancia para el caso de autos.
- 3 diskettes dañados.
- 3 diskettes con la denominación INSTALADOR DE SOFTWARE EDS/EPICOR.
- 29 diskettes examinados por el Área de Informática y Sistemas (mediante Informe N° 038-2002/GDA-Sis de fecha 27 de noviembre del 2002), en los cuales se encontraron varias figuras (logos) de las marcas de zapatillas FILA, ADIDAS, REEBOK, entre otras marcas.
¨ 1 estuche de CD-ROM vacío con el título EDS IV … xtreme y 1 guía de instalación escrita en idioma inglés con el título EDS IV … xtreme.
¨ 1 bolsa conteniendo ojalillos de metal.
¨ Pasadores blancos.
¨ 1 polo con dos figuras de una de las chicas SUPERPODEROSAS en cada lado del cuello.
¨ 5 cuadernos en los que se consignan datos de clientes de la empresa emplazada así como de bordados.
Por su parte, la emplazada en sus descargos ha manifestado que "la cantidad incautada es mínima, por ser un pedido único y aislado; siendo la primera vez que efectuó este tipo de bordados, habiendo aceptado la realización de los mismos impulsado por la difícil situación económica que atraviesa".
De lo verificado en el local de la denunciada, así como de lo expuesto por ella misma2, se desprende que ésta ha confeccionado y aplicado a zapatillas diversidad de bordados con distintas marcas, sin haber presentado autorización para ello, por lo que corresponde determinar si la confección de dichas marcas lesiona los derechos de propiedad industrial de terceros. En tal sentido, corresponde determinar si existe identidad o riesgo de confusión entre dichos signos y marcas registradas por terceros.
2.3 Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca3.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-20004, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En el presente caso, los signos en conflicto distinguen zapatillas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-20005 y 76-IP-20006.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Efectuado el examen comparativo, se desprende lo siguiente:
a) La mayoría de los signos usados por la emplazada resultan semejantes a distintas marcas registradas a favor de terceros. Así, entre otros, se advierten los siguientes signos:
b) Los siguientes signos usados por la emplazada no se encuentran registrados para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial: SCONY, HI-FROCE, BRISER, OPIUM, CIAR’S, JR-VAGO’S, COLEGIO PANAMERICANA y figura de antorcha, DERMAX, CIAR’S SPORT y ®, H-PYL, RW estilizada dentro de una figura ovalada, PYL, PK y ®, RAIT y figura de saeta, SIEMPRE, KENPERS, JORKS, DRAFLY, DEX, DEXD, KRYLJHM, VERNIE STAR y ®, HI-DOC, COLSA NEW, NR CLASSIC, CAOS y ®, MELIK, NEWIDOLO, VANETTI y ®, D’LIPPERS, CRISNAY, KALU, PKAP’S, NOBBY, RICSA y ®, BRITNEY, BABY y figura de PIKACHU, REDDOR, XICA, SBOCKER, REECID y RIBBER.
2.4 Comisión del acto infractor
En atención a lo expuesto, los signos usados por la emplazada mencionados en el punto a) resultan confundibles con distintas marcas registradas a favor de terceros. En tal sentido, y dado que no se ha acreditado la autorización de dichos terceros para el uso de tales marcas, la conducta de la emplazada configura una infracción a los derechos de propiedad industrial de distintas personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso a) de la Decisión 486.
3. Determinación de las sanciones
La multa es la pena pecuniaria impuesta a la emplazada, de conformidad con el artículo 242 del Decreto Legislativo 823, por haber infringido los derechos de propiedad industrial del accionante. A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar estos derechos sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso económico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.
La Sala estima que el monto de la multa debe ser impuesto tomando en cuenta en primer lugar el provecho ilícito obtenido por el denunciado al realizar el acto infractor. Asimismo, para determinar la sanción a imponerse, debe tenerse en cuenta el fin disuasivo de la misma, la conducta procesal de la emplazada y la gravedad de la falta.
Para efectos de determinar el monto de la multa a imponer a la emplazada, se ha tomado en consideración lo siguiente:
- No existe información sobre el provecho ilícito obtenido por la emplazada con su conducta infractora.
- La infracción se configura por haber confeccionado y aplicado bordados para zapatillas con marcas registradas, sin la autorización de sus titulares de registro.
- En cuanto a la conducta de la emplazada, se debe tener en cuenta que dicha empresa no permitió el ingreso a su local de los funcionarios de Indecopi, razón por la cual se procedió al descerraje del local.
Por todo lo expuesto, la Sala determina que debe mantenerse la sanción de multa de 4 UIT impuesta por la Oficina de Signos Distintivos.
4. Devolución de material incautado
Respecto a la solicitud de devolución de los productos que no son materia de infracción formulada por la emplazada, conviene señalar lo siguiente:
(i) Los signos usados por la emplazada mencionados en el literal b) del punto 2.3, en la medida que no se ha verificado que sean confundibles con marcas registradas a favor de terceros, no vulneran los derechos de propiedad intelectual. En tal sentido, corresponde la devolución de los materiales que contengan dichos signos.
(ii) De los 47 diskettes incautados, 29 contienen material infractor. En este sentido, corresponde devolver los 18 diskettes restantes a la emplazada, los cuales fueron materia de la diligencia de verificación del 21 de octubre del 2002.
(iii) En cuanto al polo de las "chicas super poderosas", conviene señalar que, dado que se ha acreditado que la emplazada se dedica a la confección de bordados de marcas registradas, se presume razonadamente que el polo constituía una muestra de la marca a bordar por la emplazada, por lo que no corresponde devolver dicho medio probatorio.
(iv) En cuanto a los pasadores, ojales de metal y los cuadernos en donde constan los datos de los clientes, así como los pedidos de bordados, en la medida que todo en su conjunto constituye material que forma parte de la actividad infractora de la emplazada, no corresponde devolverlos.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR en parte la Resolución N° 13548-2004/OSD-INDECOPI de fecha 12 de noviembre del 2004, modificándola en los siguientes extremos:
Primero: LEVANTAR la medida cautelar de cese de uso con respecto a los signos mencionados en el literal b) del punto 2.3 de la presente resolución, así como la medida cautelar de comiso con respecto a los materiales que contienen dichos signos, y con respecto a los 18 diskettes referidos en el literal (ii) del punto 4 de la presente resolución.
Segundo: DISPONER la devolución de los materiales que contienen los signos mencionados en el literal b) del punto 2.3 de la presente resolución, así como los 18 diskettes referidos en el literal (ii) del punto 4 de la presente resolución.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.
2 Con fecha 18 de setiembre del 2002 señaló que su empresa tiene como actividad principal la producción de bordados.
3 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 555 del 17 de abril del 2000.
5 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 5), p. 15.