RESOLUCIÓN N° 0435-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 207523-2004
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : HELENA VENTAS S.A.
Solicitud de registro de marca de producto - Denominaciones genéricas: Variaciones – Denominaciones evocativas – Distintividad del signo solicitado
Lima, veintisiete de abril del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de abril del 2004, Helena Ventas S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación COCHOLATES escrita en letras características, según modelo, para distinguir chocolatería, bombonería, confitería, dulcería, pastelería y helados, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 14883-2004/OSD-INDECOPI de fecha 10 de diciembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado por falta de distintividad. Consideró lo siguiente:
i) El signo solicitado COCHOLATES no puede ser admitido a registro, por cuanto es un término que es utilizado en el medio comercial para hacer referencia al chocolate en sus diversas presentaciones o, simplemente, para referirse al mismo.
ii) La utilización del término cocholate para referirse al chocolate se remonta hacia 1528.
iii) En tal sentido, el signo solicitado resulta incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores y, por ende, no puede estar sometido a apropiación exclusiva de un solo titular, por cuanto no puede ser un signo indicador de un origen empresarial determinado.
iv) De otorgarse el registro del signo solicitado, se estaría privando a otros empresarios de la legítima utilización de dicha denominación que debe ser de libre disposición por parte de los demás competidores para la identificación y promoción de sus productos.
Con fecha 28 de enero del 2005, Helena Ventas S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que:
(i) El signo solicitado cumple con los requisitos para registrarse como marca, por cuanto es perceptible (en la medida que puede ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos) y es susceptible de representación gráfica (en la medida que permite constituir una imagen o una idea del signo en sus características y formas).
(ii) La distintividad posee una sola perspectiva atribuible a la totalidad de signos distintivos y que consiste en el medio por el cual éstos se distinguen en el mercado frente a los consumidores: un signo utilizado por una persona para que sus productos sean identificables por los consumidores.
(iii) No cabe añadir un requisito de distintividad abstracto e inexistente en la norma.
La distintividad es un requisito absoluto de registrabilidad y para su determinación deberá existir una fundamentación tanto fáctica como legal.
(iv) Dentro de los supuestos de distintividad, se encuentran:
- Signos genéricos: Con el término COCHOLATES no se describe el nombre de ningún producto de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, ya que el signo de fantasía COCHOLATE no es un sinónimo de la palabra chocolate, siendo, en todo caso, un término evocativo .
- Signos habituales y algunos vulgarizados: El signo solicitado no recae en esta prohibición, por cuanto en el lenguaje común o en la costumbre no es el término con que se designa un producto, tal como CELOFAN o TERMO.
- Signos actual o potencialmente descriptivos: El signo solicitado no se refiere a ninguna de las características de un producto de la clase 30, en la medida que no describe la especie, la calidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto.
- Signos excesivamente simples o compuestos: El signo solicitado no es un lema comercial y no resulta muy complejo ni simple.
v) Su empresa ostenta un reconocimiento importante, por lo que el signo solicitado será asociado directamente con ella.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado reúne los requisitos exigidos por las normas vigentes y si no se encuentra dentro de alguna de las prohibiciones de registro.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. De las prohibiciones absolutas
Se entiende por prohibiciones absolutas o intrínsecas a aquéllas que están basadas en el signo mismo, cuyas características lo hacen incapaz de funcionar como marca, impidiendo la inscripción de su registro como tal.
Dentro de las referidas prohibiciones se encuentran aquéllas que impiden el registro como marca de los signos genéricos, descriptivos y carentes de distintividad.
2. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado
Es práctica de esta Sala, para efectuar el examen de registrabilidad de un signo, partir de la impresión en conjunto que el mismo pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Sólo excepcionalmente, cuando algún elemento del signo no sirva para indicar su origen empresarial, puede dejar de tomarse en cuenta parte de él.
En efecto, de estar conformado el signo solicitado de elementos irregistrables que no indican al consumidor el origen empresarial del producto, el examen se concentrará en los otros elementos del signo. Ello obedece a la necesidad de que el derecho de exclusiva que otorga el registro de un signo no recaiga en elementos que no son protegibles. Afirmar lo contrario implicaría abrir la posibilidad de evadir las prohibiciones al registro contenidas en la ley. Sin embargo, esta regla no debe ser aplicada estrictamente, por cuanto puede ser que elementos en principio no registrables, en combinación con elementos registrables, lleguen a determinar la impresión de conjunto de los signos.
Por lo tanto, cuando se trate de elementos irregistrables en general - como son los elementos genéricos y descriptivos - que en relación con los demás elementos del signo tengan cierta individualidad se justifica esta separación.
Conviene precisar que si bien una marca no puede estar constituida exclusivamente por términos descriptivos, genéricos o usuales - en tanto cada elemento que integra el signo mantenga cierta individualidad y proporcione información característica de los productos o servicios a los que se aplique -, teóricamente podría suceder que la unión de estos elementos en su conjunto den lugar a un nuevo signo que sí sea distintivo. En todo caso, la unión de denominaciones irregistrables (descriptivas o genéricas) no determina necesariamente y en forma automática que éstas conserven o pierdan tal carácter, ya que será la función que cumplan dichas denominaciones dentro del conjunto al que se ha dado lugar - con relación a los productos o servicios a los cuales estén referidos - lo que determinará el carácter del signo. Así, en algunos casos, estas uniones darán lugar a marcas con suficiente distintividad que deberán coexistir con otros signos que contengan elementos comunes.
Sentados estos presupuestos, se procederá a efectuar el análisis de los elementos que conforman el signo solicitado.
3. Examen de registrabilidad del signo COCHOLATES y escritura
3.1 Denominaciones genéricas
3.1.1 Marco legal y conceptual
Se entiende por denominaciones genéricas aquellas que comúnmente designan el género, categoría, especie o naturaleza de los productos o servicios que pretenden diferenciar.
Las prohibiciones de registro de los signos que designan en forma ordinaria y necesaria a los productos y servicios se encuentran incluidas en el artículo 135 incisos f) y g) de la Decisión 486 concordado con el artículo 129 incisos d) y e) del Decreto Legislativo 823, según se trate del nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate o de la designación común o usual del producto o servicio en el lenguaje corriente o en la usanza del país.
La Decisión 486 menciona exclusivamente a las denominaciones que constituyen el nombre genérico o que designan comúnmente a los productos o servicios para los cuales han de usarse y no al género de los productos o servicios. Sin embargo, tan irregistrable es la palabra “silla” para distinguir “sillas” como la palabra “mueble” para distinguir “sillas”. 1
Conviene precisar que los signos genéricos o usuales deben analizarse no sólo en base de su concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el país con respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir.
Los signos genéricos deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del mercado, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de una persona exclusivamente se impediría a los competidores utilizar esa denominación o representación para referirse a los productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, según sea el caso, lo cual constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente empleadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
Además, los signos genéricos no poseen la distintividad necesaria para diferenciar los productos o servicios de un empresario de los de otros, ya que constituyen el nombre utilizado en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos. En consecuencia, también se encuentran incursos en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.
Asimismo, conviene precisar que la prohibición del artículo 135 inciso f) de la Decisión 486 se vería burlada si sólo se denegara el registro de denominaciones genéricas tal cual y no variaciones fonéticas o gráficas de las mismas.
Por lo tanto, las variaciones de una denominación genérica en las que se siga percibiendo la denominación genérica o en las que la nueva denominación sea sustancialmente igual a la denominación genérica, también están incursas en la prohibición en cuestión. Se trata del caso en que las variaciones son mínimas, de modo que si se aprecia el signo rápidamente, el público no se va a dar cuenta de dichas variaciones.
De lo establecido en los párrafos precedentes no debe inferirse que toda indicación genérica de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter genérico de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo, por constituir una indicación genérica de determinados productos o servicios, no sea registrable con relación a éstos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.
Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones genéricas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos que le otorguen el carácter distintivo sí pueden acceder al registro, de conformidad con la ley.
Es pertinente indicar que el fundamento para rechazar los signos genéricos radica en la necesidad objetiva de que el signo permanezca libre en el tráfico económico.
3.1.2 Aplicación al caso concreto
Dentro de los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado se encuentran los productos de chocolatería y bombonería.
Conforme se ha señalado en el punto 3.1.1, las variaciones de una denominación genérica, en las que se siga percibiendo la denominación genérica o en las que la nueva denominación sea sustancialmente igual a la denominación genérica, también están incursas en la prohibición de registro concerniente a los signos genéricos.
Cabe indicar que en la escritura y pronunciación de la denominación COCHOLATES se percibe claramente que se refiere a la expresión CHOCOLATES, ya que lo único que se ha hecho es una transposición en las dos primeras sílabas (CO-CHO en lugar de CHO-CO). Por tanto, se considera que la denominación COCHOLATES constituye una variación de la denominación CHOCOLATE.
Dado que se trata de una variación mínima, si se aprecia el signo COCHOLATES se percibirá como CHOCOLATES, ya que, de primera impresión, el público no se va a dar cuenta de dicha variación.
En tal sentido, el término COCHOLATES constituye una variación de la denominación genérica CHOCOLATES, en la que se sigue percibiendo dicha denominación genérica y, como tal, no es susceptible de ser reivindicada a favor de un solo titular.
De otorgarse un derecho de exclusiva sobre tal expresión, se estaría privando indebidamente a los demás competidores de emplearla en el mercado, por lo que debe permanecer libre para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizar la misma o una denominación parecida para designar a sus productos en el mercado.
Por lo anterior, se concluye que la denominación COCHOLATES, contenida en el signo solicitado, se encuentra incursa en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso f) de la Decisión 486.
3.2 Denominaciones evocativas
La solicitante ha manifestado que el término COCHOLATES es una expresión evocativa. En tal sentido, corresponde analizar si tiene este carácter
3.2.1 Marco conceptual
Una denominación es evocativa o sugestiva cuando meramente sugiere características, cualidades, efectos, etc. del producto o servicio. En estos casos, es necesario que el consumidor haga uso de su imaginación y de su razón para relacionar la marca con el producto o servicio.
Conforme lo expresa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 29-IP-962, se encuentran dentro de la categoría de los signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino del esfuerzo imaginativo.
Ahora bien, no obstante que los términos evocativos sí pueden acceder a registro, al tratarse de signos que sugieren características de los productos o servicios a distinguir, los signos evocativos son signos débiles que deben tolerar la existencia de otros signos que sugieran las mismas características, por lo que su titular no podrá oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que contengan dichos términos en la medida que presenten otros elementos en su conformación que les otorguen una suficiente eficacia distintiva y siempre que la impresión en conjunto del nuevo signo sea distinta.
3.2.2 Aplicación al caso concreto
Cabe precisar que, contrariamente a lo señalado por la solicitante, la denominación COCHOLATES no tiene carácter evocativo, en tanto que el público consumidor no requerirá realizar ningún esfuerzo de imaginación para establecer la relación que existe entre el signo y el producto que pretende distinguir.
3.3 Carácter distintivo del signo solicitado
3.3.1 Sobre la distintividad de los signos
De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.
Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-9 6 3 - durante la vigencia de la Decisión 34 4 4 -, en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.
La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.
En tal sentido, un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.
No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal5 u otras -razones6 tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado - a falta de la presencia de un signo distintivo - a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.
Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.
Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.
El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros.
Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.
Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas, no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen de distintividad, se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la autoridad se base en apreciaciones concretas (comparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente empleadas en el mercado), por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.
3.3.2 Aplicación al caso concreto
Habiéndose determinado que la denominación COCHOLATES resulta irregistrable por sí misma, debe evaluarse si los restantes elementos que conforman el signo solicitado pueden permitir que éste cumpla con su función diferenciadora en el mercado.
En el presente caso, se aprecia que el signo solicitado además del elemento denominativo COCHOLATES - ya analizada - incluye un elemento gráfico (constituido por la grafía de la denominación), de acuerdo al siguiente modelo:
Se advierte que la escritura en la que se presenta el signo solicitado no presenta una característica especial, de lo que desprende que la unión del término COCHOLATES y de la forma de escritura de la denominación no resulta suficiente para conformar un nuevo signo con capacidad distintiva en relación con los productos que se pretende distinguir, toda vez que dicha unión no podrá ser asociada con un origen empresarial determinado.
En consecuencia, el signo solicitado no cumple con el requisito de suficiente distintividad, por lo que también se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, razón por lo cual no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 14883-2004/OSD-INDECOPI de fecha 10 de diciembre del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación COCHOLATES escrita en letras características, según modelo, solicitado por Helena Ventas S.A.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Pachón / Sánchez Avila, El régimen andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 210.
2 Gaceta Oficial del Acuerdo N° 394 del 15 de diciembre de 1998, p. 21.
3 Gaceta Oficial del Acuerdo de Ca rt agena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
4 Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.
5 Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.
6 Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica con relación al producto que distingue.