RESOLUCIÓN N° 0429-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 143594-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
ACCIONANTE : FMC CORPORATION
EMPLAZADA : H & MENDOZA S.A.
Acción de cancelación por falta de uso - Pruebas de uso: Facturas que acreditan la comercialización de los productos identificados con la marca de la emplazada -Estatuto en el que aparece como objeto social de la emplazada la comercialización de los productos para los cuales registró la marca en cuestión -Muestras de los productos comercializados
Lima, dieciséis de abril de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 29 de enero del 2002, FMC Corporation (Estados Unidos de América) solicitó la cancelación del registro correspondiente a la marca COMANDO en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Sostuvo haber verificado que dicha marca no es utilizada en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, por su titular o licenciatario alguno. Agregó tener legítimo interés en obtener la cancelación que solicita, por cuanto, mediante Resolución Nº 13569-2001/OSD-INDECOPI de fecha 28 de noviembre del 2001, le fue denegado de oficio el registro del signo constituido por la denominación COMMAND y las letras FMC, al ser considerado confundible con la marca registrada COMANDO.
Con fecha 19 de abril del 2002, H & Mendoza S.A. (Perú) absolvió el traslado de la cancelación manifestando que:
(i) Es totalmente falso que no comercialice producto alguno distinguido con su marca registrada COMANDO.
(ii) El hecho que sus productos no sean comercializados en Lima, no implica que éstos tampoco sean comercializados en el resto del país. Añadió que, por ser netamente agrícolas, sus productos son comercializados en zonas en las que predomina dicha actividad, las mismas que -en su mayoría-se encuentran ubicadas al interior del país.
(iii) Presenta boletas de venta y/o facturas -algunas emitidas por H & Mendoza y otras por sus distribuidores autorizados- que demuestran fehacientemente la comercialización de sus productos durante los años 2000 y 2001.
(iv) Su producto es comercializado en diversas presentaciones y en diferentes ciudades del país, tales como Arequipa, Huaraz, Huancayo, Huánuco, Concepción, Jauja, Chiclayo y La Merced.
Con fecha 7 de mayo del 2002, FMC Corporation solicitó que se cite al representante de la accionante a una diligencia de exhibición de los originales de las facturas y boletas de venta presentadas por H & Mendoza S.A. en calidad de pruebas de uso.
Mediante proveído de fecha 8 de mayo del 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró NO HA LUGAR a lo solicitado por FMC Corporation, puesto que de conformidad con el artículo 41 de la Ley del Procedimiento Administrativo General y teniendo en consideración el Principio de Presunción de Veracidad, se debe asumir que la información contenida en los documentos presentados por la emplazada es veraz.
Con fecha 20 de mayo del 2002, FMC Corporation manifestó que, habiéndose denegado su solicitud para que se realice una diligencia de exhibición, se requiera a la emplazada a fin de que presente copia debidamente fedateada o legalizada de algunas de las boletas de venta y facturas que presentó al momento de contestar la presente acción. Asimismo, señaló que si bien con las facturas presentadas por la emplazada, se acredita la venta de productos distinguidos con la marca COMANDO, “(…) en ningún momento se hace referencia que dichos productos sean herbicidas, fungicidas o algún producto de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial”. En tal sentido, solicitó se requiera a la emplazada a fin de que presente una muestra del producto distinguido con la marca COMANDO, lo cual permitiría tomar conocimiento de la real y efectiva utilización de dicha marca en el mercado.
Mediante proveído de fecha 22 de mayo del 2002, la Oficina de Signos Distintivos dejó sin efecto el proveído de fecha 8 de mayo del 2002, y proveyendo el escrito que lo motivó, accedió a lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI. Por tal razón, se citó a las partes a una diligencia de exhibición, requiriéndose a la emplazada a fin de que cumpla con presentar los originales de los comprobantes de pago adjuntados al expediente de vista, así como el Registro de Venta donde aparezcan consignados dichos comprobantes de pago. Asimismo:
(i) Se resolvió tener presente el escrito de fecha 20 de mayo del 2002, declarándose NO HA LUGAR al pedido de la accionante para que se requiera a la emplazada a fin de que presente copias fedateadas o legalizadas de sus boletas y/o facturas, toda vez que las mismas resultan innecesarias, más aun cuando se está citando a una diligencia de exhibición de pruebas.
(ii) Se requirió a la emplazada a fin de que cumpla con presentar -en un plazo de cinco días hábiles- un ejemplar o muestra física del producto distinguido con la marca COMANDO.
Con fecha 20 de junio del 2002, se llevó a cabo la diligencia de exhibición verificándose que las copias de las facturas Nº 886, 1284, 1314, 1351, 1363 y 1381 que obran en el expediente de vista son copias fieles de los originales que se tuvieron a la vista en la referida diligencia, dejándose constancia que los montos consignados en las mismas figuraban en dolares americanos que, al tipo de cambio en moneda nacional, corresponden a los que aparecen en los registros de venta.
Mediante Resolución N° 217-2003/OSD-INDECOPI de fecha 8 de enero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por FMC Corporation. Consideró lo siguiente:
(i) La emplazada no ha logrado demostrar que la marca COMANDO, ha sido utilizada en el Perú, o en algún otro país de la subregión, para identificar alguno de los productos para los cuales fue registrada.
(ii) De la revisión de las facturas presentadas, se advierte que si bien en ellas se consigna la denominación COMANDO, no se hace referencia al producto identificado por dicho signo. Sobre el particular, señaló que, mediante proveído de fecha 22 de mayo del 2002, se requirió a la emplazada que presente una muestra física de los productos que afirma comercializar, lo cual no cumplió con realizar.
(iii) Por lo anterior, no existen elementos suficientes que permitan establecer que la denominación COMANDO es utilizada para identificar alguno de los productos para los cuales fue registrado dicho signo.
(iv) Las facturas cuyas copias obran en el expediente de vista, no han sido emitidas por el titular del registro de la marca COMANDO, sino por personas jurídicas Distintas, cuya vinculación con la emplazada no ha sido acreditada. En ese sentido, aún cuando se pudiera asumir que los productos comercializados, según las facturas presentadas, corresponden a los productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, no existen elementos suficientes que permitan establecer que se trata de los productos elaborados por la emplazada, o una Persona autorizada por ella.
Con fecha 3 de febrero del 2003, H & Mendoza S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que:
(i) A efectos de demostrar el uso de su marca registrada COMANDO y conforme a lo requerido por la Oficina de Signos Distintivos, con fecha 3 de junio del 2002, cumplió con presentar -dentro del plazo conferido- una muestra física del producto distinguido con dicho signo. Asimismo, adjuntó el cargo que acredita la recepción de dicho medio de prueba por parte de la Unidad de Trámite Documentario del INDECOPI. Agregó que, de la revisión del expediente en cuestión, se ha podido verificar que en éste no aparece el escrito presentado conjuntamente con la muestra antes referida, de lo cual se concluye que dicho medio de prueba no ha podido ser evaluado por la Oficina de Signos Distintivos, vulnerándose de este modo el principio del debido procedimiento y limitándose su derecho de defensa.
(ii) Las facturas que ha presentado en calidad de prueba demuestran plenamente la utilización de la marca COMANDO, en relación a los productos para los que fue registrada, puesto que en dichos documentos no sólo se consigna la marca, sino también datos relativos a la presentación de los productos (0,2 Kg., 0,4 Kg. y/o 0,8 Kg.).
(iii) Es común que en los comprobantes de pago sólo se consigne la marca del producto comercializado, sin especificarse si se trata de un abono, de un herbicida, de un detergente, de una gaseosa, de unos cigarrillos, etc. Sin embargo, teniendo en cuenta el objeto social de H & Mendoza S.A., es razonable suponer que -en el presente caso-las facturas ofrecidas como medios de prueba, acreditan la venta de los productos para los cuales fue registrada la marca COMANDO en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
(iv) Ofrece en calidad de prueba dos (2) muestras del insecticida agrícola COMANDO en las presentaciones de 200 y 800 gr. No obstante haber sido debidamente notificada (foja 126) FMC Corporation no cumplió con absolver el traslado de la apelación interpuesta por H & Mendoza S.A.
Con fecha 11 de marzo del 2003, H & Mendoza S.A. presentó diversas boletas y facturas a fin de acreditar el uso de su marca COMANDO.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si la Oficina de Signos Distintivos ha incurrido en algún vicio durante la tramitación del presente expediente.
b) Si se ha acreditado el uso de la marca COMANDO, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
c) Si corresponde cancelar por falta de uso, el registro correspondiente a la marca COMANDO, inscrita a favor de H & Mendoza S.A., bajo certificado N° 17580.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que H & Mendoza S.A. (Perú) es titular de la marca de producto COMANDO, que distingue fungicidas, herbicidas y demás productos comprendidos en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada con fecha 25 de julio de 1995, bajo certificado Nº 17580, vigente hasta el 25 de julio del año 2005.
2. Revisión de los actuados
Previamente a determinar si se ha acreditado el uso de la marca COMANDO, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, corresponde establecer si la Oficina de Signos Distintivos ha incurrido en algún vicio durante la tramitación del presente expediente y, si el mismo constituye causal de nulidad insubsanable.
De la revisión de lo actuado se aprecia que:
Con fecha 20 de mayo del 2002, FMC Corporation manifestó que si bien con las facturas presentadas por la emplazada se acredita la venta de productos distinguidos con la marca COMANDO, “(…) en ningún momento se hace referencia que dichos productos sean herbicidas, fungicidas o algún producto de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial”. Por tal razón, solicitó se requiera a la emplazada a fin de que presente una muestra del producto distinguido con la marca COMANDO, puesto que ello permitiría tomar conocimiento de la real y efectiva utilización de dicha marca en el mercado.
Mediante proveído de fecha 22 de mayo del 2002, notificado a H & Mendoza con fecha 28 de mayo del 2002, la Oficina de Signos Distintivos requirió a la emplazada a fin de que cumpla con presentar -en un plazo de cinco días hábiles- un ejemplar o muestra física del producto distinguido con la marca COMANDO.
Según los cargos (fojas 119 y 120) presentados conjuntamente con el recurso de apelación interpuesto en el presente caso, con fecha 3 de junio del 2002 H & Mendoza S.A. presentó una muestra del producto distinguido con la marca COMANDO. Asimismo, conforme se desprende del Memorándum Nº 660-2003/OSD (foja 186) y de la página Nº 302 del cuaderno de cargos de la Unidad de Trámite Documentario del INDECOPI (foja 185), dicha muestra fue recepcionada por la Oficina de Signos Distintivos con fecha 4 de junio del 2002.
En la resolución apelada (penúltimo párrafo de la página tres) se precisa que el requerimiento efectuado por la Oficina de Signos Distintivos para que la emplazada presente una muestra física de los productos que comercializa “no ha sido cumplido”.
Sobre el particular, cabe señalar que si bien la Oficina de Signos Distintivos no tuvo a la vista la muestra física que fue presentada por la emplazada dentro del plazo conferido por dicha Oficina, lo cual constituye una contravención al principio del debido procedimiento 1 , se debe tener en cuenta que inclusive en el supuesto que dicha omisión no hubiese ocurrido, el sentido de la resolución emitida por la Primera Instancia hubiese sido el mismo.
En efecto, conforme se señaló en la resolución apelada (páginas tres y cuatro), según la Oficina de Signos Distintivos “(…) las facturas cuyas copias obran en el expediente de vista, no han sido emitidas por el titular del registro de la marca COMANDO, sino por personas jurídicas distintas, cuya vinculación con la emplazada no ha sido acreditada. En ese sentido, aún cuando se pudiera asumir que los productos comercializados en las facturas presentadas corresponden a los productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional (lo cual se pretendía acreditar con la presentación de una muestra del producto distinguido con la marca COMANDO) , no existen elementos suficientes que permitan establecer que se trata de los productos elaborados por la emplazada, o por una persona autorizada por ella ”.
En virtud de lo expuesto, en aplicación de los principios de simplicidad 2 , celeridad 3 y eficacia 4 que rigen el procedimiento administrativo y teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 14.2.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 5 , según el cual constituyen actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, aquellos que hubiesen tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio; en el presente caso corresponde la preservación del acto administrativo impugnado, debiendo esta Sala tener en cuenta al momento de resolver, el medio de prueba ofrecido por la emplazada con fecha 3 de junio del 2002.
3. Cancelaciones por falta de uso
3.1 Marco conceptual
El artículo 165 de la Decisión 486 establece que a solicitud de persona interesada la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. Esta norma precisa que la acción de cancelación no podrá iniciarse antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.
Adicionalmente, se dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos, una de índole esencial y otra de índole funcional 6 . Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar la realidad formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si son o no confundibles un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada. La finalidad funcional del uso obligatorio es descongestionar el registro de marcas que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan registrar sus marcas.
3.2 Condiciones del uso de la marca
El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada:
a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado.
b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
Asimismo, establece que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada, sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia 7 - que también resulta aplicable a la Decisión 486 - ha interpretado lo siguiente:
En cuanto a la forma, señaló que el uso de la marca debe ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente para que sea real y no simplemente formal o simbólico.
En cuanto al elemento cuantitativo, indicó que la determinación del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca distingue bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano cuyo uso se pretende probar.
Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, se establece claramente que se incurrirá en la causal cuando la marca no se hubiere usado durante los tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación.
A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486 es al titular del registro a quien corresponde aportar las pruebas del uso de la marca, constituyendo medios de prueba de uso, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.
3.3 Forma del uso de la marca
Dado que el uso de la marca debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso debe tenerse en consideración las características de cada marca y el tipo de marca, así como los productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.
En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren la venta de tales productos (facturas, boletas de venta) 8 en la cantidad que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto que se trate, puedan revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.
Así, será distinto el criterio a fin de evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos) que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, joyas, etc.).
Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.
Al respecto, cabe precisar que si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas) 9 , dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado.
Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio.
En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado), así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue.
Por otro lado, el uso de la marca de servicio en la publicidad tiene más importancia que en la marca de producto. Lo más importante es ver si la publicidad basta para indicar que la marca se usa para identificar un origen empresarial determinado.
Finalmente, además de los criterios antes señalados, no debe olvidarse que todo documento o prueba que se presente u ofrezca deberá cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.
3.4 Uso de la marca COMANDO
En el presente caso, a fin de acreditar el uso de la marca COMANDO, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, H & Mendoza S.A. ha presentado los siguientes medios de prueba:
Copia simple de cuarenta (40) facturas emitidas por H & Mendoza S.A., por la venta de un producto distinguido con la marca COMANDO. Cabe precisar que junto a dicha marca aparecen algunas de las siguientes indicaciones: x 0,2, x 0,4 o x 0, 8 Kg. (fojas 37 a 59 y fojas 130 a 146).
- Copia simple de ocho (8) facturas emitidas por Negocios Agrícolas S.R.L., por la venta de productos distinguidos con la marca COMANDO. Cabe precisar que junto a dicha marca aparecen algunas de las siguientes indicaciones: x 200 gr. o x 800 gr. (foja 60 y fojas 148 a 154).
Copia simple de sesentidós (62) boletas de venta emitidas por Negocios Agrícolas S.R.L., por la venta de -entre otros- un producto distinguido con la marca COMANDO. Cabe precisar que conjuntamente a dicha marca aparecen algunas de las siguientes indicaciones: x 200 gr. o x 800 gr. (fojas 61 a 67 y fojas 155 a 179).
Copia simple de dieciséis (16) facturas emitidas por V y R Distribuciones S.R.L., por la venta de -entre otros- un producto distinguido con la marca COMANDO. Cabe precisar que junto a dicha marca aparece la indicación x 800 gr. (fojas 68 a 75 y foja 147).
Dos muestras del insecticida agrícola distinguido con la marca COMANDO. Cabe precisar que, conforme se puede apreciar a continuación, en el rotulado de dicho producto se consigna el contenido neto del producto (800 g).
Una muestra del insecticida agrícola distinguido con la marca COMANDO. Cabe precisar que, conforme se puede apreciar a continuación, en el rotulado de dicho producto se consigna el contenido neto del producto (200 g).
Copia simple del Estatuto Social de la empresa H & Mendoza S.A. (fojas 111 a 117). De la revisión de los medios de prueba ofrecidos por la emplazada, se advierte lo siguiente: facturas y boletas de venta emitidas por Negocios Agrícolas S.R.L. (fojas 148 a 179), las facturas emitidas por V y R Distribuciones S.R.L. (foja 147), así como dieciséis de la diecisiete facturas emitidas por H & Mendoza S.A. (fojas 131 a 146), todas presentadas por la emplazada con fecha 11 de marzo del 2003, no serán tomadas en cuenta, puesto que han sido emitidos con posterioridad a la fecha en la que se interpuso la presenta acción de cancelación (29 de enero del 2002).
Las veinticuatro (24) facturas emitidas por H & Mendoza S.A. (fojas 37 a 59 y foja 130), la factura (foja 60) y las trece (13) boletas de venta (fojas 61 a 67) emitidas por Negocios Agrícolas S.R.L., así como las catorce (14) facturas emitidas por V y R Distribuciones S.R.L. (fojas 68 a 75), todas presentadas por la emplazada al contestar la presente acción, fueron emitidas dentro del periodo de los tres años anteriores a la fecha en la que fue interpuesta la presente acción de cancelación, esto es, entre el 29 de enero de 1999 y el 29 de enero del 2002. En tal sentido, dichos documentos sí acreditan la comercialización de productos distinguidos con la marca COMANDO, dentro del periodo exigido por la ley.
Teniendo en cuenta que doce de las veinticuatro facturas emitidas por H & Mendoza S.A. consignan como compradores de los productos distinguidos con la marca COMANDO a las empresas Negocios Agrícolas S.R.L. y V y R Distribuciones S.R.L., se puede concluir que los productos comercializados por estas empresas son aquellos que adquirieron al titular de dicha marca registrada.
En ese sentido, las facturas emitidas por Negocios Agrícolas S.R.L. y V y R Distribuciones S.R.L también acreditan la comercialización de productos distinguidos con la marca COMANDO.
Respecto a la naturaleza de los productos distinguidos con la marca COMANDO, cuya comercialización ha quedado acreditada, cabe señalar que, según el estatuto de la emplazada, (…) el objeto social de H & Mendoza S.A. es dedicarse, principalmente, al comercio y servicios agropecuarios e industriales a través de la importación y exportación de productos e insumos”. Asimismo, se debe tener en cuenta que al interior del logotipo incluido en las facturas y boletas de venta emitidas por Negocios Agrícolas S.R.L., se aprecian los términos “pesticidas y semillas”. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que los productos comercializados por la emplazada y dos de sus clientes (Negocios Agrícolas S.R.L. y V y R Distribuciones S.R.L.), son los insecticidas agrícolas comprendidos en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, cuyas muestras han sido presentadas por la emplazada 10 .
Por las consideraciones expuestas, y de la apreciación en conjunto de las pruebas presentadas, ha quedado acreditado el uso de la marca de producto COMANDO, registrada bajo certificado N° 17580, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, por lo que no corresponde su cancelación.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución N° 217-2003/OSD-INDECOPI de fecha 8 de enero del 2003 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de cancelación por falta de uso del registro correspondiente a la marca de producto COMANDO, inscrita bajo certificado Nº 17580, a favor de H & Mendoza S.A. (Perú), para distinguir fungicidas, herbicidas y demás productos comprendidos en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/pl
1 Consagrado en el artículo IV, inciso 1.2 y que comprende, entre otros, el derecho a presentar material probatorio, a exigir que la administración produzca y actúe los ofrecidos por el administrado en tiempo hábil, y a contradecir aquellos que otro administrado o la Administración considere relevante para resolver el asunto. En: Morón Urbina, Comentarios a la Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General, Lima 2001, p. 29.
2 Consagrado en el artículo IV, inciso 1. 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo General y según el cual se deberá dotar de sencillez y facilidad de comprensión al procedimiento, buscando evitar su complicación por cualquier aspecto riguroso de la secuencia procedimental. En: Morón Urbina, (nota 1), p. 44.
3 Consagrado en el artículo IV, inciso 1. 9 de la Ley del Procedimiento Administrativo y por el cual se busca imprimir al procedimiento administrativo la máxima dinámica posible, para alcanzar mayor prontitud entre el inicio y su decisión definitiva, dotando de agilidad a toda la secuencia En: Morón Urbina, (nota 1), p. 39.
4 Consagrado en el artículo IV, inciso 1. 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo y mediante el cual se busca hacer prevalecer el cumplimiento de fines y objetivos de los actos y hechos administrativos sobre las formalidades no relevantes, aplicando criterios de economía y flexibilidad a favor del administrado. En: Morón Urbina, (nota 1), p. 40.
5 Artículo 14º.- CONSERVACIÓN DEL ACTO
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios nos trascendentes, los siguientes:
14.2.4 Cuando se concluya indubitablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.
6 Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, pp. 385 y ss.
7 Proceso N° 17-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, publicada el 26 de enero de 1996, pp. 30 y ss;
Proceso N° 2-AI-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 289, publicada el 27 de agosto de 1997, pp. 30 y ss;
Proceso N° 11-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299, publicada el 17 de octubre de 1997, pp. 28 y ss.
8 Cabe precisar que dichos documentos deberán consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el código que se use para identificar a la misma, lo cual también debe ser acreditado debidamente. Asimismo, el uso de la marca registrada deberá apreciarse con respecto a los productos que distingue y no a título de nombre comercial (a saber, en el encabezado de la factura o en el membrete de la misma), dado que dicho uso sólo acreditaría el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercicio de sus actividades económicas, mas no el uso de un signo para identificar un determinado producto en el mercado.
9 Al respecto, cabe señalar que las facturas son documentos de naturaleza mercantil en los que, por lo general, además de incluirse una descripción del artículo o artículos que son objeto de venta, se consigna la marca de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o específicos diseños o elementos gráficos que la conforman. Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta, constituirán pruebas a tomarse en cuenta, la publicidad de dicha marca en el mercado en la que se pueda apreciar la marca mixta, órdenes de confección de etiquetas o impresión de envolturas que sean capaces de crear convicción sobre el uso de la marca tal cual fue registrada, entre otras.
10 Cabe precisar que en el rotulado de dichas muestras se aprecian referencias al contenido neto del producto (200 y 800 g), las mismas que coinciden con las consignadas en la mayoría de facturas comerciales ofrecidas en calidad de prueba.