RESOLUCIÓN N° 0428-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 207559-2004
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
Distintividad del signo solicitado
Lima, veintisiete de abril del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de abril del 2004, The Procter & Gamble Company (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por el diseño estilizado de flores de manzanilla enmarcadas por rombos formados por una sucesión de puntos; conforme al modelo, para distinguir pañales desechables de papel, artículos de papel, baberos de papel, pañuelos de bolsillo de papel, servilletas de papel, papel higiénico, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 14875-2004/OSD-INDECOPI de fecha 10 de diciembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró que el signo solicitado no presenta en su conformación ningún diseño característico y diferente a los ya existentes en el mercado, ni contiene alguna característica peculiar que altere la configuración ordinaria y común de los diseños utilizados para los productos que pretende distinguir, y que pueda ser susceptible por sí misma de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado, por lo que el diseño estilizado de flores de manzanilla enmarcadas por rombos formados por una sucesión de puntos pasa inadvertida y no es suficiente para orientar las preferencias de compra del público consumidor.
Con fecha 31 de enero del 2005, The Procter & Gamble Company interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente:
(i) Es titular de las marcas de producto conformadas por una flor de manzanilla (certificado N º 98458, debió decir 98548), en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, y por la representación estilizada bidimensional de una toalla sanitaria con bordes verdes y un diseño de flores amarillas (certificado N º 92129), en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) La autoridad ha considerado que la figura estilizada de una flor es materia de protección para productos de papel de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, y que, en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, esa misma flor estilizada puede ser protegida en su uso como patrón de diseño de una toalla higiénica femenina o, lo que debiera ser equivalente, de cualquier producto de la clase. Actualmente, la misma autoridad dice que el mismo diseño característico de flor no puede ser usado como diseño distintivo en un producto de la clase cuando se usa como patrón de dibujo sobre productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
(iii) Este hecho no puede ser considerado independientemente como una decisión individual, por el contrario, no sólo está ligado a casos anteriores como antecedentes a tenerse en cuenta, sino que en esos casos anteriores se otorgó un derecho al uso exclusivo de un diseño de flor que ahora la misma autoridad pretendería privar de protección.
(iv) Se le estaría diciendo que, si bien tiene derecho a usar ese diseño específico de flor de manzanilla para identificar productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, no tiene protección sobre el mismo si lo utiliza como patrón sobre el producto, lo que es contradictorio y afecta sus derechos adquiridos.
(v) Es cierto que sus solicitudes en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial incluyen la figura de rombos formados por sucesión de puntos. La autoridad pudo haberse centrado en esa parte del diseño para concluir una falta de distintividad en base a una falta de novedad, o un uso supuestamente cotidiano de tal elemento.
(vi) Si ello es así, este hecho no debiera impedir el registro del conjunto del signo solicitado, ya que la figura de la flor sería evidentemente el elemento principal del signo y, al haber merecido protección, se debe otorgar el registro de esta variante. Además, si se quisiera reforzar el carácter poco distintivo de la parte de rombos, se podría señalar que es común y que por ello la protección se centra en la disposición y la forma de las flores, pero otorgando el registro al conjunto de la marca, conformada por una flor estilizada cuyo diseño se repite linealmente hacia los lados y hacia arriba y abajo, enmarcada por figuras de rombos punteados.
(vii) No otorgar el registro del signo solicitado, por centrarse en la parte del signo que se considera de uso común, es denegar un signo por contener un elemento no distintivo y concluir que la presencia de un elemento no distintivo dentro de un signo hace al signo irregistrable en su totalidad, lo que contradice la jurisprudencia y antecedentes que maneja la autoridad al respecto. Ello implicaría otorgar mayor importancia dentro de un signo al elemento que la autoridad misma ha calificado como cotidiano, haciendo que dicho elemento contagie de falta de distintividad al signo en su conjunto.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado constituido por el logotipo conformado por el diseño estilizado de flores de manzanilla enmarcadas por rombos formados por una sucesión de puntos es distintivo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes Se ha verificado que:
a) The Procter & Gamble Company (Estados Unidos de América) es titular de las siguientes marcas de producto constituidas por:
- El logotipo conformado por el diseño estilizado de una flor de manzanilla; conforme al modelo, que distingue pañales desechables de papel, artículos de papel, baberos de papel, pañuelos de bolsillo de papel, servilletas de papel, papel higiénico, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 98548, vigente hasta el 13 de julio del 2014.
- La representación estilizada bidimensional de una toalla sanitaria (sin reivindicar) con bordes verdes y un diseño característico de flores amarillas; conforme al modelo, para distinguir productos para la higiene femenina, incluyendo toallas sanitarias y tampones, panty protectores, protectores diarios, paños absorbentes internos e interlabiales para la protección femenina, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 92129, vigente hasta el 7 de octubre del 2013.
b) Se encuentran registradas en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, a favor de distintos titulares, las si g uientes marcas de producto:
2. Carácter distintivo del signo solicitado
2.1 Sobre la distintividad de los signos
De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.
Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 22-IP-961 - durante la vigencia de la Decisión 3442 -, en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.
La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.
En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.
No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal3 u otras razones 4 tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado – a falta de la presencia de un signo distintivo – a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.
Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.
Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.
El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no en relación con otros.
Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.
Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas, no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen de distintividad, se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas (comparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente empleadas en el mercado); por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.
2.2 Aplicación al caso concreto
El logotipo conformado por el diseño estilizado de flores de manzanilla enmarcadas por rombos formados por una sucesión de puntos, que conforma el signo solicitado, no cumple con el requisito de ser suficientemente distintivo, toda vez que debido al uso y difusión de diseños de flores en los productos que pretende distinguir (pañales desechables de papel, artículos de papel, baberos de papel, pañuelos de bolsillo de papel, servilletas de papel, papel higiénico), difícilmente el consumidor los puede asociar por sí mismos como pertenecientes a un origen empresarial determinado o incluso con un producto específico.
Cabe agregar que, en la actualidad, el diseño estilizado de flores se encuentra presente en el mercado en diversas marcas que distinguen productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, tales como: Papel higiénico ELITE Doble Hoja y diseño, Servilletas SCOTT GOURMET PLUS y Servilletas ELITE DOBLADAS EN 45.
Asimismo, el signo solicitado no cuenta con elementos denominativos o figurativos adicionales que le pudiesen otorgar la suficiente fuerza distintiva, no presentando alguna característica peculiar relevante que pueda ser susceptible en sí misma de despertar en el público consumidor una asociación respecto a un origen empresarial determinado, careciendo de la fuerza distintiva necesaria para constituirse como marca.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde su acceso al registro.
3. Registros anteriores
The Procter & Gamble Company manifestó, en su recurso de apelación, que es titular de las marcas de producto conformadas por una flor de manzanilla (certificado N º 98548), en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, y por la representación estilizada bidimensional de una toalla sanitaria con bordes verdes y un diseño de flores amarillas (certificado N º 92129), en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, en las cuales se le otorgó un derecho al uso exclusivo de un diseño de flor.
Al respecto, conviene señalar que el análisis de registrabilidad del signo solicitado es una facultad discrecional de la Sala, quien tiene la obligación de evaluar íntegramente la solicitud que se presenta, para determinar si cumple con los requisitos para acceder a registro o no, dependiendo su decisión de los hechos del caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente, y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.
Sin perjuicio de lo expuesto, conviene señalar que los registros no tienen relevancia más allá del caso concreto y, si bien demuestran la tendencia de la Administración en el examen de registrabilidad, no tienen efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud. En tal sentido, los antiguos registros no otorgan un derecho para solicitar - en base a un supuesto derecho de igualdad de tratamiento de la Administración o invocando seguridad jurídica - una decisión similar.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 14875-2004/OSD-INDECOPI de fecha 10 de diciembre del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por el diseño estilizado de flores de manzanilla enmarcadas por rombos formados por una sucesión de puntos; conforme al modelo, solicitado por The Procter & Gamble Company.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Ga ce ta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
2 Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.
3 Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.
4 Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica con relación al producto que distingue.
5 Información que puede ser comprobada en los establecimientos E. Wong.