RESOLUCIÓN N° 0424-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 161398-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : AGROVET MARKET S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, dieciséis de abril de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 9 de setiembre de 2002, Agrovet Market S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto TYLOGENTASONE, para distinguir medicamentos de uso veterinario de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 968-2003/OSD-INDECOPI de fecha 29 de enero de 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Señaló que del Informe de antecedentes se verificó la existencia de la marca TYLOGEN y logotipo, inscrita a favor de Laboratorios Induvet S.A.C., para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado resulta ser confundible, al compartir la denominación TYLOGEN , único elemento denominativo integrante de la marca registrada.
Con fecha 20 de febrero de 2003, Agrovet Market S.A. interpuso recurso de apelación contra la citada resolución, señalando lo siguiente:
(i) El signo solicitado está constituido por un signo puramente denominativo, mientras que la marca registrada es un signo mixto, es decir, está conformada no sólo por una denominación sino también por elementos gráficos y cromáticos que permiten distinguirla claramente en el mercado.
(ii) Los signos difieren en su extensión, al presentar un número de sílabas y una secuencia de vocales distinta.
(iii) Las partículas TYLO y GEN no pueden ser apropiadas por ninguna empresa, ya que son genéricas para la clase 5.
(iv) La partícula TYLO constituye un prefijo genérico referido al compuesto activo tilosina , razón por la cual está presente en distintos productos correspondientes a la clase 5.
(v) La partícula GEN se refiere a la g entamicina , constituyendo un elemento genérico en la citada clase. Adjuntó copia de publicaciones veterinarias a fin de acreditar el uso y el carácter genérico de las partículas TYLO y GEN .
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado TYLOGENTASONE y la marca registrada TYLOGEN y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado lo siguiente:
a) Laboratorios Induvet S.A.C. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación TYLOGEN con dibujos de animales; en los colores blanco, turquesa, rojo, amarillo, anaranjado, negro; conforme al modelo, que distingue productos farmacéuticos, veterinarios de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 79743 y vigente hasta el 13 de marzo de 2012.
b) En la clase 5 de la Nomenclatura Oficial existen registradas a favor de terceros marcas que incluyen en su conformación las partículas TYLO/TYLA o GEN , tales como: TYLOSAG, TYLASONE; ADALGEN, BEDGEN-40, BUFIGEN, CLOROGEN, EMERGEN, entre otras.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, los signos en cuestión distinguen algunos de los mismos productos (productos veterinarios de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial). Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos.
Respecto a los productos veterinarios que distinguen ambos signos - conforme se estableció en la Resolución Nº 179-1999/TPI-INDECOPI sobre registro de la marca PROCTOSAN - dado que inciden directamente en la salud de los animales (ya sean mascotas o animales criados para la venta) que representan un valor sentimental o económico para sus dueños, es razonable suponer que los consumidores prestarán atención al momento de adquirirlos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
En el caso de los signos mixtos - que de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo -, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen dos posibilidades: a) Que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial del producto o servicio; o b) Que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 9 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico – denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”. El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que la marca registrada constituye un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En la marca registrada, se advierte que tanto el aspecto denominativo (TYLOGEN) como el figurativo (representación de distintos animales y la particular combinación y distribución de colores) resultan relevantes a efectos de determinar el origen empresarial de los productos que distinguen, tal como se aprecia a continuación:
Previamente a realizar el examen comparativo, en relación a lo manifestado por la solicitante en el sentido que las partículas TYLO y GEN son genéricas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, cabe precisar que si bien dichas partículas - conforme se desprende del informe de antecedentes - son utilizadas en la conformación de algunas marcas registradas en la citada clase, ello no significa que sean genéricas de acuerdo al sentido y alcance del artículo 135 inciso f) de la Decisión 486, ya que no consisten en el nombre genérico o técnico de los productos que distingue la marca registrada.
Sin embargo, conviene precisar que en las marcas que distinguen algunos productos veterinarios generalmente se utilizan partículas que aluden a la sustancia activa del medicamento, al órgano para el cual se prescriben, o a la función terapéutica del producto al cual se aplican. Estas partículas pueden colocarse al comienzo o al final de la palabra y no son determinantes para el examen de confundibilidad entre los signos. Si bien, por regla general, los consumidores tienden a diferenciar con más facilidad las denominaciones que llevan la partícula de uso común al final de la palabra y presentan diferencias en sus partículas iniciales, si las demás partículas que los conforman son diferentes, pueden determinar que la impresión en conjunto de cada denominación sea diferente.
En el presente caso, se advierte que las partículas TYLO y GEN que comparten los signos confrontados pueden evocar a los compuestos tilosina y gentamicina, respectivamente, razón por la cual son utilizadas en la conformación de otras marcas registradas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, siendo difícil que puedan indicar un origen empresarial determinado.
Efectuado el examen comparativo entre el signo solicitado TYLOGENTASONE y la marca registrada TYLOGEN y logotipo, desde el punto de vista fonético, se advierte que si bien los signos comparten la partícula TYLOGEN , presentan un diferente número de sílabas ( seis/tres) y una distinta secuencia de vocales ( I(Y)-O-E-A-O-E / I(Y)-O-E ), debiendo tenerse en cuenta que la pronunciación de la letra intermedia Y es idéntica a la letra I .
Desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos presentan una distinta extensión, además que la marca registrada presenta elementos figurativos relevantes que coadyuvan a su diferenciación.
Ahora bien, conviene señalar que la confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida a los productos o servicios en sí sino al origen empresarial de los mismos, es decir, que el consumidor, aun diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.
En el presente caso, tratándose de los mismos productos, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar que se trata de signos distintos, el hecho que compartan la denominación TYLOGEN , no presente en forma conjunta en ninguna otra marca registrada en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial - además de ser el único elemento denominativo de la marca registrada y partícula inicial del signo solicitado -, constituiría un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada a favor de Laboratorios Induvet S.A.C., o una nueva línea de los productos que distingue dicha marca, o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde su acceso a registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 968-2003/OSD-INDECOPI de fecha 29 de enero de 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto TYLOGENTASONE, solicitado por Agrovet Market S.A.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
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1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 7), p. 15.
9 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p 254.