RESOLUCIÓN N° 0420-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 211761-2004
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, veinte de abril del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 1 de junio del 2004, Bombardier Recreational Products Inc. (Canadá) solicitó el registro de la marca de producto EVINRUDE, para distinguir motores marinos, particularmente motores fuera de borda, motores dentro de borda, controles y partes de dichos motores, de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 14881-2004/OSD-INDECOPI de fecha 10 de diciembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado, sobre la base de las siguientes consideraciones:
- De la búsqueda de antecedentes se verificó que Outboard Marine Corporation (Estados Unidos de América) es titular en la clase 7 de la Nomenclatura Oficial, de la marca de producto EVINRUDE.
- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos entre los productos que distingue la marca registrada.
- El signo solicitado EVINRUDE y la marca de producto registrada EVINRUDE son semejantes tanto gráfica como fonéticamente, al grado de producir confusión en el público consumidor, toda vez que ambos signos presentan en su conformación el mismo elemento denominativo, por lo que el consumidor podría adquirir uno u otro en la creencia que se trata del mismo producto.
- Si bien Outboard Marine Corporation no ha formulado oposición contra la presente solicitud de registro, ello no determina la registrabilidad del signo solicitado, ya que la autoridad administrativa, en defensa del interés público, tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con un signo registrado con anterioridad, como sucede en el presente caso.
Con fecha 31 de enero del 2005, Bombardier Recreational Products Inc interpuso recurso de apelación manifestando que:
- Bombardier Motor Corporation of America adquirió los activos (incluida la titularidad de la marca EVINRUDE) de la empresa Outboard Marine Corporation mediante la venta celebrada entre ambas p a rtes en el año 2001. Agregó que Bombardier Motor Corporation of America, en el año 2003, le transfirió sus derechos sobre los activos de la empresa Outboard Marine Corporation.
- La transferencia registral a su favor de la marca sustento de la denegatoria no pudo materializarse, ya que no se han podido legalizar las firmas de los representantes de la empresa Outboard Marine Corporation, al encontrarse ésta en quiebra.
- La marca registrada EVINRUDE no será objeto de renovación, por lo que solicita se suspenda la resolución del presente caso hasta después del 28 de noviembre del 2005, fecha en que caducan todos los derechos de la marca registrada.
Mediante proveído de fecha 1° de marzo del 2005, la Sala de Propiedad Intelectual denegó el pedido de suspensión solicitado, por considerar que el supuesto invocado por la solicitante no está comprendido dentro de las causales de suspensión contempladas en el artículo 65 del Decreto Legislativo 807 y 30 del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado EVINRUDE y la marca registrada EVINRUDE.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Outboard Marine Corporation (Estados Unidos de América) es titular de la marca de producto EVINRUDE, que distingue motores (excepto para vehículos terrestres) y demás productos de la misma clase 7 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N º 85273, vigente hasta el 28 de mayo del 2005.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca2.
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-20004 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)5.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-20006, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir motores marinos, particularmente motores fuera de borda, motores dentro de borda, motores dentro-fuera de borda, controles y partes de dichos motores, de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial; mientras que la marca registrada distingue motores (excepto para vehículos terrestres) y demás productos de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial.
En tal sentido, existe identidad entre los productos a que se refieren los signos en conflicto.
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-20008.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
Tratándose de motores, se considera que el público consumidor prestará un alto grado de atención al momento de adquirirlos en razón a que por lo general su precio es elevado - por lo que constituye una inversión muy importante para quien lo adquiere -, utilizando como criterios para su decisión de compra la calidad y tecnología del producto, así como las condiciones de garantía, confianza y servicio del vendedor.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado EVINRUDE y la marca registrada EVINRUDE, se advierte que resultan ser idénticos a nivel fonético como gráfico.
Por las consideraciones expuestas, dada la identidad existente entre los productos que distinguen los signos en conflicto, teniendo en consideración la identidad existente entre los mismos, se determina que su concurrencia en el mercado inducirá a confusión al público consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 14881-2004/OSD-INDECOPI de fecha 10 de diciembre del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto EVINRUDE, solicitado por Bombardier Recreational Products Inc.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 A rt ículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de ter ce ros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(...)”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 7), p. 15.